Bundespatentgericht:
Beschluss vom 8. Januar 2003
Aktenzeichen: 5 W (pat) 411/02

(BPatG: Beschluss v. 08.01.2003, Az.: 5 W (pat) 411/02)

Zusammenfassung der Gerichtsentscheidung

Das Bundespatentgericht hat in einem Beschluss entschieden, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 24. Oktober 2001 abgelehnt wird. Jedoch wird das Gebrauchsmuster nicht teilweise gelöscht, sondern die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters im Umfang des Schutzanspruchs 1 und der Schutzansprüche 3 bis 10, die sich auf den Schutzanspruch 1 beziehen, festgestellt. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

In dem Fall geht es um ein Gebrauchsmuster, das eine Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe beschreibt. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters, das am 27. November 2001 erloschen ist. Die Antragstellerin hat die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt und sich dabei auf mangelnde Schutzfähigkeit berufen. Sie hat mehrere Druckschriften als Stand der Technik genannt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat daraufhin das Gebrauchsmuster teilweise gelöscht, da der Schutzanspruch 1 und die Schutzansprüche 3 bis 10 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt und argumentiert, dass die Druckschriften keine Hinweise auf eine Lösung des Problems in der endoskopischen Operationstechnik geben. Die Antragsgegnerin erklärt außerdem, dass sie sich Schadensersatzansprüche vorbehält und den Antrag der Antragstellerin nun als Feststellungsantrag versteht.

Das Bundespatentgericht entscheidet, dass die Beschwerde zulässig, aber nicht begründet ist. Es stellt fest, dass das Gebrauchsmuster keine Rechtsgrundlage mehr hat, da es erloschen ist. Allerdings besteht ein Feststellungsinteresse bezüglich der Vergangenheit. Das Gericht erklärt, dass das Löschungsverfahren nun als Feststellungsverfahren fortgesetzt werden kann und dass die Antragstellerin ein besonderes Feststellungsinteresse hat. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird teilweise begründet, da das Gebrauchsmuster im Umfang des Schutzanspruchs 1 und der Schutzansprüche 3 bis 10 von Anfang an unwirksam war. Das Gericht erklärt auch, dass die Schutzansprüche 3 bis 10 keine eigenständige Schutzfähigkeit aufweisen.

Zusammenfassend wird die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts abgelehnt, jedoch wird die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters im Umfang des Schutzanspruchs 1 und der Schutzansprüche 3 bis 10 festgestellt. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Die Gerichtsentscheidung im Volltext:

BPatG: Beschluss v. 08.01.2003, Az: 5 W (pat) 411/02

Tenor

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 24. Oktober 2001 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass statt der Teillöschung des Gebrauchsmusters 91 16 939 die Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters 91 16 939 im Umfang des Schutzanspruchs 1 und der Schutzansprüche 3 bis 10, soweit sie auf Schutzanspruch 1 zurückbezogen sind, ausgesprochen wird.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des als Abzweigung aus der Deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen P 41 39 029.6 am 16. Juli 1994 eingereichten und am 15. September 1994 unter der Bezeichnung "Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe" mit zehn Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters G 91 16 939. Es ist am 27. November 2001 durch Ablauf der längstmöglichen Schutzdauer erloschen.

Die eingetragenen Schutzansprüche 1 bis 10 haben folgenden Wortlaut:

1. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe mit einer am distalen Ende in eine Düsenöffnung mündenden flexiblen Gaszufuhrleitung aus elektrisch nicht leitfähigem Material zum Anschluss an einen Gasvorrat aus ionisierbarem Gas, sowie mit einer Verbindungsleitung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Koagulationsstrom über eine am distalen Ende der Gaszufuhrleitung angeordnete Elektrode, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaszufuhrleitung ein Rohr (2) mit einem derart geringen Außendurchmesser aufweist, dass das Rohr verschiebbar in einem Arbeitskanal (7) eines Endoskops (1) angeordnet werden kann, dass das distale Ende des Rohrs (2) die Düsenöffnung (9) bildet, und dass die Elektrode (8) in einem Abstand (A) von der Stirnfläche (10) der Düsenöffnung (9) innerhalb des distalen Endteils (12) des Rohrs (2) zurückversetzt angeordnet und befestigt ist.

2. Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe für ein Endoskop, mit einer am distalen Ende in eine Düsenöffnung mündenden Gaszufuhrleitung zum Anschluss an einen Gasvorrat aus ionisierbarem Gas, sowie mit einer Verbindungsleitung zum Anschluss an eine HF-Spannungsquelle zur Zufuhr von Koagulationsstrom über eine am distalen Ende der Gaszufuhrleitung angeordnete Elektrode, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaszufuhrleitung durch die Innenwand eines Arbeitskanals (7) eines Endoskops (1) begrenzt ist, dass in das distale Ende des Arbeitskanals (7) ein Ansatzstück (11) eingesetzt ist, in dessen von der Endfläche des Endoskops (1) vorragenden distalen Ende die Elektrode in einem Abstand (A) von der Stirnfläche der Düsenöffnung (9) an der Innenwand des Ansatzstücks (11) befestigt ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine ringförmige Elektrode (8) vorgesehen ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine stiftförmige Elektrode vorgesehen ist.

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das distale Ende des Rohrs (2) bzw. des Ansatzstücks (11) eine derartige von der Endfläche des Endoskops (1) vorragende Länge aufweist, dass die Düsenöffnung (9) im Blickfeld einer Beobachtungseinrichtung (5) am distalen Ende des Endoskops (1) angeordnet ist.

6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in axialer Richtung ausgerichtet ist.

7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsenöffnung (9) in radialer Richtung ausgerichtet ist.

8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem distalen Ende des Rohrs (2) bzw. des Ansatzstücks (11) ein Distanzfinger (19) oder eine runde Scheibe (20) als Distanzhalter vorgesehen ist, um einen minimalen Abstand (d) zwischen der betreffenden Düsenöffnung (9) und dem zu koagulierenden Gewebe zu bestimmen.

9. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ansatzstück (11) bzw. ein distaler Endteil des Rohrs (2) aus temperaturbeständigem Material besteht.

10. Einrichtung nach Anspruch 1 oder einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (2) aus PTFE besteht.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 19. Januar 2000 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt. Sie hat sich auf mangelnde Schutzfähigkeit berufen und zum Stand der Technik genannt:

(D1) US 50 41 110

(D2) DENNIS, M.B., et al.: Evaluation of Electrofulguration in Control of Bleeding of Experimental Gastric Ulcers. In: Digestive Diseases and Sciences, Vol. 24, Nr. 11, 1979, S. 845 bis 848

(D3) DD 2 22 207 A1

(D4) DE 37 10 489 A1

(D5) US 40 60 088

(D6) US 50 09 656

(D7) US 38 58 586 Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie hat das Gebrauchsmuster mit den eingetragenen Schutzansprüchen verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 24. Oktober 2001 das Gebrauchsmuster wegen fehlender Schutzfähigkeit im Umfang des Schutzanspruchs 1 und der Schutzansprüche 3 bis 10 teilgelöscht, soweit sie auf den Schutzanspruch 1 zurückbezogen sind. Der Gegenstand der Schutzansprüche beruhe gegenüber dem Stand der Technik nach (D1) und (D2) auf keinem erfinderischen Schritt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Zur Begründung, der Schutzanspruch 1 und die auf diesen rückbezogenen Schutzansprüche 3 bis 10 seien schutzfähig, führt sie aus, der Artikel (D2) belege, dass der Einsatz der Elektrofulguration zur Blutstillung (Koagulation) bereits in der offenen Chirurgie zu erheblichen Schwierigkeiten führe, die sich bei einem endoskopischen Einsatz noch wesentlich vergrößerten. Diese von einem medizinischen Fachmann gemachten Aussagen würden einen Durchschnittsfachmann, einen auf dem Gebiet der Endoskopie und der Medizintechnik langjährig tätigen Diplomingenieur, wegen eventuell auftretender Haftungsansprüche geradezu abhalten, diese Technik im Bereich der Endoskopie beim Menschen einzusetzen. Demnach würde der Durchschnittsfachmann auch nicht die aus der Druckschrift (D1) für die offene Chirurgie entwickelte Vorrichtung durch Verkleinerung für einen endoskopischen Einsatz abändern. Dies insbesondere, da aus den Figuren 1 bzw. 3 nach (D1) zwei unterschiedliche Ausgestaltungen für die Anordnung der Elektrode angegeben seien.

Die Antragsgegnerin erklärt im Hinblick auf den inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters, dass sie sich durchaus die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vorbehalte und demnach den Löschungsantrag der Antragstellerin nunmehr als Feststellungsantrag verstehe.

Die Antragsgegnerin beantragt deshalb, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den jetzt als Feststellungsantrag zu verstehenden Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin ist zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie stellt mit Schriftsatz vom 15. Juli 2002 den Antrag, die Beschwerde kostenpflichtig abzuweisen.

Die Antragstellerin begründet ihren Antrag nicht weiter.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig aber nicht begründet.

1. Die Beschwerde ist zunächst insoweit begründet, als die im angefochtenen Beschluss ausgesprochene Löschung des Gebrauchsmusters keine Rechtsgrundlage mehr hat. Denn durch den nach Einlegung der Beschwerde erfolgten Ablauf der längstmöglichen Schutzdauer des Gebrauchsmusters und dessen damit verbundenes Erlöschen geht ein Löschungsausspruch mit seiner rechtsgestaltenden Wirkung für die Zukunft ins Leere.

Allerdings ist dem Löschungsbegehren, soweit es wegen der auch rückwirkenden Bedeutung eines Löschungsausspruchs die Vergangenheit betrifft, damit nicht Genüge getan. Diese Rückwirkung resultiert in der verbindlichen Feststellung, dass das Gebrauchsmuster in der vergangenen Laufzeit unwirksam war.

Sofern der Antragsteller ein rechtlich geschütztes Interesse an einer solchen Feststellung hat, kann das Löschungsverfahren - jetzt als Feststellungsverfahren - fortgesetzt werden (vgl BPatGE 26, 135 mwN). Er wird dann regelmäßig das Verfahren nicht für erledigt erklären, sondern sein ursprüngliches Löschungsbegehren als Feststellungsbegehren weiter verfolgen.

So liegt es auch im vorliegenden Fall. Die Antragstellerin hat zwar nur die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, doch ist dies - wie eine Auslegung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben (§ 133 BGB) ergibt - nicht als ein bloßes Festhalten an dem im ersten Rechtszug erzielten Ergebnis, also der Löschung, zu verstehen. Ein solches Festhalten am Löschungsantrag hätte nämlich die Zurückweisung des Antrags mangels löschbaren Schutzrechts zur Folge. Dass die Antragstellerin, wie sie ohne Begründung mitgeteilt hat, von der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung Abstand nehmen wolle, kann ihr insoweit nicht zum Nachteil gereichen, da ein solcher Verzicht auf Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs nicht die Auslegungsregeln des § 133 BGB außer Anwendung setzt.

Haftet man also nicht am buchstäblichen Sinn des Zurückweisungsantrags, sondern erforscht den wirklichen Willen, so ergibt sich nach dem Gesamtverhalten der Antragstellerin, die gegenüber dem Beschwerdebegehren der Antragsgegnerin jedenfalls (mit ihrem nach dem Erlöschen des Gebrauchsmusters gestellten Zurückweisungsantrag vom 15. Juli 2002) von der Berechtigung des von ihr geltend gemachten Löschungsgrundes nicht abrücken wollte, und den Umständen des Falles, wonach gemäß gefestigter Rechtsprechung (vgl BPatG aaO mwN) sinnvollerweise nur noch ein Feststellungsantrag als zulässig in Betracht kommen konnte, dass der objektive Erklärungswert darin liegt, die Zurückweisung der Beschwerde mit der Maßgabe der Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters von Anfang an zu verfolgen.

2. Die Beschwerde ist darüber hinaus nicht schon deshalb begründet, weil das nunmehr mit dem Zurückweisungsantrag der Antragstellerin verfolgte Feststellungsbegehren der Zulässigkeit ermangelte; insbesondere ist das für die Zulässigkeit vorausgesetzte besondere Feststellungsinteresse zu bejahen.

Bei der Prüfung des Rechtsschutzbedürfnisses ist von einer großzügigen Rechtsschutzgewährung auszugehen (vgl BGH GRUR 1974, 46 - Schraubennahtrohr). Allerdings hat der beschließende Senat in einer früheren Entscheidung das besondere eigene Rechtsschutzinteresse verneint, wenn lediglich die noch nicht näher konkretisierbare Möglichkeit besteht, dass der Antragsgegner den Antragsteller wegen Verletzung des Schutzrechts auf Leistung von Schadensersatz im Klagewege in Anspruch nehmen könnte (BPatGE 20, 52, 53). Für eine solche strenge Auffassung lassen sich jedenfalls heute aber keine rechtfertigenden Gründe mehr anführen. Hat der Antragsteller Grund für die Besorgnis, er könne für die Vergangenheit noch nachträglich aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen werden, etwa weil er sich erkennbar vorbehält, zu gegebener Zeit wegen Verletzung seines Gebrauchsmusters gegen den Antragsteller vorzugehen, so ist entsprechend der späteren höchstrichterlichen Judikatur das erforderliche besondere - aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbare - Interesse an einer Feststellung der Unwirksamkeit zu bejahen (vgl BGH GRUR 1981, 515, 516 - Anzeigegerät, mwN).

Ein solcher Fall liegt hier vor. Mit der in der mündlichen Verhandlung vor dem beschließenden Senat nicht nur beiläufig, sondern zu Protokoll im Hinblick auf den inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer abgegebenen Erklärung der Antragsgegnerin, sich durchaus die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vorzubehalten, ist ein spezielles, dh in der Person der Antragstellerin als Verfahrensbeteiligter liegendes Interesse an der Herbeiführung von Rechtsschutz begründet.

3. Die Beschwerde ist aber auch insoweit teilweise begründet, als der zulässige Feststellungsantrag der Antragstellerin zum Teil begründet ist. Denn der geltend gemachte Löschungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit (§ 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) hat für das erloschene Gebrauchsmuster von Anfang an in bestimmtem Umfang vorgelegen.

a) Die Gegenstände der Schutzansprüche 1 und 3 bis 10, soweit sie auf den Schutzanspruch 1 rückbezogen sind, mögen gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik zwar neu (§ 3 GebrMG) sein, jedoch beruhen diese Gegenstände nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG).

Die Druckschrift (D2) beschreibt eine Studie über die Durchführung der Blutstillung (Koagulation) von Magengeschwüren (Bereich des Gastrointestinaltrakts) mittels der Elektrofulguration (im Tierexperiment), bei der eine mit ionisierbarem Gas arbeitende Elektrochirurgieeinrichtung verwendet wird (vgl. beispielsweise das Abstract). Nach Fig. 1 weist diese Einrichtung eine am distalen Ende in eine Düsenöffnung mündende Gaszufuhrleitung zum Anschluss an einen Gasvorrat aus ionisierbarem Gas auf sowie eine Verbindungsleitung zum Anschluss einer am distalen Ende der Gaszufuhrleitung angeordneten Elektrode mit einer HF-Spannungsquelle.

Im Abschnitt "Discussion" wird dort auf Schwierigkeiten im Umgang mit dem beschriebenen Gerät, z.B. ungewolltes Berühren des Gewebes mit einer Elektrode beim Zünden des Lichtbogens und die Verletzungsmöglichkeiten der äußeren Gewebeschichten hingewiesen. Die Autoren dieses Artikels glauben auf Grund der genannten Probleme, diese Schwierigkeiten würden sich beim Einsatz dieser Technik (nämlich der Elektrofulguration mit ionisiertem Gas) in der Endoskopie vergrößern (vgl. S. 847, rechte Spalte, vorletzter Absatz).

Dieser Artikel (D2) aus dem Jahr 1979, also zwölf Jahre vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters, zeigt die technischen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt auf. Entgegen der Meinung der Antragsgegnerin halten diese Aussagen aber den Durchschnittsfachmann nicht davon ab, Weiterentwicklungen auf dem einschlägigen Fachgebiet auf ihre Einsatzmöglichkeit in der endoskopischen Chirurgie hin zu untersuchen. Dem Einsatz möglicher neuer Operationsgeräte gehen dabei stets eingehende Voruntersuchungen u.a. anhand von Tierversuchen voran, so dass die von der Antragsgegnerin berührten Haftungsfragen nicht zum Tragen kommen. Denn neue Operationsgeräte oder -techniken kommen erst nach ausgiebigen und erfolgreichen Tests in Tierversuchen in eine klinische Erprobungsphase beim Menschen. Die für die Tierversuche notwendigen Operationswerkzeuge müssen demnach schon vor einer Verwendung im Humanbereich vorhanden sein und sind somit einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung zugänglich.

Dem Durchschnittsfachmann ist aus der Druckschrift (D2) bekannt, dass es bei dem dort beschriebenen Gerät zu ungewolltem Berühren des Gewebes mit der Elektrode und damit zum Verkleben des Gewebes mit der Elektrode und anschließendem Abreißen des Gewebes von der Elektrode kommen kann. Dies ist bedingt durch die in Fig. 1 gezeigte vorstehende Elektrode. Der Arzt muss durch geschickte Handhabung der Elektrode den jeweils notwendigen Abstand zwischen Elektrodenspitze und Gewebe so wählen, dass einerseits kein Kontakt zwischen Elektrode und Gewebe besteht, aber andererseits der Abstand zwischen Elektrodenspitze und Gewebe so gering bleibt, dass eine Fulguration zustande kommt.

In Kenntnis dieser Schwierigkeiten hat sich der Fachmann die Aufgabe gestellt, eine Einrichtung zur endoskopischen Stillung von Blutungen im Gastrointestinaltrakt anzugeben, mit der einerseits das Festkleben des Koagulates an der Koagulationselektrode vermieden und die Effizienz bei großflächigen Koagulationen verbessert werden kann, und mit der andererseits die Vielfalt der Verwendbarkeit eines Endoskops durch eine zusätzliche Einrichtung erhöht werden kann, die einfach und schnell montiert und wieder entfernt werden kann und eine zuverlässige Arbeitsweise ermöglicht (vgl. S. 2, zweiter Absatz der Gebrauchsmusterschrift).

Bei der Suche nach der Lösung dieser Aufgabe fällt der Blick auf die Druckschrift (D1), deren Veröffentlichungstag nur wenige Monate vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters liegt. Aus dieser ist eine Einrichtung zur Koagulation biologischer Gewebe für die offene Chirurgie bekannt, welche in ähnlicher Weise wie die Vorrichtung nach (D1) eine an ihrem distalen Ende 40 in eine Düsenöffnung mündende, als Rohr ausgebildete, flexible Gaszufuhrleitung 94 zum Anschluss an einen Gasvorrat 66,68 aus ionisierbarem Gas aufweist. Am distalen Ende der Gaszufuhrleitung ist weiter eine Elektrode 92 vorgesehen, die über eine Verbindungsleitung 46 zur Zufuhr des Koagulationsstroms an eine HF-Spannungsquelle 14 angeschlossen ist (vgl. das Abstract und Fig. 1, 2, 3 in Verbindung mit Sp. 2, Z. 49-57, Sp. 3, Z. 62 bis Sp. 4, Z. 12 und Sp. 4, Z. 45 bis Sp. 5, Z. 5).

In der Druckschrift (D1) wird zwar nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gaszufuhrleitung 94 aus elektrisch isolierendem Material besteht. Dies wird der Fachmann allein schon deshalb vorsehen, um eine möglichst optimale Isolierung für die Verbindungsleitung 46 zu gewährleisten. Denn selbst für den Fall, dass diese innerhalb der Gaszufuhrleitung geführte Verbindungsleitung eine eigene Isolierung aufweist, kann es zu Verletzungen dieser Isolierung kommen, was bei der Verwendung von elektrisch leitfähigem Material für die Gaszufuhrleitung zu einer Gefährdung des Patienten oder des medizinischen Personals führen würde. Die Druckschrift (D1) ist demnach als gattungsbildend anzusehen.

Zur Handhabung für den Arzt ist das distale Ende der Verbindungsleitung 42 mit einem als "pencil" bezeichneten Handstück 40 versehen, dessen genaue Ausgestaltung in Fig. 3 als Detailansicht von Fig. 1 gezeigt wird. Nach dieser Detailansicht ist klar zu erkennen, dass die Elektrode 92 von der Stirnfläche der Düsenöffnung (tip 93 in Fig. 3) zurückversetzt angeordnet und befestigt ist (vgl. Fig. 3 und Sp. 4, Z. 49-53). Diese zurückversetzte Anordnung gibt dem Fachmann die entscheidende Anregung, auf welche Weise eine Berührung von Elektrode und Gewebe, wie sie bei der Vorrichtung nach Druckschrift (D2) vorkommen kann, vermieden werden kann. Der Fachmann wird deshalb bei Kenntnis dieser Lösung für das Problem eines Zusammenklebens von Elektrode und Gewebe in der offenen Chirurgie den Hinweis aus der Druckschrift (D2) aufgreifen und diese Technik für die endoskopische Operationstechnik einsetzen. Hierzu wird er auf rein handwerkliche Weise die Dimensionen der Gaszufuhrleitung 94, der Verbindungsleitung 46 und der Elektrode 92 durch eine entsprechende Verkleinerung an die Größe des Arbeitskanals in einem Endoskop anpassen. Da der Arzt diese in den Arbeitskanal eingeschobene Vorrichtung direkt über das Endoskop handhabt, ist es naheliegend, das Handstück 40 zu entfernen und das distale Ende des für die Gaszufuhr verwendeten Rohrs direkt als Düsenöffnung auszubilden und demzufolge die Elektrode innerhalb dieses distalen Endes des Rohrs zurückversetzt anzuordnen und zu befestigen. Auf diese Weise gelangt der Fachmann ausgehend von der Zusammenschau der Druckschriften (D1) und (D2) ohne erfinderischen Schritt allein auf Grund seines fachmännischen Könnens zum Gegenstand nach Schutzanspruch 1.

Die von der Antragsgegnerin vorgetragene Auffassung, die Druckschrift (D1) würde dem Fachmann im Hinblick auf die Anordnung der Elektrode zwei gegensätzliche Varianten vermitteln, hat den Senat nicht überzeugt. Es ist der Antragsgegnerin zwar zuzustimmen, dass nach Fig. 1, in der das Handstück relativ klein und nur ganz schematisch dargestellt wird, der Eindruck entstehen könnte, die Elektrode stehe über die Stirnfläche hinaus. Aber in der Beschreibung Sp. 2, Z. 34ff wird eindeutig ausgeführt, dass der genaue Querschnitt des Handstücks (pencil) nach der Erfindung in Fig. 3 dargestellt ist. Der Fachmann entnimmt deshalb der Druckschrift (D1) die eindeutige Lehre, die Elektrode entsprechend der Detailzeichnung nach Fig. 3 gegenüber der Stirnfläche zurückgesetzt anzuordnen.

b) Die mit dem Schutzanspruch 1 noch verteidigten eingetragenen Schutzansprüche 3 bis 10, soweit sie auf den Schutzanspruch 1 rückbezogen sind, sind nicht selbstständig schutzfähig, da sie keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt erkennen lassen. So ist aus der Druckschrift (D1) bereits eine stiftförmige Elektrode nach Schutzanspruch 4 in einer in axialer Richtung ausgerichteten Düsenöffnung nach Schutzanspruch 6 bekannt, wobei das distale Ende aus einem temperaturbeständigen Material entsprechend Schutzanspruch 9 besteht (vgl. "ceramic tip" 93 in Fig. 3). Die Schutzansprüche 3 und 7 betreffen auf handwerkliche Weise abgeänderte Gegenstände der Schutzansprüche 4 und 6. Mit dem Schutzanspruch 5 wird die selbstverständliche und für die Handhabung durch den Arzt unverzichtbare Maßnahme der Plazierung der Düsenöffnung im Bereich des Blickfelds der Beobachtungseinrichtung offenbart. Die Schutzansprüche 8 und 10 beziehen sich auf handwerkliche Ausgestaltungen. Gegenteiliges ist hierzu nicht vorgebracht worden und auch den eingetragenen Unterlagen nicht zu entnehmen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Dr. Kraus Dr. Strößner Fa

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Beschluss v. 08.01.2003
Az: 5 W (pat) 411/02