Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 13. Mai 2009
Aktenzeichen: 2a O 267/08

(LG Düsseldorf: Urteil v. 13.05.2009, Az.: 2a O 267/08)

Zusammenfassung der Gerichtsentscheidung

Das Landgericht Düsseldorf hat in einem Urteil entschieden, dass die Beklagte verpflichtet ist, es zu unterlassen, Motorräder der Marke A. ohne Zustimmung der Klägerin auf dem Gebiet der Europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums anzubieten oder zu vertreiben. Außerdem muss die Beklagte der Klägerin Auskunft über ihre Handlungen erteilen und Schadensersatz leisten. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

In dem vorliegenden Fall hatte die Klägerin Motorräder der Marke A. an die Beklagte geliefert, die diese ohne Zustimmung in Deutschland auf den Markt gebracht hatte. Die Klägerin hatte die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Markenrechte abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert, die die Beklagte jedoch ablehnte. Die Beklagte argumentierte, dass die Klägerin die Parallelimporte geduldet oder sogar gefördert habe. Das Gericht entschied jedoch, dass eine Erschöpfung der Markenrechte nicht vorliegt und es keine konkludente Zustimmung der Klägerin zu den Parallelimporten gibt.

Das Gericht stellte fest, dass die Klägerin einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte hat und ihr Schadensersatz zusteht. Es wurde auch entschieden, dass die Beklagte Auskunft über ihre Handlungen erteilen muss, wie zum Beispiel über ihre Lieferanten und Verkaufszahlen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Streitwert wurde auf 100.000 Euro festgesetzt.

Die Gerichtsentscheidung im Volltext:

LG Düsseldorf: Urteil v. 13.05.2009, Az: 2a O 267/08

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren zu unterlassen, Motorräder der Marke A., die ohne Zustimmung der Klägerin erstmals auf dem Gebiet der Europäischen Union bzw. des europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben oder in sonstiger Weise in Verkehr zu bringen und/oder solche Produkte erstmals ohne Zustimmung der Klägerin in die Europäische Union bzw. den europäischen Wirtschaftsraum einzuführen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft über alle Handlungen gemäß Ziffer 1. zu erteilen, insbesondere unter Angabe von Namen und Anschriften ihrer Lieferanten und sonstiger Vorbesitzer, ihrer gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber sowie über die Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Gegenstände und ihrer mit diesen Gegenständen erzielten Umsätze unter Angabe der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte der Klägerin allen Schaden zu ersetzen hat, der dieser durch die Handlungen gemäß Ziffer 1. entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

4. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 75.000,-- vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin ist die Zentrale des weltweit tätigen A. Konzerns, der Automobile, Motorräder, Außenbordmotoren und Motorgeräte für den Weltmarkt entwickelt, fertigt und vermarktet.

Die Klägerin ist Inhaberin diverser Marken “A.”, darunter die Gemeinschaftsmarke (Bildmarke) 3310034 mit Priorität vom 13.08.2003 sowie die Gemeinschaftsmarke (Bildmarke) 2181519 mit Priorität vom 18.04.2001, jeweils unter anderem geschützt für die Warenklasse 12 (Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; sowie Teile und Zubehör für die vorstehend genannten Waren, soweit sie in Klasse 12 enthalten sind). Wegen der Einzelheiten der Markeneintragungen wird auf die Registerauszüge Anlage K 1 und K 2 verwiesen.

Die Beklagte betreibt einen Motorradhandel nebst dazugehöriger Ersatzteile und Zubehörprodukte. Ihre Produkte bietet sie am Sitz ihrer Betriebsstätte, in weiteren Filialen sowie über das Internet über ihrer Homepage www.XXX sowie über die Website www.XXX an.

Die Motorräder der Marke A. bezieht die Beklagte auch auf dem grauen Markt aus Hongkong und Singapur.

Im Februar 2008 bot die Beklagte ein Motorrad an, bei dem anhand der Fahrgestellnummer ersichtlich war, dass sie dieses von der Firma B. aus C. importiert hatte. Diese hatte das Motorrad von der Produktionsstätte der Klägerin in Japan geliefert erhalten. Die Firma B. gehört nicht zum A.-Konzern und ist auch nicht von der Klägerin dazu ermächtigt, für sie Importe von A.-Markenprodukten in die Europäische Union bzw. den europäischen Wirtschaftsraum durchzuführen.

Die Klägerin mahnte daraufhin die Beklagte mit Schreiben vom 10.03.2008 wegen Verletzung ihrer Marken ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf. Mit Schreiben vom 10.04.2008 erweiterte die Klägerin ihre Abmahnung um zwei weitere Motorräder, die die Beklagte im Januar 2007 nach Spanien geliefert hatte und die sie zuvor von den Firmen der Firma B. aus C. und D. aus D., welche ebenfalls nicht von der Klägerin dazu ermächtigt ist, für sie Importe in die Europäische Union bzw. den europäischen Wirtschaftsraum durchzuführen, bezogen hatte. Diese Motorräder waren, ebenso wie das im Februar 2008 angebotene Motorrad aufgrund des standardisierten Produktionsverfahrens der Klägerin nach europäischen Spezifikationen hergestellt und mit Anleitungen auch in deutscher Sprache ausgestattet. Die Beklagte teilte im nachfolgenden Schriftverkehr mit, dass sie seit über 25 Jahren mit Kenntnis und Billigung der Klägerin A.-Motorräder insbesondere aus E. und C. beziehe. Dies ergebe sich aus einer Rechnung der A. France S.A aus dem Jahr 1995 an die Beklagte über Lieferung von 350 Motorrädern sowie aus dem Protokoll einer Beweisaufnahme vom 14.11.2005 vor dem Schiedsgericht der internationalen Handelskammer in Paris bei der Herr F., der für das europäische Importeursgeschäft der Klägerin zuständig gewesen sei, ausgesagt habe. In dem Schiedsverfahren, das zwischen der Klägerin und deren italienischer Tochtergesellschaft auf der einen Seite und der polnischen Vertragshändlerin der Klägerin, der Importgesellschaft G. auf der anderen Seite geführt wurde und bei dem es um die Kündigung des Importeursvertrages seitens der Klägerin wegen aufgetretener Parallelimporte ging, ist in dem Vernehmungsprotokoll die Aussage von Herrn F. festgehalten worden, wonach es deutlich geworden sei, dass G. in 2001 weiterhin Motorräder von A. auf dem grauen Markt über H. von I., Hamburg, Deutschland, verkauft habe. Wegen der Einzelheiten wird auf Seite 9 RN 22, Seite 42 RN 8 und Seite 43 RN 12 des Protokolls (Anlage K 14) Bezug genommen. Die Beklagte teilte vorgerichtlich ferner mit, dass sämtliche ins Europageschäft involvierten japanischen Mitarbeiter der Klägerin von der Importeurstätigkeit der Beklagten gewusst hätten. Zumindest seien die Ansprüche der Klägerin aber verwirkt. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung lehnte die Beklagte ab. Wegen der Einzelheiten wird auf den anwaltlichen Schriftverkehr zwischen den Parteien (Anlage K 12 bis K 15) verwiesen.

Die Klägerin behauptet, sie habe erst im Februar 2008 von den Grauimporten der Beklagten Kenntnis erhalten.

Sie ist der Ansicht, es sei vorliegend keine Erschöpfung eingetreten. Eine ausdrückliche Zustimmung liege nicht vor. Das gelte auch für eine konkludente Zustimmung. Aus den von der Beklagten vorgetragenen Tatsachen lasse sich nicht auf eine Billigung der Grauimporte durch sie schließen. Die Rechnung der A. France S.A. beziehe sich offensichtlich auf Produkte, die mit ihrer Zustimmung in die Europäische Union gelangt seien, zumindest habe die Beklagte nichts anderes dargelegt. Auch aus der Aussage von Herrn F. könne nicht auf eine Duldung geschlossen werden, da eine etwaige Kenntnis nicht automatisch eine Billigung darstelle, zumal das damalige Verfahren gerade zeige, dass sie Parallelimporte nicht dulde. Aus den Ausführungen der Beklagte lasse sich auch nicht entnehmen, dass ein entsprechend berechtigter Vertreter von ihr die Zustimmung erteilt habe.

Ihre Ansprüche seien auch nicht verwirkt. Vorliegend löse jede Verletzungshandlung für sich gesehen einen Unterlassungsanspruch aus, der gesondert der Prüfung einer möglichen Verwirkung unterliege. Da es um Verstöße aus den Frühjahren 2007 und 2008 gehe, fehle es schon an dem erforderlichen Zeitmoment, da sie erst im Frühjahr 2008 Kenntnis von den Verletzungshandlungen erhalten habe. Darüber hinaus sei der Beklagten durch das Verfahren G. im Jahr 2005 bekannt gewesen, dass sie Fälle des Parallelimports verfolge, so dass es auch an einem berechtigten Vertrauen in die behauptete längere Untätigkeit von ihr fehle.

Die Klägerin beantragt,

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, das Markenrecht der Klägerin sei erschöpft. Sie behauptet, sie bewerbe seit über 20 Jahren in einschlägigen Fachmagazinen, darunter in der Zeitschrift „MOTORRAD“, Europas größter Motorradzeitschrift, Motorräder der Klägerin, wobei ausdrücklich auf die US-amerikanische bzw. die japanische Herkunft der Motorräder hingewiesen werde. Dabei sei schon ab 1989 mit dem Hinweis „US-Importe“ für bestimmte in Europa nicht erhältliche Modelle geworben worden sowie für ein Fahrzeug des Typs „A. X4“, das nur für den japanischen Markt bestimmt gewesen sei. Der jährliche Werbeaufwand habe bis zu € 500.000,-- betragen. Sie ist der Ansicht, aufgrund dieser Werbung habe die Klägerin Kenntnis oder wegen Verletzung der Marktbeobachtungspflicht zumindest grob fahrlässige Unkenntnis von den Parallelimporten durch sie.

Sie ist der Ansicht, dass die Klägerin von den Importfahrzeugen nicht nur Kenntnis, sondern deren Import sogar gefördert habe. Dies ergebe sich aus den jeweiligen deutschen Betriebsanleitungen und den europäischen Spezifikationen der importierten, Motorräder aus E. und C. Die Kenntnis der Klägerin ergebe sich auch aus den - unstreitig - erfolgten Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft. Schließlich belege die Aussage des Herrn Tristan F., der nach der Behauptung der Beklagten für das gesamte europäische Privat-Importeursgeschäft der Klägerin tätig gewesen und Ansprechpartner gewesen sei, dass die Klägerin seit 2001 Kenntnis von ihrer Importeurstätigkeit gehabt und diese gebilligt habe, da sie nicht gegen sie vorgegangen sei. Außerdem hätten die japanischen Mitarbeiter der Klägerin Kenntnis von der Importeurstätigkeit der Firma G. sowie von ihr aus E. und C. gehabt.

Der Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche seien darüber hinaus auch verwirkt. Sie behauptet, durch den Verkauf von A.-Motorrädern an Endkunden habe sie sich in 25 Jahren einen umfangreichen Kundestamm aufgebaut und erwirtschafte jährlich zwischen 20 und 40 % ihres Umsatzes. Sie ist der Ansicht, sie habe daher einen wertvollen Besitzstand erworben. Aufgrund der Billigung durch die Klägerin habe sie darauf vertrauen können, dass ihr der Parallelimport gestattet sei, den sie nach ihrer Behauptung 25 Jahre lang betrieben habe, bevor sich die Klägerin dagegen gewandt habe. Aus dem Verfahren mit der Firma G. habe sie nichts Gegenteiliges schließen müssen, da sich das Schiedsverfahren konkret auf die Kündigung eines Vertragshändlervertrages bezogen habe, nicht auf die generelle Verfolgung von Grauimporteuren und die Klägerin zwischen Bekanntwerden ihrer Tätigkeit in 2001 und dem Schiedsverfahren in 2005 vier Jahre lang nicht reagiert habe.

Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 22.02.2009 wiederholt und vertieft die Beklagte ihr bisheriges Vorbringen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Schriftsatz (Bl.82ff GA) Bezug genommen. Ergänzend trägt sie vor: Das Motorrad des Modells XXXX, wie sie es in ihrem Verkaufsraum angeboten habe, sei ausweislich der von der Klägerin erwirkten Homologationsunterlagen auch für den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen und damit auch für diesen bestimmt.

Die Klägerin habe von ihrer Parallelimporttätigkeit spätestens seit 2001 dadurch Kenntnis erlangt, dass Herr F., der seit April 2000 Assistent Manager und seit April 2001 Vertriebsleiter für Europa bei der Firma A. Europe J. gewesen sei, die wiederum der A. Motor Europe Ltd und diese unmittelbar der Klägerin unterstellt gewesen sei, sowie dessen Vorgänger Herr K., unterstützt von Herrn L. sowie die Herren M. und N. von der Tätigkeit der Fa. G., insbesondere den Verkäufen an sie, die Beklagte, nach Japan berichtet hätten. Ferner habe Herr O., der Geschäftsführer der Firma G., regelmäßig Kontakt zu den Herren F., K., M. und N. gehabt und mit diesen regelmäßig die Importeurstätigkeit der Beklagten erörtert. Es sei zu Treffen bei G., in München und in Rom gekommen. Sie ist der Ansicht, die Klägerin habe konkludent ihre Zustimmung zu den Parallelimporten dadurch erteilt, dass sie von diesen wusste, dagegen nicht vorgegangen sei, sondern diese gefördert habe, indem sie sie über die Rückrufaktionen hinsichtlich konkreter, nicht für den Europäischen Wirtschaftsraum hergestellter Motorräder informiert habe. Zumindest sei Verwirkung nach § 242 BGB, der vorliegend über Art. 14 Abs. 1 S.2 GMV anwendbar sei, eingetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zu den Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Gründe

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Der mit dem Klageantrag zu Ziffer 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch steht der Klägerin aus Art. 98 Abs. 1, 9 Abs. 1a GMV zu. Denn unstreitig hat die Beklagte Motorräder, die mit der Marke A. versehen waren, aus E. und C. bezogen und im Inland angeboten und vertrieben. Dabei war es den japanischen Lieferanten der Beklagten von der Klägerin nicht gestattet, die Motorräder in die Europäischen Union oder den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr zu bringen.

1.

Die Markenrechte der Klägerin sind nicht gemäß Art. 13 GMV erschöpft. Danach darf der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem Dritten nicht verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Unstreitig hat die Klägerin die Motorräder der Marke A. durch Lieferung an die Firma D.. und die Firma B. erstmalig in E. und C. in den Verkehr gebracht. Die beiden Firmen, die nicht zum Konzern der Klägerin gehörten, haben die Motorräder sodann an die Beklagte nach Deutschland geliefert. Eine ausdrückliche Zustimmung zum Inverkehrbringen der Motorräder in Deutschland hatten die beiden Firmen oder die Beklagte nicht, was die Beklagte bis zur mündlichen Verhandlung vom 01.04.2009 bislang auch nicht behauptet hat. Soweit sie sich nunmehr erstmals im nachgelassenen Schriftsatz vom 22.04.2009 auf eine ausdrückliche Zustimmung der Klägerin im Hinblick auf die Homologationsunterlagen für das Modell A. CBR600RR beruft, kann dem nicht gefolgt werden. Aus der vorgelegten Anlage B 5 ergibt sich zwar, dass das Modell auch für den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen ist. Vorliegend geht es aber nicht um die Frage, ob eine bestimmte Motorradbaureihe auch die erforderliche Zulassung für den Europäischen Wirtschaftsraum hat und damit grundsätzlich dort handelbar ist, sondern um die Frage, ob der Markeninhaber dem Vertrieb eines bestimmten, mit seiner Marke gekennzeichneten Motorrades im Europäischen Wirtschaftsraum zugestimmt hat. Dies ist zu verneinen. Denn anhand der Fahrgestellnummer des im Verkaufsraum der Beklagten Mitte Februar 2008 angebotenen Motorrades ergab sich, dass dieses von der Klägerin - unstreitig - nicht für den Vertrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes vorgesehen worden war.

Es kann aber auch nicht von einer konkludenten Zustimmung der Klägerin ausgegangen werden. An das Vorliegen einer konkludenten Zustimmung sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie kann nur dann angenommen werden, wenn sie sich aus Anhaltspunkten und Umständen vor, bei oder nach dem Inverkehrbringen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ergibt, die mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen, sich einem Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum zu widersetzen (EuGH GRUR Int. 2002, 147, 151, Rz. 47 - Davidoff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 24 RN 30). Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass die Klägerin aufgrund ihrer Marktpräsenz bzw. ihrer langjährigen Werbung, insbesondere in der Zeitschrift „MOTORRAD“ sowie auch aus dem Schiedsverfahren betreffend die Firma G. bzw. ausweislich des dortigen Vernehmungsprotokolls über die Aussage von Herrn F. jedenfalls seit 2001 Kenntnis von den Parallelimporten durch sie, die Beklagte, habe, kann daraus nicht auf eine konkludente Zustimmung geschlossen werden. Aus dem Verhalten der Klägerin ergibt sich, die Richtigkeit der behaupteten Tatsachen unterstellt, lediglich, dass die Klägerin trotz etwaiger Kenntnis geschwiegen hat bzw. untätig geblieben ist. Aus dem Schweigen des Markeninhabers kann sich aber keine konkludente Zustimmung ergeben (EuGH, a.a.O., S. 152, Rz 55). Denn die Zustimmung ist eine Willenserklärung und von der rein faktischen Duldung mit Verwirkungsfolgen zu unterscheiden. Ihr Inhalt ist der Verzicht auf das Verbietungsrecht (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O. § 14 RN 35). Soweit die Beklagte im nachgelassenen Schriftsatz unter Hinweis auf eine Äußerung des Geschäftsführers der Firma G. behauptet, die Klägerin habe die Parallelimporttätigkeit in Deutschland nicht nur gekannt, sondern auch gefördert, ist ihr Vorbringen zu pauschal, da nicht dargelegt worden ist, in welcher Weise oder durch welche konkreten Handlungen Unterstützung gewährt worden sein soll. Aus der zitierten Äußerung von Herrn O. ergibt sich derartiges nicht, da dieser lediglich erklärt hat, dass alles in Ordnung war, solange das Graumarktgeschäft ohne Verletzung des regulären Vertriebskanals in dem betroffenen Land(Deutschland) erfolgte. Daraus ergibt sich allenfalls eine Kenntnis der betreffenden Mitarbeiter der Klägerin, jedoch keine wie auch immer geartete konkludente Zustimmungshandlung.

Eine konkludente Zustimmung ergibt sich aber auch nicht daraus, dass die Fahrzeuge mit europäischen Spezifikationen und deutschsprachigen Bedienungsanleitungen ausgestattet waren. Denn nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin beruht dies darauf, dass sie ihr Produktionsverfahren aus Rationalisierungszwecken soweit wie möglich vereinheitlicht hat und daher auch die Produkte, die für den asiatischen Markt bestimmt sind, nach europäischen Spezifikationen hergestellt und mit europäischen Bedienungsanleitungen versehen sind.

Auch aus der Tatsache, dass die A. Motor Europe (North) GmbH die Beklagte regelmäßig im Rahmen von Rückrufaktionen für Motorräder außereuropäischer Herkunft angeschrieben hat, kann nicht auf eine konkludente Zustimmung der Klägerin geschlossen werden. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist nach den an eine konkludente Zustimmung zu stellenden Anforderungen nicht ausreichend, dass in den Schreiben eine Missbilligung des Parallelimports nicht zum Ausdruck gekommen ist, vielmehr müsste sich aus den Schreiben eine positive Billigung der Parallelimporte ergeben. Dafür bestehen aber keine Anhaltspunkte, insbesondere ergibt sich aus den Schreiben nicht, dass sich die Klägerin auch ihrer Möglichkeit, Parallelimporte zu rügen, bewusst gewesen wäre. Denn die Schreiben stammen zum einen nicht von der Klägerin selbst, sondern lediglich von der A. Motor Europe (North) GmbH, und zum anderen von deren Abteilung Kundendienst, welche erkennbar nur mit den festgestellten Beanstandungen an den jeweiligen Motorrädern selbst befasst war und nicht mit der Frage, wie die Motorräder in den Besitz der Beklagten gelangt sind. Die Klägerin hat insoweit unwidersprochen vorgetragen, dass die Adresse des aktuellen Inhabers des Produktes, und damit auch die der Beklagten, einfach über das Kraftfahrtbundesamt ermittelt worden ist. Der Erwerb und insbesondere der Vertriebsweg des jeweiligen Produkts war damit in keiner Weise Gegenstand der Rückrufaktion. Aus diesem Grund ergibt sich auch nicht aus dem Anschreiben als solches, dass die Klägerin Kenntnis von einem Parallelimport durch die Beklagte hatte und/oder diesem zugestimmt hat. Derartiges lässt sich auch nicht dem jeweiligen Inhalt der Anschreiben entnehmen. So werden nicht etwa aktuell hergestellte und gelieferte Motorräder zurückgerufen, sondern im Jahr 2004 Modelle aus 2001 bis 2003, im Jahr 2005 Modelle aus den Jahren 2002 bis 2004 und damit aus teilweise weit zurückliegenden Jahren, so dass keine Anhaltspunkte für einen Grauimport bestehen.

Schließlich folgt eine konkludente Zustimmung auch nicht aufgrund der Belieferung der Beklagten durch die französische Importeursgesellschaft. Denn trotz des entsprechenden Hinweises der Klägerin hat die Beklagte nicht dargelegt und unter Beweis gestellt, dass die A. France S.A., einer in der EU ansässigen Tochtergesellschaft der Klägerin, Produkte, die nicht mit Zustimmung der Klägerin in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden sind, an die Beklagte geliefert und in Rechnung gestellt hat. Der Rechnung vom 29.03.1995 (Anlage K 13) lässt sich derartiges nicht entnehmen.

2.

Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs der Klägerin berufen. Denn die in Art. 53, 106 Abs. 1, 107 Abs. 2, 3 GMV geregelten Fallkonstellationen der Verwirkung sind vorliegend nicht einschlägig. Weder im Gemeinschaftsmarkenrecht noch in § 125 b Nr. 3 MarkenG ist aber der Verwirkungseinwand in Fällen, in denen der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Benutzung eines für den Dritten ungeschützten Zeichens duldet, geregelt. § 125 b Nr. 3 MarkenG, der sich jedoch nur auf Ansprüche aus einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke gegen die Benutzung einer nationalen Marke mit jüngerem Zeitrang bezieht, verweist sogar im Falle des Bestehens nationalen Markenschutzes nur auf § 21 Abs. 1 MarkenG, nicht jedoch auf § 21 Abs. 4 MarkenG, der zusätzlich die Anwendung des allgemeinen Verwirkungseinwands nach § 242 BGB ermöglicht. Einer Geltung dieser Grundsätze gegenüber Verletzungsansprüchen aus einer Gemeinschaftsmarke steht aber Art. 14 Abs. 1 S. 1 GMV entgegen. Danach bestimmt sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Demnach ist § 242 BGB auf Gemeinschaftsmarken nicht anwendbar (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 125 b RN 9; Ströbele/Hacker-Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 125 b RN 11). Entgegen der Ansicht der Beklagten im nachgelassenen Schriftsatz vom 22.04.2009 bezieht sich Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GMV auch auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke, da der in der GMV geregelte Unterlassungsanspruch eine Markenverletzung gerade voraussetzt. Art. 98 Abs. 1 GMV regelt in diesem Zusammenhang die Befugnisse des Gemeinschaftsmarkengerichts. Die Anwendbarkeit des § 242 BGB ergibt sich demnach auch nicht unter dem Stichwort „Verletzung“ über Art. 14 Abs. 2 S. 2 GMV, wonach im Übrigen die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X unterliegt. Diese Vorschrift bezieht sich auf alle weitergehenden markenrechtlichen Ansprüche als den Unterlassungsanspruch. Insoweit verweist Art. 98 Abs. 2 GMV als Sanktionsnorm auf die nationalen Vorschriften. Hier stellt aber § 125 b MarkenG die nationale Schnittstellennorm dar, die selbst bei bestehendem nationalen Markenschutz die Anwendbarkeit des § 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB ausschließt.

II.

Aufgrund der Markenverletzung durch die Beklagte stehen der Klägerin auch die Folgeansprüche auf Auskunft nach Art. 98 Abs. 2 GMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 19 MarkenG, 242 BGB sowie auf Feststellung ihrer Schadensersatzverpflichtung nach Art. 98 Abs. 2 GMV, §§ 125 b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG zu. Die Beklagte wusste offensichtlich, dass es sich bei den Lieferungen aus Singapur und Hongkong um Graumarktimporte handelt, so dass sie vorsätzlich, zumindest aber fahrlässig gehandelt hat. Da die Klägerin ihren Schadensersatzanspruch erst nach Auskunft beziffern kann, ist ein Feststellungsinteresse nach § 256 ZPO gegeben.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO.

IV.

Der Streitwert wird auf € 100.000,-- festgesetzt.

LG Düsseldorf:
Urteil v. 13.05.2009
Az: 2a O 267/08