Landgericht Mannheim:
Urteil vom 23. April 2010
Aktenzeichen: 7 O 145/09

(LG Mannheim: Urteil v. 23.04.2010, Az.: 7 O 145/09)

1. Die in einem von den Parteien ausländischem Recht unterstellten Lizenzvertrag aufgenommene Klausel eines "covenant not to sue" ist ein schuldrechtlicher Prozessvertrag, dessen Wirkung sich nach dem Verfahrensrecht des Gerichtsor-tes - hier nach deutschem Recht - richtet.

2. Der Rechtsnachfolger in das so lizenzierte Patent ist mangels gesetzlicher Normierung und wegen fehlender Publizität nicht an ein solches Stillhalteab-kommen gebunden. Auch § 15 Abs. 3 PatG findet auf derartige, kein positives Benutzungsrecht gewährende Klauseln keine Anwendung.

3. Ein nach Schluss der mündlichen Verhandlung und nach Einreichung eines nachgelassenen Schriftsatzes, aber vor Ablauf des gem. § 283 ZPO gewährten Schriftsatznachlasses nach Title 11 Chapter 7 des United States Code gestellter Insolvenzantrag führt ausnahmsweise dann nicht zur Unterbrechung des Verfahrens, wenn dessen Einführung durch den Gegner nur dazu dient, einem ungünstigen Urteil zu entgehen.

4. Im Rahmen des Anspruchs auf Rückruf/Entfernung gem. § 140a Abs. 3 PatG kann der Verletzte dem Verletzer keine konkreten Vorgaben hinsichtlich der von diesem zu ergreifenden Maßnahmen machen. Patentverletzende Gegenstände, die sich schon bei privaten oder gewerblichen Endabnehmern befinden, sind von der Vorschrift nicht umfasst, da sie sich nicht mehr in "den Vertriebswegen" befinden.

Tenor

I. Die Beklagten werden verurteilt,1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland eineEinrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend:- ein Leitungsmittel zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson;- ein Mittel, um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;- ein Mittel zum Erhöhen des Druckes in dem Mund auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und- ein Mittel zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen,anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;2. der Klägerin unverzüglich schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 16. Juni 2004 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, insbesondere unter Angabea) der Herstellungsmengen und -zeiten,b) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,c) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie de Namen und Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,d) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, undf) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns,sowie zum Nachweis der Angaben zu b) und c) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen;3. die im Besitz oder Eigentum der Beklagten zu 1) und/oder zu 2) befindlichen, unter Ziffer I.1 bezeichneten Einrichtungen zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben; und4. die unter Ziffer I. 1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Einrichtungen aus den Vertriebswegen zurückzurufen und - soweit sie seit dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangt sind - endgültig zu entfernen, soweit es sich bei den Dritten nicht um Endverbraucher handelt.II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aufgrund seit dem 16. Juni 2004 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird.III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.IV. Die Beklagten tragen die Kosten des Verfahrens.V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von700.000,00 Euro (Unterlassung)je 20.000,00 Euro (Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Entfernung)100.000,00 Euro (Vernichtung)120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages (Kosten)

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Frage einer Verletzung des Europäischen Patents EP 0 892 926 B2 durch die Beklagte, sowie die über die aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Unterlassungs-, Auskunfts- und Rechnungslegungs-, Vernichtungs-, Rückruf- und Entfernungs- sowie Schadensersatzfeststellungsansprüche.

Die Klägerin, die im Oktober 2006 ihre Firma von [K.] zu [K.] geändert hat, stellt medizinische Geräte zum hochempfindlichen Nachweis von Stickstoffmonoxid (NO) in der Atemluft her und vertreibt diese. Die Beklagte zu 1 ist ein [ Nationalität ] Unternehmen der Medizinproduktindustrie mit Fokus auf Atemwegserkrankungen und vertreibt ihre Produkte u.a. in Europa und den USA. Die Beklagte zu 2 ist ein Tochterunternehmen der Beklagten zu 1 und in den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland eingebunden, der Beklagte zu 3 ist der alleinige Vorstand der Beklagten zu 2. Die Beklagten vertreiben u.a. in der Bundesrepublik Deutschland - auch über das Internet unter [ URL ] - das Gerät [A.] zur Bestimmung von Stickstoffmonoxid in der menschlichen Atemluft (Auszug aus der deutschen Gebrauchsanweisung in Anlage [&]) sowie das Gerät [B.] mit gleicher Zielsetzung (Auszug aus dem deutschen Handbuch in Anlage [&]), nachfolgend als angegriffene Ausführungsformen bezeichnet.

Die Klägerin ist Inhaberin des Europäischen Patentes EP 0 892 926 B2 (im Folgenden: Klagepatent) betreffend Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Bestandteilen in von Menschen ausgeatmeter Luft, das unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 09.04.1996 am 09.04.1997 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 26.06.2002. Obwohl die Beklagte zu 1 ihren Einspruch gegen das Klagepatent beim Europäischen Patentamt wieder zurückzog, entschied die Einspruchsabteilung, das Verfahren von Amts wegen fortzusetzen, was dazu führte, dass das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde. Die geänderte Europäische Patentschrift wurde am 06.12.2006 veröffentlicht. Die Patentschrift liegt in Anlage [&] vor. Das Klagepatent wurde u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft. Die deutsche Übersetzung der Europäischen Patentschrift mit der Veröffentlichungsnummer DE 697 13 581 T3 liegt als Anlage [&] vor. Die Beklagten haben mit Schriftsatz vom 30.09.2009 Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents beim Bundespatentgericht eingereicht (Anlage [&] nebst dortigen Anlagen in Anlage [&]).

Die Klägerin stützt ihre Klage auf eine Verletzung der selbstständigen Ansprüche 1 und 11 sowie der Unteransprüche 2, 4, 7, 8, 12, 14, 16 und 17.

Anspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

Verfahren zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend folgende Schritte:

- die Versuchsperson wird veranlasst, in eine um Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung in einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

- der Druck im Mund wird auf ein Niveau angehoben, das ausreichend ist, um das Velum (Gaumensegel) der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

- das Niveau von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems wird gemessen, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen.

und im englischen Originalwortlaut:

A method for measuring components of exhaled breath of a subject, comprising the steps of:

causing the subject to exhale into an appropriate apparatus for receiving exhaled breath at a substantially constant flow rate;

increasing the pressure in the mouth to a level sufficient to cause the velum of the subject to close an isolate the nasopharynx during exhalation;

and

measuring the level of one or more components of the collected exhaled breath, wherein the one or more components include nitric oxide.

Anspruch 11 lautet in der deutschen Übersetzung:

Einrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend:

- ein Leitungsmittel (12) zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson;

- ein Mittel (28), um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

- ein Mittel (26) zum Erhöhen des Druckes in dem Mund auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

- ein Mittel (16) zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponenten des gesammelten ausgeatmeten Atems, wobei die eine oder mehreren Komponenten Stickoxid einschließen.

und im englischen Originalwortlaut:

Apparatus for measuring components of exhaled breath of a subject, comprising:

conduit means (12) for receiving the exhaled breath of the subject;

means (28) for causing the subject to exhale into the conduit means at a substantially constant flow rate;

means (26) for increasing the pressure in the mouth to a level sufficient to cause the velum of the subject to close and isolate the nasopharynx during exhalation;

and

means (16) for measuring the level of one or more components of the collected exhaled breath, wherein the one or more components include nitric oxide.

Hinsichtlich des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift und des Wortlauts der Unteransprüche wird auf die Klagepatentschrift und deren Übersetzung verwiesen.

Aufgrund vorangegangener Rechtsstreitigkeiten schlossen die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Firma [X.] sowie die Beklagte zu 1 am 29.08.2003 einen umfangreichen, in Anlage [&] vorliegenden Vergleich mit der Überschrift NON-EXCLUSIVE LICENSE AND SETTLEMENT AGREEMENT, der in seiner Ziffer 4 folgenden Passus beinhaltete:

4. Covenant Not To Sue.

4.1 [X.] hereby covenants that it shall not sue [K.] or [K.]´s customers, distributors, or any person or entity licensed by [K.] under the [K.] Patents (an [K.] Licensee) for infringement of the [Erfindername]s Patents. As evidence of the covenant not to sue, [X.] shall execute a letter in the form set forth in Exhibit A, which may be disclosed by counsel for [K.] to actual and potential customers and licensees of [K.] with a need to know.

Die Klägerin trägt vor,

die Klage sei zulässig, insbesondere sei sie nicht an den sogenannten Covenant Not To Sue aus dem von ihrer Rechtsvorgängerin am 29.08.2003 geschlossenen Vergleich gebunden. Die Klägerin sei nicht Partei dieses Vertrages und auf dessen Auslegung sei deutsches Sachrecht anwendbar. Bei der Klausel unter 4.1 handele es sich - auch nach dem nicht anwendbaren US-Recht - nur um ein sogenanntes pactum de non petendo und nicht um die Gewährung einer Lizenz. Dieses wirke auch nach dem US-Recht nicht gegenüber der Klägerin, was die Beklagte zu 1 auch gewusst habe, da sie sich in Klausel 7.4 des Vertrages eben wegen dieses Risikos gerade eine weitere Abstandszahlung durch die Rechtsvorgängerin der Klägerin habe einräumen lassen. Selbst wenn man aber der Ansicht der Beklagten folge, bei der Klausel 4.1 handele es sich um eine Lizenz, sei nach dem Schutzlandprinzip deutsches Recht und hier § 15 Abs. 3 PatG anzuwenden, der für sogenannte negative Lizenzen - wie die hier vorliegende - nicht gelte, sodass eine Bindung der Klägerin ausscheide.

Die angegriffenen Ausführungsformen machten von allen Merkmalen der Ansprüche 1 und 11 wortsinngemäßen Gebrauch. Insbesondere sei auch Merkmal 3 verwirklicht, da das Patent gerade nicht verlange, dass der Patient bewusst und gewollt die Strömungsgeschwindigkeit konstant halten müsse. Eine patentgemäße Veranlassung liege auch dann vor, wenn - wie bei den angegriffenen Ausführungsformen - ein Teil des Produktes - dort der Dynamic Flow Regulator - die Strömungsgeschwindigkeit der Ausatemluft konstant halte. Der Patentanspruch werde weder durch die in der Beschreibung genannten Ausführungsbeispiele eingeschränkt, noch könne dieser unter seinen Wortlaut ausgelegt werden. Aus der Beschreibung gehe hervor, dass die Strömungsgeschwindigkeit sowohl durch die Variable Druck als auch durch die Variable Widerstand beeinflusst werden könne, feste Ausatmungswiderstände seien weder der Beschreibung noch dem Wortlaut zu entnehmen. Da zwischen den Parteien unstreitig sei, dass der Dynamic Flow Regulator in den angegriffenen Ausführungsformen bewirke, dass die Person mit einer Strömungsrate von 50 ml pro Sekunde (+/- 5 ml pro Sekunde) ausatme, sei Merkmal 3 erfüllt.

Das Klagepatent werde sich auch auf die Nichtigkeitsklage der Beklagten hin als rechtsbeständig erweisen. Das [&] Manual (Anlage [&] der Anlage [&]) stelle schon keinen Stand der Technik dar, jedenfalls werde eine Offenbarung vor dem Prioritätsdatum 09.04.1996 bestritten. Die [ Erfindername ] Abstracts vom April 1995 (Anlage [&] und [&] aus Anlage [&]) seien nicht neuheitsschädlich, insbesondere werde dort das Veranlassen des Ausatmens der Versuchsperson mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit nicht vorweggenommen. Zudem seien diese Abstracts sowohl im Erteilungs- als auch im Einspruchsverfahren gewürdigt worden. Die offenkundige Vorbenutzung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, nämlich des [&] Analysers in drei Krankenhäusern im Vereinigten Königreich werde bestritten, zudem seien nicht alle Merkmale der Patentansprüche dargelegt worden. Die Lehre des Klagepatents sei auch erfinderisch, insbesondere lege der [Name]-Artikel vom März 1996 (Anlage [&] aus Anlage [&]) die patentgemäße Lehre nicht nahe, da es dort allein um ein Verfahren zur qualitativen Messung von nasalem Stickoxid und nicht von ausgeatmetem NO aus den unteren Atemwegen unter Ausschluss von nasalem NO gehe.

Die Klägerin b e a n t r a g t:

I.1. wie erkannt mit folgenden Ergänzungen:

insbesondere,

- einschließlich eines Mittels, das ein Feedback zur Verfügung stellt, um die Versuchsperson zu unterstützen, um einen relativ konstanten Druck oder eine Strömungsgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten,

[Klagepatent, Anspruch 12 / Anspruch 2]

insbesondere,

- in welcher die Strömungsgeschwindigkeit niedriger als 80 ml/s ist,

[Klagepatent, Anspruch 14, Anspruch 4]

insbesondere,

- außerdem aufweisend einen Strömungswiderstand zum Aufrechterhalten der im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit,

[Klagepatent, Anspruch 16 / Anspruch 7]

insbesondere,

- außerdem aufweisend ein Mittel, das der Versuchsperson eine Istwertanzeige (unmittelbare Anzeige) des Drucks zur Verfügung stellt, um die Versuchsperson dazu anzuhalten, einen konstanten Druck aufrecht zu erhalten,

[Klagepatent, Anspruch 17 / Anspruch 8]

I.2. u. 3. wie erkannt.

I.4. die unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Einrichtungen aus den Vertriebswegen

a) zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Einrichtungen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil eine Verletzung des Klageschutzrechts (EP 0 892 926 B2 / DE 697 13 581 T2) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Mittel an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Einrichtungen eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird; und

b) endgültig zu entfernen, indem die Beklagten diese Erzeugnisse entweder wieder an sich nehmen und mit ihnen gemäß Ziffer I.3 verfahren oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlassen.

II. wie erkannt

Die Beklagten b e a n t r a g e n,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur erstinstanzlichen Entscheidung in dem von der Beklagten gegen das Klagepatent angestrengten Nichtigkeitsverfahren auszusetzen,

das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären, ggf. gegen Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft, notfalls den Beklagten zu gestatten, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung, die auch in Form einer Bankbürgschaft erbracht werden kann, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

Die Beklagten tragen vor,

auch die Klägerin sei als Rechtsnachfolgerin der Firma [X.] an Ziffer 4.1 des Vergleichs vom 29.08.2003 gebunden. Da diese Klausel nach US-amerikanischem Recht nicht nur ein Stillhalteabkommen enthalte, sondern auch ein positives Benutzungsrecht gewähre, sei es unerheblich, welches Sachrecht anwendbar sei. Bei Anwendbarkeit deutschen Rechts gelte für die positive Lizenz ohnehin der Sukzessionsschutz des § 15 Abs. 3 PatG, bei richtiger Auslegung dieser Norm vor dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte sei diese aber auch auf negative Lizenzen anzuwenden. Nach richtiger Auffassung finde aber US-amerikanisches Recht Anwendung, wonach die Rechtsvorgängerin der Klägerin das Patent nur in dem Umfang auf die Klägerin habe übertragen können, in dem es ihr selbst noch zustand, also gekürzt um die Klagbarkeit gegen die Beklagte zu 1 und deren Tochterunternehmen.

Eine Patentverletzung liege nicht vor, insbesondere werde Merkmal 3 durch die angegriffenen Ausführungsformen nicht verwirklicht. Der dort verbaute Durchflussregler (Dynamic Flow Control) halte unabhängig von der Mitwirkung des Patienten die Strömungsgeschwindigkeit von 50 ml/s (+/- 5 ml/s) konstant, indem er den Widerstand je nach dem vom Patienten ausgeübten Druck variabel verändere. Solange der Patient den Druck zwischen 10 und 20 cm H 2 O (entspricht 7,4 bis 15,7 mm Hg) halte, übernehme der Durchflussregler die Einrichtung einer konstant bleibenden Strömungsgeschwindigkeit. Da das Patent aber in seiner Beschreibung einerseits davon ausgehe, dass der Widerstand festgelegt sei, andererseits sich die Strömungsgeschwindigkeit aus dem Quotienten von Druck und Widerstand errechne, verlange Merkmal 3 mit der Veranlassung der Versuchsperson vom Patienten, dass dieser bewusst den Druck konstant halte, weil nur so eine konstante Strömungsgeschwindigkeit zu erreichen sei. Bei den angegriffenen Ausführungsformen liege demgemäß kein patentgemäßes Veranlassen vor, da der vom Patienten ausgeübte Druck bis zu 100 Prozent (zwischen 10 und 20 cm H 2 O) schwanken könne, das Patent aber nur dann von einem im Wesentlichen gleichbleibenden Druck ausgehe, wenn dieser um maximal 10 Prozent nach unten oder oben abweiche.

Jedenfalls seien Ansprüche hinsichtlich des Produktes [A.] verjährt, da die Klägerin spätestens seit 13.06.2002 von dessen In-Verkehr-Bringen Kenntnis habe, wie eine E-Mail der Klägerin vom selben Tage (Anlage [&]) zeige.

Das Patent werde sich auf die Nichtigkeitsklage hin als nicht rechtbeständig erweisen. Das USPTO sei hinsichtlich der Entgegenhaltung L39 für das parallele US-Patent 6 010 459 zu der Auffassung gelangt, dieses nehme den dortigen Patentgegenstand vollinhaltlich vorweg. Die Klägerin selbst sei es gewesen, die in ihrem US-Reexamination-Antrag des parallelen US-Patents vom 25.10.2006 gegenüber dem US-Patentamt die mögliche Neuheitsschädlichkeit vorgetragen habe, sodass sie sich im hiesigen Verfahren nicht auf die mangelnde Offenbarung der Schrift L39 vor dem Prioritätstag des Klagepatents berufen könne. Die Entgegenhaltungen [&] und [&] seien von der Einspruchsabteilung fälschlicherweise als nicht schädlich für die neu erteilte Fassung des Klagepatents bezeichnet worden, insbesondere offenbarten diese Entgegenhaltungen auch - jedenfalls implizit - das Merkmal 3. Zudem sei ein klagepatentgemäßes Produkt in Form des [&] Analysers in wenigstens drei Krankenhäusern im Vereinigten Königreich vor dem 09.04.1996 benutzt worden. Die Entgegenhaltung [&] zeige, dass eine Messung des Stickoxids im oberen Rachenraum zum Prioritätszeitpunkt schon bekannt gewesen sei, sodass es nur noch des keinen erfinderischen Schritt darstellenden Schlusses bedurft habe, die Analyse der Vorgänge auch auf den unteren Rachenraum zu übertragen.

Darüber hinaus habe die Klägerin am 30.03.2010 - und damit vor Ablauf der Frist zur Einreichung des nachgelassenen Schriftsatzes (§ 283 ZPO) - vor dem United States Bankruptcy Court of the Northern District of California einen freiwilligen Insolvenzantrag (Anlage [&]) nach Title 11 Chapter 7 des United States Code gestellt, sodass das Verfahren nach § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO unterbrochen sei und keine Entscheidung ergehen könne.

Die Klägerin erwidert hierauf, eine Unterbrechung sei nicht eingetreten, da der Rechtsstreit nicht die Insolvenzmasse betreffe.

Zur Vervollständigung des Tatbestandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12.02.2010 Bezug genommen.

Gründe

I. Zulässigkeit der Klage

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die Klägerin nicht durch Ziffer 4.1 des zwischen ihrer Rechtsvorgängerin und der Beklagten zu 1 am 29.08.2003 geschlossenen Vergleiches (Anlage B 8a) an der Durchsetzung ihrer Rechte gehindert.

1. Anwendbares Recht

a) Die Frage, welches Recht auf einen Lebenssachverhalt anwendbar ist, entscheidet sich nach den jeweils gültigen Kollisionsnormen. Die dort verwendeten Begriffe sind nach derjenigen Rechtsordnung auszulegen, der auch die Kollisionsnorm angehört, sodass Qualifikationsstatut danach regelmäßig die lex fori und damit das Recht des Gerichtsortes ist (vgl. Siehr , Internationales Privatrecht, 2001, § 49 II 3). Um allerdings auch dem deutschen Sachrecht nicht geläufige ausländische Lebenssachverhalte angemessen erfassen zu können, ist eine kollisionsnormgerechte Auslegung vonnöten (vgl. Siehr , a.a.O., § 49 II 4), die der Bundesgerichtshof (Urt. v. 19.12.1958 - IV ZR 87/58 - NJW 1959, 717) wie folgt umschreibt:

Die dem deutschen Richter dabei obliegende Aufgabe ist es, die Vorschriften des ausländischen Rechts, insbesondere wenn sie eine dem deutschen Recht unbekannte Rechtsfigur enthält, nach ihrem Sinn und Zweck zu erfassen, ihre Bedeutung vom Standpunkt des ausländischen Rechts zu würdigen und sie mit Einrichtungen der deutschen Rechtsordnung zu vergleichen. Aus der so gewonnen Grundlage ist sie den aus den Begriffen und Abgrenzungen der deutschen Rechtsordnung aufgebauten Merkmalen der deutschen Kollisionsnormen [&] zuzuordnen.

Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass die in Ziffer 4.1 des Vertrages vom 29.08.2003 (Anlage B 8a) enthaltene Klausel in die deutschen Kollisionsnormen der Art. 27 ff. EGBGB einzuordnen ist, da die ROM-I-Verordnung erst auf alle Schuldverträge, die nach dem 17.12.2009 geschlossen worden sind, und die ROM-II-Verordnung, dort insbesondere Art. 8, nur auf nach dem 11.01.2009 entstandene außervertragliche Schuldverhältnisse anwendbar ist (vgl. hierzu Palandt/ Thorn , BGB, 69. Auflage 2010, Vorbemerkung zu ROM I Rn. 1, Vorbemerkung zu ROM II Rn. 1).

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit für die funktionelle Qualifikation des covenant not to sue nicht ausschließlich auf US-amerikanisches Recht abzustellen (das nach den vorgelegten Privatgutachten zu einem positiven Benutzungsrecht im Sinne einer Lizenz und damit zur Anwendbarkeit des § 15 Abs. 3 PatG führen soll), andererseits ergibt sich entgegen der Ansicht der Klägerin die Anwendbarkeit deutschen Rechts nicht schon nach dem Territorialitätsprinzip, da die Klausel 4.1 bei einer kollisionsnormgerechten Auslegung vor dem Hintergrund deutscher Maßstäbe keine sachenrechtliche Verfügung über das absolute Recht des Patentes darstellt. Vielmehr handelt es sich dabei um einen schuldrechtlichen Prozessvertrag, da schon nach dem eindeutigen Wortlaut die Rechtsvorgängerin der Klägerin alleine auf die klageweise Geltendmachung der aus patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1 entstehenden Ansprüche verzichtet, ohne der Beklagten zu 1 gleichzeitig ein positives Benutzungsrecht einzuräumen. Dies steht auch im Einklang mit der Präambel E, in der von rights or benefits die Rede ist, mithin durchaus zwischen der Einräumung positiver Rechte und bloßer Vorteile (wie einem Klageverzicht) unterschieden wird. Vergegenwärtigt man sich weiter, dass die vertragsschließenden Parteien durchaus dort, wo sie tatsächlich eine Lizenz einräumen wollten - nämlich seitens der Beklagten zu 1 an die Rechtsvorgängerin der Klägerin bezüglich der [K.]-Patente (vgl. insoweit Ziffer 2 der Vereinbarung) - die Worte License oder Licensed Products verwendet haben, ist der in Ziffer 4.1 gewählte Wortlaut, ( that it shall not sue ) deutlich zurückhaltender und auch so zu verstehen. Vor dem Hintergrund der eindeutigen Klausel 8.10

No implied licenses are granted pursuant to the terms of this Agreement. No license rights shall be created by implication or estoppel.

kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass es sich bei der Klausel 4.1 lediglich um einen schuldrechtlichen Prozessvertrag handelt.

Damit richtet sich das anwendbare Recht nach Art. 27 Abs. 1 S. 1 EGBGB. Ausweislich Ziffer 8.13 des Vertrages haben die Parteien die Anwendung des Rechts des Bundesstaates Massachusetts der Vereinigten Staaten von Amerika vereinbart.

b) Die Vereinbarung der Anwendung US-amerikanischen Rechts führt allerdings nicht dazu, dass die lex causae außer für der Frage des Zustandekommens einer derartigen Vereinbarung auch für Zulässigkeit und Wirkung eines solchen Prozessvertrages ausschlaggebend wäre. Diese richten sich vielmehr nach der lex fori, d.h. dem Verfahrensrecht des Gerichtsortes (BGH, Urt. v. 17.05.1972 - VIII ZR 76/71 - NJW 1972, 1622; Urt. v. 23.10.1980 - III ZR 62/79 - WM 1981, 189) und damit nach dem Recht der Bundesrepublik. Derartige Stillhalteabkommen ( pacta de non petendo ) sind dem deutschen Recht nicht fremd. Sie führen grundsätzlich mangels Klagbarkeit zur Unzulässigkeit der Klage (BGH, Urt. v. 14.06.1998 - IV a ZR 180/88 - NJW-RR 1989, 1048).

2. Bindung der Klägerin

Allerdings ist die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Fa. [X.] nicht an diesen covenant not to sue gebunden, sodass die von ihr erhobene Klage gegen die Beklagten zulässig ist.

a) Zwar herrscht in Schrifttum und Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass Einzel- und Gesamtrechtsnachfolger an die gängigsten Prozessverträge - Schiedsvereinbarungen und Zuständigkeitsvereinbarungen - gebunden sind (für viele Geimer , Internationales Zivilprozessrecht, 5. Auflage 2005, Rn. 3816 u. 1723 m.w.N.), allerdings beziehen sich die hierzu ergangenen Entscheidungen allesamt auf Zessionare schuldrechtlicher Ansprüche aus Verträgen, die entweder eine Schiedsklausel (BGH, Urt. v. 02.03.1978 - III ZR 99/76 - NJW 1978, 1585; BGH, Urt. v. 20.03.1980 - III ZR 151/79 - NJW 1980, 2022; BGH; Urt. v. 13.01.2005 - III ZR 265/03 - NJW 2005, 1125), eine Prorogation (BayObLG, Beschluss v. 11.04.2001, 4 Z AR 29/01 - NJW-RR 2002, 359) oder tatsächlich ein pactum de non petendo (BGH, Beschluss v. 26.04.2002 - BLw 32/01 - VIZ 2002, 528) zum Gegenstand hatten. Begründet wurde dies nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, mit § 404 BGB, sondern unter Berufung auf das Reichsgericht damit, dass der jeweils abgetretene Anspruch schon mit der (damals) Schiedsklausel belastet gewesen sei, sodass er nur eingeschränkt um die Klagbarkeit gegenüber der Vertragspartei habe übertragen werden können (BGH, Urt. v. 02.03.1978, a.a.O.).

b) Die Kammer ist der Auffassung, dass sich diese Rechtsprechung nicht unbesehen auf die Übertragung absoluter Rechte und hier insbesondere des Klagepatentes von der Rechtsvorgängerin der Klägerin an diese übertragen lässt. Das deutsche Sachenrecht geht vom Grundsatz aus, dass die Belastung absoluter Rechte mit weiteren dinglichen Rechten über die einschlägigen Register publik zu machen ist, um die Bindung auch des Rechtsnachfolgers in die absoluten Rechte - vorbehaltlich eines gutgläubigen Erwerbs - mit der Registerpublizität zu rechtfertigen. An bloße schuldrechtliche Vereinbarungen ist der Rechtsnachfolger dagegen im Regelfall nicht gebunden. Hiervon macht das Gesetz nur in Einzelfällen, so z. B. über § 566 BGB eine Ausnahme. Um den jeweiligen Ausnahmecharakter dieser vom Grundsatz abweichenden Vorschriften zu wahren, muss es dort, wo der Gesetzgeber keine Notwendigkeit für ein Abweichen von sachenrechtlichen Prinzipien gesehen hat, bei der Relativität schuldvertraglicher Abreden trotz Übertragung des zugrundeliegenden absoluten Rechtes sein Bewenden haben.

c) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die ebenfalls als Ausnahmevorschrift gestaltete Regelung des § 15 Abs. 3 PatG, der die Sukzessionsfestigkeit von Lizenzen anordnet, nicht auf ein pactum de non petendo wie im vorliegenden Fall anwendbar (h.M., u. a. Ullmann in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 15 Rn. 111; OLG Karlsruhe, Urt. v. 25.02.1987 - 6 U 32/86, GRUR-Int. 1987, 788 - Offenendspinnmaschinen). Die vor allem von Bartenbach (Patentlizenz- und Know-How-Vertrag, 6. Auflage, 2007, Rn. 136) unter Verweis auf die Genese des § 15 Abs. 3 PatG vertretene gegenteilige Auffassung, nach der auch negative Lizenzen, d. h. bloße Klageverzichte ohne positives Benutzungsrecht unter den Schutzbereich der Vorschrift fallen sollen, lässt sich weder mit dem Wortlaut, der von Lizenz spricht, noch mit der Entstehungsgeschichte der Norm begründen. Anlass für die Einfügung des Absatzes 3 war die Entscheidung des BGH vom 23.03.1982 (KZR 5/81 - GRUR 1982, 411 - Verankerungsteil), in der der Bundesgerichtshof die Auffassung vertrat, dass eine vom ehemaligen Patentinhaber eingeräumte schuldrechtliche Lizenz nicht auch den Erwerber des Schutzrechtes binde. Zugrunde lag eine Klausel mit dem Wortlaut

Rö stellt K die Mitbenutzung eigener Schutzrechte und Entwicklungen auf dem Gebiet von Sicherheitsgurten nach dem Stand vom 31.03.1966 zur Verfügung.

wobei die Frage, ob damit ein positives Nutzungsrecht eingeräumt oder lediglich ein Verzicht des Patentinhabers auf die Geltendmachung von Verbietungs- und Ersatzansprüchen geregelt worden war, ausdrücklich offen gelassen worden war. Auf Empfehlung des Bundesrates vom 03.06.1985 (Drucksache 189/1/85) wurde daher vorgeschlagen, einen neuen Absatz 3 in § 15 PatG einzufügen, der damals auch noch auf die Erteilung einer Lizenz gerichtete Optionsrechte umfassen sollte. Die Gesetzesbegründung selbst (Drucksache 10/5720) nennt als Grund für die Einführung des heutigen Absatzes 3 alleine den Bestandsschutz des Erwerbers einer einfachen Lizenz. Wörtlich heißt es dort:

 Die einen Vorschlag des Bundesrates teilweise übernehmende Regelung der Drittwirkung, d. h. des Bestandsschutzes auch auf der sogenannten einfachen Patent- und Gebrauchsmusterlizenz in § 13 Abs. 3, soll die negativen Folgen eines Urteils des Bundesgerichtshofs beseitigen. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat durch Urteil v. 23.03.1982 (GRUR 1982, Seite 411 ff. - Verankerungsteil) entschieden, dass eine an einem Patent erteilte einfache Nutzungserlaubnis im Regelfall schuldrechtlicher Natur ist und daher den Erwerber des Patents nicht verpflichtet.

Dem kann entnommen werden, dass der Gesetzgeber alleine die positive Lizenz (Nutzungserlaubnis) dem Regime des § 15 Abs. 3 PatG unterstellen wollte. Ein weitergehender Wille, auch ein bloßes Stillhalteabkommen davon erfasst zu sehen, ist weder aus der Gesetzesbegründung selbst ersichtlich, noch hat sich dieses Ziel im Wortlaut niedergeschlagen, sodass § 15 Abs. 3 PatG als Ausnahmevorschrift zum allgemeinen sachenrechtlichen Grundsatz der Unabhängigkeit absoluter Rechte von schuldrechtlichen Verträgen eng auszulegen ist.

Nach alledem ist die Klägerin an der Geltendmachung ihrer Ansprüche durch Ziffer 4.1 des zwischen ihrer Rechtsvorgängerin und der Beklagten zu 1 geschlossenen Vertrages vom 29.08.2003 nicht gehindert. Die Klage ist zulässig.

II. Patentverletzung

Die Klage ist auch begründet.

Der Klägerin stehen gem. Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1, Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 9, 140a, 140b PatG, § 242 BGB wegen Verletzung des deutschen Teils des Europäischen Klagepatents die mit der Klage geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts-/Rechnungslegungs-, Vernichtungs-, Rückruf-/Entfernungs- sowie Schadensersatzfeststellungsansprüche gegen die Beklagten zu. Die von den Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland angebotenen und in Verkehr gebrachten angegriffenen Ausführungsformen der Gerätetypen [A.] und [B.] machen von Ansprüchen 1 und 11 des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch.

1. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Messung von Bestandteilen in von Menschen ausgeatmeter Luft.

Die Beschreibung referiert, die Diagnose von Erkrankungen durch eine Analyse des humanen Atemwegs werde schon seit längerem in der Medizin durchgeführt, wobei das Messen ausgeatmeter Substanzen als diagnostisches und prognostisches Werkzeug bei einer Vielzahl medizinischer Krankheitszustände nützlich sei. Im Stand der Technik sei daher die Erhöhung verschiedener Verbindungen bei Patienten mit Lungenkrebs im Atem festgestellt worden (US-Patent Nr. 477 255 9). Von besonderem Interesse sei hierbei das ausgeatmete endogene Stickoxid (NO), welches für die Diagnose und Überwachung der Lungenfunktion sowie verschiedener Lungenerkrankungen, wie entzündlicher Erkrankung der Luftwege oder bronchialem Asthma bedeutend sei. Im Stand der Technik seien daher eine Vielzahl von Systemen entwickelt worden (US-Patent Nr. 3.951.607: Gasanalysator, US-Patent Nr. 5.081.871 bzw. Nr. 5.042.501: Vorrichtung zum Messen des ausgeatmeten Atems von Kindern, US-Patent Nr. 4.734.777 für die Parallelanalyse von Metaboliten im menschlichen Urin und US-Patent Nr. 4.796.639 als Lungendiagnosesystem mit computerisierter Datenanalyse).

All diese hätten allerdings mit zwei Problemen zu kämpfen gehabt: Erstens habe sich herausgestellt, dass zum Erhalt repräsentativer Ergebnisse alleine die dem unteren Respirationstrakt entnommenen Substanzen gemessen werden sollten, da die oberhalb des weichen Gaumens (Velums) auftretenden aufgrund der dort vielfach höheren Konzentration z. B. von Stickoxid die Ergebnisse verfälschten. Die zur Eliminierung derartiger Nachteile verwandten Vorrichtungen, wie z.B. Nasenclips oder Mundstücke mit geringem Widerstand hätten nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt. Zweitens werde die Konzentration der zu messenden Substanzen, hier wieder vor allem des Stickoxids, durch die Ausatmungsströmungsrate stark (beinahe 35fach) verändert, da die Durchgangszeit im Luftweg und damit die Zeit, welche für eine NO-Aufnahme verfügbar sei, variiere. Um demgemäß bei Vergleichsgruppen repräsentative Ergebnisse zu erzielen, sei ein Mittel nötig, welches gleichmäßige konstante Strömungsraten bereitstelle.

Ausgehend von diesem Stand der Technik sei es Ziel der Erfindung, eine Technik zum Erhalt, zum Sammeln und zur Probenentnahme von Komponenten des humanen Atems bereitzustellen, welche einerseits eine Kontamination mit Substanzen aus dem oberen Respirationstrakt vermeide und andererseits die Ausatmungsströmungsrate derart kontrolliere, dass vergleichbare Ergebnisse geliefert würden. Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 1 sowie eine Vorrichtung mit nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst werden (Merkmalsanalysen in Anlagen [...] und [...]):

V1 Ein Verfahren zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend

V2 die Veranlassung der Versuchsperson in eine zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung auszuatmen

V3 die Veranlassung der Versuchsperson in die zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems geeignete Einrichtung mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

V4 die Anhebung des Drucks im Mund der Versuchsperson auf ein Niveau, das ausreichend ist, um das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

V5 die Messung des Niveaus von einer oder mehreren Komponente(n) des gesammelten ausgeatmeten Atems; wobei

V5.1 die eine oder mehreren Komponente(n) Stickstoffmonoxid einschließen;

[Anspruch 1]

E1. eine Einrichtung zum Messen von Komponenten des ausgeatmeten Atems einer Versuchsperson, umfassend

E2. ein Leitungsmittel (12) zum Aufnehmen des ausgeatmeten Atems der Versuchsperson:

E3. ein Mittel (28), um die Versuchsperson zu veranlassen, in das Leitungsmittel mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit auszuatmen;

E4. ein Mittel (26) zum Erhöhen des Drucks im Mund der Versuchsperson auf ein Niveau, das ausreichend ist, m das Velum der Versuchsperson zu schließen und den Nasopharynx während des Ausatmens zu isolieren; und

E5. ein Mittel (16) zum Messen des Niveaus von einer oder mehreren Komponente(n) des ausgeatmeten Atems; wobei

E5.1 der ausgeatmete Atem vor dem Messen gesammelt wird; und

E5.2 die eine oder mehreren Komponente(n) Stickstoffmonoxid einschließen;

[Anspruch 11]

2. Die angegriffenen Ausführungsformen machen auch von sämtlichen Merkmalen der Ansprüche 1 und 11 wortsinngemäßen Gebrauch.

a) Dies steht zwischen den Parteien hinsichtlich der Merkmale V1, V2, V4, V5 (Anspruch 1) und E1., E2., E4. und E5. (Anspruch 11) außer Streit und beruht nicht auf patentrechtlich falschen Anschauungen.

b) Entgegen der Ansicht der Beklagten sind auch die Merkmale V3 und E3. verwirklicht.

aa) Zutreffend stellen beiden Parteien darauf ab, dass Merkmal 3 hinsichtlich der dort genannten konstanten Strömungsgeschwindigkeit auf den ausgeatmeten Atem direkt beim Übergang vom Patienten zum Leitungsmittel und nicht auf eine weiter hinten im Produkt liegende Stelle Bezug nimmt. Der in den angegriffenen Ausführungsformen verbaute Durchflussregler (Dynamic Flow Control) befindet sich demgemäß unmittelbar hinter dem Patientenfilter und noch vor der sogenannten Pufferkammer, in der die Atemprobe zunächst gesammelt wird, wie nachfolgendes Schaubild verdeutlicht:

Weiter ist unstreitig, dass am Ausgang dieses Durchflussreglers eine Strömungsgeschwindigkeit von 50 ml/s bei einer Toleranz von 10 Prozent (+/- 5 ml/s) und damit eine im Sinne des Merkmals 3 im Wesentlichen konstante Strömungsgeschwindigkeit herrscht.

bb) Die Beklagten lesen das Merkmal der Veranlassung der Versuchsperson, das im englischen Originalwortlaut mit folgendem Passus umschrieben ist:

Means (28) for causing the subject to exhale into the conduit means at a substantially constant flow rate

so, dass der Patient selbst für die Einhaltung einer konstanten Strömungsgeschwindigkeit zuständig sei, diese gewissermaßen bewusst zu steuern habe. Zur Begründung wird auf den in Absatz 31 des Klagepatents beschriebenen Zusammenhang zwischen der Ausatemgeschwindigkeit, dem Druck und dem Widerstand, der sich in folgender Formel zusammenfassen lässt

Strömungsrate = Druck Widerstand

verwiesen. Da das Klagepatent nach Lesart der Beklagten von einem immer festen Widerstand ausgehe, könne eine konstante Strömungsrate nur durch einen konstanten Druck aufrechterhalten werden, der naturgemäß alleine im Verantwortungsbereich des Patienten liege.

In der Tat finden sich in der Beschreibung der Erfindung und der Ausführungsbeispiele mehrere Stellen, die entweder einen festen Widerstand oder eine aktives Tun der Versuchsperson hinsichtlich der Kraft ihrer Ausatmung zum Gegenstand haben. So heißt es in Absatz 15

& und das Subjekt die Kraft der Ausatmung so einstellt, dass ein konstanter Druck aufrechterhalten wird. Der konstante Druck und der feste Widerstand führen zur Stabilisierung der Ausatmungsströme&,

in Absatz 16

& sodass das Subjekt die Kraft des Ausatmens so einstellen kann, dass ein konstanter Druck aufrechterhalten wird.,

in Absatz 25

In dem feste Ausatmungswiderstände in den Ausatmungsast eines Testkreislaufs eingeführt werden.,

in Absatz 26

Es ist jedoch möglich, bei jeder Strömungsrate gemäß den spezifischen klinischen Erfordernissen durch Variieren der Druck-/Strömungskennzeichen des Atmungskreislaufs, z. B. bei Kindern zu messen, solange die Konfiguration solcher Ausführungsformen konstant gehalten wird. [&] Es ist anzumerken, dass die Erzeugung der verschiedenen niedrigen Strömungsraten nur mit festgelegten Ausatmungswiderständen möglich ist.,

in Absatz 28

& sodass das Subjekt die Kraft seines oder ihrer Ausatmung anpassen kann, um einen konstanten Druck in der Leitung aufrechtzuerhalten.,

in Absatz 29

Falls ein Subjekt den Druck leicht verändert, &

und in Absatz 39

Während der Ausatmung überwacht das Subjekt den Druck in der Leitung 12 und stellt die Kraft seiner oder ihrer Ausatmung so ein, dass der Druck vorzugsweise auf dem selben Niveau, oder zumindest im Wesentlichen auf dem gleichen Niveau, d. h. mit nicht mehr als ungefähr +/- 5 Variation aufrechterhalten wird.

Vor dem Hintergrund dieser Beschreibungsstellen sei daher vom Anspruchswortlaut für die Veranlassung der Versuchsperson gefordert, dass diese selbst die Strömungsgeschwindigkeit über einen konstanten Druck auf gleichem Niveau halte. Da bei der angegriffenen Ausführungsform alleine der Durchflussregler für die konstante Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich zeichne, indem er - solange das Subjekt seinen Druck in einem Spektrum von 10 bis 20 cm H 2 O halte - durch einen - anders als im Patent vorgesehen - variablen Widerstand die Strömungsrate bei 50 ml/s halte, werde dort die Versuchsperson gerade nicht zum Ausatmen mit einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit veranlasst.

cc) Wie der Durchschnittsfachmann das Merkmal der Veranlassung versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch (§ 14 S. 1 PatG) aus dem technischen Zusammenhang seiner Merkmale, sowie aus dem Inhalt der Beschreibung und Zeichnungen (§ 14 S. 2 PatG). Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich also an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck eines Merkmals, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzte Worte und Begriffe - nicht die philologische oder logisch wissenschaftliche Begriffsbestimmung - entscheidend, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Dabei schränken die Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein. Ein Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig; dies gilt insbesondere, wenn der Beschreibung eine Schutzbegrenzung auf bestimmte Ausführungsformen nicht zu entnehmen ist (vgl. Scharen in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 14 Rn. 24, 25). Grundsätzlich muss eine Auslegung unter den Wortlaut die Ausnahme bleiben und kommt eine Einschränkung der Patentansprüche nur dann in Betracht, wenn eine abweichende Bedeutung nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift eindeutig ist oder wenn der Beschreibung eine ausdrückliche Schutzbegrenzung zu entnehmen ist (Scharen, a.a.O.). Dies trifft nach Auffassung der Kammer auf den vorliegenden Fall nicht zu:

±) Auszugehen ist gem. Art. 70 Abs. 1 EPÜ zunächst vom englischen Originalwortlaut, der von Means for causing the subject to exhale spricht und eher darauf hindeutet, dass das Patent jedenfalls auch die angesprochenen Mittel für verantwortlich hält, bei der Versuchsperson eine konstante Ausatemgeschwindigkeit hervorzurufen. Schon dem Wortlaut lässt sich daher nicht eine Beschränkung alleine auf ein bewusstes und allein von der Versuchsperson gesteuertes Ausatemverhalten ohne jegliche Einflussnahmemöglichkeit der in den Patentansprüchen angesprochenen Mittel entnehmen.

²) Darüber hinaus ist auch die Beschreibung nicht derart eindeutig, dass daraus gefolgert werden könnte, die Patentansprüche 1 und 11 seien auf eine vom Patienten selbst herbeigeführte und überwachte konstante Strömungsgeschwindigkeit beschränkt. Zum einen werden nahezu alle der oben unter bb) zitierten Stellen mit den Worten vorzugsweise (so zum Beispiel Absätze 15, 16 und 39) oder zum Beispiel (so Absatz 28) eingeleitet oder finden sich unter der Überschrift Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform, sodass schon deshalb eine Einschränkung des weiter gefassten Wortlauts des Merkmals 3 ausscheidet. Zum anderen finden sich auch mehrere Stellen, die der Auslegung, wie sie von der Beklagten favorisiert wird, widersprechen:

So findet sich in Abschnitt 27 der Passus

 Mittel zum Erhöhen des Drucks in dem Mund der Person während der Ausatmung, um das Velum zu schließen und dadurch den Nasopharynx und die Nasenhöhle zu isolieren und eine im Wesentlichen konstante Strömungsrate der ausgeatmeten Luft der Person aufrechtzuerhalten ,

woraus deutlich wird, dass auch das Patent die Möglichkeit offenhält, dass nicht alleine der Patient für die Aufrechterhaltung der konstante Strömungsgeschwindigkeit verantwortlich sein muss, sondern dies durch besagte Mittel bewerkstelligt werden kann.

Darüber hinaus zeigt Absatz 15

 Die konstante Strömungsrate kann durch ein Widerstandsmittel, das mit der Aufnahmevorrichtung für den ausgeatmeten Atem verbunden ist, z. B. durch Verbinden oder Einführen eines Mittels zum Erhöhen des Ausatmungswiderstands erreicht werden .,

dass das Patent, das in Absatz 31 den formelmäßigen Zusammenhang zwischen Strömungsrate, Druck und Widerstand lehrt, die Variation des Ausatmungswiderstandes als eine - aber eben nicht als alleinige - Möglichkeit begreift, die konstante Strömungsrate aufrechtzuerhalten.

Dem steht auch nicht die von der Beklagten herangezogene Passage in Absatz 26 entgegen die fordert,  die Konfiguration solcher Ausführungsformen konstant [zu halten] . Denn dort wird zwar zur Herbeiführung vergleichbarer Ergebnisse innerhalb verschiedener Versuchsgruppen postuliert, dass die  Erzeugung der verschiedenen niedrigen Strömungsraten nur mit festgelegten Ausatmungswiderständen möglich  sei, dies bedeutet allerdings nach Auffassung der Kammer nicht, dass das Patent allein den Druck in obengenannter Gleichung als Variable begreift und immer von einem festen, d.h. während des Ausatemvorgangs unveränderlichen Widerstand ausgeht. Die Festlegung eines Ausatmungswiderstandes innerhalb einer Vergleichsgruppe dient lediglich der Erzeugung vergleichbarer Strömungsraten und meint damit nicht einen immer gleichbleibenden, in seiner Höhe unveränderlichen Widerstand. Einer solchen Lesart widerspricht auch die Aufnahme der in Absatz 31 niedergelegten Formel Strömungsrate = Druck / Widerstand , denn dem Fachmann ist damit klar, dass die in Merkmal 3 postulierte und für eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse essentielle konstante Strömungsgeschwindigkeit sowohl durch die Variable Druck als auch durch die Variable Widerstand erreicht werden kann. Eine Beschränkung auf erstere lässt sich weder dem Wortlaut des Anspruchs noch der Beschreibung entnehmen.

³) Damit machen aber auch die angegriffenen Ausführungsformen von Merkmal 3 Gebrauch, da die Strömungsgeschwindigkeit am Ausgang des Dynamic Flow Regulators unstreitig bei 50 ml/s (+/- 5 ml/s) und damit auch im Sinne des Klagepatents im Wesentlichen konstant (vgl. hierzu Absatz 29 und 31) ist.

III. Keine Aussetzung

Der Rechtsstreit ist auch nicht nach § 148 ZPO auf Antrag der Beklagten im Hinblick auf die zum Bundespatentgericht erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen.

a) Die Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits steht im Ermessen des Gerichts und kommt nach ständiger Rechtsprechung nur dann in Betracht, wenn die Beklagten im Verletzungsrechtsstreit vortragen, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für die fehlende Rechtsbeständigkeit des Klagepatents gegeben ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klagepatents genügt ebenso wenig, wie die einfache Wahrscheinlichkeit, wenn sie lediglich aufgrund summarischer Prüfung bejaht wird. Im Hinblick darauf, dass es sich um ein geprüftes Schutzrecht handelt und der Verletzungsrichter vom Rechtsbestand des erteilten Patents auszugehen hat, ist eine große Zurückhaltung hinsichtlich der Aussetzung geboten, damit nicht auf diesem Wege praktisch eine Suspendierung des dem Patentinhaber mit der Patenterteilung verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird (vgl. Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Auflage 2006, § 139 Rn. 107 m.w.N.).

b) Auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten zum Rechtsbestand des Klagepatents im vorliegenden Patentverletzungsverfahren und in Abwägung der Interessen der Klägerin an einer Entscheidung über ihre Verletzungsklage und der Beklagten an einer Aussetzung, haben diese keine Gründe dargetan, die die Kammer annehmen lassen, dass das Bundespatentgericht das Klagepatent mit hoher Wahrscheinlichkeit vernichten wird.

aa) Soweit die Beklagten das mit Anlage [...] zu Anlage [...] vorgelegte und mit dem Wort Draft versehene Instruction Manual [...] als neuheitsschädlich einführen, ist zwischen den Parteien schon streitig, ob dieses tatsächlich zum Stand der Technik gehört, d.h. ob es der Öffentlichkeit bereits vor dem Prioritätszeitpunkt des Klagepatents (09.04.1996) zugänglich war. Zwar findet sich auf Seite 23 die Angabe [...] March 1996, allerdings folgt daraus noch nicht zwangsläufig eine neuheitsschädliche Offenbarung. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der seitens der Beklagten bemängelten Verfahrensweise der Klägerin, die in ihrem eigenen US-Reaxamination-Antrag zum parallelen US-Patent mit der Endziffer 459 vom 25.10.2006 gegenüber dem US-Patentamt zu eben jenem Manual (Anlage [...]) mitgeteilt habe, sie gehe davon aus, dass es bereits vor dem 09.04.1996 der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei. Die wegen des streitigen Vortrags zur Frage, ob die Anlage [...] zum Stand der Technik gehört oder nicht vor dem Bundespatentgericht notwendig werdende Beweisaufnahme hat für die hiesige zur Entscheidung über den Verletzungsrechtsstreit berufene Kammer - auch vor dem Hintergrund des weitergehenden Vortrags im nachgelassenen Schriftsatz vom 10.4.2010 - jedenfalls zur Folge, dass die Vernichtung des Klagepatents nicht hoch wahrscheinlich, sondern - je nach Ausgang der Beweisaufnahme - allenfalls möglich ist.

bb) Gleiches gilt hinsichtlich der streitigen offenkundigen Vorbenutzung des der Anlage [...] zugrundeliegenden Produktes [...], da auch hier die Frage, ob ein derartiges Produkt mit den Merkmalen des Klagepatents bereits vor dem Prioritätsdatum in drei Krankenhäusern im Vereinigten Königreich Benutzung gefunden hat oder nicht, zwischen den Parteien streitig und daher wohl im Rahmen einer Beweisaufnahme vor dem Bundespatentgericht zu klären ist. Daran ändert auch der weitere Vortrag der Beklagten hierzu im nachgelassenen Schriftsatz vom 1.04.2010 nichts.

cc) Die ebenfalls als neuheitsschädlich bezeichneten sogenannten [ Erfindername ]-Abstracts (Anlage [...] und [...] zu Anlage [...]) wurden ausweislich der Patentrolle im Einspruchsverfahren geprüft und für nicht neuheitsschädlich gehalten, sodass schon deshalb eine Aussetzung fernliegt. Bezeichnenderweise müssen sich die Beklagten auch auf eine implizite Offenbarung des Merkmals 3 zurückziehen, da von einer konstanten Ausatemgeschwindigkeit in diesen Entgegenhaltungen nicht die Rede ist.

Die Kammer sieht auch keine Anzeichen dafür, dass die Entgegenhaltung [...] (zu Anlage [...]), d.h. der Artikel von [&] Management of Nitric Oxid in human nasale airway die Erfindungshöhe des Klagepatents in Frage stellt. Dort geht es allein um die Messung von Stickoxid im oberen Respirationstrakt, sodass die Kammer nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen kann, dass die Messung des Stickoxids im unteren Respirationstrakt unter gleichzeitigem Ausschluss der Substanzen aus dem oberen Nasen- und Rachenraum unter Einhaltung einer im Wesentlichen konstanten Strömungsgeschwindigkeit in der Entgegenhaltung [...] bereits nahegelegt ist. Gründe für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§ 156 ZPO) sind auch unter Berücksichtigung des nachgelassenen Schriftsatzes vom 1.04.2010 nicht ersichtlich.

IV. Keine Unterbrechung durch Insolvenzverfahren

Das Verfahren ist auch nicht gem. § 352 Abs. 1 Satz 1 InsO wegen des von der Klägerin am 30.03.2010 vor dem United States Bankruptcy Court of the Northern District of California freiwillig gestellten Insolvenzantrages (Anlage [...]) nach Title 11 Chapter 7 des United States Code unterbrochen. Hierbei kann die Kammer dahinstehen lassen, ob es sich bei dem Verfahren nach Chapter 7 ( Liquidation under the Bankruptcy Code ) um ein nach § 343 Abs. 1 InsO anerkennungsfähiges Insolvenzverfahren handelt, insbesondere ob der nach § 362 Bankruptcy Code (B.C.) mit Einreichung des Insolvenzantrages eintretende automatic stay auch für Aktivprozesse des Schuldners gilt, was angesichts des Wortlautes der Norm (jeweils against the debtor ) zweifelhaft erscheint (vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom 13.10.2009 - X ZR 79/06 - NZI 2009, 859 im Rahmen eines Reorganization -Verfahren nach Chapter 11).

Denn auch wenn die herrschende Meinung (Zöller/ Greger , ZPO, 28. Aufl. 2010, § 249 Rn. 8; Musielak/ Stadler , ZPO, 7. Aufl. 2009, § 249 Rn. 6; MüKo/ Gehrlein , ZPO, 3. Aufl. 2008, § 249 Rn. 23) von dem in § 249 Abs. 3 ZPO niedergelegten Grundsatz, dass eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung eintretende Unterbrechung die Verkündung einer Entscheidung nicht hindert, für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach Schluss der mündlichen Verhandlung aber vor Ende einer nach § 283 ZPO gewährten Nachschubfrist alleine wegen § 249 Abs. 1 ZPO (kein Fristablauf bei Unterbrechung) eine Ausnahme machen will, kann dies jedenfalls im vorliegenden Rechtsstreit nicht gelten. Zwar erfolgte die Stellung des Insolvenzantrages (was ausreicht, BGH, a.a.O.) ausweislich Anlage [...] am 30.03.2010 um 16.28 Uhr Ortszeit und damit vor Ablauf der mit Beschluss vom 30.03.2010 (As. 300) auf 1.04.2010 verlängerten Nachschubfrist, allerdings war die mündliche Verhandlung zu diesem Zeitpunkt nicht nur bereits geschlossen, sondern konnte die (den Insolvenzantrag stellende) Klägerin auch keinen berücksichtigungsfähigen Vortrag mehr halten, da nur der Beklagten ein Schriftsatznachlass (§ 283 ZPO) gewährt worden war. Diesen hat sie mit Einreichung des immerhin 62 Seiten umfassenden Schriftsatzes vom 1.04.2010 (As. 302ff.) auch ausgeschöpft, weshalb sie sich nun nicht mehr mit dem - rein formalen - Argument, die ihr eingeräumte und von ihr in Anspruch genommene (noch gut 23 Stunden dauernde) Frist könne wegen § 249 Abs. 1 ZPO nicht mehr ablaufen, dem für sie ungünstigen Urteil entziehen kann. Diese Rechtsfolge steht auch in Einklang mit dem Zweck der §§ 240 ZPO, 352 InsO, die dem Insolvenzverwalter wegen des Wechsels in der Prozessführungsbefugnis ausreichend Bedenkzeit hinsichtlich des weiteren Vorgehens in einem Rechtsstreit des Insolvenzschuldners einräumen (vgl. Zöller/ Greger , a.a.O., § 240 Rn. 1), nicht aber den - unterliegenden - Gegner begünstigen wollen.

Da zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung die ordnungsgemäße anwaltliche Bevollmächtigung nicht gerügt und daher gem. § 88 Abs. 2 ZPO vom Gericht nicht zu prüfen war, greift die erstmals mit Schriftsatz vom 9.04.2010 (As. 376) erhobene Rüge ebenfalls nicht durch. Mangels Unterbrechung ist die am 21.04.2010 erklärte Aufnahme des Rechtsstreits durch die Insolvenzverwalterin gegenstandslos.

V. Rechtsfolgen

1. Da die von den Beklagten angebotenen und in Verkehr gebrachten angegriffenen Ausführungsformen von allen geltend gemachten Ansprüchen des Klagpatents wortlautgemäßen Gebrauch machen, verletzen die Beklagten das Klagepatent und sind nach § 139 Abs. 1 i.V.m. § 9 PatG zur Unterlassung zu verurteilen.

Auf eine Verletzung der Unteransprüche ist nicht einzugehen, weil die Entscheidung, sogenannte insbesondere-Anträge in den Urteilstenor aufzunehmen oder nicht, nach Auffassung der Kammer auf die materielle Reichweite des Tenors keinen Einfluss hat. So ist anerkannt, dass auf eine angeblich fehlerhafte Beurteilung von "insbesondere"-Anträgen keine der Parteien eine Berufung stützen kann; eine Verneinung der Verletzung von "insbesondere" geltend gemachten Unteransprüchen rechtfertigt für sich genommen auch keine Teilklageabweisung (Meier-Beck, GRUR 1998, 276, 277). Die Kammer geht deshalb weiterhin (vgl. Kammer, Urt. v. 25.7.2003 - 7 O 319/00, juris) davon aus, dass es in ihrem Ermessen liegt, ob sie geltend gemachte Merkmale von Unteransprüchen zur Konkretisierung des Verletzungsgegenstandes mit "insbesondere" in die Urteilsformel aufnimmt oder nicht. Eine solche Aufnahme ist hier nicht veranlasst, weil hier die Formulierung nach den Unteransprüchen nichts Wesentliches zu einer exakteren Bestimmung des Umfangs des Verbotstenors beitragen würde.

Da die Beklagte zur Unterlassung zu verurteilen ist, waren ihr gemäß § 890 ZPO die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.

2. Auf Antrag war durch Urteil weiterhin festzustellen, dass die Beklagten für die Verletzung des Klageschutzrechts der Klägerin Schadensersatz schulden.

a. Die Klage ist auch insoweit zulässig. Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen der Beklagten nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht begründen. Da aber die Beklagten die Benutzung der Erfindung und die Patentverletzung in Abrede stellt, hat die Klägerin - auch zur Unterbrechung der Verjährung - ein rechtliches Interesse daran, das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald durch richterliche Entscheidung feststellen zu lassen.

b. Die Klage ist auch hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs begründet. Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagten haben auch schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der jeweiligen Mitteilung über die Erteilung der beiden Klageschutzrechte erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird. Der Beklagte zu 3) haftet als einziges vertretungsberechtigtes Organ der Beklagten zu 2) ebenfalls (Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl. 2006, § 139 Rn. 22 m.w.N.)

3. Die Beklagten sind der Klägerin auch zur Rechnungslegung verpflichtet. Die Klägerin kann ihren Schadensersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten naturgemäß unbekannt sind, die Beklagten hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Aufwand Auskunft geben können, sind die Beklagten gemäß § 140 b PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet.

Diese Auskunft hat sich für die Zeit seit Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents zuzüglich Kenntnisnahmefrist von einem Monat auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden.

4. Der Vernichtungsanspruch hinsichtlich patentverletzender Erzeugnisse folgt aus § 140a Abs. 1 PatG. Dass die Vernichtung unverhältnismäßig wäre, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

5. Die Beklagten sind nach § 140a Abs. 3 S. 1 PatG zu Rückruf / Entfernung verpflichtet. Der klägerische Antrag war jedoch in zeitlicher (dazu a. bis c.) und sachlicher (dazu d. und e.) Hinsicht zu weitgehend:

a) Der Anspruch auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen für seit dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangten Erzeugnisse ergibt sich aus § 140a Abs. 3 S. 1 PatG n.F.

b) Für in der Zeit vor dem 01.09.2008 in die Vertriebswege gelangte Erzeugnisse besteht ein Anspruch auf Rückruf aus den Vertriebswegen in einem § 140a Abs. 3 S. 1 PatG entsprechenden Umfang nach §§ 139 Abs. 2 PatG, 249 Abs. 1 BGB als Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution bzw. als verschuldensunabhängiger Beseitigungsanspruch nach § 1004 BGB analog (vgl. Urteil der Kammer vom 13.11.2009 - 7 O 92/08 - unveröffentlicht). Konkrete Umstände, die die Rückrufverpflichtung der Beklagten unmöglich oder jedenfalls unverhältnismäßig erscheinen lassen, haben die Beklagten nicht vorgetragen.

c) Indes besteht für die Zeit vor dem 01.09.2008 kein Anspruch auf Entfernung aus den Vertriebswegen, da die verspätet umgesetzte Enforcement-Richtlinie weder eine horizontale Direktwirkung zwischen den Parteien zeitigt, noch insoweit eine richtlinienkonforme Rechtsfortbildung des allgemeinen Folgenbeseitigungsanspruchs möglich erscheint, da sich das Gericht insoweit an die Stelle des Gesetzgebers setzen würde.

d. Den Beklagten war darüber hinaus im Tenor keine konkrete Vorgabe hinsichtlich der von ihnen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ergreifenden Mittel zu machen, sondern es war sich an den Wortlaut des § 140a Abs. 3 PatG zu halten, der unter Berücksichtigung der Maßstäbe nach der Entscheidung P-Vermerk des Bundesgerichtshofs (BGHZ 153, 69-82) auch hinreichend bestimmt ist.

Der von der Klägerin begehrte Rückrufanspruch im Umfang der Regelung nach § 140a Abs. 3 S. 1 PatG verpflichtet den Verletzer allein dazu, effektive Maßnahmen eines Rückrufs zu ergreifen, ohne dass der Verletzer (im Gegensatz zur Entfernung) den Erfolg einer Rückrufaktion schuldet. Die Art und Weise der Erfüllung der Rückrufverpflichtung, also insbesondere der Maßnahmen, die der Information innerhalb der Vertriebswege dienen, um die patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zu entfernen, um also zu verhindern, dass diese Erzeugnisse vom Endabnehmer endgültig erworben werden, ist grundsätzlich Sache des Verletzers (vgl. Jestaedt , GRUR 2009, 102, 104; zum Markenrecht Fezer , MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 18 Rz. 78) und kann diesem vom Verletzten nicht vorgegeben werden. Aufgrund der durch den Verletzer im Einzelfall zu bestimmenden effektiven Maßnahmen bei einem Rückruf aus den Vertriebswegen reicht für eine Bestimmtheit des Tenors lediglich die konkrete Bezeichnung der vom Rückruf erfassten Gegenstände aus.

e. Zudem war dem Gesetzeswortlaut (in Ansehung der Vertriebswege) folgend klarzustellen, dass Gegenstände, die sich bei privaten oder gewerblichen Endabnehmern befinden, vom Tenor nicht erfasst werden. Die Art. 10 Abs. 1 lit. a), b) der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (sog. Enforcement-Richtlinie - RL 2004/48/EG) ausdrücklich umsetzende Neufassung von § 140 a PatG (vgl. Begründung Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 16/5048, S. 32) setzt tatbestandlich voraus, dass ein Rückruf aus den Vertriebswegen begehrt wird. Zwar lässt der bloße Wortlaut von § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG n.F. nicht erkennen, ob sich die Worte aus den Vertriebswegen nur auf die Entfernung oder auch auf den Rückruf beziehen, weil die beiden Alternativen durch den Nebensatz die Gegenstand des Patents sind getrennt wurden. Dagegen spricht die Richtlinie in Art. 10 Abs. 1 S. 2 lit a) ausdrücklich vom Rückruf aus den Vertriebswegen und nennt in lit b) danach ausdrücklich das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen. Auch ein Rückrufanspruch besteht daher nur, wenn sich die Sache (noch) in den Vertriebswegen befindet.

Zum Vertriebsweg selbst zählt nach Auffassung der Kammer jedoch nicht mehr der Endabnehmer / Endnutzer, gleich, ob dieser gewerblich nutzt oder nicht. Dies ergibt eine richtlinienkonforme Auslegung der gesetzlichen Regelung, die selbst nicht über den Regelungsgehalt in Art. 10 der Richtlinie hinausgeht. Bereits der Wortlaut Vertriebsweg erfasst den Endabnehmer, der selbst lediglich den Gegenstand nutzt und nicht am Weitervertrieb beteiligt ist, sondern am Ende der Vertriebskette steht, nicht. Dies steht auch nicht im Widerspruch zu Art. 9 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie (§ 140 a Abs. 3 Nr. 1 PatG n.F.). Zwar erfasst nach diesen Bestimmungen die Auskunft über den Vertriebsweg auch die gewerblichen Abnehmer ohne Beschränkung auf solche, die weitervertreiben, jedoch liegt dies im Zweck des Auskunftsanspruchs begründet, über den Vertriebsweg durch Kennzeichnung der Vertriebskette und damit über Umfang der Verletzung und Verbleib der Gegenstände Kenntnis zu erlangen. Hingegen dient der Rückrufanspruch als Unterfall des Entfernens aus den Vertriebswegen und damit Ausprägung des Beseitigungsanspruchs dazu, eine weitere Vertiefung der Patentrechtsverletzung durch weiteren Warenabsatz an Endabnehmer zu verhindern (vgl. Dörre/Maaßen , Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums - Teil I, GRUR-RR 2008, 217, 219; a.A. wohl: Czychowski , Teil II, GRUR-RR 2008, 265-267 und Jänich, Der Rückruf- und Entfernungsanspruch im Markenrecht nach Umsetzung der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG, MarkenR 2008, 413-417, die lediglich den privaten Endabnehmer vom Anwendungsbereich des Rückrufanspruchs von vornherein ausnehmen wollen), wobei der Richtliniengeber von einer Einflusssphäre des herstellenden oder handeltreibenden Patentverletzers auf die Vertriebswege ausgeht, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, dem Patentverletzer besondere Beseitigungsverpflichtungen aufzuerlegen. Dieser objektiv im Wortlaut zum Ausdruck kommende Zweck der Regelung wird auch durch die Entstehungsgeschichte belegt. Nach den Erwägungsgründen (Abs. 8 und 24) sollen durch die Richtlinie wirksame Abhilfemaßnahmen in den Mitgliedstaaten vorgesehen und hierdurch gleichzeitig Unterschiede zwischen den bisherigen nationalen Regelungen der Mitgliedstaaten beseitigt werden, wobei die Erwägungsgründe in Abs. 7 selbst kennzeichnen, dass der Rückruf rechtsverletzender Ware vom Markt in einigen Mitgliedstaaten nicht zur Verfügung steht. Der in die Richtlinie eingegangene Rückrufanspruch hatte eine niederländische Rechtsprechungspraxis zum Urheberrecht vor Augen, wonach dem Verletzer die Auflage gemacht werden kann, die rechtswidrig hergestellte und auf den Markt gebrachte Ware zurückzurufen (vgl. Vorschlag für eine Richtlinie 2003/NaN EG v. 30.01.2003; Gloy, Loschelder , Stellungnahme, GRUR 1999, 479, 483, 484).

6. Die Ansprüche sind auch nicht verjährt. Soweit die Beklagten unter Bezugnahme auf eine e-mail (Anlage [...]) darauf abheben, der Klägerin sei seit 13.06.2002 bekannt, dass das Produkt [A.] von den Beklagten hergestellt und in Verkehr gebracht werde, ist dies für die tenorierten Ansprüche unerheblich. Denn nach dem oben unter II. Ausgeführten verletzen beide von den Beklagten vertriebenen Ausführungsformen das Klagepatent, sodass sowohl der anhand der Merkmale der Patentansprüche orientierte Unterlassungsanspruch als auch die daraus abgeleiteten Folgeansprüche (insbesondere Schadensersatzfeststellung) begründet sind.

VI. Nebenentscheidungen

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 709 ZPO.

LG Mannheim:
Urteil v. 23.04.2010
Az: 7 O 145/09