Oberlandesgericht Köln:
Urteil vom 28. Januar 2000
Aktenzeichen: 6 U 100/99

(OLG Köln: Urteil v. 28.01.2000, Az.: 6 U 100/99)

Tenor

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 29.04.1999 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 84 O 70/98 - geändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerinnen dürfen die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 21.000,00 DM abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch unwiderrufliche, unbefristete und unbedingte Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland als Zoll- und Steuerbürge zugelassenen Kreditinstituts zu erbringen.

Tatbestand

Die Klägerin zu 1), die Firma S. + Partner Unternehmensberatung

GmbH mit Sitz in E., befaßt sich mit der Zertifizierung von

Qualitätssicherungs-/Qualitätsmanagementsystemen und von Personal.

Für diesen Bereich ist zu ihren Gunsten mit Priorität vom

25.05.1994 die Wortmarke "EUROCERT" eingetragen. Die Klägerin zu

2), die Firma EUROCERT Gesellschaft zur Zertifizierung von Personal

und Qualitätsmanagementsystemen mbH, wurde im August 1994 gegründet

und ist seither unter ihrem Firmennamen "EUROCERT" im

geschäftlichen Verkehr tätig. Der Gegenstand des Unternehmens der

Klägerin zu 2) ist eine Dienstleistung, die darin besteht,

Unternehmenspersonal, ggf. nach Beratung und Schulung durch ein

anderes Unternehmen, nach bestimmten DIN-Normen zu bescheinigen,

daß sie die Qualitätsanforderungen an ein Managementsystem

erfüllen. Die Klägerin zu 2) befaßt sich namentlich mit der

Zertifizierung von Personal nach der europäischen Norm EN 45013 und

der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN ISO

9001 (EN 29001), DIN ISO 9002 (EN 29002) und DIN ISO 9003 (EN

29003). Dabei benutzt sie nicht nur die Wortmarke 2 092 700

"EUROCERT", sondern auch die zu Gunsten der Klägerin zu 1) für die

Waren-/Dienstleistungen "Zertifizierung von Qualitätsmanagement und

Personal für Unternehmen gemäß EN 45012; Zertifizierung von

Personal gemäß EN 45013 (EN - Europäische Norm)" eingetragene

Wort-/Bildmarke "EUROCERT" mit der Nr. 2 068 500 (im folgenden:

"EUROCERT im Sternenkranz"). Beide Marken werde zur Verdeutlichung

nachfolgend bildlich wiedergegeben:

Genügen die von den Klägerinnen geprüften Unternehmen bestimmten

Qualitätsanforderungen, stellt die Klägerin zu 2) dem Unternehmen

und dem in ihm tätigen Personal ein Zertifikat aus, aus dem

ersichtlich ist, daß das Personal zum Beispiel die Prüfung zum

Erwerb des Zertifikats "Qualitätsmanagement-Beauftragter",

"Qualitätsmanagement-Fachkraft" oder "Qualitäts-

management-Fachauditor" nach den Zertifizierungsrichtlinien der

Klägerin zu 2) bestanden hat. Das Unternehmen selbst erhält ggf.

ein Zertifikat der aus Blatt 89 d.A. ersichtlichen Art, mit dem ihm

bescheinigt wird, daß es ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt

hat und dieses anwendet. Muster solcher von der Klägerin zu 2)

vergebenen Zertifikate für ein Qualiätsmanagementsystem einerseits

und eine "Qualitätsmanagement-Beauftragte" andererseits, die

allesamt die Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und die

Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" tragen, werden

nachfolgend zur Verdeutlichung bildlich in Schwarz/Weiß-Kopie

wiedergeben:

Soweit die Klägerin zu 2) die beiden Klagemarken bei der

Zertifizierung von Personal und der Zertifizierung von

Qualitätsmanagementsystemen verwendet, ist sie aufgrund von

Nutzungsverträgen vom 16.08.1994 und 17.03.1995 Lizenznehmerin der

Klägerin zu 1), und zwar sowohl hinsichtlich der Wortmarke

"EUROCERT" als auch hinsichtlich der Wort-/Bildmarke "EUROCERT im

Sternenkranz". Die Klägerin zu 1) hat der Klägerin zu 2), die die

Bezeichnung "EUROCERT" seit Jahren nicht nur auf den von ihr

erteilten Zertifikaten, sondern auch in der Werbung, in

Zeitschriften, im Internet und auch anläßlich des Auftretens auf

Veranstaltungen benutzt, ihre Zustimmung erteilt, die Rechte aus

den zum Gebrauch überlassenen Marken im eigenen Namen geltend zu

machen.

Der Beklagte befaßt sich u.a. mit der Zertifizierung von

Umweltmanagementsystemen und Qualitätsmanagementsystemen sowie

Entsorgungsfachbetrieben. Er tritt nach seinem unbestrittenen

Vortrag in der mündlichen Verhandlung vom 26.11.1999 im

geschäftlichen Verkehr seit Mai 1995 unter der Bezeichnung "À.

EuroCert e.V." auf. Er ist Teil einer nach seinem unstreitigen

Vorbringen im Verkehr nur wenig bekannten Unternehmensgruppe, die

aus den Firmen À. C. GmbH, À. A. GmbH, À. E. GmbH, À. S. GmbH, À.

A. GmbH und À. EuroCert e.V. Zertifizierungsstelle besteht. Die

Parteien streiten darüber, ob und inwieweit der Beklagte die

weitere Verwendung seines Namensbestandteils "EuroCert" zu

unterlassen und in die Löschung des Firmenbestandteils

einzuwilligen hat. Außerdem verlangen die Klägerinnen von dem

Beklagten Auskunftserteilung und Schadenersatzfeststellung.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß im deutschsprachigen Raum

(Deutschland, Àsterreich, Schweiz) zahlreiche akkreditierte

Zertifizierer für Qualitätsmanagementsysteme tätig sind, die den

Wortbestandteil "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen verwenden.

Zum Beispiel gibt es die "AdvoCert Zertifizierungsgesellschaft für

Rechtsanwälte mbH", die "BAYCERT Zertifizierungsgesellschaft", die

"CERTQUA GmbH", die "GlobalCert GmbH" oder z.B. die

Zertifizierungsstelle des RWTÓV e.V., den "TÓV Cert". Wegen der

weiteren Einzelheiten der zahlreichen Gesellschaften pp., die die

Bestandteile "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen benutzen, wird

auf die von den Klägerinnen mit der Klageschrift vom 09.11.1998 als

Anlage 1 zu den Akten gereichte Liste der akkreditierten

Zertifizierer sowie die aktualisierte Liste aus dem Internet

verwiesen, die die Klägerinnen als Anlage 12 zu ihrem

erstinstanzlichen Schriftsatz vom 22.02.1999 zu den Akten gereicht

haben (Blatt 119 ff. d.A.).

Diesem Rechtsstreit vorausgegangen war eine zwischen den

Parteien geführte Korrespondenz, die im August 1995 begann und im

Februar 1996 vorläufig endete, dann aber ab Ende Mai 1998 erneut

geführt wurde und sich bis Mitte September 1998 erstreckte. Unter

dem 14.08.1995 mahnte die Klägerin zu 2) den Beklagten wegen der

von ihm geführten Bezeichnung "EuroCert" unter Fristsetzung bis zum

20.09.1995 ab. Nach Fristverlängerung antwortete der Beklagte unter

dem 27.09.1995, äußerte u.a. Bedenken hinsichtlich der

Rechtsbeständigkeit der Marken "EUROCERT" und "EUROCERT im

Sternenkranz" und drohte Löschungsantrag für den Fall an, dass eine

einvernehmliche außergerichtliche Klärung der Angelegenheit nicht

herbeigeführt werden könne. Alsdann schlug der Beklagte den

Abschluss einer Koexistenzvereinbarung vor. Auf das nicht

vollständig bei den Akten befindliche Schreiben des damaligen

Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt M. der Klägerin zu 1) vom

21.12.1995 (Blatt 282 d.A.) antwortete der Beklagte unter dem

26.01.1996 (Blatt 283 d.A.), das nunmehr vorliegende

Unterlassungsbegehren verstehe er in der Weise, dass es im

wesentlichen um den Firmenbestandteil "EURO" gehe und dass bei

einer künftigen Firmierung "À.-... Cert e.V." die Gefahr einer

möglichen Verwechslung ausgeräumt sei. Alsdann bat der Beklagte um

Bestätigung, dass das Schreiben vom 21.12.1995 in dieser Hinsicht

richtig interpretiert worden sei. Dieses Schreiben des Beklagten

vom 26.01.1996 sandte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 1)

seiner Mandantin am 29.01.1996 mit der Bitte um Stellungnahme zu.

Auf diesem Schreiben vom 29.01.1996 vermerkte die Klägerin zu 1)

unter dem 01.02.1996, sie sei mit dieser Regelung einverstanden.

Daraufhin schrieb Rechtsanwalt M. unter dem 06.02.1996 an die

Prozessbevollmächtigten des Beklagten und teilte diesen folgendes

mit:

Betr.: Fa. EUROCERT GmbH ./. À.

EuroCert e.V.

Bezug: Ihr Schreiben vom 26.1.96

Sehr geehrte Herren Kollegen,

auf Ihr o.a. Schreiben wird erwidert,

daß meine Mandantin mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung

einverstanden ist.

Insoweit bitte ich das entsprechende

kurzfristig zu veranlassen.

Mit freundlichen kollegialen

Grüßen"

Zwischen den Parteien ist streitig, ob dieses Schreiben vom

06.02.1996 den Prozessbevollmächtigten des Beklagten zugegangen

ist. Jedenfalls geschah in der Folgezeit zunächst nichts, bis

Patentanwalt Dr. M. der Klägerin zu 1) unter dem 25.05.1998

mitteilte, dass der Beklagte nach wie vor unter seinem Namen "À.

EuroCert e.V." tätig sei und aus der Abmahnung von Rechtsanwalt M.

keinerlei Konsequenzen gezogen habe. Daraufhin bat die Klägerin zu

1) Patentanwalt Dr. M. unter dem 03.06.1998, den Beklagten

abzumahnen. Die Abmahnung erfolgte noch am selben Tag. Sie wurde

mit anwaltlichem Schreiben des Beklagten vom 19.06.1998

zurückgewiesen. Schließlich erklärte der Beklagte nach

zwischenzeitlich erfolgter weiterer Korrespondenz mit Schreiben vom

11.09.1998 u.a., er sei bereit, die weitere Verwendung der

Bezeichnung "EuroCert" strafbewehrt zur Unterlassung zu erklären,

allerdings erst mit Wirkung vom dem 01.09.2001. Dieses Angebot wies

die Klägerin zu 1) wegen des beanspruchten

Weiterbenutzungszeitraums mit Schreiben vom 14.09.1998 als

inakzeptabel zurück.

Die Klägerinnen haben die Auffassung vertreten, die Verwendung

des Namensbestandteils "EUROCERT" durch den Beklagten verletzte sie

in ihren Firmen- und Markenrechten. Wegen der weiteren Einzelheiten

des diesbezüglichen erstinstanzlichen Vorbringens der Klägerinnen

wird der Inhalt der Klageschrift vom 09.11.1998 sowie der

Schriftsätze vom 28.01., 22.02. und 19.03.1999 (Blatt 1 ff., Blatt

58 ff., Blatt 68 ff. und Blatt 138 ff. d.A.) in Bezug genommen.

Die Klägerinnen haben beantragt,

I. den Beklagten zu verurteilen,

1.

es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall

der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM

500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6

Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit der

Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von

Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "À.

Eurocert e.V." zu führen;

2.

in die Löschung des Namens "À. EuroCert e.V." beim

zuständigen Registergericht einzuwilligen;

3.

Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang

seit dem 14. März 1995 er Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen,

insbesondere welche Umsätze er getätigt und welche Werbemaßnahmen

er veranlaßt hat, und zwar unter Darlegung der Gestehungskosten,

aufgeschlüsselt nach DM-Werten und Kalendermonaten.

II.

festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist,

den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus den in

Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen seit dem 14. März 1995

entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hat die Auffassung vertreten, die Bezeichnung "EUROCERT" sei

nicht schutzfähig, weil sie aus zwei schutzunfähigen Begriffen

gebildet sei, denen auch in ihrer Kombination eine markenrechtliche

Unterscheidungskraft nicht zukomme. Außerdem sei eine

Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil in seinem - des Beklagten

- Namen der Bestandteil "EuroCert" einen rein beschreibenden

Charakter habe, während der prägende Namensbestandteil "À." sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen

Sachvorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner

Klageerwiderungsschrift vom 08.01.1999 und seines Schriftsatzes vom

09.03.1999 (Blatt 42 ff. und Blatt 131 ff. d.A.) in Bezug

genommen.

Durch das angefochtene Urteil, auf das wegen der Einzelheiten

ebenfalls verwiesen wird (Blatt 152 ff. d.A.), hat das Landgericht

den Beklagten im wesentlichen den Klageanträgen der Klägerinnen

folgend zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und zur

Löschungsbewilligung verurteilt. Außerdem hat es die grundsätzliche

Schadenersatzverpflichtung des Beklagten festgestellt. Lediglich

hinsichtlich des Umfangs des geltend gemachten Auskunfts- und

Schadenersatzfeststellungsanspruchs hat es die Klage teilweise

abgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht

im wesentlichen ausgeführt, der Unterlassungsanspruch der

Klägerinnen ergebe sich aus §§ 4, 5, 14 Abs. 2 Nr. 1, 15 Abs. 2, 30

Abs. 3 Markengesetz, weil die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT"

in der Namensbezeichnung des Beklagten geeignet sei, Verwechslungen

mit der Marke der Klägerin zu 1) bzw. den von den Klägerinnen unter

dieser Marke angebotenen Dienstleistungen hervorzurufen oder den

fälschlichen Eindruck eines wirtschaftlichen oder organisatorischen

Zusammenhangs zwischen dem Beklagten und der Klägerin zu 2) zu

erwecken. Der die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin zu 2)

prägende Firmenbestandteil "EUROCERT" besitze wenn auch nur

schwache, so jedoch originäre Unterscheidungskraft. Die für den

Unterlassungsanspruch notwendige Verwechslungsgefahr sei auch unter

Berücksichtigung des Umstandes gegeben, daß der Beklagte die

Bezeichnung "EuroCert" nur in Verbindung mit "À." verwende.

Gegen das ihm am 27.05.1999 zugestellte Urteil der 4. Kammer für

Handelssachen des LG Köln vom 29.04.1999 hat der Beklagte am

Montag, dem 28.06.1999, Berufung eingelegt und diese nach

zweifacher Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum

06.09.1999 mit einem an diesem Tag bei Gericht eingegangenen

Schriftsatz begründet.

Der Beklagte wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches

Vorbringen zur Schutzfähigkeit und zum Schutzumfang der Marken der

Klägerin zu 1) und des Firmennamens der Klägerin zu 2) und verweist

darauf, er habe zwischenzeitlich unstreitig beim Deutschen Patent-

und Markenamt unter der Nr. 396.09.968 die Eintragung der Wortmarke

"EUROCERT" für die Dienstleistungen "Technische Beratung,

Erstellung von technischen Gutachten" erreicht (vgl. Blatt 221/22

d.A.). Die Marke "EUROCERT" sei unstreitig am 23.12.1988 von den

P.-Werken AG in Aarbergen für verschiedene Waren und u.a. die

genannten Dienstleistungen angemeldet und am 15.05.1990 unter der

Nr. 1.157.050 in das Markenregister eingetragen worden. Bereits

1995 - so behauptet der Beklagte unter Vorlage eines auf November

1995 datierten Vertrages (Blatt 299 d.A.) - habe sich die Firma

P.-Werke AG ihm gegenüber verpflichtet, die Nutzung der Bezeichnung

"EUROCERT" durch ihn zu dulden, im Dezember 1998 habe man sich

darauf geeinigt, die Marke zu teilen und den die Dienstleistungen

betreffenden Teil auf ihn - den Beklagten - zu übertragen. Die

Firma P.-Werke AG habe die Marke "EUROCERT" sowohl für die

geschützten Waren als auch für die geschützten Dienstleistungen bis

Dezember 1998 umfangreich benutzt. Wenngleich er - der Beklagte -

nicht die Absicht habe, gegen die Klägerinnen aus dieser Marke

hinsichtlich der Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und der zu

Gunsten der Klägerin zu 1) eingetragenen Marken vorzugehen, könne -

so meint der Beklagte - die Klage keinen Erfolg mehr haben, weil

ihm wegen des Markenerwerbs von der Firma P.-Werke AG die älteren

Rechte zustünden. Wegen der weiteren Einzelheiten des

zweitinstanzlichen Vorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner

Berufungsschrift vom 06.09.1999 (Blatt 302 ff. d.A.) in Bezug

genommen.

Der Beklagte beantragt,

das Urteil der 4. Kammer für

Handelssachen des Landgerichts Köln vom 29.04.1999 - 84 0 70/98 -

zu ändern und die Klage abzuweisen,

hilfsweise für den Fall des

Unterliegens,

das Urteil nicht für vorläufig

vollstreckbar zu erklären und ihm ggf. eine angemessene

Aufbrauchfrist zu gewähren.

Die Klägerinnen beantragen,

die Berufung mit der Maßgabe

zurückzuweisen, daß der Beklagte mit dem Klageantrag zu 1.

verurteilt werden soll,

es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall

der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM

500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6

Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr bei der

Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von

Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "À.

EuroCert e.V." zu führen.

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Beklagte sei ihnen

gegenüber bereits aufgrund der in den Jahren 1995 und 1996

geführten Korrespondenz aus Vertrag verpflichtet, die weitere

Verwendung der Bezeichnung "À. EuroCert e.V." zu unterlassen.

Jedenfalls bedeute die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT" durch

den Beklagten, dessen weiterer Firmenbestandteil vom Verkehr

buchstabiert und nicht als Wort gelesen werde, eine Marken- und

Firmenrechtsverletzung, die hinzunehmen sie nicht verpflichtet

seien. Außerdem bestreiten die Klägerinnen die rechtserhaltende

Benutzung der Marke "EUROCERT" durch die Firma P.-Werke AG

hinsichtlich der Dienstleistungen auf dem Sektor "Technische

Beratung, Technische Gutachten", und sind der Auffassung, die von

dem Beklagten erworbene Marke sei bereits im Dezember 1998

löschungsreif gewesen. Im übrigen erweise sich das Verhalten des

Beklagten als unlauterer Behinderungswettbewerb im Sinne der

"NEUTREX-" und "Analgin"- Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.

Der Beklagte müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, die Marke

zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Etwaige

Gegenansprüche des Beklagten aus der erworbenen Marke seien

überdies verwirkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird

auf den in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Inhalt der

zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst sämtlichen

Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die nachgelassenen Schriftsätze

der Parteien vom 03.12.1999 (Blatt 331 f. d.A.) und 13.12.1999

(Blatt 329 ff. d.A.) haben vorgelegen, ebenso der Schriftsatz des

Beklagten vom 16.12.1999 (Blatt 534 f. d.A.).

Gründe

Die zulässige Berufung des Beklagten hat auch in der Sache

Erfolg. Sie führt zur Ànderung des angefochtenen Urteils und zur

Abweisung der Klage. Der erhobene Unterlassungsanspruch wie auch

die geltend gemachten Folgeansprüche einschließlich des

Löschungsanspruchs stehen den Klägerinnen unter keinem rechtlichen

Gesichtspunkt zu.

Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch aus §§ 305, 241 BGB

stünde den Klägerinnen selbst dann nicht zu, wenn sie in der Lage

wären, für ihre Behauptung, die Prozessbevollmächtigten des

Beklagten hätten ihr Schreiben vom 06.02.1996 erhalten, geeigneten

Beweis anzutreten und diesen Beweis alsdann zu führen. Denn auch

dann, wenn in tatsächlicher Hinsicht von einem Zugang des

Schreibens vom 06.02.1996 ausgegangen werden könnte, wäre zwischen

den Parteien ein Unterlassungsverpflichtungsvertrag schon deshalb

nicht wirksam zustandegekommen, weil der Inhalt des Schreibens des

Beklagten vom 26.01.1996 kein entsprechendes Angebot beinhaltet. In

diesem Schreiben wird den Klägerinnen nämlich nicht etwa

angetragen, die weitere Verwendung der Namensbezeichnung "À.

EuroCert e.V." (strafbewehrt) zu unterlassen. Das Schreiben vom

26.01.1996 beinhaltet vielmehr lediglich die Anfrage, ob die

Klägerinnen die Verwechslungsgefahr als ausgeräumt ansähen, wenn

der Beklagte die weitere Verwendung des seiner Ansicht nach

freihaltebedürftigen Firmenbestandteils "Euro" unterlasse. Dass die

Klägerinnen dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996 selbst

nicht als den Beklagten bindendes Angebot, sondern lediglich als

Anfrage verstanden haben, deren Beantwortung in bestimmter Weise

den künftigen Abschluss eines Unterlassungsverpflichtungsvertrages

und gleichzeitiger Freizeichnung des Firmennamens "À. ... Cert

e.V." ermöglichen könnte, folgt aus dem Inhalt ihres Schreibens vom

06.02.1996. Denn dort heißt es nach dem Hinweis, man sei mit der

vorgeschlagenen Regelung einverstanden, ausdrücklich, man bitte,

"das entsprechende kurzfristig zu veranlassen". Daraus folgt, dass

auch die Klägerinnen seinerzeit nicht davon ausgingen, ein den

Beklagten bindendes Vertragsangebot in Händen zu halten.

Kann demnach von einer vertraglichen Unterlassungsverpflichtung

des Beklagten keine Rede sein, ergibt sich der

Unterlassungsanspruch der Klägerinnen auch nicht aus Marken-

und/oder Firmenrecht.

Was einen möglichen Unterlassungsanspruch der Klägerinnen aus §

14 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4

Nr. 1 MarkenG angeht, kann die Wort/-Bildmarke "EUROCERT im

Sternenkranz" bei der Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen

der §§ 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr.

1 MarkenG außer Betracht bleiben, weil der Beklagte unstreitig nur

den Wortbestandteil "EUROCERT" in bestimmter Schreibweise verwendet

und eine markenrechtswidrige Verletzung der Wort/-Bildmarke

"EUROCERT im Sternenkranz" ersichtlich nicht in Betracht kommt,

wenn der Beklagte durch die Führung seines Namens schon die Rechte

der Klägerinnen aus der Wortmarke "EUROCERT" nicht verletzt. Genau

das ist aber der Fall.

Nach § 14 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Markenschutzes

nach § 4 MarkenG dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5

MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren

oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch

sind, für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder

ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Àhnlichkeit

des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Àhnlichkeit der

durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder

Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen

besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke

gedanklich in Verbindung gebracht wird (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Da mangels Markenidentität nur ein Verstoß des Beklagten gegen § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt, kommt es entscheidend auf

die Frage der Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach

allgemeiner Meinung eine reine Rechtsfrage ist (siehe statt vieler

nur BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin" m.w.N.). Nach ständiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. etwa: GRUR 1986, 775,

776 "Sali Toft" oder BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY") ist zur

Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der

gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des

jeweiligen Zeichens abzustellen. An diesem das Kennzeichenrecht

beherrschenden Grundsatz hat sich auch durch die Umsetzung der

Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die

Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Das hat der

Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen (vgl. BGH a.a.O., "Sali

Toft" und "JOY" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende

Raubkatze"; BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR

1996, 404, 405 - "Blendax Pep"; BGH GRUR 1996, 406 - "JUWEL").

Dieser in das Markenrecht übernommene Grundsatz, der besagt, daß

die sich gegenüberstehenden Zeichen (Adäquates gilt, was mit Blick

auf den erhobenen firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits

an dieser Stelle festgehalten werden kann, für sich

gegenüberstehende Firmenbezeichnungen) nur in ihrer Gesamtheit

betrachtet werden dürfen, gilt auch dann, wenn das ältere Zeichen

sich in einem jüngeren zusammengesetzten Zeichen (oder einer

entsprechenden Firmenbezeichnung) identisch wiederfindet (BGH,

a.a.O., "JOY", "Blendax Pep" und "JUWEL"). Er schließt die

Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine

besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft

beigemessen werden kann und daß deshalb bei einer Óbereinstimmung

einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die

Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996, 404, 405 -

"Blendax Pep").

Auf der Basis dieser Kriterien teilt der Senat die Auffassung

des Landgerichts, dass der Wortmarke "EUROCERT" von Haus aus eine

gewisse Unterscheidungskraft zukommt, dass diese jedoch gering ist.

Die Kennzeichnungskraft des Begriffs "EUROCERT" ist als gering

einzustufen, weil nach ständiger Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs Begriffen, die sich erkennbar aus beschreibenden

Elementen ableiten, regelmäßig nur eine geringfügige

Unterscheidungskraft beigemessen werden kann (BGH GRUR 1985, 808,

810 "P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der

Rechtsprechung). Die aus den Worten "EURO" und "CERT"

zusammengesetzte Wortmarke der Klägerin zu 1) beinhaltet zwar keine

glatt beschreibende Angabe in dem Sinne, dass jedermann der

zusammengesetzten Bezeichnung nur einen einzigen Wortsinn geben

würde. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die

Parteien und namentlich auch die Klägerin zu 1) in einem ganz

bestimmten Marktsegment bewegen, indem sie nämlich spezielle

Dienstleistungen anbieten, hier die Zertifizierung von Personal-

und Qualitätsmanagement-Systemen, wobei der Europabezug dieser

Tätigkeit auf der Hand liegt und im übrigen von keiner Partei in

Abrede gestellt wird. Der von zahlreichen Wettbewerbern der

Parteien verwendete Zeichenbestandteil "Cert" wird vom

angesprochenen Verkehr als bloßer Hinweis auf die angebotenen

Dienstleistungen der Zertifizierer und damit auch der Klägerinnen

verstanden. Dem Wortbestandteil "Euro" kommt eine

Unterscheidungskraft nicht zu. Andererseits handelt es sich bei den

Wortbestandteilen der Marke "EUROCERT" jeweils um abgekürzte Worte,

die - würde man sie isoliert verwenden - für sich genommen keinen

eindeutigen Sinn ergäben. Wenn auch die Wortbestandteile "Euro"

oder "Europa" auf der einen Seite und auch das abgekürzte, der

englischen Sprache entlehnte Wort "cert" demnach jeweils für sich

genommen nicht schutzfähig sein könnten, ist in der Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs jedoch anerkannt, dass auch selbständig

nicht schutzfähige Bestandteile unter bestimmten Voraussetzungen

durchaus geeignet sein können, zur Prägung eines Gesamteindrucks

beizutragen (BGH GRUR 1995, 808, 810 - "P3-plastoclin" mit weiteren

Nachweisen aus der Rechtsprechung und der Literatur). Ungeachtet

der beschreibenden Anklänge des Begriffs "EUROCERT" als Hinweis auf

einen "EURO-Zertifizierer", eine "europäische Zertifizierung", eine

"europaweite Zertifizierung" oder auch eine "Zertifizierung nach

europäischen Normen" kann deshalb der Wortmarke "EUROCERT" zwar

keine besonders hohe oder auch nur normale originäre

Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Andererseits ist sie

trotz der beschreibenden Anklänge aber nicht so gering, dass ihr

jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könnte und sie

deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht hätte in das

Markenregister eingetragen werden dürfen.

Ist deshalb davon auszugehen, dass der Wortmarke "EUROCERT" und

auch - was schon an dieser Stelle festgehalten werden kann - der

Firmenbezeichnung "EUROCERT" der Klägerin zu 2) eine gewisse

Unterscheidungskraft zukommt, die aber wegen ihrer beschreibenden

Anklänge als gering zu bezeichnen ist, kann in tatsächlicher

Hinsicht nicht davon ausgegangen werden, dass der geringe Grad der

Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit

eine maßgebliche Stärkung erfahren haben könnte. Zwar ist

anerkannt, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke u.a. durch die

tatsächlichen Gegebenheiten im Markt dadurch eine Stärkung erfahren

haben kann, dass die Marke im Verkehr eine gewisse Bekanntheit

erlangt. So, wie ein über eine ursprüngliche, allerdings nur

schwache Unterscheidungskraft verfügender Firmenbestandteil durch

seiner Bekanntheit in der Branche eine gestärkte

Kennzeichnungskraft erlangen kann (BGH GRUR 1997, 468, 469

"NetCom"), kann es auch für die Unterscheidungskraft einer schwach

kennzeichnenden Marke von Bedeutung sein, ob und inwieweit die

Marke in der Branche bekannt ist. Im Streitfall kann jedoch von

einer maßgeblichen Stärkung des geringen Grads der

Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit

im vorbezeichneten Sinne nicht ausgegangen werden. Abgesehen davon,

dass sich die Klägerinnen nicht ausdrücklich darauf berufen haben,

die Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" einerseits und der

Firmenbezeichnung "EUROCERT" anderseits sei durch tatsächliche

Gegebenheiten im Markt nachhaltig gestärkt worden, haben die

Klägerinnen zwar eine Reihe von Zeitungsberichten und auch weitere

Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass die Klägerinnen, namentlich

die Klägerin zu 2), im Markt durchaus geschäftliche Aktivitäten

entwickelt hat. Tatsachen, die Rückschlüsse auf eine Bekanntheit

der Firmen- und Markenbezeichnung "EUROCERT" im

Zertifizierungswesen zuließen und die den Rückschluss erlaubten,

der nur geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung

"EUROCERT" habe eine maßgebliche Stärkung erfahren, sind jedoch

nicht schlüssig vorgetragen. Óber erzielte Umsätze und die

Marktbedeutung der Klägerin zu 2), aber auch die der

Markeninhaberin, der Klägerin zu 1), ist entsprechendes

Tatsachenmaterial nicht vorgetragen worden. Deshalb kommt es im

übrigen für die Frage der Stärkung der Kennzeichnungskraft durch

Bekanntheit im Verkehr nicht entscheidend darauf an, dass die

Klägerinnen ihre Dienstleistungen unter der (Firmen-) Bezeichnung

"EUROCERT" erst seit wenigen Monate angeboten hatten, als sich die

nach ihrer Auffassung verwechslungsfähigen Bezeichnungen erstmals

im Verkehr begegneten.

Die hiernach nur mit geringer Kennzeichnungskraft versehene

Wortmarke "EUROCERT" und die Bezeichnung "À. EuroCert e.V." stehen

sich entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht

verwechslungsfähig gegenüber. Dabei ist nochmals hervorzuheben,

dass die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen nach ständiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 777, 778

"JOY", GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep" und BGH GRUR 1996, 406

"JUWEL") in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen, so dass es

bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unzulässig ist, der

Wortmarke "EUROCERT" lediglich den Namensbestandteil "EuroCert"

gegenüberzustellen. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich folglich

danach, ob die Wortmarke "EUROCERT" auf der einen Seite und die

Bezeichnung "À. EuroCert e.V." auf der anderen Seite miteinander

verwechslungsfähig sind. Dabei besteht die Besonderheit, dass es

sich bei der Bezeichnung "À.", den der Verkehr entgegen der

Darstellung der Klägerinnen nicht nur buchstabiert, sondern als

zusammenhängendes Wort liest, um den Namen der Firmengruppe

handelt, zu der der Beklagte gehört. Das ist von Bedeutung, weil in

der Rechtsprechung zwar anerkannt ist, dass der Inhaber einer

älteren eingetragenen Wortmarke grundsätzlich davor geschützt

werden können muss, dass sich ein anderer das Markenwort durch

bloße Voranstellung seines Firmennamens in sonst identischer Form

aneignet (vgl. z.B.: BPatG, GRUR 1996, 889, 890 "M.LIP marina").

Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass der Firmenname im

allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt (BGH GRUR 1970, 314

"Gentry"). Der Bundesgerichtshof hat nicht nur in der genannten

Entscheidung, sondern in ständiger Rechtsprechung die Auffassung

vertreten, dass einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den

Gesamteindruck prägende Kraft zukommen kann, weil der andere

Bestandteil in der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als

Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Als Beispiel

für Fälle solcher Art hat der Bundesgerichtshof insbesondere den

Fall angeführt, dass in der Marke ein vom Verkehr erkennbarer Name

oder Firmenbestandteil verwendet wird. In einem solchen Fall tritt

die bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den

Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen

des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die

sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. nur

BGH GRUR 1996, 404, 405 "Blendax Pep" mit zahlreichen weiteren

Nachweisen). Andererseits hat der Bundesgerichtshof aber auch

betont, dass es verfehlt wäre, von einem Regelsatz auszugehen,

wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine

prägende Kraft für das Gesamtzeichen stets abzusprechen sei.

Vielmehr muss es der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten

bleiben, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im

Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist dem

Umstand Rechnung zu tragen, dass die Art der Zeichengestaltung und

-verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil,

insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil,

die Vorstellung des Verkehrs bestimmen kann, die Herstellerangabe

werde als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das

Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt (vgl. u.a. BGH a.a.O.,

"Blendax Pep", S. 405 am Ende sowie BGH GRUR 1996, 406, 407

"JUWEL"). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen

Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche

Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor üblich

sind. Namentlich ist die Beurteilung, wie die Bedeutung der

Herstellerangabe in einem Zeichen für den Gesamteindruck des

Zeichens zu werten ist, davon abhängig, ob die Herstellerangabe als

solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht. Grundsätzlich liegt

nämlich nur bei der Verwendung von Namen bekannter

Produktionsunternehmen für den Verkehr die Annahme nahe, das

Unternehmen verwende die bekannte Herstellerangabe zusammen mit

zahlreichen produktbezogenen Sortennamen, weshalb dem anderen,

neben dem Unternehmensnamen verwendeten Zeichenbestandteil eine das

Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Unternehmens

kennzeichnende Bedeutung zukomme (BGH GRUR 1996, 404, 407 -

"Blendax Pep"). Im Einzelfall kann bei der Verwendung des Namens

des Herstellers oder eines Firmenbestandteils im Warenzeichen/der

Marke eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden,

nicht in dem Unternehmensnamen bestehenden Bestandteil angenommen

werden, weil - wie gesagt - der Verkehr die Waren oft nicht nach

dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern seine

Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger

Kennzeichnung richtet (BGH, a.a.O., "Blendax Pep" und "JUWEL").

Für den Streitfall bedeuten diese Grundsätze: Der Beklagte hat

bereits in erster Instanz, und zwar auf Seite 4 seiner

Klageerwiderung vom 08.01.1999 (Blatt 45 d.A.), von den Klägerinnen

unbestritten vorgetragen, die Bezeichnung "À." sei das Kennzeichen

einer gesamten Unternehmensgruppe, die Bezeichnung "À." sei im

Verkehr nicht bekannt. Die Klägerinnen haben das nicht in Abrede

gestellt. Auch ihr Vortrag in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom

14.12.1999, dort Seite 4 (Blatt 343 d.A.) stellt das nicht in

Abrede, wenn dort von einer "derzeit noch begrenzte(n) Bekanntheit"

des Firmengruppenhinweises die Rede ist. Die mangelnde Bekanntheit

des Begriffs "À." beim angesprochenen Verkehr ist im Streitfall

insoweit von entscheidender Bedeutung, als der Bundesgerichtshof in

seinen vorgenannten Entscheidungen zwar immer wieder betont hat, im

Einzelfall könne bei der Verwendung des Namens des Herstellers oder

eines Firmenbestandteils in einem Gesamtzeichen eine Prägung des

Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht mit dem Firmennamen

übereinstimmenden Bestandteil angenommen werden, im Streitfall aber

wiederum Besonderheiten vorliegen, die die Annahme verbieten, der

verbleibende Teil "EuroCert" präge den Gesamteindruck. Hier ist

nach Auffassung des Senats dem Umstand maßgebliche Bedeutung

beizumessen, dass Angaben mit deutlich erkennbaren

dienstleistungsbeschreibenden Bezügen wie hier "EuroCert" nur eine

geringe Kennzeichnungskraft haben und dass ihnen damit nur ein

geringer Einfluss auf den Gesamteindruck zukommen kann, der sich

aus den beiden Bestandteilen "À." einerseits und "EuroCert"

andererseits ergibt. Da die Kennzeichnungskraft des

Namensbestandteils "EUROCERT" des Beklagten ebenso wie die

Wortmarke der Klägerin zu 1) und die Firmembezeichnung der Klägerin

zu 2) nur als gering einzustufen ist, kann im Streitfall anders als

bei dem Lebenssachverhalt, der der Entscheidung "Blendax Pep" des

Bundesgerichtshofs zugrundegelegen hat, nicht davon ausgegangen

werden, dass dem weiteren Bezeichnungsbestandteil "À." als

"Herstellerangabe" oder als Bezeichnung der

Dienstleistungsunternehmensgruppe eine mitprägende Bedeutung für

den Gesamteindruck von vornherein abzusprechen ist. In dieser

Beurteilung sieht sich der Senat durch die Entscheidung "IONOFIL"

des Bundesgerichtshofs vom 10.07.1997 (GRUR 1997, 897 ff.)

bestätigt. Dort hat der Bundesgerichtshof nämlich in einem Fall, in

dem das Wortzeichen "IONOFIL" mit dem älteren Zeichen "VOCO

Ionofil" kollidierte, zunächst den Grundsatz betont, dass nach

seiner ständigen Rechtsprechung eine bloße Herstellerangabe als

Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den

Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren, sofern es sich nicht

um den Warenbereich der Bekleidung handelt, meist nicht nach dem

Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit

auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet.

Dann aber hat der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt, die Zeichen

stünden sich verwechslungsfähig gegenüber, weil "VOCO" eine

Herstellerangabe sei, dass diese Herstellerangabe zwar

grundsätzlich als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das

Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt werden könne, dass es im zu

entscheidenden Fall jedoch anders sei, weil der weitere

Zeichenbestandteil "Ionofil" nicht nur eine schwach, sondern eine

normal kennzeichnungskräftige Wirkung habe. In diesem Punkt

unterscheidet sich der Streitfall namentlich von der Entscheidung

"Ionofil" und der Entscheidung des Bundespatentgerichts "M.LIP

marina" (GRUR 1996, 889 ff.), auf die sich die Klägerinnen zur

Stützung ihrer Rechtsauffassung berufen haben.

Besteht demnach zwischen der Wortmarke "EUROCERT" und der

Firmenkennzeichnung des Beklagten entgegen der Auffassung der

Klägerinnen und auch des Landgerichts keine Verwechslungsgefahr,

ist damit zugleich gesagt, dass die Klage auch nicht etwa deshalb

Erfolg haben kann, weil die Klägerin zu 1) Inhaber der

Wort-Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" ist. Zwar entspricht es

bezogen auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils einer

Wort-Bildmarke der vorliegenden Art der ständigen Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs, dass sich der Verkehr eher an dem Wort- als

an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten Wort-Bildzeichens

zu orientieren pflegt (vgl. nur: BGH GRUR 1996, 267, 269 "Aqua" mit

weiteren Nachweisen). Soweit damit entscheidend auf die

Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Marke "EUROCERT im

Sternenkranz" abzustellen ist, kann diese Kennzeichnungskraft im

Streitfall aber nicht weitergehen als die Kennzeichnungskraft der

Wortmarke "EUROCERT".

Stehen die Unterlassungs- und die Folgeansprüche der Klägerin zu

1) deshalb aus Markenrecht nicht zu, ohne dass es darauf ankäme, ob

der Beklagte möglicherweise jetzt über eine prioritätsältere Marke

verfügt, aus der er ohne Verstoß gegen § 1 UWG ältere Rechte

herleiten könnte, folgt aus dem Gesagten zugleich, dass die

Klägerin zu 2) den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht

mit Erfolg auf Firmenrecht stützen und aus § 15 Abs. 4 in

Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG herleiten kann. Denn auch hier

gilt das zu den beiden Marken der Klägerin zu 1) Gesagte

entsprechend: Wenngleich der Firmenbezeichnung "EUROCERT" eine

gewisse, nicht durch Verkehrsbekanntheit gestärkte

Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, scheitert der

firmenrechtliche Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 2) an der

gleich zu beurteilenden und damit ebenfalls nicht gegebenen

Verwechslungsgefahr.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung

über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711,

108 ZPO.

Die gem. § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer der

Klägerinnen übersteigt 60.000,00 DM.

OLG Köln:
Urteil v. 28.01.2000
Az: 6 U 100/99