Oberlandesgericht Stuttgart:
Urteil vom 29. Juli 2004
Aktenzeichen: 2 U 36/04

(OLG Stuttgart: Urteil v. 29.07.2004, Az.: 2 U 36/04)

Tenor

1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Vorsitzenden der 41. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 13.01.2004

g e ä n d e r t .

2. a) Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden ab dem 01.01.2000 zu ersetzen, der dieser dadurch bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird, dass die Beklagte im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen T-I. verwandt, insbesondere das Kennzeichen auf Geschäftspapieren, auf Werbeprospekten oder auf sonstigen Werbeunterlagen angebracht, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte angeboten oder in den Verkehr gebracht hat.

b) Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechtes eine angemessene Lizenzgebühr dafür zu bezahlen, dass sie die im vorstehenden Absatz genannten Handlungen vor dem 01.01.2000 vorgenommen hat.

c) Im Übrigen wird die Klage unter gleichzeitiger Zurückweisung der weitergehenden Berufung abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen tragen die Klägerin 1/4, die Beklagte 3/4.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin kann die Vollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 20.000,00 EUR abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Beklagte kann die Vollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 114.000,00 EUR abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

5. Die Revision wird zugelassen.

Gegenstandswert des Berufungsverfahrens: 5.000.000,00 EUR

Gründe

I.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, der Sache nach auch überwiegend von Erfolg.

A

Zum einen wird auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil verwiesen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Zusammenfassend und ergänzend:

Die Klägerin firmiert seit 1989 (Handelsregistereintrag B 1 = Bl. 41 [erste Blattzählweise] - Anl.) als

InterC.

und betätigt sich im

EDV-Bereich, speziell Datenkommunikation und Informationstechnik.

Sie ist durch Anmeldung am 09.01.1990 und Eintragung am 06.05.1991 Inhaberin geworden der

Wort-/Bildmarke Nr. 1...:

, eingetragen für

Waren/Dienstleistungen: Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Organisationsberatung; Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten; Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs. GK. 9, 35, 37, 42.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 29.01.1997 angemeldeten und in den Farben grau/magenta eingetragenen

Wort-/Bildmarke Nr. 3....:

sowie der am 23.01.1997 angemeldeten

Wortmarke Nr. 39....:

T-I.

, wobei der Schutz beider Marken sich ebenfalls erstreckt auf u.a. das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Die Beklagte bietet, wie die Klägerin auch, Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet an, wofür sie auch die Bezeichnung T-I., insbesondere im Fließtext, im Zusammenhang mit der Beschreibung ihrer Dienstleistungsangebote benutzt.

Die Klägerin hat in dieser Zeichenführung der Beklagten eine Verletzung ihres Marken- und ihres Unternehmenskennzeichnungsrechtes gesehen und im Verfügungsverfahren vor dem LG Mannheim und dem OLG Karlsruhe auf Unterlassung geklagt. Sie war in beiden Instanzen erfolglos. Das gleiche Schicksal erfuhr auch ihre vor den nämlichen Gerichten geführte Hauptsacheklage auf wiederum Unterlassung und, nun erweiternd, auf Auskunft, jeweils bezogen auf Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte (vgl. Beiakte OLG Karlsruhe 6 U 222/99). Gegen das noch in der mündlichen Verhandlung vom 26.07.2000 verkündete Urteil des OLG Karlsruhe (Beiakte Bl. 129 bis 141) wandte sich die Klägerin mit ihrer Revision. Nach - wie unstreitig ist - Einführung in den Sach- und Streitstand durch den Vorsitzenden des I. Zivilsenates des Bundesgerichtshofs sah die Beklagte Anlass, den geltend gemachten Unterlassungs- und Auskunftsanspruch anzuerkennen. Deshalb erging am 03.04.2003 Anerkenntnisurteil durch den Bundesgerichtshof (beigezogene Revi-sionsakte I ZR 209/00 - Bl. 56 bis 59).

Die Klägerin hatte die Beklagte zur Auskunft aufgefordert und am 15.08.2003 die nun vorliegende Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten eingereicht, welche dieser am 22.08.2003 zugestellt worden ist. Am 29.08.2003 erteilte die Beklagte Auskunft (B 2 a = Bl. 41 [erste Zählweise] - Anl.). Die Klägerin betrieb im Wege der Zwangsvollstreckung die Festsetzung von Zwangsgeld. Eine weitere Auskunft erfolgte im Januar 2004.

Der Sache nach hält die Klägerin, bestärkt durch die angeblich im Wesentlichen zu ihrer Einschätzung gleichgerichtete Einführung des Vorsitzenden des I. Zivilsenates in der Revisionsverhandlung, daran fest, dass sowohl nach dem prägenden Kern der Wort-/Bildmarke als auch dem Firmenschlagwort nach InterC. als kennzeichnungskräftige Kennung und T-I. einander gegenüberträten und sich angesichts der klanglich-bildlichen Nähe und der Dienstleistungsidentität, auf welche die Klage nur abstelle, verwechslungsfähig gegenüberstünden, zumal die Majuskel T- als bloßer Unternehmensverweis in der abgleichenden Wahrnehmung des Verkehrs hinter der für die Dienstleistungskennzeichnung maßgebliche Zeichen -InterC. gänzlich zurücktreten würde. Jedenfalls aber sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben, da die Zeichen- und Dienstleistungsnähe dem Verkehr zumindest eine wirtschaftlich-organisatorische Verflechtung der beiden Unternehmen nahe lege.

Die Klägerin hat deshalb beantragt:

- wie zweitinstanzlich weiterverfolgt -.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie beanstandet die Klage schon als unzulässig, weil das Rechtsschutzbedürfnis für eine Feststellungsklage fehle, spätestens seitdem durch vollständige Auskunft Leistungsklage möglich und damit auch geboten sei. Sie sieht im Gang der Revisionsverhandlung keinen Fingerzeig für die endgültige Bewertung durch den zuständigen Senat des BGH, will nur aus unternehmensstrategischen Gründen anerkannt haben und misst auch deshalb diesem Anerkenntnisurteil keinerlei Bindungswirkung bei. Sie hält nach wie vor an der Richtigkeit der mehrfachen tatrichterlichen Bewertungen durch das LG Mannheim und das OLG Karlsruhe fest, denn die Klagezeichen verkürzten sich angesichts einerseits eines Bildanteils und andererseits der weiteren Firmenzusätze keineswegs auf InterC.. Diesem Bestandteil komme angesichts seiner glatt beschreibenden Natur und des damit verbundenen Freihaltebedürfnisses ohnehin keinerlei Kennzeichnungskraft zu. Und nicht zuletzt gehe im angegriffenen Zeichen der Beklagten das T-, Stammelement einer ganzen Zeichenfamilie, nicht unter, sondern werde angesichts seiner Bekanntheit vom Verkehr als prägend wahrgenommen, was von Anklängen an das beschreibende InterC. der Klägerin wegführe und diese Beifügung im Beklagtenzeichen als deren reine Produktsegmentskennung ausweise.

Das Landgericht wies die Klage ab. Es sah das Wortzeichen der Beklagten und das Wort-/Bildzeichen der Klägerin als nicht verwechslungsfähig an, zumal die Beklagte das Verletzungszeichen nicht zur Kennzeichnung ihres Unternehmens, sondern ausschließlich zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen benutzt habe. Auch wenn in den Klagezeichen der Wortbestandteil InterC. als prägend angesehen würde, so fehlte gleichwohl eine Verwechslungsgefahr mit dem behaupteten Verletzungszeichen T-I., da sich das Zeichen der Beklagten durch die Voranstellung von T- als bloßes Unterzeichen einer Markenfamilie ausweise und dieses bekannte Stammzeichen T- den Verkehr so sehr auf das Unternehmen der Beklagten verweise, dass auch bei verkürzender Betrachtung der Klägerzeichen eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Auch eine nur mittelbare Verwechslungsgefahr/Verwechslungs-gefahr im weiteren Sinne scheide aus, da der Kurzbezeichnung InterC. nur schwache Kennzeichnungskraft zukomme und eine wirtschaftliche oder organisatorische Zuordnung zur Beklagten nur dann geschehen würde, wenn dieses Zeichen mit dem Serienzeichen T- verbunden wäre.

Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin ,

welche unter vertiefender Wiederholung ihres erstinstanzlichen Vorbringens an den schon dort vorgetragenen Angriffen und Wertungen festhält.

Die Klägerin beantragt unter identischer Aufnahme ihres erstinstanzlichen Begehrens:

Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH - wird abgeändert.

Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen T-I. verwandt, insbesondere das Kennzeichen auf Geschäftspapieren, auf Werbeprospekten oder auf sonstigen Werbeunterlagen angebracht, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte angeboten oder in den Verkehr gebracht hat.

Hilfsweise:

Soweit die Beklagte nicht zum Schadensersatz nach dem vorstehenden Absatz verpflichtet ist, wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr dafür zu bezahlen, daß sie die im vorstehenden Absatz genannten Handlungen vorgenommen hat.

Die Beklagte beantragt:

Die Berufung ist zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung als richtig.

Zudem weist sie angeblich neues Vorbringen im Schriftsatz der Klägerin vom 30.06.2004 als verspätet zurück; das gleiche Schicksal müsse ein nach Schluss der mündlichen Verhandlung in erster Instanz eingereichter Schriftsatz der Klägerin erfahren.

Hinsichtlich des weiteren Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze sowie die Verhandlungsniederschriften verwiesen.

B

Die zulässige Berufung führt bei zulässiger Klage zur Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung. Einzig soweit die Einrede der Verjährung greift, kann nur dem Hilfsantrag entsprochen werden.

1. Die gegen die Zulässigkeit der Feststellungsklage vorgebrachten Bedenken verfangen nicht.

a) Allerdings fehlt regelmäßig das für die Zulässigkeit einer Feststellungsklage gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse, wenn der Kläger eine entsprechende Leistungsklage erheben kann. Dabei steht der Zulässigkeit einer Feststellungsklage grundsätzlich ebenfalls die Möglichkeit entgegen, eine Stufenklage im Sinne des § 254 ZPO zu erheben, es sei denn, die Schadensentwicklung ist im Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht abgeschlossen. Im gewerblichen Rechtsschutz - wie im Übrigen auch im Urheberrecht - erfährt dieser Grundsatz jedoch Einschränkungen. Das rechtliche Interesse für eine Feststellungsklage entfällt in der Regel nicht bereits dadurch, dass der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen kann, weil die Feststellungsklage trotz an sich möglicher Leistungsklage meist durch prozessökonomische Erwägungen geboten ist. Im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bereitet die Begründung des Schadensersatzanspruchs häufig auch nach erteilter Auskunft Schwierigkeiten und erfordert eine eingehende sachliche Prüfung zur Berechnungsmethode des Schadens. Das Feststellungsurteil schützt den Verletzten zudem vor einer Verjährung im Umfang des gesamten Schadens. Aufgrund dieser im gewerblichen Rechtsschutz bestehenden Besonderheiten entspricht es für diesen Bereich einhelliger Meinung, dass das für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Interesse grundsätzlich auch dann besteht, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage (§ 254 ZPO) auf Leistung klagen kann (ständige Rechtsprechung des BGH, zuletzt WRP 03, 1238 [II 1] - Feststellungsinteresse III).

b) Trotz der Einwendungen der Beklagten ist das für die Berechtigung einer isolierten Feststellungsklage erforderliche Rechtsschutzbedürfnis vorliegend gegeben. Gerade die Verjährungseinrede der Beklagten zeigt, dass ein die Verjährungswirkung ausschließender Akt eröffnet sein musste, auch um jedenfalls zu verhindern, dass immer mehr Anspruchszeiten der Verjährungswirkung anheim fielen.

c) Ob eine ein Rechtsschutzinteresse für eine solche Feststellungsklage rechtfertigende Interessenlage auch dann noch anzunehmen wäre, wenn der Auskunftsschuldner bereits vollständig Auskunft erteilt hätte, kann vorliegend auf sich beruhen (vgl. hierzu BGH NJW 2004, 290, 292 - Preisbrecher). Streitig ist, ob der Auskunftsanspruch (mittlerweile) vollständig erfüllt ist. Aus dem Beschluss des LG Mannheim vom 20.02.2004 (BE 1 = Bl. 147 bis 148) ergibt sich, dass am 05.08.2003 gegen die Beklagte ein Zwangsgeld wegen nicht erteilter Auskunft festgesetzt worden ist, und die Vollstreckungsschuldnerin mit Schriftsatz vom 09.01.2004 (weitere) Auskunft erteilt hat. Danach ergibt sich aus diesem, von der Beklagten selbst in Bezug genommenen Sachverhalt, dass die Beklagte weder zum Zeitpunkt der Einreichung der Feststellungsklage (15.08.2003) noch dem ihrer Rechtshängigkeit (22.08.2003) und auch Monate danach noch nicht vollständig Auskunft erteilt hatte. Sie selbst trägt auch keinen früheren Auskunftszeitpunkt als den vom 29.08.2003 vor (Bl. 37). Damit aber war gerade die Interessenkonstellation betroffen, dass die Berechnung von Schadensersatzansprüchen ohne Auskunft in der Regel unmöglich war und auch nach erteilter Auskunft typischerweise geraume Zeit benötigt wird, um die nicht einfachen Bewertungen und Berechnungen für die Geltendmachung eines bezifferten Schadensersatzanspruches anzustellen. Danach durfte die Klägerin die vorliegende Feststellungsklage erheben.

d) Ob im Zuge des Rechtsstreits durch die Auskünfte der Beklagten eine taugliche Grundlage geschaffen worden ist, nun jedenfalls beziffert Schadensersatz zu verlangen, berührt den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses für die Feststellungsklage nicht. Auch insoweit zutreffend führt die Klägerin den hier maßgeblichen Rechtsgrundsatz an, dass ein Kläger nicht nachträglich seinen Feststellungsantrag in einen Leistungsantrag umändern muss, wenn dies aufgrund der Schadensentwicklung im Laufe des Rechtsstreits möglich ist (BGH NJW 1999, 3774, 3775; 1999, 639, 640; BGHZ 101, 369, 371).

e) Dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts, eine Voraussetzung, an welche keine hohen Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH GRUR 2000, 907, 910 - Filialleiterfehler; NJW 2001, 72, 75 - Falsche Herstellerpreisempfehlung), gegeben ist, hat die Klägerin nachvollziehbar dargelegt. Denn kommt es zur Verwechslungsgefahr, ist diese typischerweise geeignet, Nachfrageströme umzulenken und damit der Klägerin Umsatzpotenzial und Gewinnanteile vorzuenthalten.

2. a) Die Bindungswirkung, welche die Klägerin dem Anerkenntnisurteil des BGH vom 03.04.2003 (Verurteilung zur Unterlassung und Auskunft) für den nun geltend gemachten Schadensersatzanspruches beimessen will, geht von diesem aus.

aa) Der landgerichtlichen Wertung, die Bindungswirkung scheitere an der eingeschränkten Rechtskraft eines Anerkenntnisurteils, kann nicht beigetreten werden liegt (vgl. dazu BGHZ 5, 189, 192; Zöller/Vollkommer, ZPO, 24. Aufl., § 322, 1 i.V.m. Vor § 322, 31; Gottwald in MüKo, ZPO, 2. Aufl., § 322, 161). Die Wirkung sog. präjudizieller Bindung, nämlich des Verbots sich widersprechender Entscheidungen, geht grundsätzlich auch von einem Anerkenntnisurteil aus. Denn sonst könnte durch bloßes Anerkenntnis, welches ein möglicherweise für den Gegner erfolgreiches kontradiktorisches Urteil hindert, der der Rechtskraftwirkung einer erfolgreichen Klage verfahrenstypisch innewohnenden Schutz unterlaufen werden. Zwar mag sich die Anerkenntniswirkung im Einzelfall auch aus der Auslegung der Anerkenntniserklärung ergeben (OLG Köln NJW-RR 1993, 1407; Zöller/Vollkommer a.a.O. Vor § 322, 31). Vorliegend weist jedoch das Protokoll der Revisionsverhandlung nur eine Anerkenntniserklärung des dortigen Beklagtenvertreters aus, sodass die Bindungswirkung des Anerkenntnisurteiles allgemeinen Regeln folgt.

bb) Grundsätzlich entfaltet ein dem BGH-Anerkenntnisurteil gleichgerichtetes kontradiktorisches Auskunfts -Urteil keine solche Bindungswirkung. Denn auch das im Rahmen einer Stufenklage ergangene Teilurteil über einen Auskunftsanspruch erwächst im Hinblick auf den Zahlungsausspruch weder in Rechtskraft noch entfaltet es eine Bindung im Sinne von § 318 ZPO, sodass es rechtlich nicht ausgeschlossen ist, dass im weiteren Verfahren über den Zahlungsausspruch etwa die Frage der Aktivlegitimation anders als im Teilurteil beantwortet wird (BGH NJW 1999, 3049; Zöller/Greger a.a.O. § 254, 9; Zöller/Vollkommer a.a.O. § 322, 13; Foerste in Musielak, ZPO, 3. Aufl., § 254, 4 [aE]). Nichts anderes kann für Urteile gelten, die nicht aufgrund einer Stufenklage im Sinn des § 254 ZPO ergehen, sondern aufgrund von getrennten, aber in der gleichen Stufung aufeinander bezogenen Klagen.

cc) Es entspricht jedoch verbreiteter Ansicht, dass einer Verurteilung aus vertraglicher Unterlassungspflicht Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzprozess zukomme (so schon BGH GRUR 1965, 327, 328 - Gliedermaßstäbe) und Gleiches für eine Verurteilung aus gesetzlichen Unterlassungsverstößen gelten müsse (Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 30, 2; Baumbach/Hefermehl, WettbewerbsR, 22. Aufl., UWG Einl 484 und 491; Köhler in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., Vor § 13, 359 je m.w.N.). Der Verletzer kann dann die Rechtswidrigkeit der Handlung nicht mehr bestreiten (Baumbach/Hefermehl a.a.O. 491). Doch auch diese Meinung lässt richtigerweise die Feststellungswirkung erst ab dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz greifen (Teplitzky a.a.O. 2; Köhler a.a.O. 359 je m.N. auch zur Ansicht, welche die Feststellungswirkung zurückerstreckt auf den Zeitpunkt der Erhebung der Unterlassungsklage). Nach der auch hier vertretenen Meinung setzte die Bindung erst ab dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem OLG Karlsruhe im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 ein (26.07.2000), was für den hier zudem streitgegenständlichen Zeitraum davor aber eine eigene und im Übrigen gleichgerichtete Prüfung über den Verletzungscharakter der Handlung erforderlich macht.

b) Eine rechtliche Bindung geht zwar nicht von den Ausführungen des Vor-sitzenden des I. Zivilsenates vor der Anerkenntniserklärung der Beklagten aus. Soweit die Beklagte aber als dessen Darlegungen überliefert (Bl. 33):  Bei seinen die mündliche Verhandlung einleitenden Bemerkungen trug der Vorsitzende des I. Zivilsenats vor, dass die Vorinstanzen wohl zu Recht eine Verletzung des Rechts der Klägerin an der kombinierten Wort-/Bildmarke 117 58 42 verneint haben. Etwas anderes könne jedoch im Hinblick auf das Firmenschlagwort InterC. der Klägerin gelten. Während dem Bestandteil InterC. in der klägerischen Marke die notwendige Unterscheidungskraft fehle, könne dies für das Firmenschlagwort anders sein . Hier könne man möglicherweise von einer zumindest schwachen Kennzeichnungskraft als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin ausgehen , verfehlt die abschwächende Sicht der Beklagten (Bl. 34): Objektiv feststellbar ist insoweit lediglich, dass der Vorsitzende des I. Zivilsenats vor der mündlichen Anhörung der Parteien die Möglichkeit einer bestimmten rechtlichen Bewertung vorgetragen hatte, von der offen ist, ob sie vom Senat geteilt worden wäre , den Autorisierungsgrad solcher Darlegungen durch eine vorangegangene, wenngleich vorläufige Beratung eines Senates.

3. Klagemarken gegen Verletzungsmarke

a) Die Beteiligten gehen auch insoweit von den maßgeblichen und zutreffenden Prüfungsmerkmalen zur Verwechslungsgefahr, nämlich der Trias aus Kennzeichnungskraft und aus Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen aus, sowie zudem von der Wechselwirkungsmöglichkeit zwischen diesen Merkmalen (vgl. etwa BGH U. v. 29.04.2004 - I ZR 191/01 [B 1 a] - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 240 - MIDAS/medAS; 2003, 1040, 1042 - Kinder; 2002, 814, 815 - Festspielhaus). Dieses zu § 14 MarkenG entwickelte Begriffsverständnis findet sich im Ansatz identisch auch zu § 15 MarkenG (BGH GRUR 2002, 898 [II 1 b] - de facto; Fezer, MarkenR, 3. Aufl., § 15 MarkenG, 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 15, 39 und 50).

b) Schon der Umstand der Eintragung hindert die von der Beklagten nachhaltig verfolgte Annahme, die Klagemarken besäßen keinerlei Kennzeichnungskraft und seien gar schutzunfähig.

aa) Denn der Tatbestand der Eintragung entfaltet Bindung im Verletzungsrechtsstreit hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit der Marke (Fezer a.a.O. § 8 MarkenG, 21 und 414; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14, 340). Auch über die Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes entscheidet das Deutsche Patent- und Markenamt mit bindender Wirkung (Fezer a.a.O. § 41, 13). Es ist jedoch zulässig, bei der Verletzungsprüfung nur von einer Kennzeichnungskraft an der untersten Grenze der Schutzfähigkeit auszugehen, d.h. die Marke als schwaches Zeichen zu behandeln (Ingerl/Rohnke a.a.O. 340). Allerdings gilt die Bindung bei zusammengesetzten oder Kombinationsmarken nur für das Gesamtzeichen; sie befreit nicht davon, die Kennzeichnungskraft vor allem derjenigen Bestandteile zu prüfen, in denen die für die Zeichenähnlichkeit maßgeblichen Übereinstimmungen besteht und schließt es auch nicht aus, diesen gegenüber Kennzeichnungskraft zu verneinen (Fezer a.a.O. § 41, 11; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14, 341 je m.N.).

bb) Zudem gilt die Regel, dass bei Wort-/Bildzeichen in der Regel der Wortbestandteil prägend ist (etwa BGH U. v. 25.03.2004 - I ZR 130/01 [II 1 c, bb {1}] - EURO 2000), und ferner der Erfahrungssatz, dass ein Bezeichnungsteil, der von sprechendem Inhalt ist, nicht prägend sein kann (BGHZ 147, 56 = NJW 2002, 372, 375 - Tagesschau); ein beschreibendes Element ist in der Regel nicht prägend (BGH WRP 1999, 936, 939 - HONKA). cc)

(1) Danach steht schon der Umstand der Eintragung der Annahme entgegen, die Klägermarken seien ohne Kennzeichnungskraft und (damit) schutzunfähig. Die Bedeutung von Inter als zwischen oder als abkürzende Anspielung auf international ist allerdings ebenso geläufig wie dies bei Connect und Verbindung/verbindet (connection, Slogan: Connecting people) der Fall ist. Danach sind rein beschreibende Anklänge in der Wortmarke InterC. nicht zu verkennen, was der Kennzeichnungskraft der Klagezeichen abträglich ist. Ferner ist zu bedenken, dass etliche der angesprochenen Nutzer von Netzdienstleistungen mit der englischen Sprache von Berufs wegen umgehen und damit wissen, dass es im Englischen das Verb to InterC. gibt und dieses steht für: miteinander verbinden (Langenscheidt, Großes Schulwörterbuch Englisch/Deutsch). Dies führt bei etlichen Teilen des angesprochenen Verkehrs zu einer weiteren Schwächung der Prägekraft und Merkhaftigkeit der Klagemarken. Gleichwohl bleibt, dass es das Wort InterC. im Deutschen nicht gibt. Es ist danach ein relatives Kunstwort und besitzt einen gewissen eigenschöpferischen Gehalt, allerdings einen mit einer angesichts der nicht fern liegenden assoziativen Beiklänge nur sehr geringen Unterscheidungskraft.

(2) Zwar können die Kennzeichnungskraft und der Schutzumfang durch investitive Maßnahmen gestärkt und bei Bekanntheit einer Marke oder eines bekannten Unternehmenskennzeichens ausgeweitet sein (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 15, 82) und, wie bei § 15 Abs. 3 MarkenG vorausgesetzt, erst zum Tragen kommen, wenn die Verwechslungsgefahr gerade fehlt (Fezer a.a.O. § 15, 135; Klippel/Pahlow in Ekey/ Klippel, MarkenR, § 15, 63; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 15, 85). Dafür geben aber die von der Klägerin hierzu vorgelegten Unterlagen oder auch die bloße Benennung von Kundenbeziehungen (vgl. Bl. 93 i.V.m. Bl. 3) keinen hinreichenden Aufschluss. Auch darauf hat der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen.

dd) Diese kennzeichnungsschwachen Klagemarken stehen einer angegriffenen Marke der Beklagten gegenüber, welche vorliegend stark geprägt wird vom Stammzeichen T- und trotz weitgehender klanglicher, bildlich-graphischer Identität gleichwohl nicht verwechslungsfähig ist. Insoweit macht sich der Senat die insofern für zutreffend erachteten Ausführungen des OLG Karlsruhe in seinem Urteil vom 26.07.2000 - 6 U 222/99 - zu Eigen, wenn dort u.a. ausgeführt ist, dass die angegriffenen Bezeichnung:  Geprägt [wird] durch das vorangesetzte große T mit Bindestrich in der schriftbildlichen Gestaltung, wie sie sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte und die von ihr angebotenen Produkte und Dienstleistungen durchgesetzt hat. Der Betrachter der angegriffenen Bezeichnung erkennt auf Anhieb, daß ihm unter dieser Bezeichnung ein Waren- oder Dienstleistungsangebot der Beklagten gegenübertritt. Gegenüber dem prägenden Zeichenbestandteil T tritt der vom Verkehr als beschreibende - hiervon allerdings weicht der Senat ab: nur sprechende - Angabe verstandene Begriff InterC. vollständig zurück. Der Verkehr entnimmt der angegriffenen Bezeichnung in ihrer Gesamtheit, daß ihm eine Dienstleistung der Beklagten auf dem Gebiet des InterC., also der Verbindung, Vernetzung, Zusammenschaltung angeboten wird. Bei dieser Sachlage reicht die Voranstellung des Zeichenbestandteils T aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke, welche durch die schräge Raute mit Punkten geprägt wird, und der angegriffenen Bezeichnung auszuschließen. Dies gilt auch insoweit, als die sich gegen-überstehenden Bezeichnungen im Verkehr mündlich verwendet werden. Der Senat sieht keinen Anhalt dafür, dass der prägende Bestandteil T, der sich den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf die notorisch bekannte Beklagte darstellt, von einem irgendwie beachtlichen Teil der maßgeblichen Verbraucher bei der Aussprache weggelassen wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der durch die Anwendung des Te.-T hergestellte Bezug der angegriffenen Bezeichnung zu der Beklagten auch bei deren mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht wird .

ee) Damit setzt sich der Senat nicht in Widerspruch zu BGH WRP 2003, 1228 - City Plus. Zwar wird dort der Grundsatz betont, dass dem Bestandteil eines Zeichens, der - für den Verkehr erkennbar - nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im Allgemeinen keine prägende Bedeutung zukomme. Diese Regel gelte jedoch nicht uneingeschränkt. Die Frage könne nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisionslage beantwortet werden (BGH a.a.O. [II 1 c, cc]). Die notorische Bekanntheit des Serienzeichens T- sowie die auch bezüglich der Beklagten geltende sehr geringe Kennzeichnungsstärke der Beifügung InterC. setzen zumal bei dem hier maßgeblich angesprochenen Verkehr eine solch klare Zuordnung zum Unternehmen der Beklagten frei, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit den Klagezeichen ausscheidet.

c) Danach scheidet eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne aus. Zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gelten auch bezüglich des Abgleichs von Klagmarke und Beklagtenmarken die nun unmittelbar nachfolgenden Ausführungen.

4. Klägerunternehmenskennzeichen gegen Beklagtenmarke

a) InterC. als Firmenschlagwort.

aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinn des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (BGH U. v. 29.04.2004 - I ZR 191/01 [B 4 a] - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2002, 898 [II 1 a] - de facto; WRP 2001, 1207 - CompuNet/Com-Net). Der Grund für diesen selbstständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH a.a.O. [II 1 b] - de facto; WRP 2002, 705, 707 - IMS; vgl. zu allem ebenso Ingerl/Rohnke a.a.O. § 15, 46).

bb) Vorliegend ist die Bezeichnung InterC. wie ausgeführt kennzeichnungsfähig, wenngleich von nur geringgradiger Kennzeichnungskraft, und innerhalb der Firmenbezeichnung derjenige Bestandteil, der sich zum Schlagwort eignet. Denn auf die Rechtsformangabe legt der Verkehr in diesem Zusammenhang keinen Wert. Da auch das Element Gesellschaft für Datenkommunikation nicht nur schwerfällig, sondern von nachgerade allerweltsläufigem Inhalt ist und zudem dem einzigen Fantasiewortbestandteil nachfolgt, ist InterC. geeignet, dem Verkehr und im Verkehr als griffiges Unternehmenskürzel zu dienen. Auf den Grad seiner tatsächlichen Benutzung kommt es nicht an.

cc) Danach stehen sich beim vorzunehmenden Abgleich InterC. und T-I. gegenüber.

b) Dass beide Zeichen für Dienstleistungen stehen, die im Umfang des verfolgten Anspruchs (Antrag: ... Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte ...) identisch sind, hat schon die landgerichtliche Entscheidung entwickelt, dann jedoch aber offen gelassen. Die Frage ist vorliegend im Sinne der Klägerin zu bejahen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2002, 898 [II 1 b, aa] - de facto).c)

aa) Neben der unmittelbaren Verwechslungsgefahr kann gerade im Bereich des Schutzes der Unternehmenskennzeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehen (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke a.a.O. § 15, 42). Sie liegt vor, wenn die jeweilige Zeichenstärke, Zeichen- und Dienstleistungsnähe zu einer Verwechslungsgefahr dahin führen, dass das Publikum aufgrund der vorhandenen Übereinstimmungen eine organisatorische Verbindung oder einen wirtschaftlichen Zusammenhang der Betreiber annimmt (BGH U. v. 29.04.2004 - I ZR 191/01 [B 1 e cc] - Zwilling/Zwei-brüder; BGHZ 147, 56 = NJW 2002, 372, 375 - Tagesschau; Fezer a.a.O. § 14, 137 und 244; Ingerl/Rohnke a.a.O. § 14, 752 und § 15, 42), wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus den sich gegenüberstehenden Zeichen aber organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge folgert (BGH GRUR 2002, 898 [II 1 b, cc] - de facto).

bb) So liegt es hier. Der Verkehr kennt - wie ausgeführt - die Zeichenstrategie der Beklagten. Er weiß, dass die Beklagte einen Stammbestandteil, ein Serien-, ein Mutterzeichen voranstellt und ihm Angaben wie -C., -M., -O. oder -S. folgen lässt, die für gewisse Dienstleistungssparten stehen. Wer danach T-I. wahrnimmt, kann darin unschwer einen weiteren Dienstleistungsbereich der D. T. mutmaßen und kann verführt sein zu glauben, die bekannt marktstarke, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich nun auch die Klägerin einverleibt und setze deren Leistungsprogramm nun ausschließlich unter dem eigenen Dach fort oder habe das bisherige Recht der Klägerin durch rechtlich-organisatorische Regelungen erworben. Denn stärker als durch die Verwendung einer ganzen Firmenbezeichnung oder doch des fremden Firmenschlagwortes kann eine Übernahme eines anderen Unternehmens nicht signalisiert und damit die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründet werden (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker a.a.O. § 15, 59 m.N.).

Diese ist damit zu bejahen.d)

aa) Diese Einschätzung der Verwechslungsgefahr gilt sowohl bezüglich der Klagemarke als auch hinsichtlich des klägerischen Unternehmenskennzeichens und der Marken der Beklagten im Umfang des durch den Klage-/Berufungsantrag verfolgten Kollisionsfensters.

bb) Die Annahme eines Überkreuzschutzes in Bezug auf klägerisches Unternehmenskennzeichen und Beklagtenmarke hindert auch nicht die Entscheidung EuGH GRUR 2003, 143 = EuZW 2003, 179 = NJW 2003, 1654 [Ls] - Robelco. Dagegen steht das Urteil des BGH vom 09.10.2003 (GRUR 2004, 512 - Leysieffer). Danach kann eine Unternehmensbezeichnung auch dadurch verletzt werden, dass sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, dass ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet (BGH a.a.O. [II 1 b] - Leysieffer). Die bereits am 21.11.2002 ergangene Entscheidung des EuGH hat der BGH dabei keineswegs nicht übersehen. Er hat vielmehr dahin Stellung genommen, dass die Robelco-Entscheidung des EuGH allein die Reichweite der Markenrichtlinie betreffe und nichts darüber besage, ob das nationale Markenrecht den Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (BGH a.a.O. [II 1 b] - Leysieffer).

e) Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden ist zu bejahen.

aa) Insofern stellt die Rechtsprechung strengste Anforderungen auf (Ingerl/ Rohnke a.a.O. Vor §§ 14 bis 19, 108). Ein Rechtsirrtum ist nur dann zu entschuldigen, wenn der Irrende bei Anwendung der verkehrserforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte (Ingerl/Rohnke a.a.O. 110). Schuldhaft handelt aber, wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, indem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss (BGH WRP 2002, 691 [II 2] - vossius.de; Z 149, 191 [II 3 c] - shell.de). Auch gleichgerichtete Entscheidungen von Vorinstanzen entlasten den solchermaßen Handelnden nicht (Ingerl/Rohnke a.a.O. 110 m.N.).

bb) Durch gebotene Recherche wäre die Beklagte unschwer auf die Firmenbezeichnung der Klägerin und deren Markenbestand gestoßen. Angesichts der Zeichen- und Branchennähe war die Aufnahme einer eigenen wirtschaftlichen Betätigung der Beklagten unter ihrem streitbetroffenen Zeichen danach keineswegs zweifelsfrei zulässig, sondern hätte ihr vielmehr Anlass für nachhaltige Bedenken sein müssen. Solche nicht entwickelt oder für überwindbar gehalten zu haben, hebt den Verschuldensvorwurf nicht auf, sondern belässt die Beklagte in ihrem bewusst eingegangenen Risiko und damit im Verschulden.

5. Verjährung

a) Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass der Anspruch auf Schadensersatz vor dem 01.01.2000 gemäß § 20 MarkenG verjährt ist. Dieser von den Parteien selbst eingenommene Standpunkt begegnet auch keinen durchgreifenden Bedenken (vgl. insbesondere zum Übergangsrecht, der Verjährungsfrist und dem Verjährungsbeginn von Hellfeld in Ekey/Klippel, MarkenR, § 20, 9 f).

b) Diese Verjährungsregel gilt jedoch nicht für bereicherungsrechtliche Ansprüche (§ 20 S. 2 MarkenG i.V.m. § 852 S. 2 BGB; vgl. hierzu Ingerl/Rohnke a.a.O. § 20, 34; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 20, 49; von Hellfeld a.a.O. § 20, 65).

c) Insoweit hat hinsichtlich des Schadensersatzanspruches im Urteilsausspruch eine Zäsur zu geschehen. Für die verjährte Zeit ist dem Hilfsantrag zu entsprechen. Dieser stellt jedoch, da mit ihm nur ein beschränktes Abrechnungsinstrumentarium (in aller Regel und auch so beantragt: Lizenzanalogie) verbunden ist, ein Minus gegenüber dem Schadensersatzanspruch dar, hinsichtlich dessen durch drei Arten der Schadensberechnung ein breiteres Abschöpfungsspektrum eröffnet ist.

II.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 97, 92, 708 Nr. 10, 711, 542, 543 i.V.m. § 3 ZPO. Zwar legt auch der Senat die ihm von der Klägerin im Schriftsatz vom 13.07.2004 erläuterten Kostengrundsätze zugrunde. Da der Hilfsantrag jedoch, wie oben unter c) dargestellt, vorliegend ein Weniger beinhaltet, ist eine Kostenteilung gefordert.

Die Revision wird zugelassen. Denn der Senat setzt sich mit dieser Entscheidung in Widerspruch zu den Wertungen des OLG Karlsruhe in den vorbenannten Verfahren. Diese Divergenz füllt das Zulassungsmerkmal der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung aus (vgl. Ball in Musielak, ZPO, 3. Aufl., § 543, 8; von Gierke/Seiler, NJW 2004, 1497, 1499).

Hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswertes folgt der Senat der landgerichtlichen Wertbemessung, welche die Klägerin selbst so vorgegeben und die keine Bedenken der Beklagten ausgelöst hat.

OLG Stuttgart:
Urteil v. 29.07.2004
Az: 2 U 36/04