Oberlandesgericht Frankfurt am Main:
Urteil vom 11. Oktober 2005
Aktenzeichen: 11 U 63/04

(OLG Frankfurt am Main: Urteil v. 11.10.2005, Az.: 11 U 63/04)

Tenor

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das am 03.11.2004 verkündete Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main € 2/6 O 245/03 € teilweise abgeändert.

Die Klage wird hinsichtlich der Anträge I., II., III. und IV. insgesamt abgewiesen.

Die weitergehende Berufung und die Anschlussberufung werden zurückgewiesen.

2. Von den Gerichtskosten tragen die Kläger 43% und die Beklagte zu 3. 57%. Von den außergerichtlichen Kosten tragen die Kläger diejenigen der Beklagten zu 1. und 2. voll sowie diejenigen der Beklagten zu 3. zu 43%.

Von den außergerichtlichen Kosten der Kläger trägt die Beklagte zu 3 57% sowie diejenigen des Drittwiderbeklagten.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können eine Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

4. Die Revision wird zugelassen.

Gründe

I. Die Parteien streiten um marken-, wettbewerbs- und urheberrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Körpergleitmitteln unter der Bezeichnung €A€ und der Fotografie eines nackten männlichen €Rückentorsos€.

Der Kläger und der Beklagte zu 1 arbeiteten ursprünglich in dem von dem Zeugen Z1 betriebenen einzelkaufmännischen UnternehmenBCosmeticszusammen. Ende 1993 gründeten der Kläger und der Beklagte zu 1 die Beklagte zu 3 (Anlage B 2). Gegenstand des Unternehmens war die Entwicklung und Herstellung von Kosmetika und Körpergleitmitteln, die zunächst unter der Bezeichnung €C€ vertrieben wurden. Am 19.08.1993 meldete Z1 die Produktausstattung, die bereits den später von der Beklagten zu 3 verwendeten nackten männlichen Rückentorso in schwarz-weiß zeigte, als Geschmacksmuster zur Eintragung beim Deutschen Patentamt an. Die Beklagte zu 3 übernahm in der Folgezeit dieses Geschäftsfeld und erhielt die zu diesem Zeitpunkt bereits angemeldeten bzw. eingetragenen Schutzrechte einschließlich des vorbezeichneten Geschmacksmusters von Z1 übertragen (Bl. 103 d. A.). Das Geschmacksmuster wurde später vom Landgericht Frankenthal wegen Vorbenutzung für nichtig erklärt (Urteil vom 13.02.2003, Bl. 105 d. A.). Zu Beginn des Jahres 1995 wurden die Produkte erstmals unter der Kennzeichnung €A€ und Verwendung des Rückenbildes von der Beklagten zu 3 vertrieben. Mit Vertrag vom 02.05.1995 übertrug der Kläger zu 1 seinen Geschäftsanteil an die Beklagte zu 2 und schied aus der Beklagten zu 3 aus (Bl. 115 d.A.). Er war in der Folgezeit weiter mit dem Vertrieb von €A€-Produkten befasst, wobei Funktion und Umfang zwischen den Parteien streitig sind. Zu diesem Zweck gründete er einige Monate nach seinem Ausscheiden eine eigene Vertriebsgesellschaft, aus der schließlich im Dezember 2000 die Klägerin zu 4 hervorging. Die Klägerin zu 4 und ihre Vorgängergesellschaften ließen ihre Produkte exklusiv bei der Beklagten zu 3 herstellen.

Am 24.08.2000 schloss der Kläger zu 1 mit der Klägerin zu 3 einen Vertriebsvertrag, wonach die Klägerin zu 3 die Produkte der Klägerin zu 4 weltweit vertreiben soll (Anlage B 12). Die Klägerin zu 2 ist die Holdinggesellschaft der Klägerin zu 3. Am 02.01.2001 schlossen die Klägerinnen zu 3 und zu 4 mit der Beklagten zu 3 einen Vertriebsvertrag, wonach die Praxis der exklusiven Herstellung durch die Beklagte zu 3 beibehalten werden sollte (Anlage B 14). Unter dem gleichen Datum verpflichtete sich die Klägerin zu 3 gegenüber der Klägerin zu 4 zur Zahlung einer Lizenzgebühr für alle zukünftigen, noch nicht vertriebenen Produkte, die unter der Zusatzbezeichnung €D€ vertrieben würden. Mit Vertrag vom 02.01.2001 vereinbarte die Klägerin zu 4 mit der Beklagten zu 3, dass die Lizenzgebühr zur Hälfte an die Beklagte zu 3 abzuführen sei (Anlage B 16).

Die Kläger zu 1 und zu 2 sind Inhaber der nationalen Wortmarke A, Reg.Nr. €, Warenklassen 3 und 5 (u. a. Massage-Fluids und Gleitmittel) mit Priorität vom 15.11.2001. Sie sind Inhaber der Gemeinschaftsmarke (Wort-/Bildmarke) €E€, Reg. Nr. € mit Priorität vom 15.01.2002. Weiterhin sind sie Inhaber der nationalen Wort-/Bildmarke €E€, Reg. Nr. € mit Priorität vom 15.01.2002. Die €E€-Marken beinhalten neben dem Wortbestandteil ein Rückenbild eines männlichen Körpertorsos (vgl. Anlage K 4, Bl. 38 d. A., Anlage B 42, Bl. 422 d. A.). Schließlich sind die Kläger zu 1 und 2 Inhaber der Gemeinschaftsmarke A (Wortmarke), Reg.Nr. €mit Priorität vom 20.02.2004 (Anlage K 43, Bl. 424 d. A.). Die Kläger zu 1 und 2 haben den Klägerinnen zu 3 und 4 das ausschließliche Recht eingeräumt, die Klagemarken zu benutzen und die Verletzung der Marken gerichtlich geltend zu machen. Dritten sind solche Rechte nicht eingeräumt.

Die Klägerinnen zu 3 und 4 vertreiben unter den Marken €A€ und €D€ Körpergleitmittel, die bis Anfang 2002 von der Beklagten zu 3 geliefert wurden. Im Mai 2002 kündigten die Kläger den Vertriebsvertrag mit der Beklagten zu 3. Am 15.05.2002 meldete die Beklagte zu 3 die Wort-Bildmarke €A und Körpersilhouette€, die Wortmarke €F€ und die Wort-Bildmarke €F und Körpersilhouette€, am 10.06.2002 die Wortmarke €G€ und am 05.08.2002 die Bildmarke €Körpersilhouette€ an. Mitte Juni des Jahres 2002 erhielten die Kläger Kenntnis davon, dass die Beklagte zu 3 unter Verwendung der Bezeichnung der Kläger €Aa€, €Ab€, Ac€, €Ad€, €Ae€ und €Af€ Großhändlern anbot. Zusätzlich bot sie € unter Verwendung des charakteristischen Rückenbildes € das Produkt €Ag€ an, das sich nicht im Sortiment der Kläger findet.

Wegen der weitergehenden tatsächlichen Feststellungen erster Instanz wird auf den Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils in der Fassung des Tatbestandsberichtigungsbeschlusses vom 13.06.2005 Bezug genommen (Bl. 795 ff. d. A.).

Die Kläger haben behauptet, der Kläger zu 1 habe bei seinem Ausscheiden aus der Beklagten zu 3 die Sparte Gleitmittel übernommen. Die Beklagte zu 3 sei lediglich noch als Abfüllerin für ihn tätig gewesen. Auf den Etiketten der Produkte seien stets die Kläger, nicht die Beklagte zu 3 als Produktverantwortliche genannt worden. Bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Klägers hätten keinerlei Rechte an der Bezeichnung €A€ bestanden. Der wesentliche Teil der €A€-Produktpalette sei erst danach von den Klägern entwickelt worden. Der Zeuge Z1 sei Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte an dem Urheberrecht der Rückenbild-Fotografie. Dies sei ihm 1992/93 von der Fa. H (Inhaber I) durch schriftlichen Vertrag übertragen worden. Z1 habe das ausschließliche Nutzungsrecht an den Kläger zu 1 weiterübertragen.

Die Beklagten haben behauptet, der Markt bringe vor allem die Beklagte zu 3 mit den €A€-Produkten in Verbindung. Das entsprechende Gleitmittel sei seit 1995 in Deutschland und Europa das führende Produkt gewesen. Schon vor den Markeneintragungen der Kläger habe die Beklagte zu 3 eine Benutzungsmarke an der Bezeichnung erworben. Sie habe außerdem durch eine schon damals begonnene Vertriebstätigkeit in den O1 eine Benutzungsmarke für die O1 erworben. Die Klägerin zu 4 sei als reine Vertriebsgesellschaft der von der Beklagten zu 3 eigenverantwortlich produzierten Gleitmittel anzusehen. Der Kläger zu 1 habe die Anmeldung und Eintragung der einst gemeinsam entwickelten €A€-Marken ohne Wissen der Beklagten betrieben.

Wegen der erstinstanzlich gestellten Klage- und Widerklageanträge wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils verwiesen.

Das Landgericht hat der Klage zum Teil stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Kläger.

Die Beklagten tragen zur Begründung ihrer Berufung vor, eine Haftung der Beklagten zu 2 sei von vornherein auszuschließen, weil sie nur formal als Geschäftsführerin bestellt gewesen und zum 31.12.2001 als Geschäftsführerin abberufen worden sei. Bei der Bejahung der Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Bezeichnungen habe das Landgericht außer Acht gelassen, dass die von der Beklagten verwendeten Zusätze wie €Blue Water€ undBodyglide€ die Verwechslungsgefahr ausräumten. Es handele sich € anders als das Landgericht gemeint habe € nicht um produktbeschreibende Zusätze. Hinzukomme, dass die Kennzeichnung €A€ schwach sei und bei kennzeichnungsschwachen Bezeichnungen auch beschreibende Anklänge nicht unberücksichtigt gelassen werden dürften. Zu Unrecht habe das Landgericht die tatsächlichen Voraussetzungen einer Nutzungsmarke verneint, die den Beklagten als prioritätsälteres Recht zustehe. Hierzu haben sich die Beklagten auf einen Artikel in der Zeitschrift €P€ aus dem Jahr 1995 (Bl. 373 d. A.) und eine Übersicht über die verkauften Einheiten und die erzielten Umsätze für die Jahre 1996 bis 2001 berufen (Bl. 581 d. A.). Sie behaupten, die Beklagte zu 3 habe zwischen 1998 und 2001 einen Marktanteil bei den €A€-Gleitmitteln von 30 bis 45 % in Deutschland gehabt. Im Bereich des hier in Frage stehenden Marktes seien die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt, auf den Etiketten regelmäßig einen Vertriebspartner vorzufinden, gleichwohl aber die Marke dem tatsächlichen Hersteller zuzuordnen. Das Landgericht habe auch schlicht ignoriert, dass die Beklagte zu 3 ausweislich des als Anlage B 47 vorgelegten Katalogs nachgewiesen habe, dass sie selbst Gleitmittel im fraglichen Zeitraum vertrieben habe. Rechtsfehlerhaft sei das Landgericht weiter davon ausgegangen, dass sie, die Beklagten, keine prioritätsbegründende Benutzungshandlung für den Erwerb einer US-amerikanischen Benutzungsmarke vorgetragen hätten. Die Beklagte zu 3 habe schon seit 1994/95 €A€-Gleitmittel in die O1 geliefert. Eine vorrangige Erstbenutzung ergebe sich daher aus dem Vertrieb über die Firmen H, J und K, während die erste Lieferung von €A€-Gleitmitteln über die Firma des Drittwiderbeklagten erst Ende 1995 erfolgt sei. Vor diesem Hintergrund sei es unverständlich und rechtsfehlerhaft, wenn das Landgericht nicht € wie zuerst beabsichtigt € ein Rechtsgutachten zur Rechtslage im amerikanischen Recht eingeholt habe.

Das Landgericht ignoriere die Umstände, die den Willen der Parteien in Bezug auf die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse belegten. Der Geschäftsbereich €Gleitmittel€ sei immer bei der Beklagten zu 3 geblieben. Auch mit den Verträgen vom 02.01.2001 habe nichts anderes geregelt werden sollen. Inhaltlich sei damit keine Änderung der Beziehung zwischen den Parteien bzw. ihrer Vorgängerfirmen intendiert gewesen. Die Beklagten zu 3 sei die autonome Herstellerin der €A€-Gleitmittel und die Klägerinnen zu 3 und 4 seien deren Vertriebspartner gewesen. Ein Übergang des Geschäftsbereichs €Erotik€ von der Beklagten zu 3 auf die Klägerin zu 4 oder den Kläger zu 1 sei nicht vorgesehen gewesen. Völlig außer Acht gelassen habe das Landgericht auch die Lizenzvereinbarung vom 02.01.2001 (€Royality€ - Vereinbarung = Anlage B 16). Die Bereitschaft der Kläger, der Beklagten eine Lizenzgebühr für die Anbringung des €A€-Zeichens sowie des Rückenbildes auf €Dildos€ zu zahlen, mache mehr als deutlich, dass die Kläger das €A€-Zeichen nicht als das ihrige ansähen.

Zu Unrecht habe das Landgericht schließlich eine Bösgläubigkeit der Kläger bei Eintragung der Marken verneint. Die Beklagte zu 3 habe auch einen wertvollen Besitzstand an dem Kennzeichen gehabt, das sie durchgängig von 1995 bis heute auf den von ihr produzierten Produkten angebracht und benutzt habe. Mit der Markenregistrierung hätten die Kläger zu 1 und 2 das Ziel verfolgt, der Beklagten zu 3 nach Aufkündigung der Vertriebspartnerschaft Ende Mai 2002 den Eigenvertrieb ihrer €A€-Gleitmittel mittels dieser Markenregistrierungen zu untersagen. Dafür spreche auch der zeitliche Ablauf zwischen der ersten Markenanmeldung und der Kündigung des Vertriebsvertrages. Der Abbruch der Vertragsbeziehungen sei kurz nach Eintragung der Marken erfolgt. Schließlich habe das Landgericht außer Acht gelassen, dass bereits aufgrund der Beendigung des Vertriebsvertrages das Recht der Kläger zur weiteren Nutzung der €A€-Marken erloschen sei und die Rechte an die Beklagte zu 3 zurückgewährt werden müssten.

Auch die Widerklageanträge seien zulässig und begründet.

Die Beklagten beantragen,

das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 03.11.2004, Az. 2/6 O 245/03, wird aufgehoben und die Klage abgewiesen. Auf die Widerklage werden die Kläger, Widerbeklagten und Berufungsbeklagten sowie der Drittwiderbeklagte und Berufungsbeklagte gemäß den Widerklageanträgen 1. Instanz verurteilt.

Die Kläger beantragen,

die Berufung der Beklagten vom 8. Dezember 2004 gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 3. November 2004, Az. 2/6 O 245/03 zurückzuweisen und das landgerichtliche Urteil mit der Maßgabe zu bestätigen, dass auch die unter I. 3. vom Landgericht zugesprochenen Ansprüche auch aus UWG und Urhebergesetz bestehen.

Sie wiederholen und vertiefen ihren erstinstanzlichen Vortrag und treten dem gegnerischen Vortrag insbesondere entgegen, soweit sich die Beklagen auf eine Benutzungsmarke berufen. Sie, die Kläger, hätten während der gesamten Vertragsbeziehung mit der Beklagten zu 3 und auch noch heute erhebliche Werbeaufwendungen für die Positionierung der Marke €A€ im Gleitmittelmarkt getätigt. Die Aufwendungen seien alleine von ihnen, den Klägern, getragen worden. Sie beliefen sich ohne weiteres auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Aufgrund der erheblichen Marketingaktivitäten seien allein die Kläger von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Inhaber der Kennzeichnung €A€ identifiziert worden. Sie, die Kläger, seien noch im Jahre 2001 eigenständig aus den ihnen zustehenden Kennzeichen gegen Dritte vorgegangen, während sich die Beklagten um derartige Rechtsverstöße nicht gekümmert hätten. Schließlich seien sie den Empfehlungen ihrer Anwälte gefolgt und hätten sich die Kennzeichen durch die Eintragung einer Marke schützen lassen. Zu diesem Zeitpunkt habe noch ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Parteien bestanden. Erst mehrere Monate später hätten die Beklagten Schwierigkeiten bei der Ausführung der bestehenden Abfüllerverträge bereitet und sie, die Kläger, im Wettbewerb behindert. So sei es zu verspäteten Auslieferungen bestellter Ware gekommen. Erst als sie, die Kläger, hätten erkennen müssen, dass die Beklagten sich nicht mehr an die vereinbarte Aufgabenteilung halten und ein eigenes Produkt entwickeln, herstellen und vermarkten wollten, hätten sie sich Ende Mai 2002 gezwungen gesehen, die Vertragsbeziehungen mit der Beklagten zu 3 zu beenden.

Im Wege der Anschlussberufung machen die Kläger geltend, das Landgericht habe die unter Ziffer I. 3. geltend gemachten Unterlassungsansprüche auch aus § 97 Abs. 1 UrhG zusprechen müssen. Zu Unrecht habe das Landgericht auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche abgelehnt. Die im Antrag unter I. 3. wiedergegebene Flaschenaufmachung der Beklagten sei eine sklavische Nachahmung der Produktausstattung der Kläger und ahme sämtliche wettbewerblich eigenartigen Merkmale nach.

II. Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg, die Anschlussberufung ist unbegründet.

A. Zur Klage 1. Erfolg hat die Berufung, soweit die Kläger Unterlassung- und Schadensersatz verlangen.

Dabei geht der Senat mit dem Landgericht davon aus, dass zwischen den für die Kläger eingetragenen Wort- und Wort-/Bildmarken und der von den Beklagten verwendeten Bezeichnung €A€ sowie der angegriffenen Ausstattung Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, was hier nicht weiter vertieft zu werden braucht. Zu Recht hat das Landgericht auch angenommen, dass den Beklagten keine prioritätsälteren Rechte zustehen, wie noch weiter unten darzulegen sein wird.

Den Klägern stehen aber keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Marken- und Ausstattungsrechten gegen die Beklagten zu, weil die Geltendmachung von Rechten aus den eingetragenen Marken gegenüber den Beklagten rechtmissbräuchlich erfolgt (§ 242 BGB ).

a) Eine Markenanmeldung erfolgt bösgläubig, wenn sie rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. Darüber hinaus steht dem Verletzer jedenfalls der Einwand des Rechtsmissbrauchs zu, wenn zumindest die Ausübung des ggfs. einwandfrei erworbenen und an sich schutzwürdigen Rechts gegen Treu und Glauben verstößt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. vor §§ 14 € 19 Rn. 171 ff. m.w.N.). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein derartiger Fall vorliegt, kann an die frühere höchstrichterliche Rechtsprechung angeknüpft werden, in der die bösgläubige Markenanmeldung als außerzeichenrechtlicher Löschungsgrund nach §§ 1 UWG (a.F.), 826 BGB anerkannt war ( BGH GRUR 2000, 1032 € EQUI 2000; BPatG GRUR 2000, 809 € SSZ ; Ingerl /Rohnke, a.a.O. § 50 Rn. 10; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 50 Rn. 7 ).

Zwar ist das Landgericht im Ansatz zu Recht davon ausgegangen, dass das im Zeichenrecht herrschende Prioritätsprinzip dem früheren Anmelder das bessere Recht zuweist. Das gilt auch dann, wenn der Anmelder von der Vorbenutzung Kenntnis hat. Das deutsche Markenrecht kennt kein Vorbenutzungsrecht. Das Verhalten der Kläger wäre zeichen- und wettbewerbsrechtlich deshalb nicht zu beanstanden, wenn diese lediglich Markenschutz für eine Bezeichnung erwirkt hätten, die bereits vor ihrer Anmeldung im Inland von einem Dritten für entsprechende Produkte benutzt worden wäre. Erst bei Hinzutreten weiterer Umstände kann die Anmeldung oder zumindest die Geltendmachung von aus dem angemeldeten Zeichen abgeleiteten Verbietungsrechten wettbewerbs- und sittenwidrig sein (BGH GRUR 1980, 110 € TORCH; OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373 € NeutralRed). Ein solcher Umstand ist in der Rechtsprechung etwa darin gesehen worden, dass der Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung im Inland einen schutzwürdigen wertvollen Besitzstand erlangt hat und der Anmelder eine identische oder ähnliche Marke anmeldet, um den Besitzstand zu stören oder den Gebrauch des Zeichens zu sperren ( BGH GRUR 1998, 1037 € Makalu m.w.N.).Auch ohne inländischen Besitzstand kann die Anmeldung eines Zeichens rechtsmißbräuchlich sein, wenn sie zur Erzwingung sachfremder Vorteile, etwa systematischer Behinderung oder der Erzielung einer Sperrwirkung dient (Ingerl/Rohnke a.a.O. vor §§ 14 € 19 Rn. 169 m.w.N. ).

Im Streitfall liegen ebenfalls Umstände vor, die die Geltendmachung von Verbietungsrechten und Schadensersatzansprüchen aus den eingetragenen Marken wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Dabei sind die vor der Markenanmeldung liegenden Geschäfts- und Rechtsbeziehungen der Parteien umfassend zu berücksichtigen (BPatG a.a.O.).

Zwar ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte zu 3 an der Bezeichnung €A€ und der streitgegenständlichen Ausstattung im Zeitpunkt der Zeichenanmeldung einen schutzwürdigen wertvollen Besitzstand hatte. Die von den Beklagten in anderem Zusammenhang angeführten Umsätze lassen keinen Rückschluss darauf zu, in welchem Umfang nach 1998 Gleitmittel unter der Bezeichnung €A€ unter Hinweis auf die Beklagte zu 3 vertrieben wurden.

Die Ausübung markenrechtlicher Unterlassungsansprüche ist vorliegend dennoch rechtsmissbräuchlich, weil sie eine Verletzung der aus der langjährigen Vertragsverbindung der Parteien nachwirkenden Schutz- und Treuepflicht darstellt, durch welche die Beklagten in unlauterer Weise gehindert werden, ihre Produkte € wie in der Vergangenheit einverständlich erfolgt € weiter mit der Bezeichnung €A€ zu kennzeichnen und unter dieser Bezeichnung im Wettbewerb aufzutreten.

Unter der Bezeichnung €A€ hat die Beklagte zu 3 ab Beginn des Jahres 1995 Körpergleitmittel hergestellt und vertrieben. Nach dem Ausscheiden des Klägers zu 1 als Mitgesellschafter und Geschäftsführer Mitte 1995 wurde auf der Grundlage der zwischen ihm und der Beklagten zu 3 begründeten vertraglichen Beziehungen der Produktvertrieb auf den Kläger zu 1 bzw. die später von ihm gegründeten Unternehmen übertragen. Herstellung und Abfüllung der €A€- Produkte oblagen bis zur außerordentlichen Kündigungserklärung der Verträge durch den Kläger zu 1 im Mai 2002 ausschließlich der Beklagten zu 3. Über einen Zeitraum von sieben Jahren fand mithin eine enge Zusammenarbeit der Vertragspartner in Bezug auf die €A€-Produktlinie statt, wobei die Produkte unstreitig jedenfalls bis 1998 mit der Firmenbezeichnung der Beklagten zu 3 gekennzeichnet waren. Über diese sich aus der Sonderbeziehung der Parteien im Innenverhältnis ergebenden Schutz- und Treuepflichten haben sich die Kläger zu 1 und 2 in unlauterer Weise hinweggesetzt, indem sie auf der Grundlage einer während der Vertragsbeziehung und ohne Kenntnis der Beklagten erlangten formalen Rechtsposition diese zu dem Zweck benutzten, ihren bisherigen Vertragspartner von einer weiteren Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit den €A€-Produkten auszuschließen.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass den Beklagten schon während der Dauer der Vertragsbeziehung nur eine untergeordnete Rolle zufiel, so dass die Rechte an den €A€-Produkten allein den Klägern zu 1 und 2 zuzuordnen wären. Die Behauptung des Klägers zu 1, er habe nach seinem Ausscheiden aus der Beklagten zu 3 Mitte 1995 den €Erotik-Bereich€ und so die €A€-Produkte allein übernommen und die Beklagte zu 3 sei in der Folgezeit reine Lohnabfüllerin für den Kläger zu 1 gewesen, werden durch die tatsächliche Handhabung der vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien nicht bestätigt. Aus den Verträgen, die von Mitte 1995 bis zur Erklärung der fristlosen Kündigung Mitte 2002 zwischen den Parteien bestanden, lässt sich nicht entnehmen, dass die Beklagte zu 3 nur Lohnabfüllerin ohne eigene Rechte an den €A€-Produkten gewesen wäre. Der kurz nach seinem Ausscheiden bei der Beklagten zu 3 geschlossene Vertrag vom 12.06.1995 enthält weder ausdrückliche Vereinbarungen über eine Mitnahme des Erotik- bzw. €A€-Produktbereichs durch den Kläger zu 1, noch lassen die im Einzelnen getroffenen Vereinbarungen auf eine untergeordnete Rolle der Beklagten zu 3 schließen. Geregelt wird ausschließlich eine Betriebsvereinbarung der Parteien mit Bezugsbindung des Vertreibers. Soweit dem Kläger zu 1 nach Gründung seiner eigenen Vertriebsfirma gegen Zahlung eines bestimmten Stundenlohns zuzüglich einer monatlichen Pauschalvergütung das Recht eingeräumt wird, alle €B-Produkte sowie alle Folgeprodukte weiterhin zu vertreiben, die unter B-Kosmetik vertrieben werden€, erwarb er eine einem selbständigen Handelsvertreter vergleichbare Rechtsposition. Demgegenüber trat die Beklagte zu 3 als Herstellerin mit der damit verbundenen Produktkontrolle auf, wie sich aus der weiteren Regelung ergibt, dass der Qualitätsstandard der B-Produkte für die angestrebte expandierende Distribution aufrechterhalten bleiben soll.

Der nachfolgende Vertrag vom 25.08.1995, bezeichnet als €Kooperationsabkommen€, verhält sich gleichfalls ausschließlich über den Vertrieb von Produkten, u. a. €A€-Produkten. Die bisherigen Vertriebsrechte des Klägers zu 1 bzw. der zwischenzeitlich von ihm gegründeten Fa. L International wurden u. a. räumlich erweitert, ohne dass über eine Vertriebsberechtigung hinausgehende Rechte des Klägers zu 1 an von der Beklagten zu 3 hergestellten Produkten begründet worden wären. Auch aus dem am 01.10.1998 geschlossenen Vertrag ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Ausgliederung des Erotik-/A-Produktbereichs auf den Kläger zu 1. Der Vertrag räumt dem Kläger zu 1 vielmehr lediglich ein nunmehr erweitertes weltweites Vertriebsrecht ein.

Anhaltspunkte dafür, dass die durch die genannten Verträge geregelten Rechte und Zuständigkeiten, nämlich Vertrieb durch den Kläger zu 1 und Herstellung der Produkte durch die Beklagte zu 3, in der Folgezeit eine Veränderung erfahren hätten, bestehen nicht. Insbesondere führten die Verträge vom 02.01.2001 zwischen der Beklagten zu 3 und der von dem Kläger zu 1 zwischenzeitlich gegründeten €D-Group€ nach ihrem Wortlaut nicht zu einer neuen Rechtslage. Der Vertrag mit den Klägerinnen zu 3 und 4 vom 02.01.2001 regelt in § 2 die Produktionsverpflichtung der Beklagen zu 3, die in § 1 €Vorbemerkung€ des Vertrages als €Exklusivlieferantin€ bezeichnet wird, sowie in § 3 Alleinvertriebsrechte der Klägerinnen zu 3 und 4. Unabhängig davon, dass bestimmte Produkte und insbesondere €A€-Produkte nicht namentlich genannt werden, verbleibt es ohne Neuregelung der bisherigen Geschäftszuständigkeiten bei der ursprünglichen Aufgabenverteilung unter gleichberechtigten Partnern.

Die schriftlichen Verträge haben die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit für alle das vereinbarte Rechtsgeschäft regelnden Umstände für sich. Auch aus der tatsächlich während der Dauer ihrer Vertragsbeziehung geübten Geschäftspraxis ergeben sich keine Anhaltspunkte für die Behauptung der Kläger, schon vor Erwerb der formalen Markeninhaberschaft infolge Ausgliederung dieses Geschäftsbereichs alleinige Inhaber sämtlicher Rechte an den €A€- Produkten gewesen zu sein.

Die Behauptungen der Kläger zum Beweis für ihre €Produkthoheit€, sie hätten sämtliche neue Rezepturen konzeptionell der Beklagten zu 3 vorgegeben und die Vorprodukte bis zur Serienreife überwacht, die Vorgaben für die Etikettenentwicklung gemacht, Produktnamen kreiert sowie die Kosten hierfür und für die Beantragung von Prüfzeichen, Zertifikaten und ähnlichem getragen, haben die Beklagten bestritten. Selbst wenn man sie als zutreffend unterstellt, sind sie zum Beweis einer bloßen Lohnabfüllerfunktion der Beklagten zu 3 nicht geeignet. Die Kläger haben nicht dargelegt, wie sie konkret ihre konzeptionellen Vorschläge unterbreitet und die Produktion überwacht haben, welche ihrer Vorschläge bei welchem Produkt Niederschlag gefunden hat. Ohne solche substantiellen Anknüpfungstatsachen lässt sich aber nicht beurteilen, ob die behauptete Mitwirkung in mehr oder weniger unverbindlichen Empfehlungen bestand € wie die Beklagten behauptet haben € oder für die Beklagte zwingend vorgegeben war. Letzteres ist gerade nicht ersichtlich, geht insbesondere aus den schriftlichen Vereinbarungen nicht hervor und wird von den Klägern so auch nicht konkret behauptet. Auch der vorgelegte Schriftverkehr mit Behörden, in dem einmal die Kläger, einmal die Beklagten, teilweise auch beide Parteien (so Anlage K 32 EG - Konformitätserklärungen) federführend auftreten, erlaubt keine eindeutige Zuordnung, insbesondere keine Einordnung der Beklagten zu 3 als bloße Lohnabfüllerin. So haben die Beklagten unwidersprochen vorgetragen, sie hätten den Lizenzvertrag für das Verwertungssystem €N€ geschlossen und sich um die M €Codierung gekümmert. Insgesamt erscheint die Zusammenarbeit der Parteien bis zur Kündigung des Vertrags vom 21.1.2001 eher kooperativ als von einseitiger Weisungsbefugnis der Kläger geprägt. Dafür spricht auch die sog. €Royality€€Vereinbarung vom 21.01.2001 zwischen der Klägerin zu 4 und der Beklagten zu 3, für die im Verhältnis Hersteller - Lohnabfüller kein nachvollziehbarer Grund bestanden hätte (B 16). Das gilt unabhängig von der Frage, ob es sich dabei um eine Gewinnbeteiligung oder eine Lizenzvereinbarung zur Abgeltung der Verwendung der Bezeichnung €A€ für neu in das Sortiment der Klägerin zu 4 aufgenommene und unter der Bezeichnung €A€ vertriebene Erotikartikel handelt. Schließlich spricht gegen die reine Tätigkeit der Beklagten zu 3 als Lohnabfüllerin auch die Formulierung in der weiteren Vereinbarung vom 21.01.2001 (B 14), mit der sich die Parteien unter gegenseitiger Rücksichtnahme zur gemeinsamen Belieferung des Marktes verpflichteten. Nach allem spricht die gesamte Entwicklung der vertraglichen Beziehungen für eine kooperative, arbeitsteilige Zusammenarbeit in den Bereichen Herstellung, Abfüllung und Vertrieb auf vertraglicher Basis.

b) Wer eine Marke zur Eintragung anmeldet, die ein Wettbewerber und (früherer) Vertragspartner als Bezeichnung für sein eigenes Unternehmen geschaffen sowie firmen- und markenmäßig verwendet hat und weiterhin zu verwenden gedenkt, handelt jedenfalls dann bösgläubig, wenn der Zeichenerwerb nicht unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung eigener (nachvertraglicher) Rechtspositionen zu rechtfertigen ist (BPatG GRUR 2000, 809, 811 € €SSZ€). Die Eintragung der Marken durch die Kläger unmittelbar vor der Beendigung des Vertriebsvertrags vom ...01.2001 stellt eine Verletzung der aus der langjährigen Vertragsverbindung der Parteien nachwirkenden Schutz- und Treuepflichten dar, durch die die Beklagten in unlauterer Weise gehindert werden, ihre Produkte € wie in der Vergangenheit einverständlich zwischen den Parteien erfolgt € weiter unter der Bezeichnung €A€ zu kennzeichnen und unter dieser Kennzeichnung im Wettbewerb aufzutreten. Dabei verkennt der Senat keineswegs, dass die Kläger durchaus auch ein sachliches Interesse an der Erlangung des formalen Kennzeichenschutzes hatten. Denn es ist nicht zu übersehen, dass die Kläger durch den weltweiten Vertrieb des Gleitmittels in der streitgegenständlichen Ausstattung ihrerseits einen schutzwürdigen Besitzstand erlangt haben könnten und hierzu durch eigene Werbeaufwendungen beigetragen haben. Die Absicht der Behinderung des früheren Vertragspartners muss aber nicht der einzige Beweggrund für die Eintragung der Marke sein (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 50 Rn. 24 m.w.N. ).

Bereits der äußere Anschein, nämlich die zeitlich nahe beieinanderliegende Anmeldung der Marken ab November 2001 und die fristlose Kündigung des Vertriebsvertrages im Mai 2002 spricht dafür, dass es den Klägern zu 1 und 2 auch darum gegangen ist, durch die Anmeldung der Marken die Beklagte zu 3 bei dem Vertrieb von Erotik-Produkten unter der Bezeichnung €A€ zu behindern und künftig nur eigene Produkte unter dieser Bezeichnung zu vertreiben. Gerade der Zeitpunkt der Markenanmeldung stellt ein deutliches Indiz für die Bösgläubigkeit der Kläger dar (BPatG a. a. O. S. 811). An die Feststellung der grundsätzlich erforderlichen Behinderungsabsicht des Markenanmelders sind keine zu hohen Anforderungen zu stellen, wenn € wie hier € die Kenntnis vom Besitzstand des Konkurrenten vorhanden war und weitere Gesichtspunkte auf die Unlauterkeit der Anmeldung hindeuten. Dabei können sich die Kläger nicht darauf berufen, dass die Beklagte zu 3 die Bezeichnung €A€ zuletzt nicht mehr als Hinweis auf sie als Herstellerin benutzt hat. Aus der gesamten Entwicklung der Zusammenarbeit der Parteien folgt, dass die Beklagten als erste Gleitmittel unter dieser Bezeichnung und mit der streitgegenständlichen Aufmachung vertrieben und sich erst nach und nach aus der Vertriebstätigkeit zurückzogen haben. Vor diesem Hintergrund konnten die Kläger nicht berechtigterweise darauf vertrauen, dass die Beklagte zu 3 auch künftig € insbesondere im Falle einer Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien € nicht ihrerseits das Kennzeichen wieder für den Eigenvertrieb der nach wie vor von ihr hergestellten Gleitmittel verwenden wollte.

Der Zeichenerwerb der Kläger erscheint auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung eigener Rechtspositionen gerechtfertigt. Hierfür genügt weder der von den Klägern getätigte Werbeaufwand, zu dem die Kläger als Vertriebsbeauftragte verpflichtet waren, noch die angeführten Bemühungen, die €Kennzeichen€ gegen Dritte zu verteidigen. Die Kläger haben sich hierzu auf ein einziges Verfahren bezogen, das zum Erlass einer einstweiligen Verfügung durch das Landgericht Köln im November 2001 führte. Die Unterlassungsverfügung wurde ausschließlich auf wettbewerbsrechtliche Vorschriften gestützt und betrifft eine verwechslungsfähige Verpackungsaufmachung sowie die Verwendung der Bezeichnung €O€. Von einer unmittelbaren Verteidigung der hier streitgegenständlichen Schutzrechte kann deshalb nicht die Rede sein. Jedenfalls aber können die Klägerinnen sich zur Rechtfertigung der Eintragung der Marken ohne vorherige Abstimmung mit den Beklagten nicht auf einen einzelnen Rechtsstreit beziehen. Zumindest hätten sie die Beklagten, von denen sie wussten, dass sie die Bezeichnung €A€ und den nackten männlichen Rückentorso ebenfalls verwendet haben und weiterhin verwenden wollten, über ihre Absicht informieren müssen. Welche Konsequenzen sich in diesem Fall aus einer Verweigerung der Zustimmung der Beklagten ergeben hätten, kann hier dahinstehen ( vgl. BPatG a.a.O. € SSZ)..

Für die Frage, ob gegenüber dem Vorgehen aus dem eingetragenen Zeichen nur der Missbrauchseinwand greift oder ein Anspruch auf Löschung des Zeichens besteht, kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, wobei darauf abzustellen ist, ob bereits die Anmeldung oder nur die Geltendmachung der Rechte aus dem eingetragenen Zeichen rechtsmissbräuchlich ist ( OLG Karlsruhe GRUR 1997, 373 € NeutralRed ). Ob das Verhalten des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung die Entziehung des Markenschutzes rechtfertigt, ist im Wege einer umfassenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen zu ermitteln (Ekey/Klippel/Bous, MarkenG, § 50 Rn. 12). Im zu entscheidenden Fall ergibt sich der markenrechtlich zweckfremde Einsatz aus der späteren Ausübung des Monopolrechts gegenüber den Beklagten, während die Anmeldung des Kennzeichens im Hinblick darauf, dass die Kläger das Zeichen bzw. die Ausstattung vor der Anmeldung schon längere Zeit mit Billigung der Beklagten nutzten, die Eintragung selbst noch nicht als Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes erscheinen lässt.

Da die Beklagten den Klägern mithin den Einwand des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens entgegenhalten können, können die Kläger aus den für sie eingetragenen Zeichen keine Unterlassung- und Löschungsansprüche gem. § 14 MarkenG gegen die Beklagten durchsetzen.

Die Unterlassungsanträge zu I. sind auch nicht aus § 1 UWG begründet. Selbst wenn das Verhalten der Beklagten unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes relevant wäre, könnten sich die Kläger, die ihrerseits in rechtsmißbräuchlicher Weise gegen die Beklagten vorgehen, hierauf nicht berufen, weil dem der Einwand widersprüchlichen Verhaltens entgegensteht.

c) Nach allem steht den Klägern auch kein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der streitgegenständlichen Ausstattungen und auf Beseitigung der Domain mit der Bezeichnung €A-Bodyglide€ zu.

Schließlich steht den Klägern auch der ihnen vom Landgericht zuerkannte Anspruch auf Löschung der eingetragenen Marken nicht zu, weil die Beklagten dem ihrerseits die Rechtsmissbräuchlichkeit des geltend gemachten Löschungsantrags entgegenhalten können.

Daraus folgt weiter, dass die Kläger auch keine Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz mangels rechtsverletzender Handlungen haben.

d) Keinen Erfolg hat die Berufung, soweit das Landgericht den Feststellungsanträgen zu V. stattgegeben hat. Diesbezüglich ist die Klage zulässig und begründet.

aa) Die Anträge sind als Zwischenfeststellungsanträge zulässig ( § 256 Abs. 2 ZPO ). Auf die zutreffenden Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil kann der Senat insoweit Bezug nehmen. Die Berufung greift diese auch nicht an. Soweit sie meint, der Antrag zu V 2. sei mangels Bestimmtheit unzulässig, weil nicht erkennbar sei, welches Benutzungsrecht die Kläger meinten, verkennt sie, dass der Antrag jedenfalls durch die angegriffene Entscheidung selbst bestimmt ist. Das Landgericht hat ausgeführt, dass der Antrag sich auf eine im hiesigen territorialen Geltungsbereich bestehende Benutzungsmarke beziehe. Dem sind die Kläger nicht entgegengetreten. Damit steht der Umfang des Feststellungsbegehrens jedenfalls in zweiter Instanz fest.

bb) Die Anträge sind auch begründet. Die Kläger sind € da nicht schon die Eintragung ihrer Kennzeichenrechte böswillig erscheint und der Löschungsgrund des § 50 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG damit nicht besteht € Inhaber der im Antrag näher bezeichneten Markenregistrierungen. Dass sich die Kläger gegenüber den Beklagten hierauf nicht berufen können, weil sie sich gegenüber den Beklagten rechtsmißbräuchlich verhielten, steht der Begründetheit des auf Feststellung der Inhaberschaft gerichteten Antrags nicht entgegen. Auch der Feststellungsantrag zu V.2. ist begründet, weil der Beklagten zu 3 im Inland keine Benutzungsmarke zusteht und sie deshalb aus einer solchen keine Einwendungen gegenüber den Klägern erheben kann.

Die Voraussetzungen für eine Benutzungsmarke haben die Beklagten nicht substantiiert dargelegt. Ein Markenrecht kann auch durch die tatsächliche Ingebrauchnahme (Benutzung) im geschäftlichen Verkehr entstehen, sofern das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Geschützt wird ein aufgrund intensiver Benutzung im Wettbewerb erreichter und aufrechterhaltener, von Rechts wegen zum Ausschließlichkeitsrecht verdichteter tatsächlicher wettbewerblicher Besitzstand. Verkehrsgeltung setzt voraus, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen dem Zeichen und einem bestimmten Unternehmen herstellt und das Erscheinungsbild des Zeichens wieder erkennt (Ströbele/Hacker, a.a.O. § 4 Rn. 31). Wer sich auf den Schutz einer Benutzungsmarke beruft, muss spezifizierte Angaben über Beginn, Dauer und Umfang seiner Benutzung durch Bekanntgabe von Umsätzen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen, Vorlage von Preislisten, Werbematerial und ähnlichem machen.

Zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass der Vortrag der Beklagten diesen Anforderungen nicht gerecht wird. Auch der Berufungsvortrag rechtfertigt keine andere Beurteilung. Die Erwähnung des Produkts in einem Testbericht in der Zeitschrift €P€ (Anlage B 19) reicht schon deshalb nicht aus, weil sich daraus allenfalls ein verhältnismäßig großes Mitbewerberfeld, aber keine konkreten Vergleichszahlen bezüglich Marktanteile und Umsätze ergeben. Es kann deshalb € was zwischen den Parteien streitig ist € auch dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem Artikel um einen unabhängigen Testbericht oder eine redaktionell getarnte Werbung handelt. Aus der Tatsache des Berichts ergibt sich lediglich, dass die Beklagte zu 3 ab 1994/1995 ein Gleitgel unter der Bezeichnung €A€ vertrieben hat und dass es daneben auf dem Markt eine Reihe ähnlicher Produkte gab.

Auch der von den Beklagten behauptete Marktanteil €von 30 bis über 45 %€ in den Jahren 1998 bis 2001 ist zu pauschal, um Grundlage für die Einholung eines Sachverständigengutachtens (Meinungsforschungsgutachten) zu sein, weil es an den erforderlichen Anknüpfungstatsachen fehlt. Hierzu hätten die behaupteten Umsatzzahlen den in der Branche sonst erzielten Verkäufen zugeordnet werden müssen (vgl. OLG Hamburg MD 96, 1088-Nobless). Aus dem Vortrag der Beklagten wird aber vor allem nicht hinreichend deutlich, in welchem Umfang die Beklagte zu 3 € insbesondere nach 1998 € €A€-Produkte überhaupt noch selbst vertrieben hat. Das Landgericht hat festgestellt, dass die Beklagte zu 3 seit 1998 nicht mehr mit dem Vertrieb, sondern nur noch mit der Herstellung der €A€-Produkte für die Kläger befasst war. Soweit die Beklagten behauptet haben, die Beklagte zu 3 sei auf ihren Produkten selbst in Erscheinung getreten, soweit diese über Apotheken, den Pharmagroßhandel und Großabnehmer wie J, vertrieben worden seien, lässt sich ihrem Vortrag keine Größenordnung entsprechender Umsätze und insbesondere auch kein Vergleich mit Umsätzen und Marktanteilen konkurrierender Unternehmen entnehmen.

Soweit die Beklagten auf ihren Katalog (Anlage B 47) zum Beweis dafür verweisen, dass die Beklagte zu 3 Gleitmittel auch unter Hinweis auf ihren Betrieb vertrieben habe, handelt es sich um den aktuellen Katalog der kosmetischen und medizinischen Gleitmittel (Schriftsatz vom 16.03.2004, Seite 9 = Bl. 387, 438 d. A.). Eine Benutzungsmarke muss aber im Zeitpunkt der betreffenden Verletzungshandlung, hier mithin spätestens Mitte 2002, bestanden haben. Der Vortrag der Beklagten reicht damit nicht aus, um eine Benutzungsmarke bereits vor diesem Prioritätszeitpunkt zu belegen. Die Beklagten haben keine konkreten Umsätze im Vergleich zu Konkurrenzumsätzen, Marktanteilen oder konkrete Werbeaufwendungen für den fraglichen Zeitraum mitgeteilt. Schließlich ist in keiner Weise nachvollziehbar dargelegt, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise daran gewöhnt seien, im Bereich des Gleitmittelvertriebs auf den Etiketten regelmäßig einen Vertriebspartner vorzufinden, aber gleichwohl die Marke dem tatsächlichen Hersteller zuzuordnen. Eine plausible Erklärung für diese € von den Klägern bestrittenen € Behauptung sind die Beklagten schuldig geblieben. Entsprechendes gilt für die als Anlage B 69 von den Beklagten vorgelegten Etiketten, die zum Umfang der so etikettierten Waren nichts hergeben.

Nach allem war der zulässige Feststellungsantrag in der Sache auch begründet.

B. Zur Widerklage

Die Widerklageanträge hat das Landgericht zu Recht abgewiesen.

1. Die Beklagte zu 3 hat die entsprechenden Unterlassungsanträge zu II. 1 € 3 auf prioritätsältere Nutzungsrechte an der Bezeichnung €A€ und dem Rückenbild gestützt, nämlich eine Benutzungsmarke aus § 4 Nr. 2 Markengesetz und eine €first use€-Marke in den O1, aus der Agentenmarkenansprüche der Beklagten zu 3 resultieren sollen.

a) Die Beklagten haben € wie dargelegt - nicht ausreichend substantiiert vorgetragen, um das Entstehen einer Benutzungsmarke im Inland belegen zu können. Eine zugunsten der Kläger entstandene Benutzungsmarke wäre auch nicht mit der unter dem 27.05.2002 ausgesprochenen Kündigung des Vertragsverhältnisses unmittelbar auf die Beklagte zu 3 übergegangen. Zwar können Benutzungsmarken, die während eines Vertragsverhältnisses zwischen einem Gestattungsgeber und einem Gestattungsnehmer entstanden sind, bei Vertragsende an den Gestattungsgeber zurückfallen. Voraussetzung ist aber, dass die Benutzungsmarke aus einem anderen, dem Gestattungsgeber zustehenden prioritätsälteren Recht entstanden ist ( BGH GRUR 1963, 485 € Micky Mouse- Orangen; Munz GRUR 1995, 474 ).Ein solches prioritätsälteres Recht der Beklagten zu 3 ist jedoch nicht zu erkennen.

b) Auch die Voraussetzungen für den Erwerb einer €first € use €Marke€ in den O1 sind nicht schlüssig und substantiiert dargelegt. Unstreitig setzt der Erwerb einer €first € use €Marke€ in den O1 €first and continuous € use€ voraus. Die Beklagten haben sich lediglich pauschal darauf berufen, seit 1994 / 1995 Gleitmittel unter der Bezeichnung €A€ in kleineren Mengen in die O1 exportiert zu haben und seit Dezember 1995 /1996 Markenschutz zu genießen. Aus dem Vortrag der Beklagten ergibt sich nicht, dass und aufgrund welcher konkreten Vertriebstätigkeit sie in den O1 schon vor Beginn der Vertriebstätigkeit des Klägers zu 1 und des Drittwiderbeklagten eine eigene Benutzungsmarke erwirkt haben wollen. Hierzu reicht der Vortrag, die habe Gleitmittel €in kleinen Mengen€ vertrieben, nicht aus. Die Beklagten haben dementsprechend selbst vorgetragen, sie hätten Rechte aus einer €first€use€€Marke spätestens Ende 1995/1996 erworben. Die Lieferungen erfolgten allerdings zu dieser Zeit bereits über den Kläger zu 1 und den Drittwiderbeklagten. Unstreitig sind danach nur die Kläger auf den Produkten benannt worden. Ob hierdurch überhaupt eine Benutzungsmarke zugunsten der Beklagten zu 3 entstehen könnte, erscheint zumindest zweifelhaft, bedarf aber keiner abschließenden Entscheidung.

§§11, 17 MarkenG, die unmittelbar nur für eingetragene Marken gelten, setzen jedenfalls voraus, dass der Geschäftsherr über eine prioritätsältere Marke verfügt als die für den Agenten eingetragene. Soweit man deshalb eine analoge Anwendung der §§ 11, 17 MarkenG auf Fälle von durch Benutzung entstandenen Markenschutz für möglich hält (vgl. Ingerl/Rohnke a.a.O. § 17 Rn. 23 ), setzt diese ebenfalls voraus, dass dem Geschäftsherrn bereits im Zeitpunkt der Aufnahme der Lieferbeziehungen ein älteres Recht zustand (Munz a.a.O.; BGH a.a.O. ). Diese Voraussetzung wäre hier im Falle einer €first-use€- Marke zugunsten der Beklagten nicht erfüllt, weil die Beklagten selbst vortragen, Rechte aus einer Benutzungsmarke Ende 1995/1996 im Zusammenhang mit der Vertriebstätigkeit des Klägers zu 1 und des Drittwiderbeklagten € und damit nicht vor Aufnahme der Lieferbeziehungen € erlangt zu haben. Dass den Beklagten zum fraglichen Zeitpunkt ein anderes, älteres Recht zugestanden hätte, ist gleichfalls nicht ersichtlich.

Auch die entsprechende Heranziehung der §§ 11,17 MarkenG begründet für die Beklagte zu 3 nach allem keinen zeichenrechtlichen Vindikations- oder Unterlassungsanspruch.

Selbst wenn zugunsten der Beklagten zu 3 deshalb eine O1 € €first€use€€ Marke entstanden sein sollte, sind die Voraussetzungen, unter denen sie bei entsprechender Anwendung der §§ 11,17 MarkenG deren Übertragung auf sich verlangen könnte, hier nicht gegeben. Bestand kein prioritätsälteres Recht des Geschäftsherrn und ist ggfs. eine Benutzungsmarke erst unmittelbar durch die Vertriebstätigkeit selbst entstanden, so stellt sich die Frage der Zuordnung unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der beiderseitigen Parteiinteressen (Munz a.a.O.). Eine Verpflichtung der Kläger zur Übertragung der Kennzeichenrechte auf die Beklagten lässt sich danach nicht bejahen.

b) Danach stehen der Beklagten zu 3 Ansprüche weder auf Unterlassung der Bezeichnung €E€ und /oder der Verwendung des Rückenbildes noch Ansprüche auf Löschung oder Übertragung der zugunsten der Kläger eingetragenen Marken zu.

Auch wenn das Gebrauchmachen von den formalen Rechten gegenüber den Beklagten rechtmissbräuchlich erscheint, führt ein Verstoß gegen § 242 BGB noch nicht zu einem Übertragungsanspruch (Munz a.a.O. ). §§ 11, 17 MarkenG sind € wie dargelegt € nicht anwendbar.

2. Das gilt im Ergebnis auch hinsichtlich derjenigen Wort-Bildmarken, die das Rückenbild verwenden. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass es den Beklagten nicht gelungen ist, die Inhaberschaft an dem ausschließlichen Nutzungsrecht an dem Rückenfoto lückenlos darzulegen. Die hiergegen gerichteten Berufungsrügen greifen nicht durch. Das Landgericht hat angenommen, dass der Zeuge Z1 die Rechte an dem Foto zwar mit Vertrag vom 22.02.1994 auf die Beklagte zu 3 habe übertragen wollen. Es sei aber nicht ersichtlich, dass der Zeuge Z1 zu dieser Zeit Inhaber der alleinigen ausschließlichen Rechte an dem Foto gewesen sei. Denn mit Lizenzvertrag vom 31.03. / 05.04.1993 habe sich die Q €Werbeagentur das Recht zur anderweiten Nutzung des Fotos vorbehalten.

Diese Auslegung des Lizenzvertrags ist schlüssig und weist keine Verstöße gegen die Denkgesetze auf. Die Berufung bezeichnet sie als Spekulation, versucht damit aber lediglich, ihrer eigenen Interpretation den Vorzug vor der Würdigung im erstinstanzlichen Urteil zu geben.

Wie der Senat bereits mit Urteil vom 29.03.2005 (Az: 11 U 50/04 ) entschieden hat, steht die Vereinbarung der Annahme entgegen, dem Zeugen Z1 sei ein ausschließliches Recht an der Fotografie des nackten männlichen Rückentorsos eingeräumt worden. Zwar mag es zumindest ungewöhnlich erscheinen, wenn der Werbeagentur ein ausschließliches Nutzungsrecht an dem Foto hätte zustehen sollen, worauf der Senat auch in der erwähnten Entscheidung bereits hingewiesen hat. Andererseits ist jedoch die Vereinbarung in dem vorgelegten Lizenzvertrag eindeutig und haben die Beklagten ihrerseits keine schlüssige Erklärung für ein anderweitiges Verständnis der Vereinbarung liefern können. Denn wörtlich heißt es insoweit in dem Lizenzvertrag vom 31.03./05.04.1993 zwischen der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 3 und der €Q Werbeagentur€ unter Ziffer 4., dass die Lizenzgeberin (d. h. die Werbeagentur) das Recht behält, den auf dem Etikett gem. Anlage umrisshaft abgebildeten nackten Männerkörper anderweitig zu benutzen, ihm insbesondere auf Etiketten anderer Produkte von Drittfirmen oder im Rahmen sonstiger Werbemaßnahmen uneingeschränkt und unentgeltlich weiterverwenden zu dürfen. Das spricht dafür, dass zum damaligen Zeitpunkt die Werbeagentur Inhaberin eines ausschließlichen Nutzungsrechts war, mindestens aber, dass ihr die Firma B Cosmetics ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt hat.

Es ist nach allem ungeklärt, ob und wem die ausschließlichen Nutzungsrechte an dem männlichen Rückentorso zustehen, so dass sich die Beklagte zu 3 für die mit der Widerklage geltend gemachten Unterlassungsansprüche hierauf nicht berufen kann.

Zu Recht hat das Landgericht deshalb auch angenommen, dass sich die Beklagte zu 3 nicht auf die Vereinbarung vom 01./02.06.2004 berufen kann. Auf die entsprechenden Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil kann zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

3. Soweit das Landgericht den Beklagten auch keine wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche zuerkannt hat, enthält die Berufung keine Rüge. Die Beklagten können weitergehende Unterlassungsansprüche auch nicht aus § 1 UWG herleiten, weil die Voraussetzungen für einen ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz nicht dargetan sind. Im Hinblick auf den jahrelangen Vertrieb der Gleitmittel unter der streitgegenständlichen Bezeichnung und mit der angegriffenen Ausstattung verhalten sich die Kläger noch nicht deshalb rechtmissbräuchlich, weil sie ihre Waren weiterhin in gleicher Aufmachung wie bisher vertreiben, ohne dass den Beklagten insoweit ein unmittelbarer Anspruch auf Löschung oder Übertragung des Zeichens zusteht.

Nach allem hat das Landgericht die entsprechenden Widerklageanträge zu Recht abgewiesen.

4. Keinen Erfolg hat die Berufung der Beklagten auch, soweit das Landgericht die Widerklageanträge zu II.4. (Unterlassung von Behauptungen) als unzulässig abgewiesen hat. Das Landgericht hat zu Recht die örtliche Zuständigkeit verneint. Da es sich bei § 24 UWG a. F. um einen ausschließlichen Gerichtsstand handelt, ergibt sich aus § 33 ZPO wegen § 40 Abs. 2 ZPO keine örtliche Zuständigkeit. Im übrigen fehlt es an der örtlichen Zuständigkeit, weil weder die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 UWG a. F. noch des § 24 Abs. 2 UWG a. F. gegeben sind. Die inkriminierten Äußerungen sind gegenüber Kunden der Beklagten in O2 und O3 gefallen. Ein Begehungsort im Bereich des angerufenen Landgerichts ist deshalb € auch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr, die hier nicht ausreichend greifbar erscheint € nicht gegeben.

C. Anschlussberufung

Die Anschlussberufung bleibt ebenfalls ohne Erfolg. Den Klägern stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche unter keinem erdenklichen rechtlichen Gesichtspunkt zu, so dass sie auch nicht auf Urheber- und Markenrecht gestützt werden können. Das gilt insbesondere auch für das Rückenbild, denn letztlich konnten auch die Kläger diesbezüglich eine Rechtekette nicht schlüssig darlegen.

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. Diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 713 ZPO. Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die Auslegung des Begriffs der bösgläubigen Markenanmeldung und die Klärung der damit verbundenen Rechtsfolgen nach Beendigung von Vertriebsverträgen im Interesse der Fortbildung des Rechts liegt ( § 543 Abs. 2 Nr. 2 ).

OLG Frankfurt am Main:
Urteil v. 11.10.2005
Az: 11 U 63/04