Bundespatentgericht:
Beschluss vom 16. Dezember 2009
Aktenzeichen: 29 W (pat) 52/06

(BPatG: Beschluss v. 16.12.2009, Az.: 29 W (pat) 52/06)

Tenor

Der Beschluss des Deutschen Patentund Markenamts vom 14. März 2006 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patentund Markenamt ist am 13. April 2005 das Wortzeichenkicker für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege;

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger;

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Bü

cher, Kataloge und Kalender; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug (ausgenommen Spielgeräte und solche, die Fußball zum Gegenstand haben); Turnund Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten);

Klasse 32: Biere;

Klasse 35: Werbung einschließlich Rundfunkund Fernsehwerbung; Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen im Sportund Kulturbereich (soweit in Klasse 35 enthalten);

Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich Online-Kommunikation;

Klasse 41: Zusammenstellung von Rundfunkund Fernsehprogrammen; Rundfunkund Fernsehunterhaltung; Online-Angebote, nämlich Sportinformationen aller Art, Sportwetten und Tippspiele; Veranstaltung von Sportwettkämpfen.

Mit Beschluss vom 14. März 2006 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses teilweise für nachfolgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Magnetaufzeichnungsträger;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Bücher, Kataloge und Kalender;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren;

Klasse 28: Turnund Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten);

Klasse 35: Werbung einschließlich Rundfunkund Fernsehwerbung; Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen im Sportund Kulturbereich (soweit in Klasse 35 enthalten);

Klasse 41: Zusammenstellung von Rundfunkund Fernsehprogrammen; Rundfunkund Fernsehunterhaltung; Online-Angebote, nämlich Sportinformationen aller Art, Sportwetten und Tippspiele; Veranstaltung von Sportwettkämpfen.

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, der Begriff "kicker" werde dahingehend verstanden, dass die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen speziell für Fußballer geeignet bzw. bestimmt seien oder Fußball zum Thema hätten. Insofern weise das angemeldete Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, zu denen weite Teile der Bevölkerung zu zählen seien, nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Es handele sich um ein jedermann verständliches Wort der deutschen Alltagssprache, das auch lexikalisch nachweisbar sei. Selbst wenn es andere Möglichkeiten der Benennung gebe, so dürfe der Begriff "kicker" nicht für die Anmelderin monopolisiert werden. Die Eintragbarkeit werde auch nicht durch den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2002 zu der Wort-/Bildmarke "kicker" begründet (Az. 29 W (pat) 367/00), da er sich lediglich mit den nicht von der Zurückweisung umfassten Waren "Spiele, Spielzeug (ausgenommen Spielgeräte und solche, die Fußball zum Gegenstand haben)" beschäftige.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss vom 14. März 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, undhilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zur Begründung der Beschwerde führt sie aus, dass das Wort "kicker" keine eindeutige Sachaussage vermittle, da es im Sinne von "Fußball", "Fußballer", "(Freizeit-) Fußball", "Fußballspiele" oder "Freizeitkicker" verstanden werden könne. Tatsächlich werde es fast ausschließlich als Titel des von der Beschwerdeführerin herausgegebenen Sportmagazins oder als Synonym für Tischfußball verwendet. Daneben weise das angemeldete Zeichen weitere, nicht mit Fußball im Zusammenhang stehende Bedeutungen auf. Als Wort der deutschen Alltagssprache sei es nicht anzusehen, da es kaum noch als Bezeichnung für Fußballspieler gebraucht werde. Es vermittle lediglich das sportliche Image der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen, jedoch nicht eine konkret beschreibende Aussage. Auch könne das Zeichen so mit ihnen verbunden werden, dass es als Marke verstanden werde. Die von der Zurückweisung umfassten Waren und Dienstleistungen seien nicht auf ein bestimmtes Thema beschränkt. Selbst unter Zugrundelegung der Bedeutung "Fußballspieler" sei nicht klar, auf was sie sich konkret beziehen. Durch die Beschränkung der Waren "Bekleidungsstücke" und "Schuhwaren" sei zudem der beschreibende Bezug entfallen. Des Weiteren verweist die Beschwerdeführerin auf die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke EU 004 539 425 -kicker, die Eintragung der nationalen Marke 397 17 437 -kicker und auf den zu letztgenannter Marke im Löschungsverfahren ergangenen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 2002 (Az. 29 W (pat) 367/00). Schließlich hat sie unter Vorlage verschiedener Belege hilfsweise Verkehrsdurchsetzung für die Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitschriften" und die Dienstleistungen "Online-Angebote, nämlich Sportinformationen aller Art, Tippspiele" geltend gemacht.

Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin das Warenund Dienstleistungsverzeichnis eingeschränkt, so dass es nunmehr wie folgt lautet:

Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege;

Klasse 9: Unbespielte Magnetaufzeichnungsträger;

Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 25: Abendbekleidung, Blazer, Blusen, Anzüge, Hosenanzüge, Jacken, Jeans, Kleider, Kostüme, Longshirts, Tuniken, Mäntel, Nachtwäsche, Sweatshirts, Röcke, Bermudas, Tops, Westen; Bademoden, Bodys, Strumpfhosen, Unterröcke und -kleider, Krawatten, Mützen, Hüte, Kappen, Schals; klassische Hemden, klassische Hosen, Pyjamas, Sakkos; Freizeithosen, Freizeithemden, Freizeit-T-Shirts, -Pullover und -Jacken; sportliche Freizeitbekleidung, Businessbekleidung; Abendschuhe, Badeschuhe und -pantoletten, Zehentrenner, Ballerinas und Slipper, Clogs, Hausschuhe, Plateauschuhe, Pumps, Sandalen, Sandaletten, Stiefeletten; Freizeitschuhe, Businessschuhe; Schneeanzüge und Overalls; Bekleidung und Schuhwaren für Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug (ausgenommen Spielgeräte und solche, die Fußball zum Gegenstand haben); Sportartikel für Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport;

Klasse 32: Biere;

Klasse 35: Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen im Kulturbereich (soweit in Klasse 35 enthalten); Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Skispringen, Tauchen, Tennis, Inline, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Snowboard, Leichtathletik und Pferdesport (soweit in Klasse 35 enthalten);

Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich Online-Kommunikation;

Klasse 41: Zusammenstellung (Auswahl) von Rundfunkund Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet, jeweils in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Zusammenstellung (Auswahl) von Rundfunkund Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet in Bezug auf Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sportsponsoring in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Rundfunkund Fernsehunterhaltung in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Rundfunkund Fernsehunterhaltung, nämlich Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sport-Sponsoring in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Veranstaltung von Sportwettkämpfen in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. Mai 2008 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Nach der Beschränkung sind der Beurteilung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens im Beschwerdeverfahren die folgenden Waren und Dienstleistungen zugrunde zu legen:

Klasse 9: Unbespielte Magnetaufzeichnungsträger;

Klasse 25: Abendbekleidung, Blazer, Blusen, Anzüge, Hosenanzüge, Jacken, Jeans, Kleider, Kostüme, Longshirts, Tuniken, Mäntel, Nachtwäsche, Sweatshirts, Röcke, Bermudas, Tops, Westen; Bademoden, Bodys, Strumpfhosen, Unterröcke und -kleider, Krawatten, Mützen, Hüte, Kappen, Schals; klassische Hemden, klassische Hosen, Pyjamas, Sakkos; Freizeithosen, Freizeithemden, Freizeit-T-Shirts, -Pullover und -Jacken; sportliche Freizeitbekleidung, Businessbekleidung; Abendschuhe, Badeschuhe und -pantoletten, Zehentrenner, Ballerinas und Slipper, Clogs, Hausschuhe, Plateauschuhe, Pumps, Sandalen, Sandaletten, Stiefeletten; Freizeitschuhe, Businessschuhe; Schneeanzüge und Overalls; Bekleidung und Schuhwaren für Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport;

Klasse 28: Sportartikel für Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport;

Klasse 35: Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen im Kulturbereich (soweit in Klasse 35 enthalten); Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Skispringen, Tauchen, Tennis, Inline, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Snowboard, Leichtathletik und Pferdesport (soweit in Klasse 35 enthalten);

Klasse 41: Zusammenstellung (Auswahl) von Rundfunkund Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet, jeweils in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Zusammenstellung (Auswahl) von Rundfunkund Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet in Bezug auf Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sportsponsoring in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Rundfunkund Fernsehunterhaltung in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Rundfunkund Fernsehunterhaltung, nämlich Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sport-Sponsoring in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging und Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport; Veranstaltung von Sportwettkämpfen in den Sportarten Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, Bergsport einschließlich Wandern, Klettern und Berglauf, Laufen, einschließlich Jogging, Nordic-Walking, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf Tauchen, Tennis, Skifahren (nämlich Abfahrtski und Langlauf), Leichtathletik und Pferdesport.

Die vorgenommene Beschränkung ist zulässig, da sie der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entspricht. Danach ist es nicht möglich, eine Marke für Waren oder Dienstleistungen einzutragen, die ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen. Dies würde ansonsten zu Rechtsunsicherheit bei Dritten hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674; Rdnr. 114 und 115 -Postkantoor). Die eben genannten Warenund Dienstleistungsbegriffe enthalten jedoch keinen Ausnahmevermerk, sondern sind entsprechend ihrer Beschaffenheit oder Zweckbestimmung eindeutig und bestimmt benannt.

2. In Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen weist das angemeldete Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft auf, so dass der begehrten Eintragung das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mehr entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 -Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 -DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 -FUSSBALL WM 2006).

Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, weist das Wort "kicker" verschiedene Bedeutungen auf. So wird es in der deutschen Umgangssprache als Synonym für "Fußballspieler" gebraucht (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, CD-ROM). Darüber hinaus handelt es sich um die Bezeichnung für Tischfußball, für eine besondere Karte beim Pokerspiel oder für eine kleine Rampe für Snowboarder bzw. Skater (vgl. "YAHOO! Suche", Suchbegriff: kicker; "William Hill Casino -Casinoglossar" unter "http://de.williamhillcasino.com"; "Kicker" unter "http://www.hochkoenig.at"; "Skateboard Lexikon" unter "http://www.skateboardschule.de") Im Englischen wird darunter des Weiteren ein Querulant oder eine Vergünstigung bzw. ein Anreiz verstanden (vgl. Duden-Oxford, Großwörterbuch Englisch, 3. Auflage 2005, CD-ROM; PONS Großwörterbuch Englisch -Deutsch, 1. Auflage 2002, Seite 484).

Für die Verneinung der Unterscheidungskraft reicht es zwar aus, wenn einem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit eindeutig beschreibendem Sinngehalt entnommen werden kann (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 -Bürogebäude). Dies ist jedoch nach der Beschränkung des Warenund Dienstleistungsverzeichnisses nicht mehr der Fall. Insbesondere weisen die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen keinen konkreten Bezug mehr zu einem Fußballspieler, zu Tischfußball oder Fußball im Allgemeinen auf. Auch stehen sie mit einer Rampe für Skispringer, Inline-Skater oder Snowboarder in keinem bzw. in keinem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang.

Ebenso handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen nicht um ein so gebräuchliches Wort, das vom Verkehr nicht als Hinweis auf die Beschwerdeführerin verstanden werden würde. Selbst wenn es sehr oft gerade auch im Inland verwendet wird (vgl. Google-Trefferliste, Suchbegriff: kicker), so geschieht dies fast ausschließlich in Verbindung mit Fußball oder der Beschwerdeführerin. Hingegen lässt sich nicht feststellen, dass es universell und außerhalb der oben genannten Themenbereiche eingesetzt wird. Insofern kommt dem beanspruchten Zeichen für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die allesamt keine oder keine ausreichend enge Beziehung zu den oben genannten Bedeutungen des Wortes "kicker" mehr aufweisen, die notwendige Hinweisfunktion zu.

3. Das Anmeldezeichen ist zudem keine freihaltungsbedürftige Merkmalsund Eigenschaftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 -Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 -DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 -BIOMILD).

Entsprechend den Ausführungen unter 2. lässt sich dem Wort "kicker" nach der Beschränkung des Warenund Dienstleistungsverzeichnisses keine Sachaussage mehr entnehmen, so dass es zugunsten von Mitbewerbern nicht freigehalten werden muss.

Der Beschwerde war demzufolge stattzugeben.

Grabrucker Kopacek Dr. Kortbein Hu

BPatG:
Beschluss v. 16.12.2009
Az: 29 W (pat) 52/06