Bundespatentgericht:
Beschluss vom 14. August 2001
Aktenzeichen: 14 W (pat) 35/01

(BPatG: Beschluss v. 14.08.2001, Az.: 14 W (pat) 35/01)

Tenor

Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Februar 2000 wird hinsichtlich des am 3. November 2000 abgetrennten Teils zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 15. Februar 2000 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 197 17 579.1-41 (Stammanmeldung) mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Bereitstellen von desinfiziertem Wasser in einem Vorratstank"

zurückgewiesen.

Dem Beschluß liegt nach Antrag in der Anhörung vom 15. Februar 2000 ein Anspruch 1 zugrunde, der sich aus den ursprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 7 zusammensetzt , wobei diese Ansprüche wie folgt lauten:

"1. Verfahren zum Bereitstellen von desinfiziertem Wasser in einem Vorratstank, dem über mindestens eine Zuleitung mikrobiell kontaminiertes Wasser zuführbar ist und an dem mindestens eine Verbrauchsstelle zur Abnahme von desinfiziertem Wasser angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet, daß das mikrobiell kontaminierte Wasser vor der Einleitung in den Vorratstank in der Zuleitung einer Desinfektionsbehandlung mit Kurzzeitwirkung und das Wasser im Vorratstank einer Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung unterzogen werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil des im Vorratstank befindlichen Wassers aus diesem entnommen, der Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung unterzogen und anschließend wieder in den Vorratstank zurückgeführt wird."

Diesem Anspruch sollten sich die ursprünglich eingereichten Ansprüche 2 bis 6 und 8 bis 11 unter neuer Rückbeziehung anschließen.

Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, das beanspruchte Verfahren beruhe in Hinblick auf die Entgegenhaltungen

(1) JP 08-276 185 A, Referat aus Patent Abstracts of Japan

(2) DE 34 30 610 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus (2) sei es bekannt, in einem Vorratsbehälter aufbewahrtes Wasser mittels Elektrolyse keimfrei zu halten, bevor es dem Verbraucher zugeführt werde. Ferner sei in (1) ein Verfahren beschrieben mit dem vor einer Verbraucherstelle desinfiziertes Wasser bereitgestellt werde, wobei vor einer zweiten Sterilisation über eine elektrolytische Zelle eine erste Sterilisation mittels UV-Behandlung stattfände. Auf Grund dieser mit (1) gegebenen Anregung könne ein Durchschnittsfachmann, ein Ingenieur auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung, bei gleicher Aufgabenstellung - Bereitstellung von sicher entkeimtem Wasser - vor einer Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung eine solche mit Kurzzeitwirkung durchführen, wobei letztere auch ohne weiteres in dem Zulauf zu einem Vorratsgefäß erfolgen könne.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der mündlichen Verhandlung am 3. November 2000 die Teilung der Anmeldung erklärt, Unterlagen für den abgetrennten Teil einreicht und die Beschwerde in der Stammanmeldung zurücknimmt.

Den abgetrennten Teil verfolgt sie auf der Grundlage der am 2. Februar 2001 eingereichten Patentansprüche 1 bis 10, von denen der Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Bereitstellen von desinfiziertem Trinkwasser in einem Vorratstank (6) für eine autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern, dem über mindestens eine Zuleitung (3) mikrobiell kontaminiertes Wasser zuführbar ist und an den mindestens eine Verbraucherstelle (7) zur Abnahme von desinfiziertem Wasser angeschlossen ist, das einer Desinfektionsbehandlung unterzogen wurde, dadurch gekennzeichnet, daß das mikrobiell kontaminierte Wasser vor der Einleitung in den Vorratstank (6) in der Zuleitung (3) einer Desinfektionsbehandlung mit Kurzzeitwirkung unterzogen wird und dem Vorratstank (6) entnommenes Trinkwasser nach einer Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung zumindest teilweise wieder in den Vorratstank (6) zurückgeführt wird."

Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, die Aufgabe der Teilanmeldung bestünde nunmehr in der Bereitstellung von desinfiziertem Trinkwasser in einem Vorratstank für eine autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern unter Vermeidung einer Beeinträchtigung der Wasserqualität in kostengünstiger Weise. Da der Vorratstank nunmehr für die autarke Versorgung vorgesehen sei, weise er zwangsläufig auch ein erhebliches Volumen im Gegensatz zu dem aus (2) bekannten Tank auf. Bezüglich der Druckschriften (1) und (2) führt sie ferner aus, daß diesen völlig unterschiedliche Problemstellungen zugrunde lägen, nämlich (1) die Geruchsbeseitigung und (2) die Wasserenthärtung, weshalb diesen Entgegenhaltungen die Funktion der Elektrolysezelle als Desinfektor mit Langzeitwirkung und des Ozonisators bzw der UV-Lampe als Desinfektor mit Kurzzeitwirkung nicht entnehmbar sei. Unter Verweis auf den Beschluß 8 W (pat) 180/72 (BPatGE 16, 193, 197) hält sie ferner die Zurückverweisung an das DPMA für gerechtfertigt, nachdem das nunmehr beanspruchte Verfahren für die Entscheidung über die Patentfähigkeit wesentliche, in einem sachlichen Zusammenhang stehende Änderungen gegenüber den bereits geprüften Unterlagen beinhalte.

Die Anmelderin begründet die erfinderische Tätigkeit ferner mit dem Vorliegen einer Kombinationserfindung. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungen "Kautschukrohlinge" (GRUR 1981 736, 738 re Sp Abs 2), "Schaltungsanordnung I" (GRUR 1978 98, 99 re Sp) und "Einkochdose" (GRUR 1959 22, 24 li Sp Abs 3). Gerade im Hinblick auf die Lösung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe, die in den Druckschriften (1) und (2) nicht angesprochen sei, sei eine Vereinigung der beanspruchten Merkmale nicht ohne erfinderische Tätigkeit möglich (vgl geltende Beschreibung S 10/11 Brückenabsatz und S 13 Abs 1 bis S 14 Abs 1).

Mit der Zwischenverfügung vom 20. Juni 2001 wird die Anmelderin darauf hingewiesen, daß dem Antrag auf Zurückverweisung voraussichtlich nicht stattgegeben werde und das der Teilanmeldung zugrunde liegende Verfahren in Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1) und (2) ebenfalls nicht die erforderliche erfinderische Tätigkeit aufweisen dürfte.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß

die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses und Erteilung eines Patentes auf den Gegenstand der Teilanmeldung, hilfsweise die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 73 PatG); sie kann aber nicht zum Erfolg führen.

1. Die in der mündlichen Verhandlung vom 3. November 2000 abgegebene Teilungserklärung ist formal beachtlich, da sie auf einen eindeutig bestimmten abzutrennenden Teil gerichtet ist, der nicht identisch mit der Stammanmeldung ist (vgl BGH GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe).

Die Anmeldung wurde unzweideutig in zwei Teile geteilt. Während der Anspruch 1 der Trennanmeldung ein Verfahren zur Bereitstellung von desinfiziertem Trinkwasser in einem Vorratstank für eine autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern betrifft, ist die Stammanmeldung um diesen Teil vermindert und nach Anspruch 1 auf ein Verfahren zur Bereitstellung von desinfiziertem Wasser in einem Vorratstank ausgenommen für eine autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern gerichtet.

Damit ist beim Senat die - nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs 2 und 3 PatG (Rechtzeitigkeit von Gebührenzahlung und Einreichung vollständiger Unterlagen mit Zusammenfassung) wirksame - Teilanmeldung anhängig geworden.

2. Von seiten des Senates bestehen keine Bedenken bezüglich der ursprünglichen Offenbarung der im Anspruch 1 beanspruchten Merkmale. Das Verfahren der Teilanmeldung ist gegenüber der durch die Entgegenhaltungen vermittelten Lehre auch neu. Die Beschwerde ist aber zurückzuweisen, weil das beanspruchte Verfahren jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe ist es, ein Verfahren zur Bereitstellung von desinfiziertem Trinkwasser in einem Vorratstank für die autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen, dem mikrobiell kontaminiertes Wasser zuführbar ist und welches in kostengünstiger Weise diese Desinfektion sicherstellt (vgl geltende Beschreibung S 5 Z 8 bis 19).

Gelöst werden soll diese Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Maßnahmen, mikrobiell kontaminiertes Wasser vor der Einleitung in einen Vorratstank einer Desinfektionsbehandlung mit Kurzzeitwirkung, sodann das bevorratete Wasser außerhalb des Tanks einer Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung zu unterziehen und es sodann zumindest zum Teil wieder in den Behälter zurückzuführen (vgl Anspruch 1).

Ein Verfahren, nach dem in einem Speicher Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz bevorratet und von dort aus mit dem Ziel der Entkeimung bzw der Vermeidung einer Neuverkeimung über eine Elektrolysezelle kontinuierlich umgewälzt wird, wobei dem System während dieses Vorganges diskontinuierlich Wasser von Verbrauchern entnommen werden kann, ist aus der Druckschrift (2) bekannt (vgl Anspruch 1 iVm Beschreibung S 5 Z 21 bis 32, S 7 Z 26 bis 35 und S 10 Abs 3 sowie Fig 1). Einer Re- bzw Neuverkeimung wird somit auch nach (2) über einen längeren Zeitraum dadurch entgegengewirkt, daß durch wiederholte elektrolytische Behandlung des Wassers die Desinfektionswirkung aufrechterhalten bleibt. Da ferner Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz auch zur Verwendung als Trinkwasser bestimmt ist, dieses Kriterium ferner in einer zahnärztlichen Praxis, in der Wasser mit offenen Stellen im Mundbereich des Patienten in Kontakt kommt, erfüllt sein muß, ist davon auszugehen, daß mit dem Verfahren nach (2) gleichfalls Wasser mit Trinkwasserqualität bereitgestellt wird (vgl S 5 Z 8 bis 13 und S 6 Z 10 bis 17). Damit vermittelt (2) die Lehre, in einem Speicher bevorratetes Wasser mit Trinkwasserqualität über den gesamten Zeitraum bis zu seiner Benutzung dadurch keimfrei zu halten, daß es zur Desinfektionsbehandlung wiederholt über einen Zyklus Speicher - Elektrolysezelle geführt wird, womit die Desinfektionsbehandlung auch nach (2) über einen längeren Zeitraum wirkt.

Im Unterschied zu (2) geht das Verfahren nach Anspruch 1 nun aber von von vornherein mikrobiell kontaminiertem Wasser aus, dh von Wasser, das a priori keine Trinkwasserqualität aufweist (vgl Anspruch 1 iVm geltender Beschreibung S 2 Z 3 bis 7). Um eine mikrobielle Kontamination des autarken Wasserversorgungssystems zu vermeiden, ist es daher nach dem anmeldungsgemäßen Verfahren erforderlich, dieses Wasser bereits vor der Befüllung des Vorratstankes einer Grunddesinfektion - zB mittels UV-Strahlung - zu unterziehen (vgl Ansprüche 1 und 2 iVm geltender Beschreibung S 5 Abs 4 iVm S 6 Z 22 bis 36).

Die Entkeimung von mikrobiell kontaminiertem Wasser ist jedoch aus (1) bekannt. Nach dem dort angegebenen Verfahren wird gebrauchtes Badewasser, bevor es einer Elektrolyse unterzogen wird, zunächst einer ersten Sterilisation unterzogen, wobei es mit einem Ozonisator behandelt oder mit UV-Licht bestrahlt wird. Damit erhält der mit der Wasseraufbereitung befaßte Fachmann aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen (1) und (2) den Hinweis, daß zur Aufrechterhaltung der Keimfreiheit von Wasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz, das, bevor es von Verbrauchern dem System entnommen wird, in einem Speicher bevorratet wird, die elektrolytische Behandlung zur Vermeidung einer Neuverkeimung ausreicht, wohingegen bei von vornherein belastetem Wasser das Ergreifen einer zusätzlichen Maßnahme, wie zB eine UV-Bestrahlung, erforderlich ist, wenn eine Sterilisation des Wassers erzielt werden soll. Darüber hinaus liegt es in der Sorgfaltspflicht des mit der Wasseraufbereitung befaßten Fachmannes, bereits mikrobiell kontaminiertes Wasser vor dem Einleiten in einen Vorratstank einer sofort wirkenden Desinfektionsbehandlung, wie zB einer UV-Bestrahlung, zu unterziehen, um eine Grunddesinfektion zu erreichen und eine Verschleppung von Keimen in den Vorratsbehälter zu vermeiden. Um im weiteren Verlauf, dh während der Bevorratung des Wassers eine Re- bzw Neuverkeimung zu verhindern, ist sodann, wie aus (2) ersichtlich, die dem Vorratstank nachgeschaltete wiederholte Umwälzung über eine Elektrolysezelle, dh eine Behandlung mit Langzeitwirkung, ausreichend. Eine erfinderische Leistung kann in der Bereitstellung des Verfahrens nach Anspruch 1 daher nicht gesehen werden.

Die Ausrichtung des Verfahrens auf eine autarke Versorgung angeschlossener Verbraucher, womit nach Auffassung der Anmelderin der im Anspruch 1 genannte Vorratsbehälter zwangsläufig ein größeres Volumen aufweisen müsse, ist nicht dazu geeignet, die Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Für den Fachmann ist nämlich nicht erkennbar, daß und warum der Durchsatz von Wasser durch eine Elektrolysezelle zum Zwekke der Desinfektionsbehandlung mit Langzeitwirkung auf ein bestimmtes Volumen abgestimmt sein sollte. Im übrigen sind - in Übereinstimmung hiermit - der geltenden Beschreibung an keiner Stelle Hinweise zu entnehmen, die Rückschlüsse auf die Größe des einzusetzenden Vorratstanks zuließen, vielmehr wird dort ausgeführt, daß das beanspruchte Verfahren für Wasserversorgungssysteme beliebiger Größe geeignet sei (vgl geltende Beschreibung S 10 Z 5 bis 11). Somit ist nicht zu sehen, inwiefern sich der im Anspruch 1 genannte Vorratstank grundlegend von dem in (2) genannten Speicher unterscheiden könnte, zumal auch der Speicher nach (2) dazu dient, mittels einer Elektrolysezelle desinfiziertes Wasser für angeschlossene Verbraucher zu bevorraten.

Die von der Anmelderin im weiteren geltend gemachten geringeren Kosten gegenüber dem Stand der Technik als Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit, sind gleichfalls weder für sich noch im Zusammenhang mit den beanspruchten Merkmalen dazu geeignet, die Patentfähigkeit zu begründen. Nachdem die Bereitstellung des beanspruchten Verfahrens - wie vorstehend ausgeführt - nahe liegt, stellen die behaupteten geringeren Kosten eine sich daraus ergebende Folge dar.

Auch die Argumentation der Anmelderin bezüglich des Vorliegens einer Kombinationserfindung kann keinen Bestand haben. Sowohl nach den Druckschriften (1) und (2) wie auch nach der vorliegenden Anmeldung soll Verbrauchern desinfiziertes Wasser zur Verfügung gestellt werden. Die sich durch die Anwendung der in (1) oder (2) genannten Maßnahmen zusätzlich ergebenden Wirkungen wie Geruchsbeseitigung oder Enthärtung bei Verwendung von relativ hartem Leitungswasser stellen Sekundärerscheinungen dar, die sich bei der Durchführung der angegebenen Verfahren zwangsläufig zusätzlich zur Desinfektion des Wassers einstellen. So wird die Desinfektion eines mikrobiell kontaminierten Mediums mittels Elektrolysezelle gleichzeitig mit der Verminderung der Keimzahl auch immer mit einer Verminderung eines gegebenenfalls vorhandenen unangenehmen Geruches verbunden sein. Dieser hat seine Ursache in den Stoffwechselprodukten der Keime, die durch die während der Elektrolyse entstehenden desinfizierend wirkenden Agentien in gleicher Weise zerstört werden wie die Keime selbst (vgl (1) Abs 1). Die Enthärtung ist ebenfalls eine zwingende Folge der elektrolytischen Desinfektionsbehandlung von relativ hartem Wasser. Bestätigt wird dies durch die mit dem anmeldungsgemäßen Verfahren vorgeschlagene Maßnahme, regelmäßig die Polarität der an die Elektroden angelegten Gleichspannung zu wechseln, um die Ablagerung von Kalk auf der Kathode zu vermeiden (vgl (2) Ansprüche 1, 2, 5 und 6 iVm Beschreibung S 6 Abs 3, S 10 Abs 3 bis S 11 Abs 1 und Abs 5 und geltender Anspruch 10 iVm geltender Beschreibung S 9 Abs 3). Der Auffassung der Anmelderin, (1) und (2) lägen vom anmeldungsgemäßen Verfahren völlig unterschiedliche Problemstellungen zugrunde, kann daher nicht gefolgt werden.

Die im Anspruch 1 angegebenen Maßnahmen der Desinfektion mit Kurzzeitwirkung und der Desinfektion mit Langzeitwirkung kann das Vorliegen einer Kombinationserfindung ebenfalls nicht begründen, da diese Maßnahmen zum Erzielen der gewünschten Wirkung den Druckschriften (1) und (2) zum einen zu entnehmen waren, zum anderen durch deren Zusammenwirken kein unerwarteter Effekt, der als Beweisanzeichen für das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung gewertet werden könnte, erreicht wird. Gemäß dem Verfahren nach (1) wird mikrobiell kontaminiertes Wasser mittels eines Ozonisators oder einer UV-Lampe einer ersten und schnellen Sterilisation, also einer Grunddesinfektion, unterzogen, bevor es elektrolytisch weiterbehandelt wird. Damit wird dem Fachmann - wie vorstehend bereits ausgeführt - der Hinweis vermittelt, daß der Einsatz eines Ozonisators oder einer UV-Lampe für eine erste Desinfektion, somit Grunddesinfektion, geeignet ist. Er wird daher diese aus (1) bekannte Maßnahme, die im Anspruch 1 als Desinfektionsbehandlung mit Kurzzeitwirkung bezeichnet wird, in seine Überlegungen mit einbeziehen, wenn er vor die Aufgabe gestellt sein wird, mikrobiell kontaminiertes Wasser so aufzubereiten, daß es in einen Tank zur Bevorratung eingeleitet werden kann, ohne daß diese Maßnahme mit der Gefahr verbunden ist, Keime in den Vorratsbehälter einzuschleppen. Dagegen ist aus (2) die Funktion der elektrolytischen Desinfektion im Umwälzverfahren als Methode zur Aufrechterhaltung der Keimfreiheit von in einem Speicher bevorratetem Wasser, dh zur Aufrechterhaltung der Keimfreiheit über einen längeren Zeitraum, bekannt (vgl (2) Anspruch 1 und Beschreibung S 10 Abs 3 sowie geltende Beschreibung S 8 Z 21 bis 29). Eine Anregung, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Desinfektionswirkung für bevorratetes Wasser über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, ist (2) damit zu entnehmen gewesen. Da somit die Wirkung der im Anspruch 1 beanspruchten Maßnahmen bekannt waren und diese auch singulär im beanspruchten Verfahren zur Geltung kommt, stellt die Vereinigung der beanspruchten Merkmale keine selbständige und eigenartige Lösung der gestellten Aufgabe dar, denn ein Zusammenwirken der beanspruchten Maßnahmen zur Erreichung eines unerwarteten Effektes ist nicht erkennbar. Die in Rede stehenden Maßnahmen lösen vielmehr unabhängig voneinander die ihnen jeweils zugedachten selbständigen Aufgaben in bekannter und zu erwartender Weise, einmal die Grunddesinfektion von in einen Tank zu leitendem mikrobiell kontaminiertem Wasser durch eine augenblickliche sichere Abtötung der Mikroorganismen mittels UV-Lampe (vgl (1) und geltende Beschreibung S 5 Abs 4 iVm S 6 Z 30 bis 36) sowie zum anderen die Vermeidung einer Re- und Neuverkeimung des bevorrateten Wassers durch Elektrolyse (vgl geltende Beschreibung S 9 Z 34 bis 36 und S 8 Z 21 bis 29 sowie S 9 Abs 4).

Der Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar. Weil über den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann, müssen die Ansprüche 2 bis 10 das Schicksal des Anspruches 1 teilen.

3. Da somit bereits aufgrund der im Zurückweisungsbeschluß angezogenen Entgegenhaltungen (1) und (2) festzustellen ist, daß der Gegenstand des Anspruches 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist, bleibt für eine - hilfsweise beantragte - Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt kein Raum.

Eine Zurückverweisung kommt nämlich nur dann in Betracht, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden oder aufwendigere Nachrecherchen erforderlich sind. Sie ist aber nicht in Betracht zu ziehen, wenn das Gericht aufgrund des ihm vorliegenden Materials zu einer abschließenden Sachentscheidung in der Lage ist (vgl Benkard 9. Aufl 1993 § 79 Rdn 23, 26 und 30 sowie BGH BlPMZ 1992, 496, 498 - Entsorgungsverfahren). Die mit der Teilung erfolgte Zweckbindung des mit der Trennanmeldung beanspruchten Verfahrens zur Bereitstellung von desinfiziertem Trinkwasser in einem Vorratstank für eine autarke Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern hat keine die im Anspruch 1 beanspruchten Verfahrensmaßnahmen betreffende neuen Tatsachen entstehen lassen, die bei der Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht berücksichtigt worden sind und mit denen die tatsächliche Grundlage für die zu treffende Entscheidung wesentlich verändert worden wäre. Gründe, die eine Zurückverweisung der Trennanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt hätten begründen können, sind daher nicht erkennbar.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.

Moser Franz Wagner Proksch-Ledig Pü

BPatG:
Beschluss v. 14.08.2001
Az: 14 W (pat) 35/01