Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 21. April 2015
Aktenzeichen: 4b O 10/15

(LG Düsseldorf: Urteil v. 21.04.2015, Az.: 4b O 10/15)

Tenor

I. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens werden der Verfügungsklägerin auferlegt.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Verfügungsklägerin kann die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des aus diesem Urteil zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages leisten.

Tatbestand

Die Verfügungsklägerin nimmt die Verfügungsbeklagten aus dem europäischen Patent EP A (Verfügungspatent) im Wege der einstweiligen Verfügung auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch. Das Verfügungspatent wurde am 20.01.2003 unter Inanspruchnahme einer usamerikanischen Priorität vom 23.01.2002 von der B angemeldet. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 04.03.2009 veröffentlicht. Am 26.08.2009 wurde eine korrigierte Patentschrift veröffentlicht. Der deutsche Teil des Verfügungspatents (DE C ) steht in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

Gegen das Verfügungspatent wurde Einspruch eingelegt. Nach einer Selbstbeschränkung durch die Patentinhaberin hat das Europäische Patentamt durch Entscheidung vom 23.01.2015 (Anlage AS5, in deutscher Übersetzung Anlage AS5a) das Verfügungspatent in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten.

Das Verfügungspatent trägt die Bezeichnung "Smoking articles with reduced ignition proclivity characteristics" ("Rauchartikel mit verminderter Entzündungstendenz"). Patentanspruch 1 lautet in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen und in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Fassung in deutscher Übersetzung wie folgt:

Papierumhüllung für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet, umfassend:

eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche (18) einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche (18) durch unbehandelte Bereiche (28) getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche (18) eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels (10), welcher die Umhüllung (10) beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung (14) aufgetragen wird, ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist, wobei das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt, wobei das filmbildende Material ein Alginat umfasst oder ein Material umfasst, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon.

Nachfolgend wird zur Veranschaulichung eine erfindungsgemäße Papierumhüllung für einen Rauchartikel wiedergegeben (Figuren 1 und 2 der Klagepatentschrift):

Die Verfügungsklägerin ist die luxemburgische Tochtergesellschaft der B und seit dem 06.05.2014 ausschließliche Lizenznehmerin am Verfügungspatent.

Die Verfügungsbeklagte zu 1) ist - ebenso wie die B - Herstellerin von Papieren für die Zigarettenindustrie. Die Verfügungsbeklagte zu 2) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Verfügungsbeklagten zu 1). Sie veredelt die von der Verfügungsbeklagten zu 1) hergestellten Papiere zu LIP Zigarettenpapier. Bei den Verfügungsbeklagten zu 3) und 4) handelt es sich um die (jeweils identischen) Geschäftsführer der Verfügungsbeklagten zu 1) und 2).

Die Verfügungsbeklagten zu 1) und 2) stellen LIP-Zigarettenpapiere mit der Produktbezeichnung "D Zigarettenpapier" (angegriffene Ausführungsform) her und vertreiben diese unter anderem in Deutschland. Das D Zigarettenpapier weist voneinander getrennte behandelte und unbehandelte Bereiche auf. Die Zusammensetzung, die auf die behandelten Bereiche aufgebracht wird, besteht aus Wasser, mechanisch fragmentierter und chemisch vernetzter Stärke (Solcore S 500) sowie wahlweise Natrium Alginat. Die Parteien streiten darüber, ob es sich bei dieser Zusammensetzung um eine "Lösung" im Sinne des Klagepatents handelt.

Die Verfügungsklägerin ist der Auffassung, das Verfügungspatent sei nicht auf "Lösungen" im engeren chemischen Sinne begrenzt, sondern umfasse auch Suspensionen, bei denen das filmbildende Material in Wasser nicht vollständig aufgelöst werde, sondern als fein verteilte Festkörper erkennbar bleibe. Diese seien funktional in gleichem Maße geeignet, das Ziel der Erfindung zu erreichen, nämlich eine filmbildende Zusammensetzung mit niedriger Viskosität bei gleichzeitig hohem Feststoffgehalt bereitzustellen. Hilfsweise werde das Verfügungspatent durch die angegriffene Ausführungsform jedenfalls in äquivalenter Weise verletzt.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

I. den Verfügungsbeklagten bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei im Falle der Verfügungsbeklagten zu 1) und 2) die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu untersagen,

Papierumhüllungen für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstatten,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

umfassend eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung aufgetragen wird, ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist, wobei das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 cP aufweist, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt, wobei das filmbildende Material ein Alginat umfasst oder ein Material umfasst, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon;

hilfsweise,

den Verfügungsbeklagten bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei im Falle der Verfügungsbeklagten zu 1) und 2) die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu untersagen,

Papierumhüllungen für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstatten,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

umfassend eine Papierbahn, welche geeignet gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden, wobei die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind, wobei die behandelten Bereiche eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, aufweisen, wobei die filmbildende Zusammensetzung, welche auf die Papierumhüllung aufgetragen wird, die fragmentierte Stärke Solcore S 500 umfasst, die in einer Suspension in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Suspension einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist;

II. die Verfügungsbeklagten zu verurteilen, der Verfügungsklägerin für die Zeit seit dem 06.05.2014 schriftlich und vollständig Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die vorstehend zu I. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe von Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse sowie der gewerblichen Abnehmer und der Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren.

Die Verfügungsbeklagten beantragen,

den auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gerichteten Antrag zurückzuweisen.

Sie meinen, das Verfügungspatent sei auf "Lösungen" im engeren chemischen Sinne beschränkt und umfasse daher gerade keine Suspensionen. Die von ihnen verwendete Zusammensetzung aus Wasser und fragmentierter Stärke zeichne sich dadurch aus, dass die fragmentierte Stärke sich in Wasser nicht auflöse, sondern vielmehr dergestalt reagiere, dass sich der Strukturtypus des sog. "hairy ball" bilde. Die Verteilung der Stärkepartikel sei unregelmäßig, es entstehe eine rauere Oberfläche als bei Verwendung einer Lösung. Die heterogene Struktur der filmbildenden Zusammensetzung habe unter anderem auch zur Folge, dass sie nicht einfach in herkömmlichen Auftragungstechniken verwendet werden könne. Vielmehr habe es einige Versuche erfordert, die Suspension fachgerecht aufzutragen, um die gewünschte Verringerung der Entzündungsneigung zu erreichen.

Die Kammer hat im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens unter dem Aktenzeichen 4b O 178/11 durch Einholung eines Sachverständigengutachtens Beweis erhoben u.a. über die Frage, ob die Verfügungsbeklagten zu 1) und 2) Papierumhüllungen für Rauchartikel gemäß dem Anspruch 1 des Klagepatents herstellen. Auf den Inhalt des Gutachtens von Univ.-Prof. E vom 13.02.2012 (Anlage AS3) wird Bezug genommen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 17.03.2015 verwiesen.

Gründe

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung hat in der Sache keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung liegen nicht vor. Die Kammer vermag im Rahmen des vorliegenden Verfügungsverfahrens nicht festzustellen, dass die Verfügungsbeklagten mit der angegriffenen Ausführungsform von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch machen und der Verfügungsklägerin deshalb ein Verfügungsanspruch aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG gegen die Verfügungsbeklagten zusteht.

I.

Das Verfügungspatent betrifft eine Papierumhüllung für einen Rauchartikel, die den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet. In der Tabakindustrie gibt es einen fortwährenden Bedarf an solchen Papierumhüllungen, insbesondere für Zigaretten. Denn es soll verhindert werden, dass die Zigarette Oberflächen entzündet, die mit ihr in Berührung kommen. Insbesondere soll die Zigarette von selbst erlöschen, wenn sie fallengelassen oder auf brennbaren Materialien liegengelassen wird (Anlage AS1a Abs. [0002]).

Einen wesentlichen Einfluss auf die Schwelcharakteristika der Zigarette hat ihre Umhüllung. Sie reguliert die Menge an Sauerstoff, die zur glühenden Tabakkohle in der Zigarette gelangt. Im Stand der Technik war bekannt, zu diesem Zweck filmbildende Lösungen auf das Zigarettenpapier aufzubringen, um die Papierdurchlässigkeit zu verringern und die Brennrate zu steuern. Dabei hat sich gezeigt, dass es besonders vorteilhaft ist, die filmbildende Lösung in getrennten Bereichen entlang der Länge der Zigarette aufzutragen (Anlage AS1a Abs. [0004]). Dies geschieht üblicherweise in ringförmigen Bändern (vgl. Bezugsziffer 18 in Figur 2 der Klagepatentschrift).

Schwierigkeiten beim Aufbringen der filmbildenden Lösung ergeben sich in der industriellen Praxis insbesondere bei der Behandlung von Papieren mit einer hohen Permeabilität. Die filmbildende Zusammensetzung muss so aufgetragen werden, dass sie trotz dieser hohen Permeabilität einen gleichmäßigen und dichten Film hinterlässt, der eine zuverlässige Sauerstoff-Reduktion ermöglicht.

Entsprechend formuliert die Klagepatentschrift die Aufgabe (das technische Problem), ein verbessertes Verfahren zum Auftragen einer filmbildenden Lösung auf eine Papierumhüllung in getrennten Bereichen zum Verringern der Durchlässigkeit der Umhüllung zur Verfügung zu stellen, insbesondere wenn die Umhüllung eine anfänglich hohe Porosität aufweist (Anlage AS1a Abs. [0006]).

Dieses Ziel erreicht die verfügungspatentgemäße Erfindung durch die in Anspruch 1 beschriebene Papierumhüllung. Anspruch 1 in seiner im Einspruchsverfahren erlangten Fassung kann wie folgt gegliedert werden:

1. Papierumhüllung für einen Rauchartikel, welche den Rauchartikel mit verringerten Entzündungsneigungs-Charakteristika ausstattet.

2. Die Papierumhüllung umfasst eine Papierbahn.

2.1. Die Papierbahn ist geeignet gestaltet, um eine rauchbare Füllung zu umgeben.

2.2. Die Papierbahn schließt getrennte Bereiche ein.

3. Die getrennten Bereiche

3.1. wurden mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt,

3.2. sind durch unbehandelte Bereiche getrennt,

3.3. weisen eine Durchlässigkeit von weniger als 40 Coresta zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines Rauchartikels, welcher die Umhüllung beinhaltet, auf.

4. Die filmbildende Zusammensetzung

4.1. wird auf die Papierumhüllung aufgetragen,

4.2. umfasst ein filmbildendes Material.

5. Das filmbildende Material

5.1. ist in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist,

5.2. weist eine Viskosität von weniger als 500 cP auf, wenn dieses in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt,

5.3. umfasst ein Alginat oder ein Material, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon.

Der Kern der im Patentanspruch 1 beschriebenen technischen Lehre des Verfügungspatents besteht in der Verwendung eines Materials mit geringer Viskosität, das in einem Lösungsmittel zu einer filmbildenden Zusammensetzung gelöst werden kann, um auf die Papierumhüllung eines Rauchwarenartikels aufgebracht zu werden.

II.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vgl. InstGE 9, 140 - Olanzapin; InstGE 12, 114 - Harnkatheter), dass der Erlass einer einstweiligen Verfügung, insbesondere auf Unterlassung, nur in Betracht kommt, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung als auch der Bestand des Verfügungspatentes im Ergebnis so eindeutig zugunsten der Verfügungsklägerin zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist (ebenso: OLG Karlsruhe, InstGE 11, 143 - VA-LVD-Fernseher). Das ist hier nicht der Fall, weshalb dem Verfügungsbegehren der Verfügungsklägerin nicht entsprochen werden kann.

Die Kammer kann im Rahmen des vorliegenden Verfügungsverfahrens - mit den in diesem Verfahren in Betracht kommenden Glaubhaftmachungsmitteln - nicht feststellen, dass die angegriffene Papierumhüllung der Verfügungsbeklagten von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch macht. Sie kann sich nämlich nicht die Überzeugung bilden, dass die filmbildende Zusammensetzung auch aus einem filmbildenden Material erzeugt werden kann, das wie im Fall der angegriffenen Ausführungsform nicht in Lösung, sondern nur in Suspension gehen kann.

1.

Die erfindungsgemäße filmbildende Zusammensetzung umfasst gemäß Merkmal 4.2 ein filmbildendes Material, das in der Merkmalsgruppe 5 genauer spezifiziert wird. Gemäß Merkmal 5.1 ist es in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6% Gewichtsanteil aufweist. Nach Merkmal 5.2 weist das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500cP auf, wenn es in einer Lösung von 3% Gewichtsanteil bei 25°C vorliegt. Merkmal 5.3 benennt schließlich bestimmte filmbildende Materialien, nämlich Alginat oder ein Material, welches aus der Gruppe ausgewählt ist, bestehend aus Guar-Gummi, Pektin, Polyvinylalkohol, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen davon.

Der Fachmann entnimmt den Merkmalen 5.1 und 5.2, dass das filmbildende Material ein solches sein soll, das in einem Lösungsmittel in Lösung gehen kann. Denn gerade mit Hilfe der entstandenen Lösung soll er bestimmte Eigenschaften des filmbildenden Materials messen und bewerten.

Unter dem Begriff der "Lösung" versteht der Fachmann im weitesten Sinne "homogene Gemische verschiedener Stoffe, wobei auch noch die winzigsten Teilvolumina der Lösung eine gleichartige Zusammensetzung aufweisen" (Römpp, Chemielexikon, 9. Auflage, S. 2537). Hiervon abzugrenzen sind die "Suspensionen", die "Dispersionen unlöslicher Feststoffteilchen" darstellen, wobei sich die suspendierten Teilchen früher oder später am Boden absetzen (Sedimentation), wenn sie nicht lediglich die Größe von Kolloidteilchen (Schwebstoffe, Teilchengröße

LG Düsseldorf:
Urteil v. 21.04.2015
Az: 4b O 10/15