Bundespatentgericht:
Beschluss vom 11. Februar 2010
Aktenzeichen: 6 W (pat) 1/08

(BPatG: Beschluss v. 11.02.2010, Az.: 6 W (pat) 1/08)

Tenor

1.

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

2.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das Patent 100 01 227, dessen Erteilung am 31. Mai 2001 veröffentlicht wurde, ist am 30. August 2001 Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patentund Markenamtes hat mit Beschluss vom 26. April 2005 das Patent widerrufen. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 24. Juni 2005 eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin. Sie führt aus, dass der Patentgegenstand gegenüber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sei und auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Weiterhin führt sie aus, dass die Beschwerde vermeidbar gewesen wäre, wenn die Patentabteilung die gebotene Anhörung durchgeführt hätte.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das angegriffene Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht erhalten wird:

Patentansprüche gemäß Hilfsantrag I und II vom 6. September 2005, sowie gemäß den Hilfsanträgen III bis VII, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, in dieser Reihenfolge, übrige Unterlagen wie erteilt, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Einsprechende stellt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Patentgegenstand weder nach dem Hauptantrag (wie erteilt) noch nach den Hilfsanträgen I bis VII patentfähig sei und bezieht sich hierzu auf folgenden Stand der Technik: (D8) JP 07246691 A, (D9) JP 03087251 A und (D10) JP 08072201 A.

(D4) Firmenprospekt APA PRODUCT GUIDE "Oriented Strand Board" der American Plywood Assiciation mit dem Druckvermerk "Form No. H315/Issued October 1983/3000"),

(D6) JP 08025573 A,

(D7) JP 08025570 A, Die weiteren, im Erteilungsverfahren in Betracht gezogenen Entgegenhaltungen

(D1) DE 27 55 194 A1,

(D2) DE 16 83 387 A1 und

(D3) DE 297 22 941 U1 sind im Einspruchswie im Beschwerdeverfahren nicht aufgegriffen worden.

Weiterhin rügt die Einsprechende, die Hilfsanträge III bis VII seien erst in der mündlichen Verhandlung und daher verspätet eingereicht worden.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 (Hauptantrag) ein Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, und dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, und dass die Deckschicht (2) mittels eines transparenten Klebstoffs mit dem Kern (1) verbunden ist.

Gemäß Hilfsantrag I lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist und mittels eines transparenten Klebstoffes, der von der Deckschicht (2) verschieden ist, mit dem Kern (1) verbunden ist.

Gemäß Hilfsantrag II lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier oder aus Kunststoff besteht und dass die Deckschicht (2) mittels eines transparenten Klebstoffs (3) mit dem Kern (1) verbunden ist.

Gemäß Hilfsantrag III lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier besteht und mittels eines transparenten Klebstoffes (3) mit dem Kern (1) verbunden ist.

Gemäß Hilfsantrag IV lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier oder aus Kunststoff besteht und dass die Deckschicht (2) mittels eines transparenten Klebstoffs (3) mit dem Kern (1) verbunden und lackiert ist.

Gemäß Hilfsantrag V lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier besteht und dass die Deckschicht (2) mittels eines transparenten Klebstoffs (3) mit dem Kern (1) verbunden und lackiert ist.

Gemäß Hilfsantrag VI lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier oder Kunststoff besteht und mittels eines transparenten Klebstoffes (3), der aus einem vom Material der Deckschicht verschiedenen Material besteht, mit dem Kern (1) verbunden ist.

Gemäß Hilfsantrag VII lautet der Patentanspruch 1:

Wandoder Deckenpaneel mit einem Kern (1) aus einem Holzwerkstoff und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (2), bei der der Kern (1) aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschicht (2) transparent ausgebildet ist, aus Papier besteht und mittels eines transparenten Klebstoffes (3), der aus einem vom Material der Deckschicht verschiedenen Material besteht, mit dem Kern (1) verbunden und lackiert ist.

Zu den jeweiligen Unteransprüchen sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1.

Die fristund formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da der Patentgegenstand nicht patentfähig ist.

2.

Als zuständiger Fachmann ist hier ein FH-Ingenieur der Fachrichtung Holzbearbeitung mit besonderer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Paneel-Herstellung anzusetzen, welcher auch über vertiefte Kenntnisse über Verbundwerkstoffe mit Folien u. dgl. verfügt.

3.1 Zum Hauptantrag Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig. Der unbestritten vorveröffentlichte Firmenprospekt APA PRODUCT GUIDE "Oriented Strand Board" (D4) offenbart ein Wandoder Deckenpaneel (s. dort S. 3, linke Spalte "... wall and roof sheeting") mit einem Kern aus einem Holzwerkstoff

(s.

S. 2, rechte Spalte "... made of compressed strandlike wood particles") und einer den Kern abdeckenden Deckschicht (s. S. 6, mittlere Spalte "... clear varnishes"; "clear penetrating sealer"), wobei der Kern aus einer mindestens in drei Lagen gestreuten und verpressten OSB-Holzpartikelplatte besteht, und wobei von Lage zu Lage sich kreuzende, abwechselnd in Längsrichtung bzw. in Querrichtung verlaufende Strands vorgesehen sind (s. dort Abbildungen auf den Seiten 1 und 2; Text S. 2, rechte Spalte). Als unterschiedlich hierzu verbleibt bei dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 somit lediglich das Merkmal, dass die Deckschicht mittels eines transparenten Klebstoffs mit dem Kern verbunden ist. Anders als die dem angefochtenen Beschluss der Patentabteilung zugrundeliegende Argumentation, die in diesem Prospekt offenbarte Lackschicht sei mit eineraufgeklebten Deckschicht gleichzusetzen, da einer Lackierung in situ eine klebende Wirkung innewohne und die Lackschicht somit funktional einen Klebstoff mit umfasse, ist der erkennende Senat nämlich der Auffassung, dass eine mittels eines Klebstoffs mit einem Kern verbundene Deckschicht zu einem aus drei eindeutig abgrenzbaren Schichten, nämlich aus dem Kern, der Klebstoffschicht und der Deckschicht bestehenden Verbund führt. Mag die Klebstoffschicht gegenüber den verklebten Schichten auch eine relativ geringe Dicke aufweisen, so ist diese jedenfalls räumlichkörperlich vorhanden, anders als im Falle einer Lackierung, bei welcher eine in situ vielleicht als solche aufzufassende Klebstoffschicht spätestens beim Aushärten des Lacks verschwindet. Damit ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 insbesondere auch gegenüber diesem Stand der Technik zwar neu. Er beruht jedoch aus folgenden Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Unbestritten ist in der D4 bereits die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe

(s.

Spalte 1, 3. Abs. der Streitpatentschrift) insoweit gelöst, als bei dem dort offenbarten Paneel durch eine Beschichtung mit transparentem Lack der echtholzähnliche Charakter der Platte erhalten bleibt. Wie beim Patentgegenstand ist nämlich bei dem Paneel nach der D4 der aus einer OSB-Platte bestehende Kern durch die transparente Lackierung hindurch sichtbar. Der Fachmann erhält aus diesem Stand der Technik somit bereits eine Anregung in die Richtung, eine auf dem Kern zu dessen mechanischem Schutz aufgebrachte Deckschicht transparent zu gestalten. Bei der Suche nach einer Lösung für das dem Streitpatent weiter innewohnende Ziel, die Deckschicht bei Beibehaltung der gewünschten Transparenz erheblich widerstandsfähiger auszubilden als eine Lackschicht, stößt der Fachmann auf die zweifellos einschlägige JP 08025573 A (D6). Bereits im Abstract dieser Druckschrift ist im Text ("Constitution") unter Bezug auf die nebenstehende schematische Zeichnung der Aufbau eines Wandoder Deckenpaneels ("Decorative Laminate") beschrieben. Demnach offenbart diese Druckschrift einen Verbund aus folgenden aufeinanderfolgenden Schichten:

- einer Trägerplatte ("substrate 1"),

- einer Kleberschicht ("adhesive layer 2"),

- einer Dekorschicht ("decorative sheet 3"),

- einem transparenten Kleber ("transparent adhesive layer 4"),

- einer Schutzschicht ("protective layer 5") und - einer harten Schutzschicht ("hard coat resin layer 6").

Wie des Weiteren in der beigefügten englischen Übersetzung der JP 08025573 A, deren Authentizität von der Patentinhaberin nicht bestritten wurde, ausgeführt ist, ist diese Dekorplatte ausdrücklich für Gebäudeeinrichtungen bestimmt (s. dort Abs. 0001). Weiter ist dort in Abs. 0017 näher ausgeführt, dass die eigentliche Dekorplatte, welche aus der Trägerplatte (1) und der mittels Kleberschicht (2) aufgeklebten Dekorschicht (3) besteht, zwecks einer gewünschten luminiszenten bzw. durchscheinenden Optik mittels einer weiteren, transparenten Kleberschicht (4) mit einer transparenten Schutzschicht ("lucid sheet" 5) versehen ist. Damit erhält der Fachmann den entscheidenden Hinweis, wie er vorzugehen hat, um eine Dekorplatte mit (wenigstens) einer schützenden Deckschicht zu versehen, ohne den optischen Eindruck des Dekors zu beeinträchtigen, nämlich durch das Aufbringen einer transparenten Deckschicht mittels eines transparenten Klebstoffs auf den OSB-Kern nach der D4. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ergibt sich somit für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer naheliegenden Zusammenschau der einschlägigen Druckschriften APA PRODUCT GUIDE "Oriented Strand Board" (D4) und JP 08025573 A (D6).

3.2 Zu den Hilfsanträgen Trotz der Rüge des verspäteten Vorbringens durch die Einsprechende sind sämtliche Hilfsanträge, also auch die erst in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsanträge III bis VII zu berücksichtigen. Die Eigenart des Einspruchsund Einspruchsbeschwerdeverfahrens spricht grundsätzlich gegen eine analoge Anwendung der Präklusionsvorschriften der §§ 282 Abs. 1 und 2, 296 Abs. 2 ZPO. Diese Vorschriften gehen vom Beibringungsgrundsatz aus, der im Gegensatz steht zu dem im patentamtlichen und patentgerichtlichen Verfahren herrschenden Amtsermittlungsgrundsatz (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einl. Rn. 185, 186; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. § 87 Rn. 8).

3.2.1 Zu Hilfsantrag I Es mag dahinstehen, ob bei dem gemäß Hilfsantrag I geänderten Patentanspruch 1 lediglich eine möglicherweise unzulässige Klarstellung oder aber eine ebenso unzulässige Erweiterung seines Gegenstandes erfolgt ist, da dieser jedenfalls nicht patentfähig ist. Er unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Hinzunahme des Merkmals im Kennzeichen, dass der Klebstoff von der Deckschicht verschieden ist. Auch bei dem transparenten Kleber nach der dem Patentgegenstand entgegenstehenden D6, mittels dessen dort die Deckschicht auf die Dekorschicht aufgeklebt ist, handelt es sich um ein von der Deckschicht unterschiedliches Material (s. dort u. a. Claim 1). Auch dieses Merkmal kann somit eine erfinderische Tätigkeit, auf welcher der Patentanspruch 1 beruhte, nicht begründen. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I ist daher nicht gewährbar.

3.2.2 Zu Hilfsantrag II Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der erteilten wie ursprünglichen Patentansprüche 1 und 2 und ist daher zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig. Er unterscheidet sich vom Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 durch die Hinzunahme des Merkmals im Kennzeichen, dass die Deckschicht aus Papier oder aus Kunststoff besteht. Wiederum aus der D6 erhält der Fachmann den Hinweis auf verschiedenartigste Materialien, welche geeignet sind, als transparente Deckschicht zu dienen (s. dort Aufzählung in Abs. 0017). So ist dort explizit auch eine Schicht aus Kunststoff ("polyethylene") angegeben. Des Weiteren ist dort, beginnend mit dem Satz

"Moreover, what coated these sheets ..." im Folgenden ganz allgemein auf weitere Alternativen des Beschichtungsmaterials angegeben, was den Fachmann darauf hinweist, im Rahmen der Erfindung ggf. auch transparentes Papier einzusetzen, dessen grundsätzliche Eigenschaften er im Rahmen seines Fachwissens kennt. Auch diese Materialangaben können somit eine erfinderische Tätigkeit, auf welcher der Patentanspruch 1 beruhte, nicht begründen. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II ist daher nicht gewährbar.

3.2.3 Zu Hilfsantrag III Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II durch Weglassung der dortigen Material-Alternative "Kunststoff". Da die somit verbleibende Materialangabe "aus Papier" durch ein Ausführungsbeispiel in der Beschreibung gedeckt ist (s. Spalte 2, Zeilen 14, 15 der Streitpatentschrift), ist auch dieser Patentanspruch zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig. Wie oben zu Hilfsantrag II ausgeführt, ist diese Ausführung vom Offenbarungsgehalt der D6 mit umfasst, weshalb der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag III ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III ist daher nicht gewährbar.

3.2.4 Zu Hilfsantrag IV Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV beruht auf einer einschränkenden Zusammenfassung der erteilten Patentansprüche 1, 2 und 4 und ist daher zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig. Er unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II durch die weitere Hinzunahme des Merkmals, dass die Deckschicht lackiert ist. Auch die D6 umfasst eine Dekorplatte mit einer lackierten Deckschicht (s. dort die fakultative Lackschicht 6). Auch dieses Merkmal kann somit eine erfinderische Tätigkeit, auf welcher der Patentanspruch 1 beruhte, nicht begründen. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist daher nicht gewährbar.

3.2.5 Zu Hilfsantrag V Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag V beruht auf einer Kombination des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen II und III und ist wie diese zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig, da diese Merkmalskombination ebenso wie die einzelnen oben abgehandelten Merkmale vom Offenbarungsgehalt der D6 mit umfasst ist. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag V ist daher nicht gewährbar.

3.2.6 Zu Hilfsantrag VI Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI beruht auf einer Kombination des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen I und II und ist wie diese zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig, da diese Merkmalskombination ebenso wie die einzelnen oben abgehandelten Merkmale vom Offenbarungsgehalt der D6 mit umfasst ist. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI ist daher nicht gewährbar.

3.2.7 Zu Hilfsantrag VII Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI beruht auf einer Kombination des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen I, III und IV und ist wie diese zulässig. Sein Gegenstand ist jedoch nicht patentfähig, da diese Merkmalskombination ebenso wie die einzelnen oben abgehandelten Merkmale vom Offenbarungsgehalt der D6 mit umfasst ist. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VII ist daher nicht gewährbar.

4.

Da somit weder nach Hauptantrag noch nach den Hilfsanträgen I bis VII ein bestandsfähiger bzw. gewährbaren Patentanspruch 1 vorliegt, ist das Patent zu widerrufen.

5.

Für die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr besteht kein Grund. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn es auf Grund (auch im Fall des Unterliegens des Beschwerdeführers) besonderer Umstände nicht der Billigkeit entsprechen würde, die Gebühr einzubehalten. Ein Grund für eine Rückzahlung kann auch die Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör sein. Die Anordnung der Rückzahlung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsmäßiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73 Rn. 124 ff., 132 ff.). Ein solcher Verstoß ist vorliegend aber für den Senat nicht ersichtlich. Die Patentinhaberin, die im Verfahren vor der Patentabteilung keinen Antrag auf Anhörung gestellt hat, hatte ausreichend Gelegenheit, sich mit der Einspruchsbegründung, die die wesentlichen Gesichtspunkte des Beschlusses der Patentabteilung enthält, auseinanderzusetzen und dazu Stellung zu nehmen, was sie auch getan hat. Im Übrigen wäre selbst das verfahrensfehlerhafte Unterlassen einer Anhörung durch die Patentabteilung jedenfalls nicht kausal für die Einlegung der Beschwerde geworden. Zum einen befasst sich die Beschwerdebegründung ausschließlich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands der Anmeldung. Verfahrensfehler aber werden nicht gerügt. Zweitens hat die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neue Hilfsanträge vorgelegt, die der Begründung des angefochtenen Beschlusses Rechnung tragen. Es kann darum nicht davon ausgegangen werden, dass diese Hilfsanträge -wie die Patentinhaberin meint -bereits der Patentabteilung bei einer Anhörung hätten vorgelegt werden können, zumal die Patentabteilung nicht verpflichtet ist, ihre Entscheidung anzukündigen oder vor Verkündung zu begründen. Hinzu kommt noch, dass auch diese Hilfsanträge -wie die Beschwerdeentscheidung zeigt -nicht zum Erfolg geführt und daher auch nicht die Beschwerde vermieden hätten.

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BPatG:
Beschluss v. 11.02.2010
Az: 6 W (pat) 1/08