Bundesgerichtshof:
Beschluss vom 13. März 2008
Aktenzeichen: I ZB 53/05

(BGH: Beschluss v. 13.03.2008, Az.: I ZB 53/05)

Tenor

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 2005 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. August 2000 unter der Nr. 2 106 346 die Wortmarke SPA für die Waren und Dienstleistungen "Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen" eingetragen.

Die Antragsteller haben beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil diese nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf die Anträge der Antragsteller zu 1 bis 3 mit Beschluss vom 11. August 2003 und auf den Antrag der Antragstellerin zu 4 mit Beschluss vom 16. Juli 2004 die Löschung der Eintragung der Marke angeordnet.

Die Beschwerden der Markeninhaberin sind ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2005, 865).

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Marke eingetragen worden sei, obwohl sie für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freihaltebedürftig gewesen sei und dieses Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung bestehe, so dass die Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG zu löschen sei. Es hat dazu ausgeführt:

Das Wort "SPA" sei eine beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es habe zwei ursprüngliche Bedeutungen. Es sei der Name eines belgischen Kurortes in der Provinz Lüttich mit Mineralquellen und einer nahegelegenen Automobilrennstrecke und bezeichne im angloamerikanischen Sprachraum eine Heilquelle, einen (Bade-)Kurort, ein Bad oder ein Heilbad. Das Wort habe sich zudem zur Bezeichnung eines Teilbereichs des Wellness- und Beauty-Sektors entwickelt, bei dem das Medium "Wasser" miteinbezogen werde. In dieser Bedeutung beschreibe "SPA" die Dienstleistungen "Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen" ihrer Art nach. Hinsichtlich der registrierten Waren "Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" bezeichne das Markenwort Parfümerie- und Kosmetikprodukte, die bei "SPA"-Behandlungen eingesetzt werden, und gebe so deren bestimmungsgemäße Verwendung an. Eine gewisse Unschärfe des Begriffs und sein allgemein gehaltener Aussagegehalt stünden der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen. Nicht erforderlich sei auch, dass der die Waren und Dienstleistungen beschreibende Sinngehalt die ausschließliche Bedeutung ausmache.

Die Voraussetzungen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hätten auch zum Eintragungszeitpunkt vorgelegen. Es reiche aus, dass die Benutzung als Sachangabe vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten gewesen sei.

Dass in mehreren gerichtlichen Entscheidungen die Umwandlung der geographischen Herkunftsangabe "SPA" in eine Gattungsbezeichnung verneint worden sei, stehe nicht in Widerspruch zur Bejahung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von einer Umwandlung in eine Gattungsbezeichnung sei erst auszugehen, wenn nur noch ein ganz unerheblicher Teil des Verkehrs in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen sehe. Die Annahme einer beschreibenden Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze dagegen keine nahezu einhellige Verkehrsauffassung voraus. Die Versagung einer Markeneintragung diene vielmehr der Vermeidung von Fehlmonopolisierungen beschreibender Angaben zugunsten eines Unternehmens.

Die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung schließe nicht aus, dass der Verkehr "SPA" als beschreibenden Begriff für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auffasse.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke "SPA" für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Nach dieser Vorschrift sind u.a. Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 = WRP 2003, 1226 - Lichtenstein).

2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, neben den zwei ursprünglichen Bedeutungen als Name einer belgischen Stadt und des englischen Wortes für "Heilquelle, (Bade-)Kurort, Bad und Heilbad" habe sich in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine weitere Bedeutung des Wortes "SPA" herausgebildet, wodurch das Markenwort einen weiteren beschreibenden Sinngehalt erlangt habe. Mit der Bezeichnung "SPA/Spa" würden in Art eines Oberbegriffs Anwendungen und Behandlungen aus dem Wellness- und Schönheitssektor bezeichnet, die nach dem Motto "Gesund durch Wasser" (lateinisch: sanus per aquam) auf verschiedene Weise die wohltuende oder heilende Wirkung des Wassers nutzten. In dieser Bedeutung beschreibe "SPA" die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ihrer Art und ihrem Verwendungszweck nach und sei als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Verwendung von "SPA" als beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei schon im Eintragungszeitpunkt im Jahre 2000 zu erwarten gewesen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

a) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde hiergegen geltend, von den vom Bundespatentgericht ermittelten ursprünglichen Begriffen abgesehen, habe sich das Wort "SPA" nicht zu einem eindeutig beschreibenden Begriff entwickelt. Vielmehr weise "SPA" aufgrund der vom Bundespatentgericht herangezogenen Verwendungsbeispiele im Bedeutungsgehalt eine Spannbreite auf, die der Annahme eines beschreibenden Inhalts ohne Hinzutreten weiterer sinntragender Wörter entgegenstehe. Das Bundespatentgericht habe zudem den für die Ermittlung der Verkehrsauffassung maßgeblichen Personenkreis verkannt.

aa) Die vom Bundespatentgericht herangezogenen Beispiele belegen die beschreibende Verwendung des Begriffs "SPA" im dargestellten Sinn. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob für sämtliche mit dem Begriff bezeichneten Behandlungen und Programme die Verwendung von Wasser zwingend erforderlich ist und ob "SPA" nicht teilweise auch in einem umfassenden Sinn als Synonym für Wellness benutzt wird. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 14 = WRP 2006, 1130 - LOTTO), sein Inhalt vage ist (BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt) oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 33 - DOUBLEMINT).

Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass "SPA" nach der Verkehrsauffassung auch ohne Hinzutreten sinntragender Wörter die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nach ihrer Art und ihrem Verwendungszweck - wenn auch nicht exakt - beschreibt. Dass sich nicht bei sämtlichen Nachweisen, die das Bundespatentgericht für die beschreibende Bedeutung des Begriffs herangezogen hat, ein Bezug zu Schönheits- und Kosmetikbehandlungen und -einrichtungen findet, ist ohne Belang. Dies ändert nichts daran, dass das Markenwort für die Waren "Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" deren Verwendungsmöglichkeit bei mit "SPA" bezeichneten Behandlungen und Anwendungen angibt und die Dienstleistungen "Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen" ihrer Art nach beschreibt.

bb) Diesem Ergebnis kann die Rechtsbeschwerde auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, das Bundespatentgericht habe die beteiligten Verkehrskreise, auf deren Sicht für eine beschreibende Bedeutung des Markenwortes "SPA" abzustellen sei, falsch ermittelt. Es habe verkannt, dass zu den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht nur die Konsumenten von Wellnessangeboten, sondern auch diejenigen Personen zählten, die die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen erwerben oder in Anspruch nehmen könnten.

Maßgeblich für die Beurteilung der Verkehrsauffassung sind sämtliche Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Dafür, dass das Bundespatentgericht diese Verbraucherkreise zutreffend seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, spricht der Umstand, dass es die Feststellung der beschreibenden Bedeutung von "SPA" anhand der Vielzahl unterschiedlicher Verwendungsbeispiele allgemein und nicht nur bezogen auf einen bestimmten Publikumskreis festgestellt hat. Allerdings hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der Beurteilung einer von der Markeninhaberin vorgelegten Verkehrsbefragung in erster Linie auf die aus seiner Sicht kleine Gruppe der Verbraucher abgestellt, die Wellnessangebote in Anspruch nehmen. Ob das Bundespatentgericht bei der Annahme einer beschreibenden Bedeutung von "SPA" in seine Beurteilung nur die Personengruppe einbezogen hat, die Wellnessangebote in Anspruch nimmt und nicht alle für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommenden Verbraucher, kann vorliegend offenbleiben. Selbst wenn die Feststellungen des Bundespatentgerichts sich nur auf die mit Wellnessangeboten als Abnehmer und Interessenten in Berührung kommenden Verkehrskreise beziehen sollten, steht dies der Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Denn es ist jedenfalls für die Zukunft damit zu rechnen, dass die beteiligten Verkehrskreise in ihrer Gesamtheit "SPA" als beschreibende Sachangabe in dem in Rede stehenden Sinn auffassen.

b) Die Rechtsbeschwerde kann für die gegenteilige Auffassung, das Markenwort "SPA" sei keine beschreibende Angabe im Wellnessbereich, nichts aus der von der Markeninhaberin vorgelegten Verkehrsbefragung der GfK Marktforschung GmbH von Januar 2005 herleiten. Nach dieser Umfrage, die zum Verständnis der Bezeichnung "SPA" als geographische Angabe bei Personen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchgeführt worden ist, haben auf die Frage "Woran denken Sie, wenn Sie die Bezeichnung 'Spa' hören oder lesen€" 23,7 % "Mineralwasser", 6,5 % "kosmetische Produkte", 41,4 % "Stadt in Belgien", 9,9 % "Bade- und Wellness-Einrichtungen" und 36,4 % "Autorennen, Formel 1" geantwortet. Daraus lässt sich nicht der Schluss ziehen, der Verkehr fasse "SPA" nicht als beschreibende Sachangabe im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen auf. Der befragte Personenkreis ist nicht repräsentativ. Sämtliche Befragten wohnten in den an Belgien angrenzenden Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Aus diesem Grund lässt sich nicht ausschließen, dass die Anzahl derjenigen, die den Begriff "SPA" im Zusammenhang mit der gleichnamigen Stadt in Belgien und mit Autorennen kennen, größer und der Anteil, der das Wort mit kosmetischen Produkten und Bade- und Wellness-Einrichtungen in Verbindung bringt - auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit von Mehrfachnennungen -, geringer ausfällt als bei einer bundesweiten Umfrage. Im Übrigen legt der Umstand, dass nach dem Ergebnis der GfK-Umfrage 41,4 % der Befragten "SPA" als Namen einer Stadt in Belgien erkennen, die Annahme eines Freihaltebedürfnisses für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen zur Bezeichnung ihrer geographischen Herkunft nahe.

Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte im Hinblick auf den Amtsermittlungsgrundsatz nach § 73 Abs. 1 MarkenG zumindest ein Verkehrsgutachten einholen müssen, wenn es die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung für unzureichend hielt. Die Einholung eines Verkehrsgutachtens war nicht erforderlich, weil aufgrund der Feststellungen des Bundespatentgerichts die Annahme einer jedenfalls zukünftig erkennbar beschreibende Verwendung des Markenworts "SPA" gegenüber sämtlichen beteiligten Verkehrskreisen gerechtfertigt ist.

c) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dass das Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch nicht deshalb ausscheidet, weil der Markeninhaberin an den Quellen der Stadt Spa exklusive Ausbeutungsrechte zustehen, die den Betrieb von Thermalbädern und die Herstellung anderer Produkte miteinschließen, die Wasser aus Spa enthalten. Daraus folgt nicht, dass die Markeninhaberin für das Wort "SPA" trotz des festgestellten beschreibenden Inhalts wegen einer nur ihr zustehenden Möglichkeit zur Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit Mineralwasser Markenschutz für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann.

Zwar hat der Senat in der Entscheidung "SPA I" (Urt. v. 25.1.2001 - I ZR 120/98, GRUR 2001, 420 = WRP 2001, 546) einen Anspruch der Markeninhaberin wegen einer irreführenden Verwendung der gleichlautenden geographischen Herkunftsangabe auf Rücknahme von Markenanmeldungen mit dem Bestandteil "SPA" für Kosmetikprodukte bejaht. Der Umstand, dass der Markeninhaberin unter den Voraussetzungen des § 128 MarkenG i.V. mit § 8 Abs. 3 UWG Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche wegen einer in den Schutzbereich der geographischen Herkunftsangabe "Spa" nach § 127 MarkenG eingreifenden Verwendung von Drittzeichen zustehen, lässt ein Freihaltebedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "SPA" aber nicht entfallen. Zum einen steht nicht fest, dass die Verwendung des Begriffs "SPA" in jedweder Form für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, in den Schutzbereich der geographischen Herkunftsangabe eingreift und Ansprüche der Markeninhaberin nach §§ 127, 128 MarkenG auslöst. Zum anderen begründet der beschreibende Charakter des Begriffs "SPA" im Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen ein Eintragungshindernis, gleichgültig ob mögliche Wettbewerber der Markeninhaberin derzeit auf diesen Begriff zur Beschreibung ihres Angebots angewiesen sind oder nicht (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 57 u. 61 - Postkantoor; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 13 - LOTTO).

Diesem Ergebnis steht auch nicht entgegen, dass der Senat in der Entscheidung "SPA I" (GRUR 2001, 420) die Voraussetzungen einer Umwandlung der geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung i.S. von § 126 Abs. 2 MarkenG verneint hat. Die Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung und die Beurteilung eines Freihaltebedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen eines beschreibenden Charakters der Bezeichnung richten sich nach unterschiedlichen Maßstäben. Während der Senat in der Entscheidung "SPA I" bei der Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung darauf abgestellt hat, ob nur noch ein ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht, reicht es für die Annahme des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus, dass die Verwendung als beschreibende Angabe jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein).

Ob ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für eine geographische Herkunftsangabe ausnahmsweise ausgeschlossen sein kann, wenn die geographische Herkunftsangabe für die fraglichen Waren gegenwärtig nur von der Markeninhaberin verwandt wird und mit einer zukünftigen Verwendung durch Drittunternehmen nicht zu rechnen ist, etwa weil der Markeninhaberin exklusive Ausbeutungsrechte in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet zustehen (hierzu BPatG GRUR Int. 1992, 62), bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Bedenken hiergegen können sich aus der Möglichkeit der Übertragung der Marke ergeben (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 - I ZB 12/90, GRUR Int. 1993, 254, 257 = WRP 1993, 9 - Römigberg). Jedenfalls kommt ein Ausschluss des Schutzhindernisses nur für den Waren- oder Dienstleistungsbereich in Betracht, für den die Markeninhaberin Exklusivrechte in Anspruch nehmen kann. Dies sind vorliegend "Mineralwässer aus Spa". Das Recht der Markeninhaberin zur exklusiven Ausbeutung der im Bereich der Stadt Spa gelegenen Mineralwasserquellen lässt dagegen ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Waren und Dienstleistungen nicht entfallen, für die die Marke geschützt ist. Hierzu ist vielmehr eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zugunsten der Markeninhaberin erforderlich, für die nichts vorgetragen oder sonst ersichtlich ist.

Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG bedarf es nicht. Ein Fall, in dem ausnahmsweise erwogen werden könnte, von einer für die Überwindung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG abzusehen, liegt offensichtlich nicht vor.

d) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die beschreibende Verwendung des Wortes "SPA" bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Jahre 2000 zu erwarten gewesen sei. Diese Prognoseentscheidung, die durch die vom Bundespatentgericht angeführten Verwendungsbeispiele belegt wird, lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Ihr steht auch nicht entgegen, dass Teilen des Verkehrs die beschreibende Bedeutung des Begriffs "Spa" Ende 2002/Anfang 2003 unbekannt geblieben war (vgl. OLG Köln GRUR Int. 2003, 778, 780 f.).

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm RiBGH Pokrant ist in Urlaub Büscherund kann daher nicht unter-

schreiben.

Bornkamm Schaffert RiBGH Dr. Bergmann istin Urlaub und kann dahernicht unterschreiben.

Bornkamm Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.02.2005 - 24 W(pat) 297/03 -

BGH:
Beschluss v. 13.03.2008
Az: I ZB 53/05