Bundespatentgericht:
Beschluss vom 10. Juni 2009
Aktenzeichen: 29 W (pat) 71/08

(BPatG: Beschluss v. 10.06.2009, Az.: 29 W (pat) 71/08)

Tenor

1. Der Beschluss des Deutschen Patentund Markenamts vom 22. Mai 2008 wird aufgehoben.

Der Erinnerungsbeschluss des Deutschen Patentund Markenamts vom 20. August 2008 wird insoweit aufgehoben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patentund Markenamt zurückverwiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

Beim Deutschen Patentund Markenamt ist am 30. November 2007 die Wortmarke SUPERnewsfür folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder und Architekturmodelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehrund Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Printund Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung (Sales Promotion), Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Geschäftsführung für andere; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Vermittlung von Handelsund Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den Anund Verkauf von Waren; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von ecommerce; Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehrund Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Tonund Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Tonund Fernsehstudios, nämlich Produktion von Tonund Bildaufzeichnungen auf Tonund Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Tonund Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernsehund Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernsehund Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunkund Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von Spielen im Internet.

Mit Beschluss vom 22. Mai 2008 hat das Deutsche Patentund Markenamt die Anmeldung mit einer pauschalierten Begründung zurückgewiesen, nachdem die Beschwerdeführerin zu dem Beanstandungsschreiben vom 10. März 2008 keine Stellungnahme abgegeben hatte. Dagegen hat diese Erinnerung eingelegt und zur Begründung ausgeführt, dass für eine Zurückweisung ein lediglich mittelbarer Bezug des angemeldeten Zeichens, der sich erst bei analysierender Betrachtung und unter Zugrundelegung weiterer Gedankenschritte erschließe, nicht ausreiche. Die Bezeichnung "SUPERnews" beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und sei zudem mehrdeutig. Die Schutzfähigkeit werde auch durch die unterschiedliche Schreibweise der Zeichenbestandteile begründet, da die vorliegende Kombination von Großund Kleinschreibung praxisfern und nicht branchenüblich sei. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um eine ungewöhnliche Gesamtbezeichnung, die von einer Sachangabe auf Grund ihrer Wortstruktur und Semantik abweiche. Es sei unzulässig, alle Ausdrücke, die irgendwie thematische Bezüge zu Medienprodukten aufweisen könnten, als schutzunfähig anzusehen. So seien u. a. bereits die Marken 303 28 687 ("essen & trinken jedenTag"), 398 48 834 ("mein schöner Garten") oder 307 45 400 ("gartenspaß") sowie die sprechenden Marken 307 08 198 ("Die reinste Freude am Leben"), 305 44 827 ("Natürlich sind Sie schön") und 307 28 365 ("Das freundliche Versicherungsbüro") eingetragen worden. Darüber hinaus seien im nationalen, europäischen und internationalen Markenregister mehrere hundert Marken mit dem Wortbestandteil "SUPER" eingetragen. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, dass vom Bundespatentgericht das Zeichen "Super Post" (32 W (pat) 196/04) und vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Zeichen "SUPERFUND" (GM 002 271 286) für schutzfähig erachtet worden seien. Schließlich trägt die Beschwerdeführerin vor, dass das angemeldete Zeichen kein Freizeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.

Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16 den Beschluss vom 22. Mai 2008 teilweise aufgehoben und die Zurückweisung der Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen bestätigt:

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; Lehrund Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass insoweit dem angemeldeten Zeichen gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die notwendige Unterscheidungskraft fehle. Der Zeichenbestandteil "SUPER" bezeichne etwas Ausgezeichnetes bzw. Hervorragendes. Insofern werde der angemeldete Gesamtbegriff im Sinne von besonders interessante Neuigkeiten verstanden. Er finde vielfach Verwendung und reihe sich in die Folge vergleichbar gebildeter Verbindungen wie "Topnews" oder "Extranews" ein. Damit vermittle das angemeldete Zeichen nur die Aussage, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen besonders interessante Neuigkeiten zum Inhalt oder die Herausgabe, Herstellung, Bewerbung bzw. Verbreitung solcher Nachrichten zum Ziel hätten. Auf einen etwaigen Werktitelschutz komme es hierbei nicht an, da die an ihn zu stellenden Anforderungen niedriger seien. Bei "SUPERnews" handele es sich auch nicht um ein Wortzeichen, das nach Art eines Phantasietitels gebildet sei. Selbst wenn darunter eine Fülle von Themen abgehandelt werden könnten, so begründe diese Unschärfe und Mehrdeutigkeit nicht seine Herkunftsfunktion. Dies gelte auch für die Schreibweise, die eine einfache, werbeübliche und den beschreibenden Aussagegehalt nicht verändernde Gestaltung sei. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen könnten zu keiner anderen Entscheidung führen, da sie weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung der über die Eintragung zu entscheidenden Stellen führen würden.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss vom 22. Mai 2008 und den Beschluss vom 20. August 2008 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, sowie das gegenständliche Zeichen für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Zur Begründung verweist sie auf das Vorbringen gegenüber dem Deutschen Patentund Markenamt.

II.

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 waren unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patentund Markenamt aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Sie entsprechen nicht den Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen C-39/08 (Wort-/Bildmarken Volks-Handy, Volks-Camcorder und Volks-Kredit) und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST). Darin hat er in Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht. Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung -gleich ob Gerichtsoder Verwaltungsverfahren -geltenden Gebots, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patentund Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.

a) Dies bedingt eine Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patentund Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

b) Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patentund Markenamts enthalten keine derartige Begründung. Der Beschluss vom 20. August 2008 geht auf die im Rahmen des Erinnerungsverfahrens von der Beschwerdeführerin erstmals geltend gemachten nationalen Voreintragungen der eigenen Marken 290 03 56 -SUPER ILLU und 307 48 711 -SUPERillu sowie der Marken von Wettbewerbern, wie beispielsweise 396 33 383 -SUPER TV, 304 27 410 -Super Spaß oder 399 50 864 -Super Dog, nicht ein. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in materiellrechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständige Behörde die Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht geprüft hat, ihm aber als gesetzesvollziehende Gewalt hier das erste Prüfungsrecht zukommt. Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patentund Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne der Gewaltenteilung handelt.

Dem Deutschen Patentund Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich, da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung der Prüfungsund Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20).

c) Es darf hierbei jedoch nicht die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung über die Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patentund Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtsermittlung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast der Beschwerdeführerin in Bezug auf Tatsachen, die für ihren Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1 Markenverfahrensrecht, Rdnr. 232; Kopp/Ramsauer, VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Auch sie muss in ihrem Vortrag auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nennung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Die Beschwerdeführerin hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt, und zwar -dies sei hervorgehoben auf Grund der jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen sowie des Zeitpunkts der Eintragung. Die Beschwerdeführerin hat daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, mitzuwirken und ihren diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl. BPatG 29 W (pat) 49/07 -Traunsteiner Anzeigen-Kurier).

Dieser Mitwirkungspflicht muss in einem möglichst frühen Stadium des Verfahrens vor der Markenstelle nachgekommen werden. In der Regel ist folglich bereits in der Erwiderung auf das Schreiben, mit dem erstmals die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens beanstandet wird, auf Voreintragungen und Zurückweisungen hinzuweisen. Wird von dem Anmelder nichts vorgetragen und sind für das Amt auch keine einschlägigen Vorentscheidungen ersichtlich, so ist der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geforderten Begründungspflicht Genüge getan, wenn es diesen Umstand darlegt.

Dieser Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin bisher nur sehr unvollständig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache an das Deutsche Patentund Markenamt zurückzuverweisen war. Die von ihr vorgelegten 54 Seiten umfassenden Listen aus DPINFO mit Marken mit dem Bestandteil "SUPER" lassen nicht erkennen, ob diese mit vorliegendem Zeichen vergleichbar sind. Zum einen sind die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht genannt. Auch geht aus ihnen nicht hervor, ob es sich um Wortoder Bildmarken handelt, zumal bei letztgenannten nur die Wortbestandteile wiedergegeben sind. Zum anderen fehlt eine konkrete Auswertung der Beschwerdeführerin, so dass offen bleibt, welche der aufgeführten Marken dem angemeldeten Zeichen entsprechen sollen. Insofern ist ihr Vortrag nicht ausreichend substantiiert. Darüber hinaus ist sie auf Zurückweisungen vergleichbarer Zeichen nicht eingegangen.

Im Übrigen sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in die Überlegungen nicht einzubeziehen, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patentund Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen beschränkt.

d) Hier liegt die Begründungspflicht des Deutschen Patentund Markenamts darin, die Differenzierung darzulegen und ggf. rechtswidrige Eintragungen als solche erkennbar zu machen. Dabei sind allerdings Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums über einen länger zusammenhängenden Zeitraum mit einzubeziehen, die zu einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008 -Willkommen im Leben). Eine neue Beurteilung kann auch wegen der Änderung der Rechtsprechung oder der generellen Eintragungspraxis des Deutschen Patentund Markenamts geboten sein. Ob die Beschwerdeführerin ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG in Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Löschung zuzuführen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugelassen.

Grabrucker Kopacek Dr. Kortbein Hu

BPatG:
Beschluss v. 10.06.2009
Az: 29 W (pat) 71/08

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Bundespatentgericht: Beschluss vom 10. Juni 2009 Aktenzeichen: 29 W (pat) 71/08

Tenor

Gründe

BPatG: Beschluss v. 10.06.2009 Az: 29 W (pat) 71/08

Bundespatentgericht:
Beschluss vom 10. Juni 2009
Aktenzeichen: 29 W (pat) 71/08

BPatG:
Beschluss v. 10.06.2009
Az: 29 W (pat) 71/08