Bundespatentgericht:
Beschluss vom 11. Mai 2010
Aktenzeichen: 12 W (pat) 20/09

(BPatG: Beschluss v. 11.05.2010, Az.: 12 W (pat) 20/09)

Tenor

1.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 22 des DPMA vom 7. Oktober 2008 aufgehoben und das Patent 10 2005 005 478 widerrufen.

2.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Patentabteilung das Patent in beschränktem Umfang aufrechterhalten. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der Ansicht, der Gegenstand des Patents sei durch den aufgedeckten Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen, zumindest jedoch nahegelegt. Im Verfahren sind u. a. folgende Schriften zum Stand der Technik genannt worden:

D17.1 Prospekt der Hornberger Maschinenbaugesellschaft mbH + Co. KG, D 7294 Schopfloch: "Homag Optimat Doppelendprofiler" mit Druckvermerk 1.86 D17.2 Prospekt der Homag Maschinenbau AG, D 72296 Schopfloch: "Die Fertigungslinie für Bodendielen" mit Druckvermerk 12/95 D17.3 Prospekt der Homag Holzbearbeitungssysteme AG, D 72296 Schopfloch: "Fertigungslinie für Fußbodenelemente" mit Druckvermerk 12/00 D8) DE 691 09 254 T2.

Ein Druckexemplar der Prospekte gemäß D17.1 bis D17.3 wurde von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung zur Einsichtnahme vorgelegt.

Für das Erscheinungsdatum und die Verteilung des Prospekts bietet sie Zeugenbeweis an.

Die Patentinhaberin verteidigt das Patent im Beschwerdeverfahren in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung, hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß ihren Hilfsanträgen 1a, 1b und 2.

Im Übrigen bestreitet die Patentinhaberin das Erscheinungsdatum und die Verteilung der Prospekte D17.1 bis D17.3.

Der beschränkt aufrechterhaltene Patentanspruch 1 lautet:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1a hat folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1b lautet: Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 hat folgenden Wortlaut:

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche gemäß Hauptund Hilfsanträgen wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Beschluss der Patentabteilung 22 vom 7. Oktober 2008 aufzuheben und das Patent 10 2005 005 478 in vollem Umfang zu widerrufen und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit geltendem Hilfsantrag 1a, Unteransprüche und Beschreibung und Zeichnung wie erteilt, weiter hilfsweise beschränkt aufrechtzuerhalten gemäß Hilfsantrag 1b, Unteransprüche, Beschreibung und Zeichnung wie erteilt, weiter hilfsweise das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten gemäß Hilfsantrag 2, Unteransprüche, Beschreibung und Zeichnung wie erteilt.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegen und hält den Gegenstand nach dem Patent sowohl in der beschränkt aufrechterhaltenen als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs für patentfähig.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Gegenstände des verteidigten Patentanspruchs 1 auch nach den Hilfsanträgen seien nicht patentfähig. Die Ansprüche gemäß den Hilfsanträgen seien außerdem nicht zulässig, und die Erfindung nach den Hilfsanträgen auch nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

II Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.

Der Einspruch war ebenfalls zulässig.

Nach Ansicht des Senats offenbart das Patent die Erfindung hinreichend deutlich und vollständig; auch gehen die Gegenstände der verteidigten Ansprüche nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und die Erfindung ist ausführbar. Letztlich kann dies aber offen bleiben, denn die Gegenstände der verteidigten Patentansprüche sind jedenfalls nicht patentfähig.

A) Zum Hauptantrag 1. Die Erfindung betrifft eine Sammelvorrichtung für Fußbodenpaneele am Ende einer Transportstrecke, auf der die Gegenstände bei gleichzeitiger Bearbeitung mit hoher Geschwindigkeit linear transportiert werden (Abs. [0001]).

Es sind Bearbeitungsmaschinen bekannt, die Fußbodenpaneele im Längsdurchlauf an den beiden gegenüberliegenden Seiten mit Nut und Feder versehen. Bearbeitungsmaschinen dieser Art haben sehr hohe Durchlaufgeschwindigkeiten erreicht. In den Jahren vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents ist die Durchlaufgeschwindigkeit bei der Längsprofilierung von Paneelen von ca. 30 auf ca. 200 m/min gestiegen. Nach dem Durchlauf müssen die Paneele in einem Schacht oder auf einem Tisch gesammelt und gestapelt werden, damit sie beispielsweise nacheinander zu einer weiteren Bearbeitungsstation abtransportiert werden können (Abs. [0002 und 0003]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, Fußbodenpaneele, die auf einer Transportstrecke mit hoher Geschwindigkeit transportiert werden, bis zum Eintreffen in einer angrenzenden Sammeleinrichtung in einfacher und wirksamer Weise so abzubremsen, dass eine Beschädigung der Fußbodenpaneele oder auch der Sammelvorrichtung vermieden werden kann. (Abs. [0008]).

Gelöst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1.

Fachmann hierfür ist ein Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung in der Konstruktion und der Entwicklung von kontinuierlich arbeitenden Holzbearbeitungsmaschinen sowie der zugehörigen Förderanlagen, die diese Maschinen verketten.

Die im aufrechterhaltenen Patentanspruch 1 vorgeschlagene Lösung dieser Aufgabe besteht aus einer Vorrichtung mit folgenden Merkmalen:

1.0 Sammelvorrichtung für Fußbodenpaneele (14, 16)

1.01 am Ende einer als Förderer (12) ausgebildeten Transportstrecke (10)

1.1 auf dem die Fußbodenpaneele (14, 16) bei gleichzeitiger seitlicher Profilierung ihrer Kanten linear transportiert werden, 1.2 wobei sich zwischen der Transportstrecke (10) und der Sammelvorrichtung (24, 26) in einer gegenüber der Transportstrecke abgesenkten Position ein Förderer (22) befindet, 1.3 dessen Geschwindigkeit gegenüber der Transportstrecke (10) reduziert ist, 1.4 wobei die Transportstrecke (10) stromabwärts unmittelbar vor dem Förderer (22) angeordnet ist, 1.5 wobei die Geschwindigkeit des Förderers (22) unter Beibehaltung der seitlichen Bewegungsrichtung der Transportstrecke (10) bei der Aufnahme der Fußbodenpaneele (14, 16) reduziert ist und 1.6 diese einander beim Auftreffen auf dem Förderer (22) schuppenförmig überlappen, 1.7 auf diesem in schuppenförmiger Anordnung transportiert werden und 1.8 von diesem in die Sammelvorrichtung (24, 26) überführt werden.

2. Zum Verständnis des Anspruchs 1 Die Bezeichnung "Sammelvorrichtung für Fußbodenpaneele" gemäß Merkmal 1.0 für die mit dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 geschützte Vorrichtung ist missverständlich. Die Vorrichtung umfasst nämlich neben der Sammelvorrichtung für Fußbodenpaneele eine als Förderer (12) ausgebildete Förderstrecke (10) und einen unmittelbar auf die Förderstrecke nachfolgenden, gegenüber der Transportstrecke abgesenkten weiteren Förderer (22), der die Fußbodenpaneele in die Sammelvorrichtung überführt (Merkmale 1.0, 1.01, 1.2, 1.4 und 1.8). Die Geschwindigkeit der beiden Förderer (Förderstrecke (10), Förderer (22)) ist derart aufeinander abgestimmt, dass die Geschwindigkeit des Förderers (22) geringer ist als die der Förderstrecke (10), so dass sich die Fußbodenpaneele schuppenartig auf dem Förderer überlappen (Merkmale 1.3, 1.6, Teil 1.5 und 1.7). Die Paneele werden auf der Transportstrecke außerdem seitlich profiliert (Merkmals 1.1), was vorrichtungstechnisch eine Bearbeitungsstation für die Seiten der Fußbodenpaneele beinhaltet. Die Beibehaltung der seitlichen Bewegungsrichtung gemäß Merkmal 1.5 ist so zu verstehen, dass der Förderer (22) in die gleiche Richtung wie der Förderer der Förderstrecke läuft (vgl. Abs. [0022]). Die Ausbildung der Sammelvorrichtung lässt Anspruch 1 offen, in der Beschreibung ist als Ausführungsbeispiel ein Schacht 26 genannt. Merkmal 1.8 ist daher allgemein so zu verstehen, dass die Paneele in Richtung der Sammelvorrichtung überführt werden.

3. Der so dem angegriffenen Patent in der aufrechterhaltenen Fassung zu entnehmende Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenüber dem Stand der Technik neu (gemäß § 3 PatG), beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (gemäß § 4 PatG). Für den Fachmann ergibt sich dieser Gegenstand in naheliegender Weise aus der Entgegenhaltung D17.3 in Verbindung mit der Entgegenhaltung D8.

Der nächstkommende Stand der Technik geht aus dem Prospekt der Fa. H... AG gemäß D17.3 hervor. Bei einem solchen Prospekt ist nach der Rechtsprechung des BPatG (vgl. BPatGE 38, 206 m. w. N.) von seiner alsbaldigen Verteilung an interessierte Kunden auszugehen, sofern nicht entgegenstehende Anhaltspunkte (z. B. eine überraschende Einstellung der Produktion oder wesentliche Veränderungen des Produkts, vgl. BPatG, BlfPMZ 1991, 349, insbes. S. 351, li. Sp., 2. Abs.) einen vom gewöhnlichen Verlauf abweichenden Gang der Geschehnisse nahelegen. D17.3 umfasst acht Seiten und enthält auf der letzten Seite den Hinweis auf die Firmen der H... Gruppe, ferner die Anschrift der Fa. H... AG, außerdem den Verweis auf die Internetseite http://www.homag.de und den Druckvermerk "Fußboden D/12.00". Die letzten vier Ziffern dieses Vermerks lassen auf das Druckdatum "Dezember 2000" schließen. Die Prospekte D17.1 bis D17.3 liegen insgesamt auf einer Zeitlinie, wie sich schon aus den unterschiedlichen Firmenbezeichnungen ergibt. Die Firmenanschrift im Prospekt D17.1 mit Druckvermerk 1.86 weist eine vierstellige Postleitzahl auf, Prospekt D17.2 mit Druckvermerk 12/95 hingegen eine fünfstellige, da ab 1994 fünfstellige Postleitzahlen in Deutschland verwendet wurden. D17.3 enthält zusätzlich einen Verweis auf die Homepage des Unternehmens, was mit der wachsenden Verbreitung des World Wide Web seit Ende der neunziger Jahre in Einklang steht. Ferner ist auf den Titelseiten der Druckschriften D17.2 und D17.3 ein identisches Foto verwendet worden, das einen möblierten Raum mit einem Holzfußboden zeigt. In der D17.3 sind außerdem auf den Seiten 2 und 3 Aufnahmen einer kompletten Anlage zur Bearbeitung von Fußbodenelementen und auf den Seiten 6 und 7 einzelne Teilaggregate einer derartigen Anlage abgebildet.

Es ist somit davon auszugehen, dass Druck und beginnende Verteilung des Prospektes nach D17.3 in zeitlicher Nachbarschaft zum mutmaßlichen Druckdatum "Dezember 2000", zumindest jedoch deutlich vor dem Jahr 2005 erfolgt sind. Der Einspruch der hiesigen Einsprechenden gegen das angegriffene Patent in 2007 lässt zudem darauf schließen, dass die den in Rede stehenden Prospekt D17.3 herausgebende Fa. H... AG auch nach dessen Druck weiterhin aktiv war, so dass der gewöhnliche Verlauf in Verbindung mit der Erstellung und Verteilung von Firmenprospekten anzunehmen ist, d. h. im konkreten Fall, dass der Prospekt gemäß D17.3 vor 2005 und somit vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents relevanten Jahr der Öffentlichkeit ohne Einschränkung zugänglich war.

Auf Grund dieser Überlegungen ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass der Prospekt vor dem maßgeblichen Anmeldetag an interessierte Kunden verteilt wurde. Das lediglich pauschale Vorbringen der Antragsgegnerin -es fehlten Angaben zur Auflagenhöhe und Verteilung der Prospekte -vermochte nach Ansicht des Senats einen vom gewöhnlichen Verlauf abweichenden Gang der Geschehnisse nicht nahezulegen, so dass auf die Einholung des angebotenen Zeugenbeweises verzichtet werden konnte.

Die D17.3 zeigt und beschreibt eine Fertigungslinie für Fußbodenelemente (vgl. Titelseite). Auf den Seiten 4 und 5 ist der Fertigungsablauf in einer Hochleistungslinie dargestellt. Die Fußbodenelemente (= Fußbodenpaneele) durchlaufen nach einer Vereinzelungsstation 4 eine Längskantenbearbeitung 5, in der die Fußbodenelemente seitlich profiliert und linear transportiert werden, was sich aus den Fig. 1 und 3 auf den Seiten 6 und 7 ergibt. An den Förderer der Längskantenbearbeitung schließt sich eine Winkelübergabe 6 an, die als Magazin ausgebildet ist, in dem die Fußbodenelemente gestapelt sind (vgl. Seite 6, Pos. 4). Dieses Magazin entspricht daher einer patentgemäßen Sammelvorrichtung. Die Merkmale 1.0, 1.01 und 1.1 sind somit in der D17.3 verwirklicht, nicht hingegen die Merkmale 1.2 bis 1.8. Eine ähnliche Ausbildung ist auch der D17.2 zu entnehmen, vgl. insb. Seite 5 bis 7. Letztlich setzt auch die Patentinhaberin einen derartigen Stand der Technik als bekannt voraus, wie sich aus Abs. [0002] und [0003] der Patentschrift ergibt.

Die in dem Prospekt D17.3 beschriebene Fertigungslinie erlaubt Vorschubgeschwindigkeiten bis 120 m/min (Seite 4, linke Spalte), ohne dass es zu Beschädigungen kommt, wenn die Fußbodenelemente in der Sammelvorrichtung abgebremst werden. Bei noch höheren Geschwindigkeiten sind allerdings Beschädigungen auch bei Verwendung von Stossdämpfern oder Polstern aus weichen Materialien nicht zu vermeiden, vgl. Patentschrift Abs. [0004].

Aus dem Stand der Technik sind Lösungsmöglichkeiten aus dem Bereich der Fördertechnik bekannt, Gegenstände auf einer Förderstrecke zu verlangsamen, verwiesen wird beispielsweise auf die Druckschrift D8. Diese beschreibt eine Vorrichtung zum Bilden vertikaler Stapel aus einem Strom horizontal ausgerichteter, halbfester Platten (vgl. Anspruch 1). Die D8 nennt zwar im Ausführungsbeispiel das Stapeln pastöser Batterieplatten, dieses hat aber in der Anspruchsfassung keinen Niederschlag gefunden. Dort sind zwar halbfeste Platten genannt, eine derartige Verwendungsangabe wirkt aber regelmäßig nicht beschränkend; der auf dem Gebiet der Holzbearbeitung tätige Fachmann erkennt ohne weiteres auch die Einsatzmöglichkeit in anderen Bereichen. In der D8 befindet sich zwischen der Abgabe-Fördereinrichtung (12) einer Maschine zur Herstellung pastöser Platten, die Batterieplatten mit hoher Geschwindigkeit herstellt, und einer als Sammeleinrichtung wirkenden zweiten Fördereinrichtung (24) unterhalb der Abgabe-Fördereinrichtung eine erste Fördereinrichtung (10) (vgl. Seite 5, Zeile 4 bis 9 und Seite 6, Zeile 8 bis 11). Die erste Fördereinrichtung (10) bewegt sich zudem mit einer viel geringeren Geschwindigkeit als der Abgabeförderer (12), wodurch die Platten einander beim Auftreffen auf die erste Fördereinrichtung (10) schuppenförmig überlappen, auf dieser in schuppenförmiger Anordnung transportiert und von diesem in die Sammeleinrichtung (Fördereinrichtung 24) überführt werden (vgl. Seite 5, Zeile 17 bis 22 und Fig. 2). Außerdem ist bei der Vorrichtung nach der D8 im Sinne der Merkmale 1.4 und 1.5 die Abgabefördereinrichtung (12) stromabwärts unmittelbar vor der ersten Fördereinrichtung (10) angeordnet, deren Geschwindigkeit unter Beibehaltung der seitlichen Bewegungsrichtung der Abgabefördereinrichtung (12) bei der Aufnahme der Platten reduziert ist (vgl. Fig. 2). In der D8 sind somit die vorrichtungstechnischen Merkmale 1.2 bis 1.8 des angegriffenen Anspruchs 1 verwirklicht.

Wenn der Fachmann vor dem Problem steht, Beschädigungen an den Fußbodenpaneelen oder der Sammeleinrichtung zu vermeiden, die durch die hohen Geschwindigkeiten in der Fertigung auftreten können, wird er auf die der D8 zu entnehmende Lösungsmöglichkeit zurückgreifen und die Geschwindigkeit der an den Längsseiten bearbeiteten Fußbodenpaneele vor der Sammeleinrichtung herabsetzen, da dem Fachmann bereits aus seinem Fachwissen heraus bekannt ist, dass bei niedrigeren Geschwindigkeiten Beschädigungen an den Fußbodenpaneelen nicht auftreten.

Im Ergebnis konnte der Fachmann daher - ausgehend von der in der D17.3 beschriebenen Vorrichtung - in Verbindung mit der D8 die Sammelvorrichtung nach dem aufrechterhaltenen Anspruch 1 auffinden, ohne erfinderisch tätig zu werden.

Die Patentinhaberin hat eingewendet, dass das Patent eine Holzbearbeitungsmaschine, die D8 hingegen ein ganz anderes Fachgebiet betreffe. Die Patentinhaberin verkennt, dass auch auf dem Gebiet der Holzbearbeitungsmaschinen die einzelnen Bearbeitungsmaschinen mittels Förderern verkettet sind, der hier zuständige Fachmann daher auch über weitergehende Kenntnisse auf dem Gebiet der Fördertechnik verfügt. Auch konnte er sich bei Sachverständigen aus dem Bereich der Fördertechnik erkundigen, wenn ein Problem im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit von Förderern auftritt. Die Zuziehung eines zweiten Fachmanns kann erwartet werden, wenn das Problem ersichtlich ein zweites Fachgebiet berührt. Dem Fachmann sind deshalb auch die auf dem Gebiet der Fördertechnik vorhandenen Kenntnisse zuzurechnen, die er durch eine nahe liegende Erkundigung erfahren konnte.

Der Auffassung der Patentinhaberin, der Fachmann werde eine schuppenförmige Überlappung der Fußbodenpaneele wegen möglicher Beschädigungen ihrer Oberfläche vermeiden, vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Auch bei einem normalen Stapelvorgang reiben die Fußbodenpaneele aneinander, zudem sind verlegte Fußbodenpaneele ebenfalls teilweise stark beansprucht, ohne dass Schäden auftreten.

Der beschränkt aufrechterhaltene Patentanspruch 1 hat nach alledem keinen Bestand.

B) Zum Hilfsantrag 1a Der verteidigte Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Fußbodenpaneele aus dem Stapel einzeln vom unteren Ende des Stapels seitlich abgezogen werden (Merkmal 1.9).

Dieses in den Anspruch aufgenommene zusätzliche Merkmal ist nicht geeignet, die Beurteilung, dass der Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (gemäß § 4 PatG) beruht, im Ergebnis zu beeinflussen. Das Merkmal ergibt sich nämlich vollständig bereits aus dem nächstkommenden Stand der Technik nach der Druckschrift D17.3. So werden auch dort die Fußbodenelemente einzeln vom unteren Ende des Stapels abgezogen, was sich aus Fig 4 auf Seite 6 ergibt.

Auch der Gegenstand des Anspruchs gemäß Hilfsantrag 1a beruht somit nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags ist daher nicht gewährbar.

C) Zum Hilfsantrag 1b Der verteidigte Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags unterscheidet sich gegenüber der Fassung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1a dadurch, dass die gemäß Merkmal 1.9 unten aus dem Stapel abgezogenen Fußbodenpaneele einer Bearbeitungsstation für die beiden Stirnseiten zugeführt werden (Merkmal 1.10).

Dieses in den Anspruch aufgenommene Merkmal ist wiederum vollständig aus dem nächstkommenden Stand der Technik nach der Druckschrift D17.3 bekannt, wie sich ohne Weiteres aus der Figur 4 auf Seite 6 und der zugehörigen Beschreibung (Seite 7, links unten: Einlauf Querbearbeitung mit Magazin) ergibt. Dieses zusätzliche Merkmal ist daher ebenfalls nicht geeignet, die Beurteilung, dass der Gegenstand des Patents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (gemäß § 4 PatG) beruht, im Ergebnis zu beeinflussen.

Auch dieser Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

D) Zum Hilfsantrag 2 Gemäß Hilfsantrag 2 haben die Merkmale 1.8 bis 1.10 folgenden Wortlaut (Abweichungen gegenüber dem Hauptund den beiden ersten Hilfsanträgen hervorgehoben):

1.8a von diesem in die Sammelvorrichtung (24, 26) zur Bildung eines Stapels überführt werden.

1.9 wobei die Fußbodenpaneele aus dem Stapel einzeln vom unteren Ende des Stapels seitlich abgezogen und 1.10a einer Bearbeitungsstation für die beiden Stirnseiten der Fußbodenpaneele zugeführt werden.

Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 beinhaltet lediglich eine Klarstellung des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1b dahingehend, dass die Fußbodenpaneele in der Sammelvorrichtung gestapelt werden. Diese Ausbildung ist aus der D17.3 bekannt, wie sich bereits aus den Ausführungen zu den Hilfsanträgen 1a und 1b ergibt und kann daher eine erfinderische Tätigkeit (gemäß § 4 PatG) nicht begründen.

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher ebenfalls nicht gewährbar.

E) Die Unteransprüche der Anträge fallen zwangsläufig mit dem jeweiligen Anspruch 1.

F) Rückzahlung der Beschwerdegebühr Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gemäß § 80 Abs. 3 PatG kann das Patentgericht anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Bei der Frage, ob es der Billigkeit entspricht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, sind alle Umstände des Falles, insbesondere das Verhalten der Beteiligten und die Sachbehandlung durch das Patentamt unter dem Gesichtspunkt der Ordnungsmäßigkeit und der Angemessenheit seiner Maßnahmen zu würdigen (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdn. 21). Die von der Einsprechenden genannten Gründe für ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr, nämlich dass die Patentabteilung ihre Hinweispflicht bei der Formulierung des Anspruchs nach dem Hilfsantrag überspannt habe und zudem die Verhandlung nicht erneut unterbrochen bzw. vertagt worden sei, nachdem die Patentabteilung die Parteien nach einer einstündigen Mittagspause mit einer erneut überarbeiteten Fassung überrascht habe, lassen es noch nicht billig erscheinen, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Aus diesem Vorbringen lässt sich nicht entnehmen, dass die Patentabteilung einen schwerwiegenden Verfahrensfehler begangen und das rechtliche Gehör verletzt hat. Laut eigenem Vorbringen hatte die Einsprechende Gelegenheit, zu den geänderten Ansprüchen Stellung zu nehmen. Aus welchen Gründen die Einsprechende die hierfür gewährte Zeit als zu kurz angesehen hat, ist nicht erkennbar. Allein die Änderung eines Anspruchs bedeutet noch nicht, dass die dafür maßgeblichen Fragen nicht schon im Raume standen oder bereits angesprochen waren, so dass weiterverhandelt werden konnte, ohne das rechtliche Gehör zu verletzen. Aus dem Protokoll der Anhörung ergibt sich nicht, dass ein Antrag auf Vertagung gestellt worden ist. Selbst wenn eine Vertagung im Laufe der Anhörung nicht in Aussicht gestellt worden sein sollte, so hätte von der Einsprechenden ein entsprechender Antrag gestellt und näher begründet werden können, so dass die Patentabteilung ihre zuvor geäußerte Ansicht, eine Vertagung könne nicht in Aussicht gestellt werden, aufgrund näherer Ausführungen hätte überprüfen können.

Auch die Hilfe der Patentabteilung bei der Formulierung der Ansprüche stellt noch keinen Grund für eine Zurückzahlung der Beschwerdegebühr dar. Zwar ist es Sache des Patentanmelders bzw. des Patentinhabers seine Ansprüche zu formulieren. Jedoch schließt dies nicht aus, dass die Patentabteilung auf sachdienliche Anträge hinwirkt. Ob und in welcher Weise den gegebenen Hinweisen Rechnung getragen wird, hängt von der Entscheidung des Anmelders oder Patentinhabers ab, die Amt oder Gericht ihm weder abnehmen können noch sollen (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einleitung Rdn. 106). Wenn die Patentabteilung darauf hinweist, dass etwas, was ihrer Ansicht nach vom Stand der Technik nicht nahegelegt sei, nur in der Beschreibung und nicht im Anspruch stehe, ist dies für sich allein kein Anzeichen für eine Unparteilichkeit. Auch Änderungsvorschläge, die sich aus der Anhörung ergeben, sind nicht grundsätzlich unzulässig. Wenn die Patentabteilung im Voraus Vorschläge für eine gewährbare Fassung unterbreiten darf (BPatG, GRUR 1982, 359 Befangenheitsablehnung), dann spricht es auch nicht gegen ihre Unparteilichkeit, wenn sie das in einer Anhörung macht. Gerade aufgrund einer Anhörung kann sich überhaupt für die Patentabteilung ergeben, was der Patentinhaber (hilfsweise) will, so dass daraus sich ein Anlass für einen Hinweis ergeben kann. Auch wenn sich das Einspruchsverfahren seit der oben genannten Entscheidung geändert hat und das Einspruchsverfahren erst nach der Patenterteilung durchgeführt wird, ändert dies nichts daran, was als unparteilich anzusehen ist. Auch ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerde nur deshalb eingelegt wurde, weil die Einsprechende dazu wegen einer Besorgnis der Befangenheit der Patentabteilung veranlasst worden sein könnte, zumal die Einsprechende gar keinen Befangenheitsantrag gestellt hatte.

Dr. Ipfelkofer Richter Dr. Frowein ist wegen Eintritts in den Ruhestand an der Unterschrift gehindert. Dr. Ipfelkofer Bayer Sandkämper Fa/Me

BPatG:
Beschluss v. 11.05.2010
Az: 12 W (pat) 20/09