Bundesgerichtshof:
Urteil vom 10. Juli 2007
Aktenzeichen: X ZR 240/02

(BGH: Urteil v. 10.07.2007, Az.: X ZR 240/02)

Tenor

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 14. Mai 2002 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert.

Das europäische Patent 0 205 766 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen.

Tatbestand

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 19. März 1986 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung DE 35 15 775 A1 vom 2. Mai 1985 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 205 766 (Streitpatents), das eine "Klappdeckelschachtel für Zigaretten od. dgl." betrifft und elf Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Klappschachtel aus faltbarem Material, wie Karton oder dgl., mit im wesentlichen quaderförmiger Gestalt, insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten Zigaretten-Gruppe (Stanniolblock), mit einem Schachtelteil (10) und an einer Rückwand desselben angelenktem Klappdeckel (11), der in Schließstellung einen mit dem Schachtelteil verbundenen Kragen (22) umfaßt, wobei Seitenwände (13) bzw. Deckelseitenwände (18, 19) aus übereinander liegenden Seitenlappen (31, 32) bzw. Deckelseitenlappen (31, 34) gebildet sind, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

a) (aufrechte) Längskanten (26, 27; 28, 29; 30) des Schachtelteils (10), des Klappdeckels (11) und des Kragens (22) sind abgerundet, wobei der Radius der Rundungen dem einer Zigarette (etwa) entspricht, b) die Seitenlappen (31, 32) bzw. Deckelseitenlappen (33, 34) sind in ihrer Breite so bemessen, daß sie sich wechselseitig nur im Bereich außerhalb der Rundungen der Längskanten (26....29) überdecken."

Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 11 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Die aus dem Streitpatent vor dem Oberlandesgericht Hamburg (Az. 3 U 104/04) gerichtlich in Anspruch genommene Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Die Prioritätsinanspruchnahme sei zu Unrecht erfolgt; deshalb sei auch das im Prioritätsintervall veröffentlichte US-Design-Patent 279 507 (Anl. K4) zu berücksichtigen. Weiter hat sich die Klägerin auf die Schweizer Geschmacksmusteranmeldung 114 028 (Anl. K8) und das dieser entsprechende Benelux-Geschmacksmuster 12699 00 (Anl. K8a), die deutsche Patentschrift 24 62 686 (Anl. K7), die deutsche Offenlegungsschrift 29 40 797 (Anl. K11), die US-Patentschriften 2 523 251 (Anl. K12) und 4 049 188 (Anl. K10), die britische Patentschrift 517 947 (Anl. K14) und die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 (Anl. K9) gestützt. Sie hat die Nichtigerklärung des Streitpatents für die Bundesrepublik Deutschland beantragt. Die Beklagte hat das Streitpatent mit neu gefassten Patentansprüchen 1 - 9 verteidigt; in Patentanspruch 1 hat sie dabei zusätzlich das folgende Merkmal (aus Patentanspruch 4 des erteilten Patents) aufgenommen:

"c) an die (innen liegenden) Seitenlappen (32) anschließende Bodenecklappen (39) sowie an die innen liegenden Deckelseitenlappen (33) anschließende Deckelecklappen (40) sind mit geringerer Breite ausgebildet als die Breite der Bodenwand (15) bzw. Deckeloberwand (21), nämlich entsprechend der Breite der Seitenlappen (31) bzw. Deckelseitenlappen (32) zwischen den Rundungen der Längskanten (26...29)."

Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die Patentansprüche in ihrer verteidigten Fassung hinausgeht.

Mit ihrem Rechtsmittel verfolgt die Klägerin weiterhin ihr Begehren auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Prof. R. J. ein schriftli- ches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Gründe

Die zulässige Berufung führt zur Abänderung der angefochtenen Entscheidung und zur Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang, weil dieses auch in seiner zulässigerweise noch verteidigten Fassung nicht patentfähig ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 bis 57 EPÜ). Dabei steht der Klägerin das infolge des Ablaufs des Streitpatents erforderliche eigene Rechtsschutzbedürfnis deshalb zur Seite, weil sie aus dem Streitpatent gerichtlich in Anspruch genommen wird.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Klappschachtel aus faltbarem Material, die insbesondere der Aufnahme von eingehüllten Zigarettengruppen ("Stanniolblock") dient. Derartige Verpackungen sind als "Hinge-Lid-Packung" bekannt. Die Beschreibung des Streitpatents gibt dazu an, dass sie in der Vergangenheit ausschließlich scharfkantig ausgebildet gewesen seien, was einen beträchtlichen Materialaufwand bei diesem beliebten Verpackungstyp begründe.

2. Durch das Streitpatent soll nach den Angaben in der Patentschrift der Materialaufwand gegenüber herkömmlichen Klappschachteln reduziert werden. Außerdem soll die Funktionalität der Packung aufrechterhalten werden (Beschreibung Sp. 1 Z. 38-53). Jedenfalls soll, ohne dass dies im Streitpatent ausdrücklich zum Ausdruck gebracht wird, eine ungewöhnliche Verpackung mit hohem Aufmerksamkeitswert geschaffen werden.

3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner von der Beklagten noch verteidigten Fassung eine Klappschachtel aus faltbarem Material wie Karton (insbesondere zur Aufnahme einer in einen Innenzuschnitt eingehüllten Zigarettengruppe ("Stanniolblock"))

(1) mit im Wesentlichen quaderförmiger Gestalt

(2) bestehend aus einem Schachtelteil

(3) mit einem Klappdeckel,

(3.1) der an der Rückwand des Schachtelteils angelenkt ist,

(3.2) in Schließstellung einen mit dem Schachtelteil verbundenen Kragen umfasst,

(4) dabei sind Seitenwände und Deckelseitenwände aus übereinander liegenden Seitenlappen bzw. Deckelseitenlappen gebildet,

(4.1) die in ihrer Breite so bemessen sind, dass sie sich wechselseitig nur im Bereich außerhalb der Rundungen der Längskanten überdecken,

(5) an die (innen liegenden) Seitenlappen anschließende Bodenecklappen sowie an die innen liegenden Deckelseitenlappen anschließende Deckelecklappen sind mit geringerer Breite ausgebildet als die Breite der Bodenwand bzw. Deckeloberwand,

(5.1) nämlich entsprechend der Breite der Seitenlappen bzw. Deckelseitenlappen zwischen den Rundungen der Längskanten,

(6) aufrechte Längskanten des Schachtelteils, des Klappdeckels und des Kragens sind abgerundet,

(6.1) wobei der Radius der Rundungen dem einer Zigarette (etwa) entspricht.

Der Senat versteht Merkmal 6 des Patentanspruchs 1 dabei dahin, dass alle (und nicht etwa nur bestimmte) aufrechten Längskanten abgerundet sein sollen.

4. Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 4 der Zeichnungen des Streitpatents zeigen eine patentgemäße Klappschachtel in perspektivischer Darstellung sowie die Anordnung eines Zuschnitts für eine solche Klappschachtel innerhalb eines Nutzens des Verpackungsmaterials:

An dieser Stelle befindet sich eine Abbildung.

5. Zigarettenverpackungen sind seit langer Zeit in zumindest zwei verschiedenen Grundtypen bekannt, nämlich als sog. "Hartverpackungen", wozu die im Streitpatent unter Schutz gestellte Verpackung rechnet, und als "Weichverpackungen" aus relativ dünnem Papier (vgl. die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716, Beschreibung S. 1). Dabei ist gerichtsbekannt und wurde mit den Parteien erörtert, dass bei den "Weichverpackungen" bereits lange vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents im Allgemeinen, wenn nicht notwendig, eine Anpassung an die Kontur des Zigarettenblocks erfolgt ist, dies bei "Hartverpackungen" wie den im Streitpatent beschriebenen Klappschachteln ("Hinge-Lid"-Packungen) aber schon infolge der Steifigkeit des Verpackungskartons regelmäßig nicht der Fall war, sondern dass diese im allgemeinen quaderförmig ausgebildet waren.

II. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist nach den vom Senat getroffenen Feststellungen neu. Das vorveröffentlichte Hinterlegungsgesuch für Muster und Modelle Nr. 114 028 (Anl. K8) des Bundesamts für geistiges Eigentum zeigt ebenso wie das gleichfalls vorveröffentlichte Benelux-Muster 12699 00 (Anl. K8a) Zigarettenschachteln mit achteckigem und nicht mit abgerundetem Querschnitt. Die Unterlagen des im Jahr 1971 veröffentlichten deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 (Anl. K9) zeigen und beschreiben eine im Prinzip im Querschnitt rechteckige Zigarettenverpackung mit wenigstens an den Seiten abgerundeten Kanten und wenigstens am Boden abgerundeten Ecken. Die Abrundung wird durch Rill- und/oder Ritzlinien bewirkt. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine Klappschachtel im Sinn des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Das im Jahr 1977 veröffentlichte US-Patent 4 049 188 (Anl. K10) beschreibt ebenfalls keine Klappschachtel. Die 1981 veröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 29 40 797 (Anl. K11) zeigt eine Zigarettenschachtel, bei der nicht nur die Kanten, sondern auch die Ecken der Schachtel abgerundet sind; zudem wird die Dimensionierung der Seiten- und Eckteile (Merkmalsgruppen 4 und 5) nicht beschrieben. Von der - in erster Linie für Seifenverpackungen bestimmten - Faltschachtel nach der US-Patentschrift 2 523 251 (Anl. K12) aus dem Jahr 1950 unterscheidet sich der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents jedenfalls dadurch, dass dort ein Kragen (Merkmal 3) ebenso wenig vorgesehen ist wie ein Klappdeckel (Merkmalsgruppe 3). Die anstelle der nicht vorveröffentlichten Patentschrift 24 62 686 (Anl. K7) berücksichtigte vorveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 24 40 006 beschreibt eine Klappschachtel in Quaderform, d.h. nicht mit abgerundeten oder abgeschrägten Ecken. Auch die 1940 veröffentlichte britische Patentschrift 517 947 (Anl. K14) zeigt eine quaderförmige Faltschachtel (vgl. insbes. Fig. 1).

Aus der behaupteten Vorbenutzung der R. J. Reynolds Tobacco Company in den Jahren 1983/1984 ergibt sich, ihre Richtigkeit unterstellt, jedenfalls nicht, dass die Tests auch die Merkmalsgruppen 4 und 5 (Dimensionierung der sich überlappenden Seitenteile, der Bodenecklappen und der Deckelseitenlappen) des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents offenbart haben. Das US-Design-Patent 279 507 ist erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden. Selbst wenn es - unter der Voraussetzung, dass die Priorität der Voranmeldung in Deutschland nicht wirksam beansprucht ist, wie die Nichtigkeitsklägerin geltend macht - zum Stand der Technik rechnen sollte, nähme es die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht vollständig vorweg, denn die Merkmalsgruppen 4 und 5 werden auch in ihm nicht offenbart.

2. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents ergab sich aber für den Fachmann, als den der Senat in Übereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachverständigen einen Ingenieur der Fachrichtungen Papierverarbeitungstechnik oder Verpackungstechnik mit langjähriger beruflicher Erfahrung in der Herstellung und Verwendung von Faltschachteln ansieht, am Anmeldetag des Streitpatents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 56 EPÜ).

a) Der Senat geht dabei mit dem Bundespatentgericht davon aus, dass eine Klappschachtel mit den Merkmalsgruppen 1 bis 3 bereits durch den druckschriftlichen Stand der Technik, z.B. die deutsche Offenlegungsschrift 24 40 006, zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents jedenfalls im Wesentlichen vorbekannt, zumindest aber durch ihn nahegelegt war. Auch die beklagte Patentinhaberin, die das Streitpatent im Berufungsverfahren nur mehr eingeschränkt verteidigt, stellt dies letztlich nicht in Abrede.

b) aa) Eine solche Schachtel mit abgerundeten Kanten herzustellen, ist zunächst eine auf das ästhetische Erscheinungsbild der Schachtel und damit auf deren Marktgängigkeit abhebende Entscheidung. Sie war durch den Stand der Technik nahegelegt, wie sich insbesondere aus den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 (Anl. K9) ergibt, die wenigstens an den Seiten abgerundete Kanten aufweist (Beschr. S. 3 Z. 1 - 3; einzige Figur der Zeichnungen). Nach dieser Entgegenhaltung dient sie auch dazu, Beschädigungen an den Taschen usw. zu vermeiden. Im Wesentlichen dasselbe gilt auch für die Zigarettenschachtel nach der deutschen Offenlegungsschrift 29 40 797 (Anl. K11). Der Leser musste beiden Entgegenhaltungen jedenfalls die Lehre entnehmen, die Längskanten der Schachtel zur Vermeidung von Schäden an der Kleidung abzurunden. Dass bei den Schachteln nach diesen Entgegenhaltungen weitere Abrundungen vorgesehen sein mögen, steht dem nicht entgegen, denn der verteidigte Patentanspruch 1 des Streitpatents schließt eine derartige Maßnahme ebenfalls nicht aus.

bb) Allerdings wird die Materialeinsparung durch die gerundeten Kanten in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 71 20 716 nicht angesprochen. Jedoch konnte der Konstrukteur auf Grund seines Fachwissens ohne weiteres erkennen, dass eine rechteckige Kantenausbildung zu einem fühlbar höheren Materialverbrauch führen musste als eine abgerundete Ausbildung; der gerichtliche Sachverständige hat dies in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend bestätigt.

c) Griff der Papiertechniker die Anregung auf, die Längskanten abzurunden, ergaben sich die weiteren Maßnahmen, die Seitenlappen und die Deckelseitenlappen so zu dimensionieren, dass eine Überdeckung im Bereich der Rundungen nicht erfolgt (entsprechend Anl. B9 Abb. B), und die Bodenecklappen und Deckelecklappen entsprechend der Breite der Seitenlappen zu dimensionieren, nahezu mit Notwendigkeit und jedenfalls ohne erfinderisches Zutun. Würden die Seitenlappen in ihrer bisherigen Breite belassen, ragten sie in die Rundungen der Kanten hinein und müssten deshalb auch selbst abgerundet und entweder mit den äußeren Rundungen mechanisch verbunden, z.B. verklebt, werden, oder sie könnten auf möglicherweise störende Art nach innen von den Rundungen abstehen und damit den Hohlraum teilweise blockieren. Wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, veranlasst dies den Fachmann dazu, diese störenden Teile abzuschneiden und schon wegen des damit verbundenen höheren Aufwands auf ein Verkleben mit den äußeren Rundungen zu verzichten. Auch weil der Fachmann zudem sofort erkennen musste, dass eine Verschmälerung beider Seitenlappen zu einer Volumenverringerung führt, wenn die bisherige Überdeckung beibehalten wird, weil sich dadurch die Tiefe der Schachtel verringert, musste sich die Überlegung aufdrängen, lediglich die Überdeckung zu verringern und damit die bisherige Tiefe der Schachtel beizubehalten. Dabei musste ihm zweierlei ins Auge springen: Zum einen benötigte er für die Breite der Seitenlappen weniger Material als zuvor. Zum anderen wurde erkennbar, dass das Abschneiden im Bereich der Rundungen zu einer stabilen und optisch befriedigenden Ausgestaltung führte. Ob sich dadurch, dass sich die Überdeckung damit verringerte, Stabilitätsprobleme ergaben, konnte er mit einfachen Versuchen klären (und verneinen).

d) Wurde auf diese Weise deutlich, dass mit der verringerten Breite der Seitenlappen und der Deckelseitenlappen eine Materialeinsparung in diesen Bereichen zu erzielen war, lag es nahe, sich Gedanken darüber zu machen, ob diese (lokale) Einsparung nicht auch für eine Einsparung insgesamt genutzt werden konnte. Der Beklagten ist dabei darin beizutreten, dass sich die Materialeinsparung erst durch das Zusammenwirken aller Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in optimaler Weise ergibt, wie sie das in den Anlagen B10 und B11 dargestellt hat. Dies erschloss sich aber bereits mit einfachen Überlegungen. Es war nämlich aus verschiedenen Unterlagen bekannt, dass sich die Breite des Nutzens, der für den Zuschnitt einer Zigarettenschachtel benötigt wird, aus der Breite der Mittelteile zuzüglich der Breite der Seitenteile zusammensetzt, und dass zur optimalen Materialausnutzung die Seitenteile bei üblichen Konstruktionen in zwei gemeinsamen und zueinander parallelen Außenkanten enden, was es ermöglicht, die einzelnen Nutzen ohne viel Verschnitt unmittelbar nebeneinander zu setzen. Je schmaler dabei der Zuschnitt ist, aus dem die Klappschachtel gefertigt wird, desto besser ist die Ausnutzung des zur Fertigung der Klappschachteln benötigten Kartons. Es kam für den in der Papierverarbeitungstechnik tätigen Konstrukteur mithin bei seinem routinemäßigen Bemühen, Material einzusparen, darauf an, den benötigten Kartonstreifen möglichst schmal auszugestalten. So war aus Fig. 1 der deutschen Offenlegungsschrift 24 40 006 für ihn aber ohne Weiteres ersichtlich, dass sich die Breite des benötigten Streifens (Zuschnitts 10) und damit ein wesentlicher Parameter für den benötigten Nutzen aus der übereinstimmenden Breite von Vorderwand (13) und Rückwand (16) zuzüglich der beiden Seitenlappen (14, 15; 17, 18) und der übereinstimmenden Breite der Bodenecklappen (19, 20) und Deckelecklappen (29, 30) zusammensetzte und dass eine Verschmälerung der Seitenstreifen mithin zu weniger Materialbedarf führen musste:

An dieser Stelle befindet sich eine Abbildung.

Auch die britische Patentschrift 517 947 (Anl. K14, Fig. 2, 3, 4) aus dem Jahr 1940 und der ECMA-Code aus dem Jahr 1967 (Anl. K24, insbesondere Fig. E530) zeigen entsprechende Ausgestaltungen. Schon daraus konnte der Konstrukteur ersehen, dass darauf zu achten war, dass auch die Boden- und Deckelecklappen nicht über die äußeren Fluchtlinien des Nutzens hinausragen dürfen, um nicht die im Bereich der Seitenlappen zu erzielende Materialersparnis zu gefährden. Diese einfache Überlegung legte es nahe, überstehende Ecklappen, mit denen die mögliche Materialeinsparung im zusätzlichen Verschnitt untergegangen wäre (wie von der Beklagten in Anl. B11 eindrücklich dargestellt), zu vermeiden. Daraus ergab sich allerdings - je nach Anbringung der Ecklappen im Nutzen - gleichzeitig deren Verkleinerung. Es bedurfte deshalb noch weiterer Überlegungen dahin, ob verkleinerte Ecklappen ausreichen konnten. Das konnte entweder im Weg einfacher und zumutbarer Versuche oder aber mittels einfacher konstruktiver Überlegungen dahin, welche Überdeckung für eine haltbare Verbindung der Schachtelteile und eine ausreichende Stabilität der Schachtel erforderlich war, mit geringem Zeitaufwand geklärt werden. Auf diese Weise ergab sich ohne erfinderischen Aufwand auch die Merkmalsgruppe 5.

e) aa) Die Kombination der Verminderung der Breite der Seitenlappen und der weiteren Seitenteile (Merkmalsgruppen 4 und 5) und der Abrundung der Kanten ergab somit, was für einen Fachmann der hier zugrundezulegenden Qualifikation ohne Weiteres zu erkennen war, eine gute Ausnutzung des Kartons unter gleichzeitiger Erzielung eines ungewöhnlichen Aussehens, nämlich einer Klappschachtel, die sich von den gängigen Klappschachteln durch die Abrundung ihrer Kanten unterscheidet, und die - wie aus den Unterlagen des Gebrauchsmusters 71 20 716 bekannt war - auch Vorteile in der Handhabung, nämlich eine Verringerung der Gefahr der Beschädigung von Kleidungsstücken, zu bieten geeignet war.

bb) Eine erfinderische Leistung wird auch nicht dadurch begründet, dass der Fachmann mehrere gedankliche Schritte vornehmen musste, um zur Kombination des Streitpatents zu gelangen. Abgesehen davon, dass schematisches Schrittezählen nicht schon für sich geeignet ist, eine erfinderische Leistung zu begründen, begründet eine Mehrzahl von gedanklichen Schritten, die aber jeder einzeln und insgesamt die Fähigkeiten des Fachmanns nicht überschreiten, eine erfinderische Leistung nicht (Sen. Urt. v. 19.11.2002 - X ZR 121/99, Orientierungssatz in Mitt. 2004, 69, auszugsweise in Schulte-Kartei PatG 110-122 Nr. 60, im Druck sonst nicht veröffentlicht, Umdruck S. 22). Im Sinn der Senatsrechtsprechung ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich insgesamt um routinemäßig vorzunehmende Schritte gehandelt hat, von denen auch eine Mehrzahl eine erfinderische Leistung nicht begründen kann (vgl. Sen. Urt. v. 3.5.2006 - X ZR 24/03, GRUR 2006, 930, 934 - Mikrotom; vgl. auch Niedlich Mitt. 2000, 281, 284 f.).

III. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt der verteidigten Unteransprüche ist weder geltend gemacht noch sonst zu erkennen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 PatG i.V.m. § 91 ZPO.

Melullis Keukenschrijver Ambrosius Mühlens Gröning Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.05.2002 - 1 Ni 6/01 (EU) -

BGH:
Urteil v. 10.07.2007
Az: X ZR 240/02