Bundespatentgericht:
Beschluss vom 23. Juni 2009
Aktenzeichen: 24 W (pat) 71/08

(BPatG: Beschluss v. 23.06.2009, Az.: 24 W (pat) 71/08)

Tenor

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markeist am 14. Januar 2004 für die Dienstleistungen

"Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, Unternehmensberatung; Aktualisieren von Computersoftware, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Design von Computersoftware, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, EDV-Beratung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

unter der Nummer 303 55 279 in das Register eingetragen und am 13. Februar 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 14. Juni 1999 unter der Nummer 398 72 056 eingetragenen Wortmarke Systecderen Warenund Dienstleistungsverzeichnis lautet:

"Roboter (Maschinen); Maschinen für die industrielle Automatisierung (soweit in Klasse 7 enthalten); wissenschaftliche, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signalund Kontrollapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Software; Positioniersteuerungen, Bewegungssteuerungen, CNC-Steuerungen, elektronische Steuerung, elektrische Antriebstechnik, Elektromotoren, Schrittmotoren und Servomotoren; Linearmotoren, Getriebe (nicht für Fahrzeuge), Leistungselektronik für Schrittund Servomotoren; Linearführungen, sämtliche vorgenannten Motoren nicht für Fahrzeuge; Erstellen von Programmen für Datenverarbeitung; Dienstleistungen eines Ingenieurs; sämtliche vorgenannten Waren und Dienstleistungen nicht in Verbindung mit münzoder jetonbetätigten Sicherungsapparaturen sowie nicht in Verbindung mit Transportoder Einkaufswagen".

Die Widerspruchsmarke war ihrerseits widerspruchsbefangen. Das Widerspruchsverfahren ist am 17. Februar 2001 abgeschlossen worden.

Die Markeninhaberin hat am 27. Oktober 2004 die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung "Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung" bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 398 72 056 mit Beschlüssen vom 8. Juni 2005 und vom 8. Juli 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Die Einrede der Nichtbenutzung sei zum Zeitpunkt ihrer Erhebung nicht zulässig gewesen, so dass hinsichtlich der zu vergleichenden Waren und Dienstleitungen von der Registerlage auszugehen sei. Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen "Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" der Widerspruchsmarke sei zwar eine bis zur Teilidentität reichende hochgradige Ähnlichkeit gegeben. Die Gefahr von Verwechslungen sei dennoch zu verneinen, da die Vergleichsmarken den hier zu fordernden Abstand einhielten. Die jüngere Marke unterscheide sich schon allein durch den farbigen Bildbestandteil in jeder markenrechtlich relevanten Hinsicht in ausreichendem Maße von der Widerspruchsmarke. Der Erfahrungssatz, dass in einem Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil für den Gesamteindruck prägend sei, weil dieser die einfache und ungezwungene Möglichkeit der Benennung der Marke biete und sich der Verkehr deshalb an ihm zu orientieren pflege, gelte im vorliegenden Fall nicht. Denn bei dem Wortbestandteil "systech" in der angegriffenen Marke handle es sich um einen die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden und üblich gebildeten Hinweis auf den Begriff "Systemtechnik". Er sei daher nicht geeignet, den Gesamteindruck der jüngeren Marke allein zu prägen. Vielmehr bestimme das farbige Bildelement den Gesamteindruck jedenfalls mit, wenn es ihn nicht gar ausschließlich präge. Die Gefahr von Verwechslungen sei somit schon aus Rechtsgründen zu verneinen. Es könne daher dahin gestellt bleiben, in welchem Umfang der Widersprechende aus der ebenfalls für den Begriff "Systemtechnik" stehenden und damit kennzeichnungsschwachen Widerspruchsmarke überhaupt Rechte geltend machen könne.

Den im Erinnerungsverfahren gestellten Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat die Markenstelle zurückgewiesen. Angesichts der Ähnlichkeit der Wortbestandteile der Vergleichsmarken könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Widersprechende seine Interessen in einer von vorneherein ausweglosen Situation durchzusetzen versucht habe. Die Markenstelle hat den Beteiligten mit dem Erinnerungsbeschluss eine Internetrecherche zur Verwendung der Begriffe "Systemtechnik", "Systec" und "Systech" übermittelt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er macht geltend, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die Markenstelle führe zwar zu Recht aus, dass zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe. Jedoch könne entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht angenommen werden, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch die Gesamtheit der Wortund Bildbestandteile oder gar nur durch die Bildbestandteile geprägt werde. Insbesondere könne der Argumentation, dass die Bezeichnung "systech" hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke nur eine kennzeichnungsschwache, wenn nicht gar beschreibende Angabe im Sinne eines schlagwortartigen Hinweises auf das Gebiet der Systemtechnik darstelle, nicht gefolgt werden. Bei dem Begriff "systech" handle es sich um eine Wortneuschöpfung. Insbesondere sei die Buchstabenfolge "Sys" keine übliche Abkürzung für "System". Im DUDEN (Wörterbuch der Abkürzungen, S. 286) werde "sys" nicht als Abkürzung genannt. Es würden lediglich die Abkürzungen "syst" für "systematisch, systematisieren; systematisiert, systolisch" und "Syst" für "System(e)" aufgeführt. Selbst wenn die Verbraucher in dem Wortbestandteil der angegriffenen Marke die Abkürzung "syst" erkennen sollten, würde sich an diese Abkürzung die Buchstabenfolge "ech" anschließen, die wiederum keinerlei beschreibende Bedeutung habe. Auch die Verwendung der Bezeichnungen "systech" und "systec" in diversen Firmenbezeichnungen spreche eher für die Unterscheidungskraft. Die Internetrecherche der Markenstelle belege, dass die Bezeichnungen gerade nicht als beschreibende Angaben verwendet würden. Die Schutzfähigkeit der Bezeichnung "systech" ergebe sich nicht zuletzt auch daraus, dass diese unter der Nummer 3 191 087 als Gemeinschaftsmarke eingetragen sei. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Bildbestandteile der angegriffenen Marke sich in einfachsten Formen erschöpften, die den Rahmen üblicher Werbegraphik nicht überstiegen, und vom Verkehr daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden würden. Nach dem Grundsatz "Wort vor Bild" werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke somit allein durch den Wortbestandteil "systech" geprägt. Dass dieser Bestandteil eine Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke aufweise, stelle auch die Markenstelle nicht in Abrede. Die Gefahr von Verwechslungen sei daher zu bejahen.

Der Widersprechende beantragt, die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 303 55 279 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren weder Anträge gestellt noch sich in der Sache geäußert. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie geltend gemacht, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien einander nicht ähnlich, da die Vergleichsmarken in unterschiedlichen Klassen eingetragen seien. Unter beiden Marken würden sehr spezielle Nischenprodukte angeboten, so dass sich die beiderseitigen Tätigkeitsfelder nicht überschnitten.

Die angegriffene Marke unterscheide sich von der Widerspruchsmarke wesentlich durch ihre graphische Gestaltung. Die Markenstelle gehe zutreffend davon aus, dass es sich bei dem Wortbestandteil "systech" um eine aus den Begriffen "System" und "Technik" gebildete Gattungsbezeichnung handle. Aufgrund der hierin zum Ausdruck kommenden Sachaussage fehle dem Wortbestandteil jegliche Eignung, den Gesamteindruck der jüngeren Marke alleine zu prägen. Die graphische und farbliche Gestaltung der angegriffenen Marke sei nicht banal, sondern bewusst zur Abgrenzung von anderen Anbietern gewählt worden und schaffe daher auch einen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 398 72 056 zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) -Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) -Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) -PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 -ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 -EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 -IMS; GRUR 2004, 865, 866 -Mustang; GRUR 2005, 513, 514 -MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 -Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 -COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10) -SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) -Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) -Pantogast).

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass die von der Markeninhaberin am 27. Oktober 2004 erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht zulässig war. Zwar ist die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke inzwischen gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG abgelaufen (am 17. Februar 2006) und somit die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede seither möglich. Die im Oktober 2004 erhobene Einrede kann jedoch nicht als nachträglich zulässig gewordene Einrede bewertet werden, da die Markeninhaberin sich seit dem Vorliegen der Zulässigkeitsvoraussetzungen zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung nicht mehr geäußert hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rn. 22). Die Markenstelle ist damit bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zutreffend von den im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen ausgegangen. Sie hat hierbei zu Recht angenommen, dass zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke und der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Ware "Software" sowie der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" teilweise Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit besteht. Darauf, für welche Waren und Dienstleistungen die Marken im Verkehr tatsächlich eingesetzt werden, kommt es in diesem Fall nicht an (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 61). Dementsprechend kann die Markeninhaberin mit ihrer Argumentation, unter den Vergleichsmarken würden sehr spezielle Nischenprodukte angeboten, so dass sich die beiderseitigen Tätigkeitsfelder nicht überschnitten, nicht durchdringen.

Die Markenstelle ist ebenfalls zutreffend davon ausgegangen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen ihres den angesprochenen Verkehrskreisen erkennbaren beschreibenden Charakters unterdurchschnittlich ist. Dem steht die Tatsache ihrer Registrierung nicht entgegen, da einer Marke hierfür nur nicht jede Unterscheidungskraft zu fehlen braucht, also bereits ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft für die Registrierung genügt (vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1068 (Nr. 30) -Kinderzeit; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) -Pantohexal).

Die Buchstabenfolge "Sys" wird auf dem hier betroffenen Warenund Dienstleistungsgebiet der elektronischen Datenverarbeitung als Abkürzung für "System" verwendet und ist den angesprochenen Verkehrskreisen auch in diesem Sinne bekannt (vgl. hierzu BPatG, Beschl. v. 5. Februar 2009, 30 W (pat) 176/06 -INFOSYS; Beschl. v. 25. Mai 2004, 24 W (pat) 136/02 "ProComSys/ProCom" sowie die weiteren im Beschluss der Markenstelle vom 8. Juni 2005 genannten Beschlüsse des Bundespatentgerichts). Bei dem weiteren Bestandteil "tec" handelt es sich um die gängige Abkürzung für "technic, technical, technology" (= Technik, technisch, Technologie; vgl. BPatG, Beschl.

v. 18. Oktober 2006, 26 W (pat) 207/04 -POWERTEC; Beschl. v.

7. Oktober 2003, 33 W (pat) 177/03 -NAVYTEC; Beschl. v. 29. April 2002, 30 W (pat) 129/01 -CLIPTEC). Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher aufgrund des deutlichen erkennbaren Charakters als Kurzwort für den das vorliegend maßgebliche Warenund Dienstleistungsgebiet beschreibenden Begriff "Systemtechnik" als von Hause aus unterdurchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft -etwa infolge intensiver Benutzung der Marke -bestehen nicht.

Der Widersprechende kann demgegenüber nicht mit Erfolg geltend machen, dass sich die Unterscheidungskraft der Bezeichnung "Systec" nicht zuletzt aus der Verwendung in Firmenbezeichnungen ergebe. Die dem Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 8. Juli 2008 beigefügte Internetrecherche zeigt vielmehr, dass der Ausdruck "Systec" regelmäßig nicht in Alleinstellung, sondern mit weiteren Zusätzen als Firmenkennzeichen verwendet wird. Dies weist entgegen der Auffassung des Widersprechenden eher darauf hin, dass der Verkehr die Bezeichnung "Systec" in Alleinstellung nicht für eine Individualisierung geeignet hält.

Der festgestellte beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke kann allerdings nicht dazu führen, dass ihr der Schutz gänzlich zu versagen ist. Denn das Deutsche Patentund Markenamt wie auch das Bundespatentgericht als Rechtsmittelgericht sind im Widerspruchsverfahren -ebenso wie die Zivilgerichte im Verletzungsverfahren -hinsichtlich der Eintragungsvoraussetzungen und Eintragungshindernisse an die Eintragung der Marke gebunden (vgl. BGH GRUR 2007, 780, 782 (Nr. 14) -Pralinenform; GRUR 2008, 798, 799 (Nr. 14) -POST; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) -Pantohexal).

Nicht von der Bindungswirkung berührt wird hingegen die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, deren Grad von der jeweiligen Instanz im Widerspruchsverfahren selbständig bestimmt werden kann (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) -Pantohexal). Vorliegend kann der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nach den vorstehenden Ausführungen nur als äußerst niedrig angesetzt und ihr daher nur ein sehr enger Schutzumfang zugebilligt werden (BGH GRUR 2003, 963, 965 -AntiVir/AntiVirus; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 22) -HEITEC; BPatG GRUR 2002, 68, 69 -COMFORT HOTEL). Insbesondere ist bei einer Marke, die wie die Widerspruchsmarke aus einer beschreibenden Angabe besteht, bei der also allein die beschreibende Angabe das Maß der ihr die Schutzfähigkeit verleihenden Eigenprägung und Unterscheidungskraft bildet (BGH GRUR 2003, 963, 965 "AntiVir/AntiVirus"; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 22) "HEITEC"), der Schutzumfang dementsprechend auf im Wesentlichen identische Marken zu begrenzen, deren Kennzeichnungsfunktion ebenfalls allein oder im Wesentlichen auf der beschreibenden Angabe beruht, die also dem Verkehr ebenso wie die ältere Marke nur die beschreibende Angabe selbst als -einziges -Kennzeichenmittel präsentieren. Dagegen würde man den Schutz einer solchen Marke unberechtigt ausdehnen, wenn man ihn darüber hinaus auch auf Zeichen erstreckt, in denen gerade nicht die beschreibende Angabe bzw. die beschreibende Angabe allein als betrieblicher Herkunftshinweis fungiert, sondern deren Kennzeichnungskraft auf einer Abwandlung der beschreibenden Angabe oder auf einem neben der beschreibenden Angabe enthaltenen weiteren kennzeichnungskräftigen Bestandteil basiert (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 132; BPatG, Beschl. v. 7. Mai 2007, 30 W (pat) 243/04 -BIOLINE/Bioline). So aber verhält es sich bei der angegriffenen Marke.

In dieser ist die die Widerspruchsmarke bildende beschreibende Angabe "Systec" schon nicht in identischer Form enthalten. Vielmehr ist die Angabe dahin abgewandelt, dass die Silbe "tec" durch die Silbe "tech" ersetzt ist. Ob bereits diese Abwandlung im Hinblick auf die ebenfalls beschreibende Bedeutung von "tech" (vgl. BPatG, Beschl. v. 16. April 2007, 27 W (pat) 40/07 -Spieltech) für sich geeignet ist, einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke zu schaffen, kann vorliegend jedoch dahingestellt bleiben. Denn hinzu kommt, dass die angegriffene Marke mit der Kugeldarstellung und den seitlich davon angebrachten Linien Bildelemente aufweist, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden. Jedenfalls führt beides zusammen aus dem engen Schutzumfang der Widerspruchsmarke heraus.

Soweit demgegenüber die Widersprechende die Auffassung vertritt, die angegriffene Marke werde in klanglicher Hinsicht entsprechend dem Grundsatz "Wort vor Bild" durch den Wortbestandteil "systech" geprägt, und demzufolge von einer starken klanglichen Ähnlichkeit der Zeichen und einer Verwechslungsgefahr auszugehen sei, kann dem nicht beigetreten werden. Im Ausgangspunkt richtig ist allerdings, dass der klangliche Gesamteindruck einer Wort-/Bild-Marke in der Regel durch den Wortbestandteil geprägt wird (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 23) -INTERCONNECT/T-Interconnect; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) -SIERRA ANTIGUO). Diesem Erfahrungssatz steht im vorliegenden Fall auch nicht der Rechtssatz entgegen, dass schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente einer kombinierten Marke im allgemeinen bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet sind, den Gesamteindruck der Marke zu prägen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2004, 778, 779 -URLAUB DIREKT; GRUR 2003, 1040, 1043 -Kinder). Denn dieser Rechtssatz ist letztlich nur ein Ausfluss des allgemeineren Grundsatzes, dass aus schutzunfähigen Elementen einer kombinierten Marke keine Rechte hergeleitet werden können. Damit bezieht er sich in erster Linie auf die ältere Marke. Dagegen ist es keineswegs ausgeschlossen, einem schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen (Wort-)Element der angegriffenen jüngeren Marke eine dominierende oder prägende Stellung zuzumessen, wenn gerade dieses Element durch die Gestaltung der Gesamtmarke dem Verkehr als das dominierende Element nahegebracht wird (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. "Fläminger"). Zur Kollisionsbegründung kann dies aber nur führen, wenn der Schutzumfang der älteren Marke dies rechtfertigt. So kann es zur Verwechslungsgefahr führen, wenn durch die dominante markenmäßige Herausstellung eines schutzunfähigen Bestandteils eine Kollision mit einer normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke herbeigeführt wird (vgl. den Fall BGH GRUR 1998, 930 "Fläminger"). Besteht dagegen die ältere Marke, wie im vorliegenden Fall, ihrerseits nur aus der betreffenden schutzunfähigen Angabe, so ist es ausgeschlossen, dass durch eine Abwandlung dieser Angabe in der jüngeren Marke in den Schutzbereich der älteren Marke eingegriffen wird. Das ist keine Frage der Prägung, sondern schlicht Folge des geringen Schutzumfangs.

Im Ergebnis ist daher bei der anzustellenden umfassenden Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren des vorliegenden Falles, trotz der starken klanglichen Ähnlichkeit, die der Wortbestandteil "systech" in der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke "Systec" aufweist, sowie der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen "Software" und der Dienstleistung "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung", unter Berücksichtigung der ausgeprägten Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke und ihres infolgedessen stark beschränkten Schutzumfangs eine rechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen.

2. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Die Zurückweisung des Kostenantrags der Markeninhaberin im Beschluss der Markenstelle vom 8. Juli 2008 ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, da lediglich der Widersprechende Beschwerde eingelegt hat.

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BPatG:
Beschluss v. 23.06.2009
Az: 24 W (pat) 71/08