Oberlandesgericht Hamburg:
Urteil vom 28. Januar 2010
Aktenzeichen: 3 U 212/08

(OLG Hamburg: Urteil v. 28.01.2010, Az.: 3 U 212/08)

Eine Markenanmeldung beinhaltet keine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG, wenn die Gesamtbetrachtung aller im Einzelfall bestehenden Umstände nicht mit hinreichender Sicherheit auf eine Behinderungsabsicht schließen lässt.

Die Abgabe von mit einer Marke gekennzeichneter Ware als Werbegeschenk durch ein Handelsunternehmen, welches die so gekennzeichneten Waren nicht anderweitig vertreibt und einen solchen anderweitigen Vertrieb auch nicht vorbereitet, stellt keine ernsthafte Markenbenutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar. Denn diese schenkweise Abgabe dient nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt.

Tenor

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 27, vom 26.9.2008, Geschäfts-Nr. 408 O 190/06, wird zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten der Berufung zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung aus Ziff. II 2. des Urteils des Landgerichts durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von jeweils € 50.000 abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Hinsichtlich der Kosten des Rechtsstreits darf die Klägerin die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund des Urteils zu vollstreckenden Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

In der Berufungsinstanz streiten die Parteien um die von der Beklagten widerklagend geltend gemachte Löschungsverpflichtung der Klägerin hinsichtlich ihrer deutschen Wort-/Bildmarke 303 48 717 €METRO€. Diese Marke (Anlage K 2) ist am 22.9.2003 angemeldet und am 27.4.2004 eingetragen worden für folgende Waren der Klasse 9 und Dienstleistungen der Klassen 38 und 40:

€€Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische, magnetische und optische Speicher; ROM-, PROM-, EAROM-, EPROM-Speicher, CD-ROM-Speicher, Chips (integrierte Schaltkreise), Disketten, Magnetplatten; elektrische Schaltplatten mit Speicherbausteinen, sämtliche vorgenannten Waren ohne und mit darin aufgezeichneten Informationen; Microprozessoren; Peripheriegeräte für Computer, insbesondere Drucker, Bildschirme, elektromechanische, elektronische, optische und akustische Ein- und Ausgabegeräte, Tastaturen, Schnittstellengeräte; Computerhardware, insbesondere Cursor-Steuerungsgeräte für die Verwendung von Computeranzeigegeräten und Computer-Schaltplatten; Geräte, Verbindungskabel und -stecker zum Verbinden oder Vernetzen von Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Nachrichtentechnik; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehgeräte oder Computer; Computerprogramme, Datenbanken; Feuerlöschgeräte; Warndreiecke; elektrische Kabel, Drähte, Leiter- und Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln oder -schränke; Batterien, Tachometer, Transformatoren;

Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware, Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Datenbank und eines EDV-Programmierers; digitale Datenaufbereitung und Datenverarbeitung; EDV-Beratung; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Vergabe und Registrierung von Domainnamen; Vermietung von Speicherplätzen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräten, Speicherplatz im Internet, Web-Servern€

Die Beklagte hat erstinstanzlich u.a. die Löschung dieser Marke als rechtsmissbräuchlich eingetragene Wiederholungsmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sowie §§ 3, 4 Nr. 10 UWG verfolgt und hierzu vorgetragen: Es handele sich für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen um eine Wiederholungseintragung. Denn die Marke schließe sich an die fast identische deutsche Marke 395 16 389 €Metro€ an, die eine inverse Farbgestaltung des €Metro€-Schriftzuges aufweise und ebenfalls zahlreiche Waren und Dienstleistungen in fast allen Klassen, insbesondere den Klassen 9, 38 und 42, schütze. Die Marke 395 16 389 befinde sich, wohl wegen eines Versehens des DPMA, bereits seit mehr als 12 Jahren in der Benutzungsschonfrist und sei löschungsreif. Hier liege der Schluss nahe, dass die nachfolgende Marke ohne jeden generellen Benutzungswillen zur Umgehung der Nichtbenutzungseinrede angemeldet worden sei, weshalb sie dem sofortigen Benutzungszwang unterliege. Es handele sich jedenfalls um eine rechtsmissbräuchliche Markenanmeldung, weil eine entsprechende Benutzung der Marke gerade für Produkte zur Datenübertragung von vornherein nicht geplant gewesen sei. Eine solche Benutzung sei allenfalls für Dienstleistungen eines Handelsunternehmens erfolgt, nicht jedoch für die hier benannten Waren und weiteren Dienstleistungen.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt:

1. (...)

2. Die Klägerin und Widerbeklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717 €METRO€ für die Waren in Klasse 9 und die Dienstleistungen in Klasse 38 und 42, nämlich (...) [Anm.: es folgt das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie vorstehend]

einzuwilligen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die Klägerin ist erstinstanzlich der auf den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs gestützten Widerklage entgegengetreten. Die in der Rechtsprechung des BGH für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Anmeldung niedergelegten Voraussetzungen lägen nicht vor. (€) Sie, die Klägerin, habe ein berechtigtes Interesse am umfassenden Schutz der Bezeichnung €METRO€, denn sie sei ein schnell wachsender Konzern mit einem breiten Tätigkeitsspektrum.

Darüber hinaus hat die Klägerin vorgetragen: Das Löschungsbegehren der Beklagten sei treuwidrig, weil sich ihre Rechtsvorgängerin gegenüber ihrer, der Klägerin, Rechtsvorgängerin in einer Vorrechtsvereinbarung (Anlage K 16) im Jahr 1997 dazu verpflichtet habe, den Bestand der Marke €METRO€ nicht anzugreifen. Ferner kennzeichne sie derzeit etwa Geräte der Gattung €Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, deren Teile und Zubehör, Computer, Dateneingabegeräte, Graphikschirme, Tastaturen€ mit der Marke €METRO€, wie anhand der als Anlagen K 31 vorgelegten Waren € USB-Stick, Digitalkalender mit eingebautem Taschenrechner, CD-ROM €METRO LINK€ € erkennbar sei. Von dem Taschenrechner habe die METRO Group in der Zeit von 1.1.2006 bis 15.9.2006 über 200 Stück im geschäftlichen Verkehr vertrieben, von dem USB-Stick über 350 Stück.

Durch Urteil vom 26.9.2008, auf welches wegen aller weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Widerklage zu 1. und 2. stattgegeben.

Die Berufung der Klägerin, die sie form- und fristgerecht eingelegt und begründet hat, richtet sich gegen die Verurteilung zu 2. Die Klägerin wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Ergänzend trägt sie noch vor: Der Nichtbenutzungseinwand der Beklagten sei präkludiert, weil die mündliche Berufungsverhandlung am 8.10.2009 geschlossen worden sei, ohne dass die Beklagte ihre Widerklage auf Verfall infolge Nichtbenutzung gestützt habe. Die Marke sei rechtserhaltend benutzt worden. Zur Bewerbung der unter €METRO€ angebotenen Waren und Dienstleistungen verteile der METRO-Konzern in erheblichem Umfang mit €METRO€ gekennzeichnete Merchandisingartikel mit eigenem Gebrauchszweck: Digitalkalender mit eingebautem Taschenrechner, USB-Stick, CD-ROM €METRO LINK€, ein speziell für den Gebrauch durch Lieferanten entwickeltes elektronisches Warenwirtschaftssystem (sämtlich Anlage K 31). Von dem Taschenrechner habe die Metro Group im Zeitraum vom 1.1.2006 bis 15.9.2006 über 200 Stück und von dem USB-Stick über 350 Stück abgegeben. Ferner seien in erheblichem Umfang auch mit der Marke gekennzeichnete mobile Handy-Ladegeräte, Laserpointer und Kofferradios zu Werbezwecken abgegeben worden. Ferner sei ein USB-Stick mit der Aufschrift €METRO€ (Anlage K 47) ab dem zweiten Halbjahr 2008 und im Jahr 2009 in mehreren Hundert Stück durch METRO Cash & Carry International GmbH auf Pressekonferenzen, Messen etc. und an Lieferanten, Kunden und andere Personen verteilt worden. Ferner sei ein USB-Stick mit der Aufschrift €METRO Group€ im Jahr 2009 mit einer Auflage von 7.000 Stück für das Inverkehrbringen bei entsprechenden Gelegenheiten hergestellt und verteilt worden. Ein Taschenrechner (Anlage K 48) sei ebenfalls im letzten Jahr im Umfang von etwa 3.400 Stück an Kunden und Lieferanten abgegeben worden.

Die Klägerin beantragt,

das erstinstanzliche Urteil insoweit aufzuheben und die Widerklage abzuweisen, als die Klägerin verurteilt worden ist, in die Teil-Löschung der deutschen Wort-/Bildmarke 303 48 717 €METRO€ einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagte wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und verteidigt das landgerichtliche Urteil. Ergänzend trägt sie noch vor: Angesichts des seit dem 28.4.2009 bestehenden Benutzungszwangs werde die Widerklage nunmehr auch auf Verfall gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG gestützt. Ausweislich einer von ihr, der Beklagten, beauftragten Markenrecherche (Anlage B 50) sei die angegriffene Marke zu keiner Zeit benutzt worden. Die von der Klägerin vorgelegten, nach ihrem € bestrittenen € Vortrag kostenlos zu Werbezwecken abgegebenen Waren, welche mit den Bezeichnungen €METRO Group€, €METRO LINK€ und €METRO Group The Spirit of Commerce€ versehen seien, stellten keine rechtserhaltende Benutzung dar. Es handele sich nur um eine firmenmäßige Benutzung. Die Klägerin habe keinerlei mit diesen Waren erzielte Umsätze vorgetragen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtene Entscheidung sowie die von den Parteien eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. Der Beklagten steht gegenüber der Klägerin der vom Landgericht zuerkannte Löschungsanspruch hinsichtlich der Marke Nr. 303 48 717 €METRO€ zwar nicht gemäß §§ 3, 4 Nr.10 UWG, § 826 BGB (dazu nachfolgend 1.), jedoch gemäß §§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG zu (dazu nachfolgend 2.).

1. Die Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs wegen sittenwidriger Behinderung im Sinne der §§ 3, 4 Nr.10 UWG, § 826 BGB sind nicht gegeben.

Eine Markenanmeldung stellt eine gezielte Behinderung von Wettbewerbern im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG dar, wenn der Zeicheninhaber die Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht hat eintragen lassen, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren; unlauter kann auch die Zweckentfremdung der wettbewerbsrechtlich an sich unbedenklichen markenrechtlichen Sperrwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfes sein (BGH, GRUR 2008, 621, 624 € Akademiks; GRUR 2005, 581, 582 € The Colour of Elegance; GRUR 2001, 242, 244 € Classe E; GRUR 2000, 1032, 1034 € EQUI 2000).

Jedenfalls an dem letztgenannten subjektiven Kriterium fehlt es vorliegend, weil eine Behinderungsabsicht der Klägerin nicht hinreichend sicher festgestellt werden kann. Diese Absicht braucht nicht der einzige Beweggrund des Anmelders zu sein; es ist ausreichend, wenn sie das wesentliche Motiv für die Anmeldung darstellt (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 € EQUI 2000; GRUR 1986, 74, 76f. € Shamrock III). Deshalb schließt allein die etwaig bestehende Absicht, die angemeldete Marke auch tatsächlich zu benutzen, die Annahme der Behinderungsabsicht nicht zwangsläufig aus (BGH a.a.O.). Für die Feststellung der Behinderungsabsicht ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen (BGH GRUR 2008, 621, 623 € Akademiks). Eine Behinderungsabsicht liegt etwa dann nicht vor, wenn mit der Anmeldung lediglich die €Markenfamilie€ des Anmelders gepflegt werden soll; denn hier steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern (GRUR 2005, 581, 582 € The Colour of Elegance).

Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke maßgeblich von Behinderungsabsicht getragen war. Die Klägerin macht geltend, dass sie Markenrechte für einen weltweit tätigen Handels- und Dienstleistungskonzern verwalte, der über ein breit gefächertes Handels- und Eigenmarkensortiment verfüge und ständig auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern €also neuen Waren- oder Dienstleistungsbereichen € sei. Dem hält die Beklagte entgegen, dass € wie der Klägerin bereits bei Eintragung klar gewesen sein müsse € die Vielzahl angemeldeter Waren und Dienstleistungen schlechthin unmöglich umfassend von der Klägerin benutzt werden könne, wie sie auch die gesamte Breite des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der voreingetragenen Marke nicht benutzt habe.

Bei der Beurteilung der Motivlage der Klägerin bei der Gestaltung ihres € markenrechtlich abgesicherten € Tätigkeitsbereichs ist dieser unter Lauterkeitsaspekten ein eher weiter Beurteilungsspielraum zuzubilligen, weil es sich hier um von vielen ungewissen zukünftigen Faktoren abhängige unternehmerische Entscheidungen handelt, die es nahelegen, €auf Nummer sicher€ zu gehen und in Betracht kommende Markenrechte auf breiter Front zu gewährleisten. Eine große Breite jedenfalls des potentiellen Warensortiments erscheint hier auch deshalb plausibel, weil die Klägerin € dies ist gerichtsbekannt € als Großhandelsunternehmen mit allen erdenklichen Waren des kommerziellen und privaten Gebrauchs handelt und insoweit vielfältige Eigenmarkenangebote € etwa auch eine Ausdehnung ihres Tätigkeitsgebiets auf das Feld der Computer-Dienstleistungen € denkbar sind.

Die Klägerin hat weiter unwidersprochen darauf verwiesen, dass die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke vor dem Hintergrund einer Abgrenzung des Erscheinungsbildes von Konzerngesellschaften erfolgt sei, welche insbesondere durch die Farbgebung der zuvor eingetragenen Marke nicht hinreichend widergespiegelt worden sei (vgl. Anlage K 46: rot/grau gegen blau/gelb). Auch dieser Umstand ist nicht als sachfremd einzuordnen, sondern entspricht dem berechtigten Interesse der Klägerin an einer etwaigen (Neu-) Gestaltung der Außendarstellung des Konzerns bzw. seiner Gesellschaften. Die neue Marke ist eben nicht vollständig identisch, indem sie zwar denselben Begriff €METRO€ verwendet, aber eine andere Farbgebung aufweist. Dass bei dieser Gelegenheit das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aktualisiert wurde, wie die Klägerin geltend macht, spricht demgegenüber nicht für unlautere Absichten, sondern wirkt € insoweit das Verzeichnis tatsächlich inhaltlich verändert worden ist € eher entlastend. Die mit der (zumindest teilweisen) Übernahme des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Voreintragung verbundene Perpetuierung der Benutzungsschonfrist erlangt hier angesichts der auf ein sachliches Interesse der Klägerin hindeutenden Umstände kein so bedeutendes Gewicht, dass der Vorwurf der unlauteren Absicht gerechtfertigt wäre.

2. Der Beklagten steht der geltend gemachte Löschungsanspruch gemäß §§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG zu.

a) Die Beklagte hat in der Berufungsinstanz ihre Klage jedenfalls mit dem Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom 16.11.2009 in zulässiger Weise auch auf den Klagegrund des Verfalls gestützt. Diese als Klageänderung im Sinne des § 263 ZPO zu beurteilende Einführung eines weiteren Streitgegenstands ist, nachdem der Senat die mündliche Verhandlung mit Beschluss vom 19.11.2009 im Hinblick darauf wiedereröffnet hatte, dass die mit der Widerklage angegriffene Marke nunmehr dem Benutzungszwang unterliege, rechtzeitig erfolgt. Der Senat hält diese Klageänderung auch für sachdienlich, da sie geeignet ist, den mit der angegriffenen Marke verbundenen Streitstoff abschließend zu erledigen.

b) Die Klägerin hat die Marke Nr. 303 48 717 €METRO€ nicht ernsthaft rechtserhaltend im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast im Falle der Löschung wegen Nichtbenutzung trägt der Anspruchsteller, wobei ihm allerdings die im Wettbewerbsrecht anerkannten Beweiserleichterungen beim Nachweis negativer Tatsachen, betriebsinterner Vorgänge und dem Löschungsbeklagten ohne weiteres zugänglichen, für den Löschungskläger aber nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbare Benutzungsinformationen zugutekommen (BGH GRUR 2009, 60, Rz. 19 € LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 2. Aufl. 2003, § 55 Rz. 12).

Der Vortrag der Beklagten, die Klägerin habe die angegriffene Marke nicht innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums benutzt, wie sich aus der hierzu von ihr vorgelegten Benutzungsrecherche vom 2.8.2006 (Anlage B 50) ergebe, genügt der ihr obliegenden primären Darlegungslast hinsichtlich der Nichtbenutzung. Die von der Klägerin im Rahmen der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast geltend gemachten Benutzungshandlungen stellen keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG dar.

aa) Die von der Klägerin unter Vorlage von Mustern vorgetragene Benutzung in Gestalt von Taschenrechnern, USB-Sticks, mobilem Ladegerät für Handys und Laserpointer macht zwar von der eingetragene Marke Gebrauch ([1]), ist jedoch nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG ([2]).

(1) Die geltend gemachte Kennzeichnung der Taschenrechners, USB-Sticks, des mobilen Ladegeräts für Handys sowie des Laserpointers macht in § 26 MarkenG genügender Weise von der Marke Gebrauch.

Im Rahmen des § 26 MarkenG gilt der Grundsatz, dass die Marke in der eingetragenen Form benutzt worden sein muss (BGH GRUR 1997, 744, 746 € ECCO; Ingerl/Rohnke, § 26 Rz. 92). Allerdings gilt nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG als Benutzung auch die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH, GRUR 1999, 167 € Karolus Magnus; GRUR 1999, 54, 55 € Holtkamp; GRUR 2000, 1038, 1039 € Kornkammer).

Der von der Klägerin in der Berufungsinstanz in Bezug genommene, mit dem Schriftzug €METRO€ versehene USB-Stick (Anlage K 47) bildet die Marke identisch ab.

Die Hinzufügung des Bestandteils €Group€ auf den weiteren von der Klägerin vorgelegten Waren Taschenrechner, USB-Sticks, mobiles Ladegerät für Handys und Laserpointer ist im vorgenannten Sinne unschädlich, weil der Begriff €Group€ von den angesprochenen Verkehrskreisen € den Kunden der einzelnen METRO-Konzerngesellschaften € als dem englischen Grundwortschatz zugehörig erkannt und mit der beschreibenden Bedeutung €Gruppe€ übersetzt wird.

Der hinzugefügte Bestandteil €The Spirit of Commerce€ wird von hinreichend des Englischen kundigen Betrachtern unschwer als beschreibend verstanden werden (€Der Geist des Handels€). Diejenigen Adressaten, welche seine inhaltliche Bedeutung sprachbedingt nicht erfassen, erkennen diesen Zusatz allerdings schon aufgrund seiner Gestaltung als eine Art erläuternden Slogan erkennen. Denn der Zusatz folgt der vorangestellten Bezeichnung €METRO Group€, indem er nach rechts versetzt und in kleinerer Schrifttype unter der Eingangsbezeichnung gehalten ist; er ist der vorangehenden Kennzeichnung mithin gestaltungsmäßig untergeordnet. Für den Fall der Verwendung der Markeals Bestandteil eines Slogans hat der BGH eine Markenbenutzung für gegeben erachtet, weil der die Marke ausmachende, kennzeichnende Bestandteil (€Bit€) auch innerhalb des Slogans (€Bitte ein Bit€) seine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten habe (BGH GRUR 2002, 167, 168 € Bit/Bud). Im vorliegenden Fall der Hinzufügung eines als Slogan erkennbaren Bestandteils bleibt die selbständig kennzeichnende Stellung des Kennzeichens umso unberührter, weil es als das Erscheinungsbild dominierend und der Zusatz lediglich als (auch € jedenfalls durch die Gestaltung € inhaltlich) nachrangig wahrgenommen wird.

Der auf dem als Anlage K 48 vorgelegten Taschenrechner hinzugefügte Slogan €Damit kann ich arbeiten€ lässt in gleicher Weise die selbständig kennzeichnende Stellung der Marke €METRO€ unberührt.

(2) Die Benutzung mittels Anbringung auf den vorstehend unter (1) genannten Waren ist jedoch nicht ernsthaft im Sinne des § 26 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine Benutzung ernsthaft im Sinne der MRL, wenn sie zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes erfolgt, sofern es sich nicht um eine symbolische, allein der Rechtserhaltung dienende Benutzung handelt (etwa GRUR 2006, 582, 584 € The Sunrider Corp.). Diese Beurteilung hat anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu erfolgen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, Marktanteile für die geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, ferner die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Markenbenutzung (EuGH a.a.O. Tz. 70). Auf eine Gewinnerzielungsabsicht des Warenvertriebs kommt es nach Auffassung des EuGH allerdings nicht an, weshalb auch die Benutzung von Marken durch einen Idealverein, der karitative Waren oder Dienstleistungen mit hierfür eingetragenen Marken kennzeichnet, im Sinne der MRL dazu dienen kann, für seine (karitativen) Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen (EuGH, Urt. v. 9.12.2008, Rs. C-442/07, GRUR 2009, 156, Tz. 16ff. € Verein Radetzky-Orden). Die Eignung zur Erschließung oder Sicherung eines Absatzmarktes ist allerdings zu verneinen, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz kostenlos verteilt werden. Solche Gegenstände werden nicht mit dem Ziel vertrieben, auf den Markt der Waren derselben Warenklasse vorzudringen; die Anbringung der Marke auf diesen Gegenständen schafft weder einen Absatzmarkt für diese Waren noch dient sie im Interesse des Verbrauchers der Unterscheidung von Waren anderer Unternehmer (EuGH, Urt. v. 15.1.2009, Rs. C-495/07, GRUR 2009, 410, Tz. 20f. € Silberquelle/Maselli).

Die Klägerin hat geltend gemacht, die genannten Produkte seien ab verschiedenen Zeitpunkten seit 2006 im geschäftlichen Verkehr durch zahlreiche ihrer jeweils namentlich benannten Tochtergesellschaften und Abteilungen unentgeltlich zu Werbezwecken in den Verkehr gebracht worden; es handele sich um typischerweise zu €Werbe- oder Anerkennungszwecken€ verteilte Ware. Hingegen hat die Klägerin nicht vorgetragen, die genannten Produkte als Teil ihres Handelssortiments zu vertreiben und auch keinerlei Umsatzzahlen dargelegt. Es ist ferner weder vorgetragen noch ersichtlich, dass die Klägerin einen solchen Vertrieb vorbereitet hätte.

Die von der Klägerin geltend gemachte Art der Benutzung erfüllt die im vorstehend erläuterten Sinne verstandene Voraussetzung der ernsthaften Markenbenutzung nicht. Denn die Abgabe der Produkte zu Werbezwecken dient € ebenso wie die Gratiszugabe im Fall €Silberquelle/Maselli€ € gerade nicht der Erschließung oder Sicherung von Absatzmärkten für das mit der Marke versehene Produkt; die Klägerin wirbt mittels der Abgabe allenfalls für ihre Unternehmensgruppe oder die von dieser erbrachte Handelsdienstleistung. Der Senat hält im Hinblick auf die vorstehend zitierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs an seiner im Urteil vom 31.7.2003, Az. 3 U 145/02, GRUR-RR 2004, 104 niedergelegten anderslautenden Rechtsauffassung nicht fest.

Wollte man € mit der Klägerin € über die Benutzungsschonfrist hinaus allein aus der Markenanmeldung auf eine Markterschließungsabsicht folgern, so wäre dies mit dem Schutzzweck des § 26 MarkenG € Freihaltung der Zeichenrolle von nicht verwendeten Marken (vgl. nur Ingerl/Rohnke, § 26 Rz. 6) € nicht vereinbar.

bb) Die von der Klägerin unter Vorlage eines Musters vorgetragene Benutzung in Gestalt einer CD-ROM mit der Bezeichnung €METRO LINK€, welche Bestandteil eines Hefters mit der Aufschrift €METRO LINK € DAS LIEFERANTENPORTAL€ ist, macht von der eingetragene Marke €METRO€ nicht in rechtserhaltender Weise Gebrauch.

Die von der Eintragung abweichende Benutzung ist gemäß § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Die Hinzufügung eines Wortbestandteils ist in diesem Sinne unschädlich, wenn der hinzugefügte Bestandteil mit dem eingetragenen Zeichen zwar zu einem einheitlichen Zeichen verschmilzt, jedoch zweifelsfrei keine eigene herkunftshinweisende Bedeutung hat, weil er glatt beschreibender Natur ist (BGH GRUR 2000, 1040, 1041 € FRENORM/FRENON; Ingerl/Rohnke, § 26 Rz. 126). Der Zusatz €Link€ auf der CD-ROM verändert den kennzeichnenden Gehalt der Wortmarke €METRO€. Er tangiert die selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichens €METRO€, indem es mit diesem zu einem Gesamtbegriff verschmilzt, ohne ausschließlich beschreibender Natur zu sein. Aus Sicht des Verkehrs hat der Begriff €Link€ zwar € isoliert betrachtet € auch einen beschreibenden Anklang, indem er als dem Internetnutzer geläufiges Wort für eine durch €Maus-Klick€ herzustellende Verbindung zu einer Internetseite steht. Die konkrete Verwendung €METRO LINK€ als Bezeichnung einer CD-ROM, die einem Hefter mit der Aufschrift €METRO LINK € DAS LIEFERANTENPORTAL€ beigefügt ist, liegt nun ersichtlich außerhalb des genannten, begrifflich geläufigen Internet-Zusammenhangs und stellt deshalb, auch wenn der Betrachter den Wortsinn €Verbindung€ oder €Verknüpfung€ kennt, eine nicht ausschließlich beschreibende, sondern durchaus erinnerungskräftige Bezeichnung dar.

cc) Die Klägerin hat die angegriffene Marke auch nicht mittels der von ihr vorgelegten Prospekte (Anlagen K 4) rechtserhaltend benutzt.

Die Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG setzt voraus, dass das Kennzeichen € der Hauptfunktion der Marke entsprechend € herkunftshinweisend verwendet wurde, um die bezeichneten Waren von den Waren anderer Hersteller zu unterscheiden (EuGH, GRUR 2003, 425, Tz. 36 € Ansul/Ajax; GRUR 2007, 971, Tz. 27 € Celiné). Entscheidend ist, ob die Marke aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände zumindest auch für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, also mit einem entsprechenden Produktbezug, benutzt wird (BGH GRUR 2008, 616, Rz. 10 € AKZENTA; BGH a.a.O. OTTO, Rz. 20; BGH GRUR 2006, 150, 151, Rz. 9 € NORMA; siehe auch Fezer, MarkenR, 4. Aufl. 2009, § 26 Rz. 46). Die Kennzeichnung eines Händlers auf Katalogen, in denen eine Vielzahl von Markenwaren zum Teil unbekannter Hersteller beworben werden, welche als Gemeinsamkeit lediglich den Händler-Vertriebsweg aufweisen, legt nach der Verkehrsanschauung die Annahme nahe, es handele sich lediglich um das Unternehmenskennzeichen des Händlers, nicht hingegen die Kennzeichnung eigener Produkte (BGH GRUR 2005, 1047, Rz. 22 € OTTO; GRUR 2006, 151, 152 € NORMA). Allenfalls kann man darin eine auf die Herkunft der Handelsdienstleistung € nicht aber der Ware € hinweisende Verwendung sehen (BGH GRUR 2006, 150, 151, Rz. 11 € NORMA; BGH GRUR 2005, 1047 € OTTO).

So verhält es sich auch im Falle der von der Klägerin in Bezug genommenen Prospekte. Selbst wenn man der Klägerin konzedierte, dass der Großhandel auf die Anbringung des Kennzeichens €METRO€ auf der zum Wiederverkauf bestimmten Ware verzichtete, weil eine solche Kennzeichnung den Interessen der Abnehmer zuwiderliefe, so ergäbe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen keine auf eines der hier relevanten Produkte bezogene herkunftshinweisende Kennzeichnung. Sämtliche in den Prospekten gemäß Anlage K 5 abgebildeten technischen Produkte sind mit den jeweiligen Herstellermarken gekennzeichnet; das Kennzeichen €METRO€ hat darin keinen auf die Herkunft der Produkte weisenden Bezug.

b) Die zwischen den Rechtsvorgängern der Parteien getroffene Vorrechtsvereinbarung (Anlage K 16) steht der vorliegenden Löschungsklage nicht entgegen. Denn aus ihr lässt sich ausschließlich die Verpflichtung der hiesigen Beklagten entnehmen, aus der Eintragung und Benutzung der Marke €METROSPAN€ keine Rechte gegen die Marke €METRO€ herzuleiten. Einer Popularklage der Beklagten gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann diese Verpflichtung mangels einer weitergehenden vertraglich geregelten Neutralitätspflicht nicht entgegengehalten werden.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordern (§ 543 Abs. 2 ZPO).

OLG Hamburg:
Urteil v. 28.01.2010
Az: 3 U 212/08