Bundespatentgericht:
Beschluss vom 1. Februar 2010
Aktenzeichen: 19 W (pat) 4/09

(BPatG: Beschluss v. 01.02.2010, Az.: 19 W (pat) 4/09)

Tenor

Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2005 wird insgesamt in seinen Ziffern 1. und 2. aufgehoben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentansprüche 1 bis 9, gemäß geändertem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

- angepasste Beschreibungsseiten 1, 3, 3A, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

- Beschreibungsseite 3B, eingegangen am 16. März 2004,

- übrige Beschreibungsseiten und - 4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, jeweils vom Anmeldetag 4. Oktober 2000.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klass G07F - hat in Sachen der am 4. Oktober 2000 eingereichten Patentanmeldung 100 48 939.7-55, für welche die Priorität einer europäischen Patentanmeldung vom 11. Dezember 1999 (Az.: EP 99124724.8) in Anspruch genommen ist, mit Beschluss vom 23. Februar 2005 in Ziffer 1. den Hauptantrag zurückgewiesen, da der Patentanspruch 11 des Hauptantrags ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches betreffe und mithin nicht gewährbar sei (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG). In Ziffer 2. des Beschlusses hat die Prüfungsstelle ein Patent im Umfang des Hilfsantrags vom 10. Februar 2005 erteilt. Die Patentansprüche 1 bis 10 des gemäß Hilfsantrag erteilten Patents stimmen dabei mit den Patentansprüchen 1 bis 10 des zurückgewiesenen Hauptantrags überein, welcher darüber hinaus noch die jeweils auf die Patentansprüche 1 bis 7 rückbezogenen, auf ein Computerprogramm bzw. ein Computerprogrammprodukt gerichteten Patentansprüche 11 und 12 enthält.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 4. Mai 2005, eingegangen per Fax am gleichen Tag, mit der sie ursprünglich eine Patenterteilung im Umfangs des Hauptantrags vom 10. Februar 2005 begehrt hat.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin eine geänderte Fassung ihres Hauptantrags vorgelegt und beantragt, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G07F des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Februar 2005 aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

-Patentansprüche 1 bis 9, gemäß geändertem Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

-angepasste Beschreibungsseiten 1, 3, 3A, überreicht in der mündlichen Verhandlung,

-

Beschreibungsseite 3B, eingegangen am 16. März 2004,

-

übrige Beschreibungsseiten 2, 4 bis 17 und -

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, jeweils vom Anmeldetag 4. Oktober 2000.

Der mit einer eingefügten Merkmalsgliederung versehene geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

1.

Verfahren zum Betrieb von Chipkartenanwendungen in einem Chipkartenanwendungssystem, umfassen mindestens eine Chipkarte (19) und mindestens ein Terminal (12), wobei das System mit Mitteln zur Überprüfung des Karteninhabers ausgestattet ist, die ihrerseits mindestens eine PIN und eine Chipkarten-ID umfassen, wobei das Verfahren durch folgende Schritte gekennzeichnet ist:

2.

Prüfen des Vorhandenseins einer ersten vertrauenswürdigen Assoziation (410 bis 440) zwischen mindestens einem bevorzugten Terminal (12) und der genannten Chipkarte (10)

2.1 durch Vergleich 2.1.1 entweder der auf der Chipkarte (10) gespeicherten Chipkarten-ID mit einer oder mehreren in dem Terminal (12) gespeicherten Chipkarten-IDs 2.1.2 oder der Terminal-IDs in dem Terminal (12) mit einer oder mehreren Terminal-IDs, die auf der Chipkarte gespeichert sind, 3.

anschließend Ausführen des übrigen Chipkartenanwendungsprogramms für den Fall, daß die genannte vertrauenswürdige Assoziation (410 bis 440) vorhanden ist."

Der dem Patentanspruch 1 nebengeordnete geltende Patentanspruch 5 nach Hauptantrag lautet:

"Terminal (12) mit Speichermitteln (15, 22) zum Speichern seiner Terminal-ID und mindestens eines Paares von zusammengehörenden Chipkarten-IDs und PINs, und logische Schaltungsmittel (26) zur Durchführung der Schritte des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche."

Der dem Patentanspruch 1 nebengeordnete geltende Patentanspruch 6 nach Hauptantrag lautet mit einer gefügten Gliederung:

"1. Chipkarte (10), die zur Interaktion mit einem Terminal (12)

1.1 mit Speichermitteln (15) zum Speichern seiner Terminal-ID und Ermöglichen des Zugriffs über ein auf der Chipkarte residentes Anwendungsprogramm, 2.

wobei die Chipkarte über Mittel zum Speichern ihrer Chipkarten-ID, mindestens einer Terminal-ID und einer PIN verfügt, 3.

zur Durchführung der Schritte des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche."

Der dem Patentanspruch 1 nebengeordnete geltende Patentanspruch 8 nach Hauptantrag lautet:

"Computerprogramm, umfassend Codeteile, die zur Durchführung der Schritte entsprechend des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 4 adaptiert wurden, wenn das genannte Programm in einen Computer geladen wird."

Der dem Patentanspruch 1 nebengeordnete geltende Patentanspruch 9 nach Hauptantrag lautet:

"Computerprogrammprodukt, das in einem in einem Computer einsetzbaren Medium gespeichert ist, umfassend computerlesbare Programmrmittel, mit denen ein Computer das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ausführen kann."

Die Anmelderin trägt vor, dass mit dem nun geltenden Patentanspruch 1 nach dem geänderten Hauptantrag zwei verschiedene Lösungen unter Schutz gestellt werden sollen, wie die vertrauenswürdige Assoziation zwischen Chipkarte und Terminal erfindungsgemäß hergestellt werde.

Die Chipkarte und das zugehörige Terminal gemäß geltendem Anspruch 6 soll ebenfalls zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche unter Schutz gestellt werden und nicht unabhängig davon.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde führte unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Erteilung des nachgesuchten Patents in der zuletzt beantragten Fassung.

Als zuständiger Fachmann ist hier nach Auffassung des Senats ein Diplom-Informatiker (FH) anzusehen mit Berufserfahrung in der Entwicklung und dem Einsatz von Chipkartenbasierten Anwendungen, die eine persönliche Nutzer-Autorisierung erfordern.

1. Die in dem angefochtenen Beschluss ausgesprochene Erteilung eines Patents gemäß Hilfsantrag hindert im Hinblick auf das Verbot der "reformatio in peius" nicht die volle Überprüfung des -geänderten -Hauptantrags, auch nicht, soweit die darin enthaltenen Patentansprüche mit den gemäß Hilfsantrag erteilten Ansprüchen übereinstimmen. Unabhängig davon, dass aus der Patenterteilung gemäß Hilfsantrag insoweit keine Bindungswirkung hinsichtlich der über den Hilfsantrag hinausgehenden Patentansprüche 8 und 9 (die den Patentansprüchen 11 und 12 des ursprünglichen Hauptantrags entsprechen) mit ihrem jeweils Lehren der Ansprüche 1 bis 4 (ursprünglich 1 bis 7) integrierenden Inhalt erwächst (vgl. BGH GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenketten), ist zu berücksichtigen, dass die von der Anmelderin gestellten Anträge als Haupt- und Hilfsantrag in einem Eventualverhältnis zueinander stehen. Die Stellung des Hilfsantrags ist danach (nur) unter der Bedingung erfolgt, dass der Hauptantrag zurückgewiesen wird oder sich sonst erledigt (vgl. BGH GRUR 2003, 903, 904 (II.1) (Nr. 17)). Nur wenn in einem solchen Fall im Beschwerdeverfahren die Zurückweisung des Hauptantrags durch die Prüfungsstelle bestätigt wird und damit die Bedingung für den Hilfsantrag fortbesteht, verbietet es der Grundsatz der "reformatio in peius", die Anmelderin im Vergleich zu dem angefochtenen Beschluss schlechter zu stellen und neben der Zurückweisung der Beschwerde auch die Patenterteilung gemäß Hilfsantrag aufzuheben (vgl. BGH BlPMZ 1990, 131 -Weihnachtsbrief). Dringt hingegen die Anmelderin im Beschwerdeverfahren mit ihrem Hauptantrag durch, tritt die Bedingung für die Stellung des Hilfsantrages nicht ein bzw. entfällt nachträglich. Durch den Wegfall der Bedingung wird dann dem gemäß Hilfsantrag erteilten Patent die Antragsgrundlage entzogen, mit der Folge, dass in dem Beschwerdebeschluss neben der Aufhebung der den Hauptantrag zurückweisenden Entscheidung der Prüfungsstelle und der Erteilung des nachgesuchten Patents gemäß Hauptantrag auch die Erteilung gemäß Hilfsantrag aufzuheben ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 79 Rn. 12; Thomas/Putzo, ZPO, 30. Aufl., § 260 Rn. 18).

Nichts anderes gilt wenn wie vorliegend, die Anmelderin im Beschwerdeverfahren ihren Hauptantrag mit geänderten Patentansprüchen weiterverfolgt, und zwar auch dann, wenn die geänderten Ansprüche im Vergleich zu den gemäß Hilfsantrag erteilten beschränkt sind. Dies resultiert aus dem im patentrechtlichen Erteilungsverfahren vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht geltenden Antragsgrundsatz, wonach der Patentanmelder sowohl den Inhalt als auch die Reihenfolge seiner Anträge bestimmt (vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 3, 6, 7, 164 m. N. w.; BGH BlPMZ 2008, 12, 14 (3.a. a. a.) -Informationsübermittlungsverfahren II). Da hier die Anmelderin mit dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrag lediglich die inhaltliche Fassung der darin enthaltenen Patentansprüche und Teile der Beschreibung geändert hat, nicht aber die Reihenfolge ihres Hauptantrags und ihres Hilfsantrag vom 10. Februar 2005, ist das Eventualverhältnis von Haupt- und Hilfsantrag unberührt geblieben. Demnach ist ihr Beschwerdebegehren primär auf die Erteilung eines Patents gemäß -geändertem -Hauptantrag gerichtet und nur wenn dieser erfolglos bleibt, auf den Bestand der in dem angefochten Beschluss erfolgten Erteilung gemäß Hilfsantrag.

2. Die gemäß geändertem Hauptantrag geltenden Patentansprüche sind zulässig und ihre Merkmale in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart (§ 38 PatG).

Die Merkmale 1, 2 und 3 entsprechen dem Merkmalsinhalt des ursprünglichen Anspruchs 1, wobei anstelle des in diesem Zusammenhang unüblichen Begriffes "Methode" auf die hier zutreffende Patentkategorie "Verfahren" abzustellen war.

Merkmal 2.1 mit 2.1.1 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 2, Merkmal 2.1 mit Merkmal 2.1.2 dem ursprünglichen - ebenfalls auf den ursprünglichen Hauptanspruch rückbezogenen - Anspruch 2 als zweiter Alternative zur Prüfung des Vorhandenseins der ersten vertrauenswürdigen Assoziation.

Da die Aufzählung der Verfahrensschritte im nun geltenden Patentanspruch 1 für beide Alternativen abschließend ist, betraf der dem Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle zugrundeliegende Patentanspruch 7 vom 8. März 2004 keine vorteilhafte Weiterbildung des anmeldungsgemäßen Verfahrens, sondern eine vom Fachmann mitgelesene Selbstverständlichkeit, und war deshalb zu streichen.

Der geltende Patentanspruch 5 betrifft ein Terminal zur Durchführung des als erste Alternative im Merkmal 2.1 mit 2.1.1 des geltenden Anspruchs 1 genannten Verfahrens, und schließt insoweit auch die zugehörige Chipkarte ein. Diese musste im Patentanspruch 5 nicht gesondert genannt werden, weil gemäß Merkmal 1 des Anspruchs 1 die Chipkarte bereits eine PIN und eine Chipkarten-ID tragen muss.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 6 betreffen die im Merkmal 2.1 mit 2.1.2 genannte zweite Alternative, und sind den ursprünglichen Ansprüchen 9 und 10 entnommen. Da das Prüfen der vertrauenswürdigen Assoziation sowohl die Chipkarte als auch das Terminal erfordert, konnten die ursprünglichen Ansprüche 9 und 10 - abweichend vom geltenden Anspruch 5 - auch in der Weise zusammengefasst werden, dass die Merkmale des "Terminalanspruchs" 9 in den auf eine Chipkarte gerichteten ursprünglichen Anspruch 10 aufgenommen werden.

Da die ursprünglichen Unterlagen Terminalgeräte und Chipkarten allein im Zusammenhang mit dem Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 offenbaren, war der im ursprünglichen Anspruch 8 für die erste Alternative enthaltene, im ursprünglichen Anspruch 9 bzw. 10 für die zweite Alternative jedoch fehlende Bezug auf die Durchführung der Schritte des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche auch in den geltenden Anspruch 6 aufzunehmen.

Die offensichtliche sprachliche Unvollständigkeit des geltenden Anspruchs 6 hinsichtlich der gemeinsamen Verwendung von Chipkarte und Terminal zur Durchführung des Verfahrens wird vom Fachmann aus seinem Fachwissen ergänzt.

Im Unterschied zum Patentanspruch 5, der die Durchführung der Verfahrensschritte den logischen Schaltungsmitteln im Terminal zuweist, musste im geltenden Anspruch 6 schon im Hinblick auf den geltenden Patentanspruch 7 offenbleiben, ob die Verfahrensschritte im Terminal oder auf der Chipkarte durchgeführt werden.

Im Hinblick auf die beanspruchte Interaktion ist dem Fachmann jedoch schon aus dem Anspruch 6 klar, dass entweder das Terminal oder die Chipkarte das Verfahren durchführen, und dementsprechende Mittel aufweist.

Damit ist eine Lehre beansprucht, deren prägende Merkmale der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 143 -Suche fehlerhafter Zeichenketten), nämlich der Unterdrückung der PIN-Eingabe bei einer Chipkartenanwendung immer dann, wenn eine vertrauenswürdige Assoziation zwischen Chipkarte und Terminal mit den im geltenden Anspruch 1 angegebenen Merkmalen festgestellt wird.

Im geltenden Anspruch 9 war eine schon im ursprünglichen Anspruch 13 enthaltene offensichtliche grammatikalische Unvollständigkeit durch Doppelung der Wortfolge "in einem" zu ergänzen, um den beiden Subjekten "Computer" bzw. "Medium" jeweils einen Bezug zu geben.

Im Unterschied zum Computerprogramm nach Anspruch 8, das über das in Bezug genommene Verfahren weitere nicht genannte - ggf. auch nichttechnische - Anwendungen ausführen kann, und das auf einem geeigneten Computersystem gespeichert ist (vgl. S 16 Abs 2 Satz 1 und 2), versteht der Fachmann unter dem Computerprogrammprodukt gemäß dem geltenden Anspruch 9 ein Computerprogramm, das auf einem computerlesbaren Medium gespeichert ist, welches Medium in einem Computer einsetzbar (d. h. lesbar) ist, sodass der Computer nach dem Lesen der Programmmittel (=Codeteile gemäß Anspruch 8) das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ausführen kann.

Durch die Einbeziehung der Verfahrensmerkmale nach den vorangehenden Verfahrensansprüchen werden diese auch hier zu prägenden Merkmalen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.

3. Der geltende Anspruch 8 (=Anspruch 11 des Hauptantrags vom 10. Februar 2005) betrifft - entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle im Beschluss vom 23. Februar 2005 - kein Datenverarbeitungsprogramm als solches, und fällt damit nicht unter das Patentierungsverbot gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

Denn nach dem Laden des Programms in einen Computer soll dieser die Schritte entsprechend des Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 4 durchführen, bei denen es sich - wie vorangehend dargelegt - um die Lösung eines konkreten technischen Problems handelt.

Diese bilden zweifellos auch die prägenden Merkmale der im Anspruch 8 beanspruchten Lehre (vgl. BGH, a. a. O., 2. Leitsatz - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Denn die darüber hinausgehenden Merkmale, dass ein Programm in einen Computer geladen wird, ist für den Fachmann ebenso selbstverständlich wie die Ausführung dieses Programms nach dem Laden.

Der geltende Anspruch 8 (=Anspruch 11 gemäß Hauptantrag vom 10. Februar 2005) fällt deshalb aufgrund der schon seit 2002 geltenden höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht unter das Patentierungsverbot gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

Dies gilt entsprechend für den geltenden Anspruch 9 (= Anspruch 12 gemäß Hauptantrag vom 10. Februar 2005), da auch dieser auf die Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 abstellt, und darüber hinaus nur Selbstverständlichkeiten von Computersystemen erwähnt (Speichern von Programmittel auf einem Medium, Einsetzen des Mediums usw.).

4. Die beiden im geltenden Anspruch 1 alternativ beanspruchten Verfahren sind gegenüber dem Stand der Technik neu (§ 3 PatG).

Zwar war mit der Ausgabe von Chipkarten zum Abheben von Bargeld und zum Aufladen einer auf einem Chip enthaltenen "elektronischen Geldbörse" an Terminals der Banken schon vor dem Prioritätstag der vorliegenden Anmeldung ein Verfahren zum Betrieb von Chipkartenanwendungen in einem Chipkartenanwendungssystem mit den Merkmalen 1, 2 und 3 des geltenden Anspruchs 1 bekannt. Denn nach dem Einführen der Chipkarte in ein Terminal mit Geldausgabemöglichkeit und Auflademöglichkeit wird dabei zunächst die Berechtigung des Karteninhabers zum Geldabheben und/oder zum Aufladen der im Chip integrierten "elektronischen Geldbörse" an diesem Terminal - und damit das Bestehen einer "vertrauenswürdigen Assoziation" zwischen Chipkarte und Terminal gemäß Merkmal 2

- geprüft, bevor das Chipkartenanwendungsprogramm (Ausgabe von Bargeld oder Aufladen der Geldbörse) ausgeführt wird, wie Merkmal 3 des geltenden Anspruchs 1 allgemein angibt.

Abweichend von den Merkmalen 2.1., 2.1.1 und 2.1.2 erfolgt aber bei diesem bekannten Verfahren die Prüfung der vertrauenswürdigen Assoziation regelmäßig durch Eingabe der PIN dieser Chipkarte.

Auch die vom Senat als im Verfahren genannter nächstkommender Stand der Technik angesehene DE 198 13 206 A1 offenbart mit der dort beschriebenen P-Card nicht mehr als die Merkmale 1, 2 und 3 des Verfahrens gemäß Anspruch 1. Denn für Transaktionen mit Bankkontenbezug wird auch dort die PIN abgefragt (S. 3 Z. 53 bis 57).

Die DE 37 36 190 A1 beschreibt ein Zugriffssteuersystem und -Verfahren für Chipkarten, die von mehreren Nutzern verwendet werden (Zusammenfassung). Statt einer einzigen der Chipkarte zugeordneten PIN wird jedem Nutzer eine eigene Kennnummer zugeordnet (Sp. 2 Z. 61 bis 67, Sp. 5 Z. 23 bis 25), nach deren Eingabe und Prüfung dieser Nutzer eine Nachricht auf die Karte schreiben kann (Sp. 5 Z. 46 bis 50).

Selbst wenn man diese persönlich zugeteilte Kennnummer als eine von mehreren PINs der dortigen Chipkarte ansehen wollte, ist deren Eingabe dort unverzichtbar.

Die anderen, in der mündlichen Verhandlung weder vom Senat noch von der Anmelderin aufgegriffenen Druckschriften zeigen weniger als die vorgenannte deutsche Offenlegungsschrift.

5. Das Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 ergibt sich für den Fachmann nach Ansicht des Senats auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG).

Der Gedanke, dem P-Karteninhaber die Eingabe der PIN nach dem Einführen einer Chipkarte zu Ersparen, ist in der DE 198 13 206 A1 nicht angesprochen. Selbst beim Aufladen der P-Card durch einen Händler gegen Bareinzahlung, d.h. bei einem "Null-Risiko" für diesen, muss sich der Händler durch eine PIN - nämlich seine eigene - autorisieren (vgl. dortigen Anspruch 8), bevor er die Karte laden kann.

Schon um die Mehrfachnutzung abzusichern, ist auch in der DE 37 36 190 A1 die Eingabe der persönlichen Kennnummer unverzichtbar, und eine Unterdrückung dieser Eingabe quasi undenkbar.

Nachdem der Gedanke, in Chipkartenanwendungssystemen auf die übliche PIN-Eingabe als letztem, persönlichen Autorisierungsschritt zu verzichten, dem im Verfahren genannten Stand der Technik fremd ist, kann der Senat auch nicht erkennen, dass der Fachmann aus seinem Fachwissen heraus daran denken würde, die in den Merkmalen 2.1 bis 2.1.1 genannten ID's in der im einzelnen angegeben Weise miteinander zu verknüpfen, und dann unmittelbar und ohne PIN-Eingabe den Zugriff auf das jeweilige Anwendungsprogramm zu erlauben.

Die Patentansprüche 2 bis 4 sind aufgrund ihres Rückbezugs auf den Hauptanspruch jeweils mit diesem gewährbar, die Nebenansprüche 5 bis 9 aufgrund der jeweiligen Einbeziehung der Verfahrensschritte nach einem der vorangehenden (Verfahrens-)Ansprüche.

Die Beschreibung ist an das nun geltende Patentbegehren angepasst.

6. Nachdem die Anmelderin in der Beschwerde mit ihrem - geänderten - Hauptantrag Erfolg hat, und eine Erteilung des nachgesuchten Patents gemäß Hauptantrag unter Aufhebung der Zurückweisung des dem angefochtenen Beschluss zugrundeliegenden Hauptantrags auszusprechen war, war demzufolge auch die Erteilung des Patents gemäß Hilfsantrag aufzuheben (vgl. auch Ziffer 1).

Bertl Dr. Kaminski Kirschneck J. Müllerprö

BPatG:
Beschluss v. 01.02.2010
Az: 19 W (pat) 4/09