Oberlandesgericht Düsseldorf:
Urteil vom 17. Dezember 2015
Aktenzeichen: I-2 U 29/10

(OLG Düsseldorf: Urteil v. 17.12.2015, Az.: I-2 U 29/10)

Tenor

I. Die Berufung gegen das am 21. Januar 2010 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unzulässig abgewiesen wird.

II. Die Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind für die Beklagten wegen ihrer Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

IV. Der Streitwert wird auf 1.250.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Die nach ihrem Vortrag vormals als B GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 21. Juni 2002 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 291 AAA (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen, das auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und vom 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung beruht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 16. Februar 1994. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 87 AAB geführt. Vormalige eingetragene Inhaberin des Klagepatents war die C N.V. (nachfolgend: C). Das Klagepatent ist - während des erstinstanzlichen Verfahrens - am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagepatent betrifft ein analytisches Testgerät. Es war Gegenstand eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens, in dem es vom Europäischen Patentamt in beschränkter Fassung aufrechterhalten wurde. Auf eine von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht das Klagepatent durch Urteil vom 7. Juni 2005 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die Berufung hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung durch Urteil vom 4. November 2008 (X ZR 154/05) abgeändert und das Klagepatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 eine eingeschränkte, einer Selbstbeschränkung entsprechende und hier allein maßgebliche Fassung erhalten hat. Hinsichtlich der Formulierung des Patentanspruchs wird auf die Anlage MBP-A 18, S. 2 f., Bezug genommen.

Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, stellt her und vertreibt Schwangerschaftsfrühtestgeräte. Mit solchen Testgeräten belieferte die Beklage zu 1. unter anderem die D GmbH & Co. KG und die E GmbH. Von einem Muster eines Testgerätes mit der Bezeichnung "Schwangerschaftsdirekttest", mit welchem die Beklagte zu 1. die E GmbH belieferte, hat die Klägerin als Anlagen MPB 16a und 16b die Gebrauchsinformation sowie eine Kopie der Verpackung überreicht (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform).

Die Klägerin ist zunächst nur gegen die D GmbH & Co KG sowie gegen die E GmbH gerichtlich vorgegangen, wobei sie ihre, in Bezug auf beide Gesellschaften jeweils getrennt erhobenen Klagen jeweils mit der Verletzung des Klagepatents sowie zweier weiterer europäischer Patente begründet hat. Das Landgericht hat die Klagen daraufhin abgetrennt, so dass aus den ursprünglichen zwei Ausgangsverfahren sechs getrennte, jeweils ein Schutzrecht betreffende Verfahren hervorgegangen sind, die vor dem Senat nunmehr unter den Aktenzeichen I-2 U 53/04, I-2 U 54/04, I-2 U 87/04 (Verfahren gegen die D GmbH & Co KG) bzw. I-2 U 25/10, I-2 U 33/10 und I-2 U 34/10 (Verfahren gegen die E GmbH) geführt werden. Nachdem die E GmbH in den gegen sie gerichteten Verfahren erklärt hatte, dass sie von der hiesigen Beklagten zu 1. mit den streitgegenständlichen Produkten beliefert werde, hat die Klägerin die Klage in jedem der gegen die E GmbH gerichteten Verfahren - jeweils gestützt auf das dem jeweiligen Verfahren zu Grunde liegende Klagepatent - mit Schriftsatz vom 6. August 2004 auf die hiesigen Beklagten erweitert. Die gegen die hiesigen Beklagten geführten Parallelverfahren werden vor dem Senat unter den Aktenzeichen I-2 U 30/10 und I-2 U 31/10 geführt. Die Zustellung der klageerweiternden Schriftsätze erfolgte in den die Beklagten betreffenden Parallelverfahren am 23. Oktober 2004 (Verfahren I-2 U 30/10) bzw. am 3./4 November 2004 (Verfahren I-2 U 31/10). Im vorliegenden Verfahren ist lediglich die Zustellung des parteierweiterten Schriftsatzes am 20. April 2009 dokumentiert (vgl. Bl. 237 GA).

Die Klägerin sieht in dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat die Beklagten deshalb nach teilweiser Klagerücknahme in erster Instanz zuletzt auf Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit vom 2. November 2002 bis zum 26. April 2008 in Anspruch genommen und die Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits in Bezug auf den bis zum Ablauf des Klagepatents zudem geltend gemachten Unterlassungsanspruch begehrt. Sie - die Klägerin - sei insgesamt aktivlegitimiert. C habe ihr neben dem Klagepatent und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr - der C - zustehenden Schadensersatzansprüche übertragen.

Die Beklagten, die um Klageabweisung gebeten haben, haben erstinstanzlich die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede gestellt und einen Verstoß gegen § 145 PatG gerügt. Zudem haben sie hilfsweise die Einrede der Verjährung erhoben.

Mit Urteil vom 21. Januar 2010 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

Die Klage sei zulässig. Der von den Beklagten nach § 145 PatG erhobene Einwand greife nicht durch. Insoweit fehle es bereits an einer "weiteren Klage" im Sinne dieser Vorschrift. Denn die Klageerweiterung mit Bezug auf das hiesige Klagepatent und die hiesigen Beklagten sei in dem parallelen Rechtsstreit gegen E (Az.: I-2 U 33/10) erfolgt, so dass es bereits an der erforderlichen Personenidentität fehle.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung sei zulässig, aber unbegründet. Die Schutzdauer des Klagepatents sei am 26. April 2008 und damit vor der am 20. April 2009 erfolgten Zustellung der Klage abgelaufen. Eine Feststellung der Erledigung scheide aus, wenn das erledigende Ereignis - wie hier - zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit eintrete. Etwas anderes ergebe sich auch nicht, wenn man dem Grundgedanken des § 167 ZPO folge, da die Voraussetzungen der zeitlichen Grenze dieser Norm ("demnächst") vorliegend nicht erfüllt seien.

Soweit die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie damit im Zusammenhang Rechnungslegung begehre, sei die Klage unbegründet. Insoweit könne nicht festgestellt werden, dass die Klägerin über die hierfür notwendige Berechtigung der genannten Ansprüche verfüge. Die Kammer vermöge nicht festzustellen, dass die Klägerin materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen sei. Es sei nicht zu erkennen, dass die die Patentübertragungsvereinbarung unterzeichnenden Personen vertretungsbefugt gewesen seien. Da die Klägerin damit eine materiellrechtliche Berechtigung an dem Klagepatent nicht nachgewiesen habe, sei die auf Schadensersatz und Rechnungslegung gerichtete Klage abzuweisen gewesen. Der Anspruch auf Auskunft gemäß § 140b PatG sei schließlich verjährt.

Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 4. März 2010 Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Schadensersatz- und Rechnungslegungsbegehren sowie ihr Begehren auf Feststellung der Erledigung weiter verfolgt.

Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht im Wesentlichen geltend:

Ihr könne nicht zum Nachteil gereichen, dass die Klage zunächst nicht zugestellt worden sei. Insoweit sei von einer Rückwirkung der Zustellung gemäß § 167 ZPO auszugehen. Insbesondere sei die Zustellung auch "demnächst" im Sinne dieser Vorschrift erfolgt. Verzögerungen im Zustellungsverfahren, die durch eine fehlerhafte Sachbehandlung des Gerichts verursacht seien, seien ihr nicht zuzurechnen. Unabhängig davon sei im Hinblick auf die Zustellung auch spätestens mit der durch die Beklagten mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2005 erhobenen Streitwertbeschwerde von einer Heilung nach § 295 ZPO auszugehen. Schließlich müsse auch von einer Heilung nach § 189 ZPO ausgegangen werden. Der dafür erforderliche Zugang des zuzustellenden Schriftstücks an die Beklagten sei spätestens in den ersten beiden Januarwochen 2005 erfolgt, nachdem die Kanzlei F Akteneinsicht in die vorliegende Akte beantragt und ihr die Akte daraufhin übermittelt worden sei. Der sachbearbeitende Rechtsanwalt habe die ihm unstreitig übermittelte Klageschrift nebst Anlagen entsprechend seiner anwaltlichen Verpflichtungen selbstredend unverzüglich an die Beklagten weitergeleitet.

Vor diesem Hintergrund habe sich der Rechtsstreit durch den Zeitablauf des Klagepatents erledigt. Zudem seien Ansprüche der Klägerin auch nicht verjährt.

Zu Unrecht habe das Landgericht die gegen die Beklagten gerichtete Klage in Bezug auf das Schadensersatz- und Rechnungslegungsbegehren schließlich mit der Begründung abgewiesen, es sei nicht feststellbar, dass sie - die Klägerin - materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen sei.

Schließlich habe die Klägerin zum Vorliegen einer Patentverletzung substantiiert vorgetragen. Dem seien die Beklagten erstinstanzlich nicht entgegen getreten. Das Bestreiten einer Verletzung des Klagepatents in der Berufungsinstanz sei dementsprechend verspätet.

Die Klägerin beantragt,

I. das Urteil des Landgerichts abzuändern;

II. die Beklagten zu verurteilen, ihr - der Klägerin - darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 26. April 2008

in der Bundesrepublik Deutschland

analytische Testgeräte, umfassend

einen trockenen porösen Träger,

ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten,

welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher im feuchten Zustand nicht beweglich ist,

in trockenem Zustand in einer Zone stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz,

welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt wird, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann,

bei denen der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten sind,

das Gehäuse aus feuchtigkeitsdurchlässigen festem Material aufgebaut ist,

der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf dem porösen Träger aufgebracht werden kann,

das Gehäuse Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist,

der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist,

das markierte Reagenz in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist,

die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,

hergestellt hat, angeboten hat, in den Verkehr gebracht hat oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen hat, und zwar unter Angabe

(a) der Herstellungsmengen und -zeiten der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise

und/oder

der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise;

(b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

(c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, und -preisen und Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

(d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

(e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu (a) und (b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen haben,

im Antrag zu II. (a) und (b) die Verkaufsstellen, Einkaufs- und Verkaufspreise nur für die Zeit ab dem 30. April 2006 anzugeben sind

und den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten gesamtschuldnerisch trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

III. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen,

der der C N.V. durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 begangenen Handlungen und der der Klägerin durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26.April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird;

IV. den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrages für erledigt zu erklären mit der Maßgabe, dass sich der Unterlassungsanspruch auf Erzeugnisse gemäß den Merkmalen des vorstehenden Klageantrages II. bezogen hat,

sowie hilfsweise für den Fall, dass der Senat von einer teilweisen Verjährung der geltend gemachten Ansprüche ausgeht:

die Angaben zu Ziff. II. (d) und (e) nur für die Zeit vom 1. Januar 2006 bis zum 26. April 2008 zu machen sind

und es unter Ziffer III. heißt:

"festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen,

der der C N.V. durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 begangenen Handlungen und der der Klägerin durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird,

wobei sich die Schadenersatzpflicht für die vor dem 1. Januar 2006 begangenen Handlungen auf die Herausgabe dessen beschränkt, was die Beklagten durch die Benutzung des europäischen Patents 0 291 AAA auf Kosten der C N.V. (für die in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 begangenen Handlungen) und der Klägerin (für die ab dem 21. Mai 2002 begangenen Handlungen) erlangt haben."

Die Beklagten beantragen,

die Berufung als unzulässig, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen.

Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil.

Zu Recht habe das Landgericht eine Erledigung des Rechtsstreits ebenso verneint wie Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunftserteilung und Rechnungslegung.

Unabhängig davon bestünden die von der Klägerin mit der Berufung weiter verfolgten Ansprüche auch deshalb nicht, weil es an einer Verletzung des Klagepatents fehle.

Die Klägerin tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Zulässigkeit der Klage steht die durch die Beklagten erhobene Einrede aus § 145 PatG als Prozesshindernis entgegen.

1.

Die Berufung ist zulässig.

a)

Klägerin ist nach wie vor diejenige Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach schweizerischem Recht, die ursprünglich unter der Firma "B GmbH" im Handelsregister eingetragen war. Mit der Änderung in "G GmbH" hat sie nur ihren Namen geändert, ohne dass an ihre Stelle eine andere Rechtspersönlichkeit getreten ist. Der von der Klägerin vorgelegte Handelsregisterauszug (Anlage LS-A 46) gibt die neue und die bisherige Firma der Klägerin und darüber hinaus dieselbe Firmennummer an, unter der auch die B GmbH im Handelsregister geführt worden ist. Hinweise auf eine Änderung der Rechtsperson finden sich nicht. Es gibt auch keine anderen Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert. Im Handelsregisterauszug (vgl. Anlage LS-A 46) werden an verschiedenen Stellen Statuten, die Konzernmutter als Gesellschafterin, ehemalige Gesellschafter und die Gesellschaftszwecke erwähnt; dies alles setzt voraus, dass die Gesellschaft als solche errichtet worden ist und noch besteht, solange ihre Auflösung nicht im Handelsregister vermerkt ist. Überdies hat die Klägerin als Anlage LS-A 49 u.a. Steuerrechnungen des Kantons Zug vorgelegt, die voraussetzen, dass sie als Rechtssubjekt und Gesellschaft des Schweizer Kantons Zug registriert ist. Auch die Patentbehörden sind von der Existenz der Klägerin als Rechtsperson ausgegangen, anderenfalls hätten sie das Klageschutzrecht nicht im Patentregister auf sie umgeschrieben. Dass sich - wovon der Senat in seinem Zwischenurteil vom 20. Dezember 2012, mit dem er der Klägerin die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufgegeben hat - an der im Handelsregister angegebenen Adresse weder der Verwaltungssitz der Klägerin noch eine zustellungsfähige Anschrift befinden mag, zwingt nicht zu dem Schluss, dass das Handelsregister dann auch den Status der Klägerin als existierende Rechtspersönlichkeit nicht belegt. Konkrete Umstände, aus denen das gefolgert werden müsste, legen auch die Beklagten nicht dar. Davon, dass die Klägerin auch heute noch im Handelsregister eingetragen ist, hat sich der Senat im Übrigen durch einen Blick in das elektronische Handelsregister des Kantons Zug überzeugt. Dies bestätigt im Übrigen auch der vom Kläger im letzten Verhandlungstermin vorgelegte Handelsregisterauszug.

b)

Der Zulässigkeit der Berufung steht auch nicht die durch E im Parallelverfahren behauptete fehlende Parteifähigkeit der Klägerin entgegen. Unabhängig davon, ob die Klägerin tatsächlich parteifähig ist, führt selbst eine mangelnde Parteifähigkeit nicht zur Unzulässigkeit der von ihr eingelegten Berufung gegen das landgerichtliche Urteil (BGH, Beschl. v. 31. Mai 2010, Az.: II ZB 9/09 = NJW 2010, 3100).

Die rechtliche Existenz und damit die Parteifähigkeit jeder an einem Rechtsstreit beteiligten Partei ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Lage des Verfahrens, auch in den Rechtsmittelinstanzen, von Amts wegen zu prüfen ist (§ 56 Abs. 1 ZPO) und ohne die ein Sachurteil nicht ergehen darf (BGHZ 159, 94, 98; 134, 116, 118). Legt eine parteiunfähige Partei gegen ein vorinstanzlich ergangenes Sachurteil Rechtsmittel ein, stellt sich für das Rechtsmittelgericht die Frage der Parteifähigkeit gleichviel, ob der Rechtsmittelführer seine Parteiunfähigkeit geltend macht oder eine andere für ihn günstigere Sachentscheidung erstrebt. Dem mit dem Rechtsmittel verfolgten Rechtsschutzziel kommt insoweit keine Bedeutung zu, weil die Parteifähigkeit als Prozessvoraussetzung der Parteidisposition entzogen ist, die rechtsmittelführende Partei mithin den Erlass eines Sachurteils nicht mit rechtlicher Bindungswirkung hinnehmen kann. Ergeben sich in der Rechtsmittelinstanz Zweifel an der Parteifähigkeit, ist die Partei nach den allgemein anerkannten Grundsätzen für die Klärung der Zweifel als parteifähig zu behandeln, was die Zulässigkeit des Rechtsmittels zur Folge hat. Die Zuordnung der Entscheidung über die Parteifähigkeit zur Begründetheit des Rechtsmittels trägt dem Charakter der Parteifähigkeit als für den gesamten Rechtsstreit bedeutsamen Sachurteilsvoraussetzung Rechnung und eröffnet einen prozessual einfachen Weg zur Korrektur des in der Vorinstanz fehlerhaft ergangenen Sachurteils. Hierfür besteht auch dann ein Bedürfnis, wenn das Sachurteil für und gegen eine nicht existente Partei ergeht und deshalb keine Rechtswirkungen entfaltet. Aus diesem Grund ist anerkannt, dass auch solche wirkungslosen Urteile durch Rechtsmittel beseitigt werden können (BGH, WM 1994, 1212, 1213; OLG Hamburg, MDR 1976, 845; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., vor § 50 Rz. 11 und § 56 Rz. 14; MünchKommZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 50 Rz. 6).

c)

Es kann dahinstehen, ob die Klägerin vor dem Landgericht zuletzt auch eine Verurteilung der Beklagten unter dem Gesichtspunkt des Herstellens der angegriffenen Ausführungsform begehrt hat. Jedenfalls liegen die Voraussetzungen einer Klageerweiterung in der Berufungsinstanz vor. Die Beklagten haben einer solchen Klageerweiterung zwar nicht zugestimmt, der Senat hält sie jedoch für sachdienlich im Sinne des § 533 Nr. 1 ZPO. Die Sachdienlichkeit setzt voraus, dass ein ansonsten drohender neuer Rechtsstreit vermieden wird und der bisherige Streitstoff erster Instanz verwendet werden kann. Dies ist hier ohne Weiteres der Fall, nachdem die Klägerin ihre gegen die Beklagten gerichtete Klage gerade damit begründet hat, diese würden die angegriffene Ausführungsform herstellen und an E ausliefern. Damit kann die erweiterte Klage auch auf Tatsachen gestützt werden, die der Senat nach§ 529 ZPO ohnehin berücksichtigen muss (vgl. § 533 Nr. 2 ZPO).

2.

Die Berufung hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Der Zulässigkeit der Klage steht die durch die Beklagten erhobene Einrede aus § 145 PatG als Prozesshindernis entgegen.

a)

Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Kläger gegen den Beklagten wegen identischer oder zumindest gleichartiger angegriffener Ausführungsformen zwei jeweils auf unterschiedliche Patente gestützte Klagen - die Ausgangs- und die Folgeklage - rechtshängig macht (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, Patentrechtskommentar,4. Aufl., § 145 PatG Rz. 4). § 145 PatG soll verhindern, dass ein Beklagter wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehrfach von demselben Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Eine erneute Klage ist unzulässig, und zwar unabhängig davon, ob sie auf dasselbe oder auf ein anderes Patent gestützt wird. Der Patentinhaber wird damit im Ergebnis daran gehindert, die Rechte aus ihm zustehenden weiteren Patenten gegenüber dem Beklagten geltend zu machen (BGH, GRUR 1989, 187, 188 - Kreiselegge II). Diese Regelung ist - entgegen einer in der Literatur geäußerten Auffassung (Stjerna, Die Konzentrationsmaxime des § 145 PatG, S. 161ff.; ders., GRUR 2007, Seite 17, 20f.) - verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, sofern sie mit der gebotenen Rücksicht auf die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers ausgelegt und angewendet wird (BGH, GRUR 2011, 411, 413 - Raffvorhang). Soweit die praktischen Auswirkungen des "Zwangs zur Klagekonzentration" in der Vergangenheit kritisiert wurden (vgl. etwa Stjerna, GRUR 2007, 194), war im Regierungsentwurf des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 10.12.2008, BT-Drucks. 16/11339, S. 21f.) ursprünglich vorgesehen, § 145 PatG aufzuheben. Dieser Vorschlag erhielt auf eine Empfehlung des Rechtsausschusses, der sich für eine Beibehaltung dieser Vorschrift ausgesprochen hatte (BT-Drucks. 16/13099), aber im Bundestag keine Mehrheit (Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 1). Dementsprechend ist § 145 PatG Gesetz geblieben und somit zu beachten.

b)

Dies vorausgeschickt haben die Beklagten die Einrede nach § 145 PatG mit Erfolg erhoben.

(a)

Die Klägerin hat mit Schriftsätzen vom 6. August 2004 ihre ursprünglich gegen E (Az.: I-2 U 25/10; I-2 U 33/10 und I-2 U 34/10) gerichteten Klagen aus den Klagepatenten I bis III jeweils auf die (hiesigen) Beklagten erweitert. Dass die drei, gegen die Beklagten jeweils aus einem anderen Patent erhobenen Klagen zumindest gleichartige Handlungen im Sinne von § 145 PatG betreffen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen der Herstellung und dem Vertrieb der gleichen angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch.

(b)

Die vorliegende Klage stellt auch eine "weitere Klage" im Sinne von § 145 PatG dar.

§ 145 PatG setzt voraus, dass die Ausgangsklage erhoben, also rechtshängig gemacht wurde. Das geschieht entweder im Wege der Zustellung der Klageschrift nach § 253 Abs. 1 ZPO oder, wenn der Verletzungsanspruch erst später im Wege einer Klageerweiterung oder einer Widerklage geltend gemacht wird, durch Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes oder Antragstellung in der mündlichen Verhandlung, §§ 261 Abs. 2, 297 ZPO (Fitzner/Hennig/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 7). Nach dem Wortlaut des § 145 ZPO ("... erhoben hat ...") darf die Rechtshängigkeit der Folgeklage zwar an sich erst nach Erhebung der Ausgangsklage eintreten. Nach zutreffender, vom erkennenden Senat geteilter Auffassung kommt es für die Anwendung des § 145 PatG jedoch auf ein solches zeitliches Nacheinander von Ausgangs- und Folgeklage nicht zwingend an. Vielmehr muss die Vorschrift nach ihrem Schutzzweck, den Beklagten vor den kostenrechtlichen Gefahren einer Geltendmachung verschiedener Patente in mehreren Verletzungsverfahren zu schützen (Fitzner/Hennig/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 2), auch dann eingreifen, wenn zwei oder mehrere Klagen wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung gegen einen Beklagten nicht nacheinander, sondern zeitgleich erhoben werden (vgl. Fitzner/Hennig/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 7; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 145 PatG Rz. 3; Stjerna, GRUR 2007, 194, 196). Auch in dieser Situation ist der Schutzzweck des § 145 PatG gleichermaßen betroffen und daher die Konzentration aller einschlägigen Patente in einem einheitlichen Rechtsstreit geboten (Stjerna, a.a.O.). In einem solchen Fall sind allerdings nicht alle Klagen unzulässig. Vielmehr ist dem Beklagten ein Wahlrecht zuzubilligen, gegenüber welcher der Klagen er sich auf die Einrede nach § 145 PatG berufen will (Fitzner/Hennig/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 7).

Unterstellt man zu Gunsten der Klägerin, dass ihre klageerweiternden Schriftsätze, mit denen sie auch die Beklagten des vorliegenden Rechtsstreits in den drei Ausgangsverfahren jeweils wegen Verletzung des dortigen Klagepatents in Anspruch genommen hat, den Beklagten gleichzeitig zugestellt worden sind, haben die Beklagten dieses Wahlrecht hier zu Gunsten des vorliegenden Verfahrens ausgeübt, indem sie sich zunächst ausschließlich hier auf einen Verstoß gegen die Konzentrationsmaxime berufen haben.

Darüber hinaus ist den Beklagten der klageerweiternde Schriftsatz vom 6. August 2004, mit dem die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des hiesigen Klagepatents in Anspruch genommen hat, tatsächlich auch erst zeitlich nach der Zustellung der klageerweiternden Schriftsätze vom 6. August 2004 in den beiden anderen Ausgangsverfahren zugestellt worden, so dass die Rechtshängigkeit der vorliegenden Klage - wie vom Wortlaut des § 145 PatG gefordert - erst nach Erhebung der beiden anderen Klagen eintreten ist. Denn die Zustellung der klageerweiternden Schriftsätze erfolgte in den beiden anderen Ausgangsverfahren am 23. Oktober 2004 (Verfahren I-2 U 30/10) bzw. am 3./4. November 2004 (Verfahren I-2 U 31/10), während den Beklagten der klageerweiternde Schriftsatz im vorliegenden Verfahren erst am20. April 2009 zugestellt wurde. Dass der Schriftsatz vom 6. August 2004 den Beklagten vor dem 20. April 2009 zugestellt wurde, lässt sich der Akte nicht entnehmen.

Soweit sich die Klägerin - im anderen Zusammenhang - auf eine Heilung der fehlenden Zustellung nach § 295 ZPO durch die Erhebung der Streitwertbeschwerde beruft, kommt eine Solche hier nicht in Betracht. Zwar ist eine Heilung auch bei einer unterbliebenen oder unwirksamen Zustellung denkbar, wenn es zu einer mündlichen Verhandlung kommt und der Beklagte auf die Zustellung verzichtet oder rügelos verhandelt (BGHZ 25, 66, 72 = NJW 1957, 1517; BGH, NJW 1972, 1373; 1984, 926; Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl., § 253 Rz. 26a). Von einem derartigen rügelosen Einlassen kann aber keine Rede sein, nachdem die Beklagtenvertreter bereits vor Erhebung der Streitwertbeschwerde mit Schriftsatz vom 14. Januar 2005 auf die fehlende Zustellung hingewiesen hatten und ihr diesbezügliches Vorbringen auch danach wiederholt haben. Aus diesem Grund scheidet insbesondere auch ein konkludenter Verzicht auf die Zustellung aus. Darüber hinaus kann, wenn eine Klage nicht zugestellt worden ist, auch nur eine Heilung ex nunc eintreten (Zöller/Greger, a.a.O., § 295 Rz. 10 und § 253 Rz. 26a m. w. Nachw.), so dass eine Heilung hier in jedem Falle erst nach der Zustellung der klageerweiternde Schriftsätze in den beiden Parallelverfahren eingetreten wäre.

Die Klägerin kann sich schließlich auch nicht mit Erfolg auf eine Heilung nach§ 189 ZPO berufen. Nach dieser Regelung gilt ein unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangenes Dokument in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem es der Person, an die die Zustellung dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte, tatsächlich zugegangen ist. Die Heilung von Mängeln, die bei der Ausführung der Zustellung unterlaufen sind, soll nach dem Willen des Gesetzgebers von Gesetzes wegen eintreten, wenn der Zustellungszweck erreicht ist (BGH, NJW 1989, 1154 m.w.N.). Aus dem Wortlaut des § 189 ZPO, wonach es sich um ein Dokument handeln muss, das "der Person, an die die Zustellung dem Gesetz gemäß gerichtet war oder gerichtet werden konnte€ zugegangen ist, folgt das Erfordernis, dass das Gericht eine förmliche Zustellung mit Zustellungswillen bewirken wollte (vgl. BGH, NJW 2003, 1192; NJW 2003, 1192; NJW-RR 2011, 417, Zöller/Stöber, a.a.O., § 189 Rz. 2; Musielak/Voit/Wittschier, ZPO, 23. Aufl., § 189 Rz. 2). Daran fehlt es hier. Anhaltspunkte dafür, dass das Landgericht die Klage im Rahmen der Übersendung zur Akteneinsicht an die Beklagtenvertreter, auf die die Klägerin in diesem Zusammenhang abstellen will, zustellen wollte, sind nicht ersichtlich. Insbesondere lässt sich eine solche Intention auch nicht der Akte entnehmen. Im Übrigen wäre der klageerweiternde Schriftsatz vom 6. August 2004 den Beklagten auch insoweit erst nach der Zustellung der klageerweiternden Schriftsätze in den beiden anderen Verfahren tatsächlich zugegangen.

(c)

Dass die Klägerin die gegen die Beklagten gerichteten Klagen jeweils im Wege der Parteierweiterung im Rahmen der (Ausgangs-)Verfahren gegen E erhoben hat, steht einer Anwendung von § 145 PatG nicht entgegen. Zwar ist die Einführung eines weiteren Patents in den Ausgangsprozess im Wege der Klageerweiterung keine Folgeklage im Sinne von § 145 PatG (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 2; Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, a.a.O., Rz. 10). Damit gemeint ist jedoch (nur) die Erweiterung der Klage gegen denselben Beklagten um ein weiteres Schutzrecht. Darum geht es im vorliegenden Fall nicht. Denn die Klägerin hat nicht die Verfahren gegen E um ein weiteres Schutzrecht erweitert, sondern die Klage auf weitere Parteien - die hiesigen Beklagten zu 1. und 2. - erweitert. Für die Beklagten zu 1. und 2., deren Schutz § 145 PatG wie bereits ausgeführt dient, macht es keinen Unterschied, ob die Klägerin drei neue, jeweils auf ein einzelnes Patent gestützte Klagen erhebt oder wie hier drei selbstständige Verfahren jeweils auf die Beklagten zu 1. und 2. erweitert. In beiden Fällen sehen sich die Beklagten von Anfang an drei selbstständigen Klagen wegen derselben Handlung (der Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland) gegenüber. Gerade dies will § 145 PatG jedoch verhindern.

(d)

Vor diesem Hintergrund steht es einer Anwendung von § 145 PatG auch nicht entgegen, dass die drei, E betreffenden Verfahren ursprünglich aus einer Klage hervorgegangen sind, welche das Landgericht vor der Erweiterung der Klage auf die Beklagten nach § 145 ZPO aufgetrennt hat (zur Frage der Vereinbarkeit der Abtrennung mit § 145 PatG vgl. Senat, Urt. v. 03.09.2009, Az.: I-2 U 48/07 = BeckRS 2009, 25531; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 3 m. w. N.; Nieder, GRUR 2010, 402; Stjerna, GRUR 2010, 964). Die Klägerin war nicht gezwungen, ihre Ansprüche im Wege der Parteierweiterung in den Verfahren gegen E geltend zu machen. Hätte sie eine neue Klage gegen die Beklagten erhoben, hätte sie mit einer einheitlichen Klage aus allen Patenten gegen die Beklagten vorgehen müssen. Denn § 145 PatG erfasst - wie der Senat bereits im Einzelnen ausgeführt hat - nicht nur nacheinander erhobene Klagen, sondern auch solche, die nebeneinander angestrengt werden (vgl. Stjerna, GRUR 2007, 294, 196; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 3). Ist dem so, besteht keine Veranlassung, den vorliegenden Fall anders zu behandeln. § 145 PatG soll die Beklagten vor den kostenrechtlichen Gefahren einer Geltendmachung verschiedener Patente in mehreren Verletzungsverfahren schützen (Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 2). Diese Gefahr besteht jedoch unabhängig davon, ob die Klageerhebung gegen einen neuen Beklagten im Wege einer neuen Klage oder durch eine Parteierweiterung in einem bereits anhängigen Rechtsstreit erfolgt. In beiden Fällen geht die Klägerin aus mehreren Patenten in getrennten Verfahren gegen die Beklagten vor, so dass sich die Beklagten von Anfang an (und nicht erst aufgrund einer durch das Gericht vorgenommenen Trennung der gegen sie gerichteten Klagen) wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehreren Klagen aus verschiedenen Patenten gegenüber sehen. Allein die Möglichkeit der späteren Trennung der gegen die Beklagten erhobenen Klage führt unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks der Konzentrationsmaxime nicht dazu, dass die Klägerin von vornherein ihre mehreren Ansprüche in getrennten Verfahren geltend machen dürfte (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 3).

(e)

Soweit § 145 PatG schließlich voraussetzt, dass die Klägerin das der Folgeklage zugrundeliegende Patent schuldhaft nicht bereits in der Ausgangsklage geltend gemacht hat, ist auch diese Voraussetzung hier erfüllt. Ausreichend ist insoweit jede Form des Verschuldens i.S.v. § 276 BGB, also insbesondere auch leichte Fahrlässigkeit (BGH, GRUR 1989, 187, 188 - Kreiselegge II; Fitzner/Lutz/Bodewig/Kircher, a.a.O., § 145 PatG Rz. 17; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 7; Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 145 Rz. 22). Die Klägerin trägt die Beweislast dafür, dass sie kein Verschulden trifft (Grabinski/Zülch, a.a.O.; Schulte/Kühnen/Voß, a.a.O.). Gründe, weshalb es der Klägerin unmöglich oder zumindest unzumutbar gewesen sein soll, aus den Klagepatenten I bis III gegen die Beklagten mit einer Klage vorzugehen, hat die Klägerin weder vorgetragen noch sind diese ersichtlich. Insbesondere stellt allein der Umstand, dass die Verfahren gegen E bereits abgetrennt waren, ebenso wenig wie die mögliche Erwartung der Klägerin, dass auch die Verfahren gegen die hiesigen Beklagten nach den einzelnen Klagepatenten aufgetrennt werden, wie bereits ausgeführt keinen solchen Grund dar, denn dies würde dem Sinn und Zweck von § 145 PatG zuwiderlaufen (Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 145 PatG Rz. 3 a.E.).

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

X Y Z

OLG Düsseldorf:
Urteil v. 17.12.2015
Az: I-2 U 29/10