Oberlandesgericht Karlsruhe:
Urteil vom 14. Mai 2008
Aktenzeichen: 6 U 95/07

(OLG Karlsruhe: Urteil v. 14.05.2008, Az.: 6 U 95/07)

Zur Haftung eines Patentanwalts und eines Rechtsanwalts für die fehlerhafte Beratung eines wegen Patentverletzung abgemahnten MandantenRechtskräftig durch Zurückweisung der NZB durch Beschluss des BGH vom 30.08.2010 - X ZR 126/08

Tenor

1. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 17.04.2007 - 2 O 121/06 - wird zurückgewiesen.

2. Von den Kosten des Berufungsrechtszugs tragen die Beklagten als Gesamtschuldner 55 %, der Beklagte zu 1 weitere 15 % und der Beklagte zu 2 weitere 30 %.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

Der Kläger nimmt den Beklagten zu 1, einen Rechtsanwalt, und den Beklagten zu 2, einen Patentanwalt, wegen anwaltlicher Fehlberatung auf Schadensersatz in Anspruch. Die Beklagten haben den Kläger außergerichtlich beraten und ihn in einem Prozess vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf vertreten.

Der Kläger ist Geschäftsführer der A. GmbH. Das inzwischen von dieser Gesellschaft betriebene Unternehmen wurde zu Beginn der gerichtlichen Auseinandersetzungen vor dem Landgericht Düsseldorf noch vom Kläger persönlich geführt. Das Unternehmen beschäftigt sich u.a. mit der Herstellung und dem Vertrieb von Anlagen zur Durchführung von Verfahren zur elektrochemischen Bearbeitung von Metallen (ECM-Verfahren).

Der Kläger hat im Jahr 2000 von der M. AG den Auftrag für den Bau von zwei ECM Durchflusskalibrierungsanlagen erhalten. Mit Schreiben vom 30.01.2001 wandte sich die E. GmbH an den Kläger und wies darauf hin, dass ihre Muttergesellschaft, die E. Corp., USA, Inhaberin der Patente US-PS `949, EP `887 B 1 (im folgenden: Widerklagepatent), EP `057 und EP `009 sei und man Anhaltspunkte dafür haben, dass der Kläger daran interessiert sei, Technologien zu nutzen, die diese Patente tangierten. Der Kläger wandte sich daraufhin an den Beklagten zu 2. Am 12.03.2001 fand ein Beratungsgespräch statt. Mit Schreiben vom 13.03.2001 teilte der Beklagte zu 2 dem Geschäftsführer der E. GmbH mit, das vom Kläger entwickelte Verfahren mache nach vorläufiger Überprüfung von den Schutzrechten keinen Gebrauch. Das Verfahren des Klägers sei technisch anders, weil eine Messung der Masseänderung erfolge, während beim patentierten Verfahren eine Messung der Druckänderung erfolge, wodurch eine Volumenmessung stattfinde. Die Verfahren seien nur insofern gleich, dass jeweils ein konstanter Vordruck erzeugt werde.

Mit Schreiben vom 28.09.2001 (Anlage K 2) wandte sich die E. GmbH an die M. AG und wies darauf hin, dass nach ihrer Auffassung die von der M. AG beim Kläger bestellte Anlage mit mindestens einem ihrer vier Patente kollidieren werde. Die M. AG wandte sich deshalb am 04.10.2001 an den Kläger. Daraufhin kam es am 10.10.2001 zu einem Gespräch zwischen dem Kläger und beiden Beklagten. In einer an den Beklagten zu 1 gerichteten Stellungnahme vom 11.10.2001 wird unter dem Briefkopf der Patentanwaltssozietät des Beklagten zu 2, unterschrieben von Patentanwalt Dr. M., ausgeführt, das vom Kläger benutzte Verfahren falle nicht unter die Schutzrechte, auf die sich E. GmbH berufe. Mit Schreiben vom gleichen Tag mahnte der Beklagte zu 1 die E. GmbH wegen deren Schreiben an die M. AG ab. Am 12.10.2001 übermittelte er im Nachgang zu der Abmahnung die erwähnte Stellungnahme. Mit Schreiben vom 15.10.2001 forderte der Beklagte zu 1 von der E. GmbH die Erklärung, dass die Anlage des Klägers keines der vier Schutzrechte verletze.

Unter dem 16.10.2001 stellte der Beklagte zu 1 für den Kläger Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die E. GmbH und deren Geschäftsführer. Diesem Antrag war eine eidesstattliche Versicherung des Klägers vom gleichen Tag beigefügt, wegen deren Inhalt auf die Anlage K 8 Bezug genommen wird. Mit Beschluss vom 02.11.2001 untersagte das LG Düsseldorf antragsgemäß der E. GmbH und deren Geschäftsführer, gegenüber potentiellen und gegenwärtigen Kunden des Klägers die Behauptung aufzustellen, eines der vier erwähnten Schutzrechte werde verletzt, wenn die ECM-Anlage des Klägers in Deutschland zum Einsatz gelange. Am 19.12.2001 gaben die Antragsgegner dieses Verfügungsverfahrens eine Abschlusserklärung ab.

Mit Schreiben vom 19.10.2001 wandte sich der Beklagte zu 1 an die M. AG und teilte mit, die gemeinsame Prüfung durch ihn und die Kanzlei des Beklagten zu 2 habe ergeben, dass die Anlage des Klägers zweifelsfrei keines der vier Schutzrechte verletze, auf die sich E. GmbH berufe.

Mit Schriftsatz vom 02.11.2001 reichte der Beklagte zu 1 für den Kläger beim LG Düsseldorf eine negative Feststellungsklage ein mit folgendem Antrag:

Es wird festgestellt, dass damit, dass die ECM-Anlage des Klägers in Deutschland zum Einsatz gelangt, keines der folgenden Patente verletzt wird:

- [folgt Aufzählung der vier erwähnten Patente]

Die Beklagte beantragte mit Schriftsatz vom 28.01.2002 Klageabweisung und erhob, gestützt auf das europäische Patent `877, Widerklage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadensersatz.

Am 03.09.2002 wurde vor dem LG Düsseldorf der Haupttermin durchgeführt, in dem Verkündungstermin auf den 17.10.2002 bestimmt wurde.

Mit Schriftsatz vom 23.09.2002 reichte der Beklagte zu 1 eine Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Widerklagepatents ein mit dem Antrag:

Das Patent DE `552 wird insoweit für nichtig erklärt, als das Patent für die Ansprüche 4 und 5 erteilt wurde.

Eine Kopie der Nichtigkeitsklage wurde dem Kläger übermittelt. In das Verfahren vor dem LG Düsseldorf wurde die Nichtigkeitsklage nicht eingeführt.

Nachdem das BPatG dem Beklagten zu 1 zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme zum Streitwert der Nichtigkeitsklage gegeben hatte, übermittelte es ihm eine Kostenrechnung. Der Beklagte zu 1 schickte diese dem Kläger mit Schreiben vom 05.11.2002, in dem es u.a. heißt:

Wir empfehlen, die Entscheidung noch zurück zu stellen, ob die Patentnichtigkeitsklage durchgeführt werden soll und zunächst abzuwarten, wie das Landgericht Düsseldorf entschieden hat.

Am gleichen Tag (05.11.2002) ging in der Kanzlei des Beklagten zu 1 das Urteil des LG Düsseldorf ein, mit dem die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben wurde. Am folgenden Tag übermittelte der Beklagte zu 1 das Urteil dem Kläger mit einem Schreiben, in dem es u.a. heißt:

Wir haben uns sofort mit den mitwirkenden Patentanwälten [Bekl. 2] & Partner in Verbindung gesetzt und wir wollen unverzüglich eine begründete Berufung fertigen.

Wie jetzt zweckmäßig mit der Nichtigkeitsklage zu verfahren ist, wollen wir zunächst mit den mitwirkenden Patentanwälten besprechen. Wir kommen insoweit auf die Sache zurück.

Mit Schreiben vom 15.11.2002 kündigte die E. GmbH dem Kläger die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Düsseldorf an und regte ein Gespräch über die Möglichkeit einer gütlichen Einigung an. Auf Frage des Klägers empfahl der Beklagte zu 1 dem Kläger, dieses Gesprächsangebot wahrzunehmen.

Mit Schriftsatz vom 03.12.2002, der am gleichen Tag beim Oberlandesgericht Düsseldorf einging, legte der Beklagte zu 1 für den Kläger Berufung ein und begründete diese zugleich. Dabei kündigte er folgende Anträge an:

1. Das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 17.10.2002 wird abgeändert.

2. Die Widerklage wird abgewiesen.

3. Es wird festgestellt, dass damit, dass die ECM-Anlage des Klägers in Deutschland zum Einsatz gelangt, keines der folgenden Patente verletzt wird:

- [folgt Aufzählung der Patente außer dem Widerklagepatent]

Nachdem das BPatG am 09.01.2003 den Beklagte zu 1 darauf hingewiesen hat, wegen der Nichteinzahlung der angeforderten Gerichtsgebühren werde festzustellen sein, dass die Klage als nicht erhoben gelte (Anlage B 18), übermittelte der Beklagte zu 1 diesen Hinweis dem Kläger mit Schreiben vom 15.01.2003, in dem es u.a. heißt:

Wir hatten die Nichtigkeitsklage seiner Zeit gemeinsam mit Herrn Dr. M. aus der Kanzlei [des Beklagten zu 2] eingereicht, um auf diese Weise zu versuchen, das erst instanzliche Urteil des Landgerichts Düsseldorf zu unterlaufen. Damit, dass das Urteil nun vorliegt und auch die Erfolgsaussichten der Berufung beurteilt werden können, muss die Frage der Nichtigkeitsklage neu überprüft werden.

Mit [dem Bekl. zu 2] sind wir so verblieben, dass der die Sache mit Ihnen besprechen wird.

Mit Beschluss vom 05.02.2003 stellte das BPatG fest, dass die Nichtigkeitsklage als nicht erhoben gilt.

In einem Schreiben des Beklagten zu 2 an den Kläger vom 30.01.2004 heißt es u.a.:

am gestrigen Nachmittag sind [der Beklagte zu 1] und ich den Vorgang zu einer Nichtigkeitsklage noch einmal durchgegangen. Dabei wurde vor allem aus taktischen Gründen und wegen gewisser Unsicherheiten der Erfolgsaussicht für das Nichtigkeitsverfahren folgender Vorgang beschlossen:

Die Nichtigkeitsklage wird erst kurz vor der Verhandlung der II. Instanz eingereicht und auch erst in der Verhandlung, je nach dem wie die Verhandlung läuft, geltend gemacht. Hierdurch besteht die Möglichkeit erstens die Nichtigkeitsklage, wenn sie nicht erforderlich ist, zurückzuziehen und zweitens sich erhebliche Kosten, vor allem die Gebühren des Bundespatentgerichts, zu sparen. Andererseits verhindert man dadurch, dass der Gegner Zeit gewinnt, den Inhalt der Nichtigkeitsklage zu entkräften, da es sich bei der Nichtigkeitsklage weniger um einen Antrag auf Nichtigerklärung des geltenden Patents handelt, sondern vielmehr um ein Beschränkungsverfahren bzw. Klarstellungsverfahren der in der deutschen Übersetzung gewählten Begriffe und deren Auslegung.

Ein Einreichen der Nichtigkeitsklage zum jetzigen Zeitpunkt würde dazu führen, dass das Bundespatentgericht den Text der Gegenseite zur Verfügung stellen würde, mit dem Nachteil, dass diese sich, insbesondere für die zweite Verhandlung, darauf einstellen könnte, da es tatsächlich äußerst unsicher ist, ob die II. Instanz wegen der Nichtigkeitsklage ausgesetzt würde. Anders ist es vor der I. Instanz, da dort das Verletzungsgericht fast grundsätzlich aussetzt, um das Ergebnis der Nichtigkeitsklage abzuwarten (...)

Sobald wir das Ergebnis der Akteneinsicht vorliegen und analysiert haben und sobald wir die letztgenannte Aufstellung haben, werden wir uns bei Ihnen melden. Die Vorbereitung einer mehr prophylaktischen Nichtigkeitsklage wird von uns so rechtzeitig vorgenommen, so dass sie noch vor Verhandlung der II. Instanz eingereicht wurde, um sie erforderlichenfalls vor der Verhandlung oder während der Verhandlung vorzulegen.

Die mündliche Verhandlung vor dem 2. Senat des OLG Düsseldorf fand am 18.03.2004 statt. Nachdem die E. GmbH auf Frage des Senats klargestellt hatte, dass sie nicht behaupten wolle, die angegriffenen Ausführungsform mache auch von den europäischen Patenten `057 und `009 in Deutschland Gebrauch, erklärten die dortigen Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der Feststellungsklage für erledigt.

In einem Schreiben des Beklagten zu 2 an den Kläger vom darauffolgenden Tag heißt es u.a.:

anbei eine Kopie unseres Schreibens betreffend die Nichtigkeitsklage. Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, wollten wir die Entscheidung erst fällen, wenn wir eine Entscheidung im Berufungsverfahren hätten - anders wie Sie es in Erinnerung hatten. Nach unserem Gespräch in Düsseldorf sollte man nach dem anders als erwarteten Verlauf der Verhandlung diese Zeit nicht abwarten, sondern möglichst schnell die Nichtigkeitsklage einreichen, um eine mögliche Aussetzung des endgültigen Beschlusses betreffend der Patentverletzung zu erzielen.

(...) Wie Sie in Düsseldorf ausgeführt haben, waren Sie davon ausgegangen, dass diese Nichtigkeitsklage bereits vor der Verhandlung eingereicht worden war. Interessanterweise frug der Vorsitzende Richter nach dieser Nichtigkeitsklage. In meinem Plädoyer hatte ich ausgeführt, dass der Anspruch 1 durch diese ältere Veröffentlichung im Kern der Erfindung vorweggenommen worden sei. Den Vorsitzenden Richter hat dieses jedoch genau so wenig interessiert wie die von [dem Bekl. zu 1] in der Merkmalsanalyse erwähnte US-Patentschrift. Beides sind Dinge, die eigentlich in eine Nichtigkeitsklage gehören, bei anderen Verletzungskammern und -senaten allerdings auch vom Verletzungsgericht geprüft werden, beispielsweise in Mannheim und Karlsruhe.(...)

Nach wiederholter Anfrage des Beklagten zu 1 beim Kläger, ob Nichtigkeitsklage erhoben werden soll (Anlagen K 45 und K 46) teilte der Beklagte zu 1 dem Beklagten zu 2 am 06.04.2004 mit, die Frau des Klägers habe Auftrag für die Nichtigkeitsklage erteilt. Mit Schriftsatz vom 13.04.2004 beantragte der Beklagte zu 1 beim OLG Düsseldorf die Verlegung des auf 22.04.2004 anberaumten Verkündungstermins um drei Wochen und führte zur Begründung an, die mitwirkenden Patentanwälte bereiteten soeben eine Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent vor, die sehr gute Erfolgsaussichten habe. Mit Urteil vom 29.04.2004 wurde die Berufung des Klägers zurückgewiesen.

Nachdem die E. GmbH den Beklagte zu 1 erfolglos zur Rechnungslegung gemäß dem Urteil des LG Düsseldorf aufgefordert hatte, stellte sie Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgelds. Mit Beschluss vom 13.06.2003 setzte das LG Düsseldorf ein Zwangsgeld von EUR 2.000,- fest.

Mit Schriftsatz vom 03.09.2003 stellte die E. GmbH beim Landgericht Düsseldorf Antrag auf Festsetzung eines Ordnungsmittels nach § 890 ZPO wegen eines Internet-Angebots des Klägers. Der Beklagte zu 1 trat diesem Antrag u.a. mit Schriftsatz vom 19.11.2003 unter Vorlage einer vom Beklagten zu 2 erstellten Patentlageuntersuchung (Anlage K 63) entgegen. Mit Beschluss vom 18.12.2003 setzte das LG Düsseldorf ein Ordnungsgeld in Höhe von EUR 12.500,- fest. Die vom Beklagten zu 1 eingelegte Beschwerde wurde vom OLG Düsseldorf zurückgewiesen.

Nachdem die A. GmbH am 22.10.2004, vertreten durch andere Patentanwälte, Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent erhoben hatte, kam es am 05.04.2006 zu einer gütlichen Einigung dergestalt, dass die E. GmbH und die E. Corp. der A. GmbH eine Lizenz einräumten. Zugleich verpflichtete sich die A. GmbH zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage und dazu, das Vertragsschutzrecht nicht anzugreifen. Ferner einigte man sich über die Höhe des von der A. GmbH für die Lieferung an die M.-AG zu zahlenden Schadensersatzes.

Der Kläger hat im ersten Rechtszug geltend gemacht, die Beratung der Beklagten sei fehlerhaft gewesen, soweit sie ihm erklärt hätten, es liege keine Verletzung der Patente vor, auf die sich E. GmbH vorgerichtlich berufen hatte. Deshalb sei es auch fehlerhaft gewesen, ihm zur Erhebung der Klage vor dem LG Düsseldorf zu raten. Fehlerhaft sei es ferner gewesen, dass die Beklagten eine Nichtigkeitsklage auch dann noch als entbehrlich angesehen hätten, als sich eine Niederlage im Verletzungsstreit abgezeichnet habe. Die von den Beklagten unter dem 23.09.2002 eingereichte Nichtigkeitsklage sei zudem ungeeignet gewesen, das Widerklagepatent zu Fall zu bringen. Der Beklagte zu 1 habe im September 2003 dem Kläger und dessen Ehefrau auf Nachfrage erklärt, die zur Veröffentlichung im Internet bestimmte Beschreibung der vom Kläger angebotenen Elysier-Anlage verstoße nicht gegen die vom Landgericht Düsseldorf ausgesprochene Unterlassungsverpflichtung. Auch dieser Rat sei fehlerhaft gewesen. Zudem hätten es die Beklagten versäumt, den Kläger bei der von der E. GmbH nach dem Urteil des LG Düsseldorf geforderten Rechnungslegung zu unterstützen. Auch die Kosten der später durch andere Patentanwälte erhobenen Nichtigkeitsklage seien von den Beklagten zu erstatten. Bei richtiger Beratung des Klägers wäre die Nichtigkeitsklage nicht erforderlich gewesen.

Der Kläger hat im ersten Rechtszug zuletzt beantragt:

1. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger EUR 92.616,31 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu bezahlen.

2. Es wird festgestellt, dass der Kläger dem Beklagten Ziff. 2 gegenüber nicht zur Zahlung der Honorarforderungen gemäß Rechnung vom 05.05.2004 in Höhe von EUR 2.219,08 (Rechnung-Nr. 10.440As), gemäß Rechnung vom 05.05.2004 in Höhe von 11.573,09 (Rechnung Nr. 10.440As [richtig: 10.441As]) sowie gemäß Rechnung vom 05.05.2004 in Höhe von EUR 10.514,24 (Rechnung-Nr. 10.444As) verpflichtet ist.

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben die Auffassung vertreten, Landgericht und Oberlandesgericht Düsseldorf hätten falsch entschieden, ihre - der Beklagten - Auffassung, eine Patentverletzung habe nicht vorgelegen, sei zutreffend. Der Beklagte zu 1 habe dem Kläger nach der mündlichen Verhandlung vor dem LG Düsseldorf dringend empfohlen, mit der Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent vorzugehen. Der Kläger sei jedoch wegen der damit verbundenen Kosten hierzu nicht bereit gewesen und habe erst nach der mündlichen Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf Auftrag zur Nichtigkeitsklage erteilt. Die vom Beklagten zu 2 auf der Grundlage seiner Patentlageuntersuchung in Aussicht genommene Teil-Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent habe sichere Erfolgsaussichten gehabt. Wenn der Kläger dem Rat des Beklagten zu 1 gefolgt wäre, hätte diese Teil-Nichtigkeitsklage zur Aussetzung des Verletzungs-Rechtsstreits und zur Vermeidung des Prozessverlusts geführt, weil das Widerklagepatent zumindest insoweit eingeschränkt worden wäre, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in dessen Schutzbereich gefallen wäre.

Die Internet-Werbung sei vom Kläger mit den Beklagten nicht abgestimmt worden. Der Beklagte zu 1 habe erklärt, aus seiner Sicht sei der Text nicht zu beanstanden, habe aber den Kläger ausdrücklich aufgefordert, die abschließende Entscheidung des Beklagten zu 2 einzuholen.

Das Landgericht hat die Ehefrau des Klägers als Zeugin vernommen und sodann die Beklagten als Gesamtschuldner verurteilt, an den Kläger EUR 45.999,76 nebst Zinsen zu zahlen. Es hat ferner den Beklagten zu 1 verurteilt, an den Kläger weitere EUR 12.505,65 nebst Zinsen zu zahlen. Das Landgericht hat festgestellt, dass der Kläger entsprechend seinem Klageantrag Ziff. 2 dem Beklagten zu 2 gegenüber nicht zur Zahlung der Honorarrechnungen verpflichtet ist. Die weitergehende Klage hat das Landgericht abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, der Rat der Beklagten zu der zum LG Düsseldorf erhobenen Feststellungsklage sei fehlerhaft gewesen. Diese Klage habe keinen Erfolg haben können, weil beim Einsatz der vom Kläger hergestellten Anlagen das Widerklagepatent verletzt werde. Bei richtiger Würdigung der Sach- und Rechtslage hätten sie dem Kläger entweder raten müssen, sogleich Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent zu erheben, oder abzuwarten, ob die E. GmbH Klage Verletzungsklage erhebe, um dann Nichtigkeitsklage zu erheben. Auf ihren - behaupteten - Rat zur Nichtigkeitsklage könnten sie sich nicht berufen, weil sie dem Kläger durch ihre Einschätzung, die Berufung im Verletzungsstreit werde erfolgreich sein, keine tragfähige und belastbare Entscheidungsgrundlage vermittelt hätten. Bei richtiger Beratung hätte der Verletzungsprozess insgesamt vermieden werden können. Auch die für die Abwehr der Schadensersatzforderung der E. GmbH entstandenen Kosten seien zu erstatten. Beide Beklagten hätten zudem die Kosten des Zwangsgeldverfahrens zu erstatten, weil sie den Kläger verspätet informiert und unzureichend beraten hätten. Die Feststellungsklage habe Erfolg, weil die vom Beklagten zu 2 in Rechnung gestellten Kosten bei richtiger Beratung vermeidbar gewesen wären. Der Kläger habe schließlich Anspruch gegen den Beklagten zu 1 auf Erstattung des gegen ihn verhängten Ordnungsgeldes, weil der Beklagte zu 1 fehlerhaft erklärt habe, die ihm vom Kläger unterbreitete Internet-Werbung sei kein Verstoß gegen das Urteil des LG Düsseldorf. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens und des Abschlusses der Lizenzvereinbarung schuldeten die Beklagten dem Kläger dagegen nicht. Dabei handele es sich um Sowieso-Kosten.

Gegen dieses Urteil, auf das wegen des Sach- und Streitstands im ersten Rechtszug und der tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen wird, richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Antrag erster Instanz auf Abweisung der Klage weiter verfolgen.

Die Beklagten sind der Ansicht, es könne ihnen nicht vorgehalten werden, statt der Feststellungsklage habe sogleich Nichtigkeitsklage erhoben werden können. Dem stehe entgegen, dass die E. GmbH sich nicht auf ein Patent festgelegt, sondern vier Schutzrechte ins Feld geführt habe. Wären gegen alle Patente in allen benannten Vertragsstaaten Nichtigkeitsklagen erhoben worden, wären sehr hohe Kosten entstanden. Gerade unter Kostengesichtspunkten habe man dem Kläger die Feststellungsklage empfohlen. Damit habe man sich gegen die vierfache Berühmung zur Wehr setzen können und hätte selbst im schlimmsten Fall, d.h. bei Verletzung eines der Patente, nur mit einem Viertel der Kosten belastet werden können. Die anderslautende Entscheidung des OLG Düsseldorf sei grob falsch. Zu Unrecht habe dieses Gericht ein Feststellungsinteresse des Klägers verneint, weil die E. GmbH ihre Berühmung nicht unmissverständlich, ernsthaft und definitiv aufgegeben habe. Falsch sei die Entscheidung des OLG Düsseldorf auch insofern, als die vom Beklagten zu 1 erklärte Erledigung der Feststellungsklage zumindest zu einer Kostenquotelung von ¼ zu ¾ zu Lasten der E. GmbH hätte führen müssen.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts wäre auch der Rat, abzuwarten ob die E. GmbH den Rechtsweg beschreite und dann Nichtigkeitsklage zu erheben, fehlerhaft gewesen. Es sei dem Kläger nicht zuzumuten gewesen, das Risiko einzugehen, dass die E. GmbH gegen die M. AG gerichtliche Schritte einleite, zumal dies zu erheblichen Schadensersatzforderungen der M. AG gegen den Kläger oder zur Stornierung des Auftrags hätte führen können. Weil die M. AG immer wieder die Bestätigung angefordert habe, dass die vom Kläger bestellten Elysier-Anlagen nicht patentverletzend seien, habe schnell gehandelt werden müssen. Da die E. GmbH sich geweigert habe zu erklären, dass keine Ansprüche aus den Schutzrechten geltend gemacht würden, habe zur Feststellungsklage geraten werden müssen. Eine Pflichtverletzung ihrerseits liege im Übrigen deshalb nicht vor, weil LG und OLG Düsseldorf zu Unrecht eine Verletzung des Widerklagepatents bejaht hätten.

Ein Beratungsfehler könne auch nicht darin gesehen werden, dass nicht rechtzeitig zur Erhebung der Nichtigkeitsklage geraten worden sei. Diese sei nur daran gescheitert, dass der Kläger die Gerichtskosten nicht bezahlt habe. Auch während des Berufungsverfahrens im Verletzungsprozess habe der Beklagte zu 2 bereits eine Nichtigkeitsklage entworfen gehabt. Deren Einreichung sei lediglich davon abhängig gemacht worden, dass ihm dafür ein schriftlicher Auftrag erteilt werde. Das Landgericht habe außer Acht gelassen, dass der Kläger eine Nichtigkeitsklage keinesfalls habe durchführen wollen.

Selbst bei unterstellter Pflichtverletzung fehle es an der Kausalität. Sogar jetzt könne noch die Nichtigkeitsklage eingereicht werden. Bei deren Erfolg - von dem das Landgericht ja ausgehe - verliere das Widerklagepatent seine Wirkung. Jede Entscheidung, die auf ihm beruhe, werde rückabgewickelt, so dass sich der Kläger der Kostenlast des Düsseldorfer Verfahrens und auch des vom Landgericht Düsseldorf verhängten Ordnungsgeldes entledigen könne. Die Nichtigkeitsklage hätte Erfolg gehabt und zumindest zu einer Einschränkung des Widerklagepatents geführt, die zur Folge gehabt hätte, dass es bei Einsatz der Anlagen des Klägers nicht verletzt werde. Zudem habe er Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung.

Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen. Er verteidigt das angefochtene Urteil und wiederholt und vertieft sein Vorbringen erster Instanz.

Er ist der Auffassung, die Beklagten hätten bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen, dass ernsthaft allein eine Verletzung des Widerklagepatents in Betracht komme und eine Nichtigkeitsklage daher gegen dieses zu richten gewesen wäre. Sachgerecht wäre es gewesen, sich vor Erhebung der negativen Feststellungsklage um eine außergerichtliche Klärung zu bemühen. Spätestens nach Erhebung der Widerklage hätten die Beklagten zur Nichtigkeitsklage raten müssen. Statt dessen hätten sie davon abgeraten. Noch Ende November 2002 habe der Beklagte zu 2 in einem Gespräch mit dem Kläger und dessen Ehefrau erklärt, aufgrund der guten Chancen einer Berufung gegen das Urteil des LG Düsseldorf könne auf die Nichtigkeitsklage verzichtet werden. Der Beklagte zu 1 habe sich im gleichen Sinne geäußert. Das sei der Grund dafür gewesen, dass der Kläger die Gerichtsgebühren für die im September 2002 eingereichte Nichtigkeitsklage nicht gezahlt habe. Die Auffassung der Beklagten, heute noch könne Nichtigkeitsklage erhoben werden, sei wegen der im Lizenzvertrag vereinbarten Nichtangriffsabrede unzutreffend. Nicht zu beanstanden sei, entgegen der Auffassung der Beklagten, die Entscheidung des OLG Düsseldorf. Das gelte sowohl für die Beurteilung der Verletzungsfrage als auch für die Kostenentscheidung hinsichtlich des für erledigt erklärten Feststellungsantrags.

Die Akten des LG Düsseldorf (4a O 358/01) und des OLG Düsseldorf (2 U 163/02) lagen vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung

II.

1. Die Berufung der Beklagten ist zulässig. Das gilt auch insoweit, als sie sich gegen die Verurteilung zur Erstattung von Ordnungsgeld und der Kosten des Zwangsgeldverfahrens wenden, die vom LG Düsseldorf festgesetzt wurden. Der Berufungsbegründung der Beklagten und ihrem Schriftsatz vom 13.02.2008 lässt sich entnehmen, dass sie das erstinstanzliche Urteil für fehlerhaft halten, weil die von ihnen empfohlene Nichtigkeitsklage zum Wegfall des Patents geführt und in der Folge dem Kläger ermöglicht hätte, die Aufhebung des Ordnungsgeldbeschlusses und des Zwangsgeldbeschlusses zu erwirken.

2. Das zulässige Rechtsmittel hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

a) Zu Recht hat das Landgericht eine Haftung der Beklagten wegen fehlerhafter Beratung insoweit bejaht, als es um die Kosten des vor dem LG und OLG Düsseldorf geführten Rechtsstreits geht.

aa) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schuldet der um Rat gebetene Rechtsanwalt seinem Auftraggeber eine umfassende und erschöpfende Belehrung. Der Rechtsanwalt muss den ihm vorgetragenen Sachverhalt dahin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Dem Mandanten hat der Anwalt diejenigen Schritte zu empfehlen, die zu dem erstrebten Ziel führen können. Er muss den Auftraggeber vor Nachteilen bewahren, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat der Rechtsanwalt seinem Mandanten den sichersten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann; Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und mit seinem Auftraggeber erörtern. Der konkrete Umfang der Pflichten des Anwalts richtet sich dabei nach dem erteilten Mandat und den Umständen des einzelnen Falles (vgl. BGH NJW 1995, 449, 450; NJW 1996, 2648, 2649). Für die Vertretung durch einen Patentanwalt gilt insoweit nichts anderes. Im Rahmen des ihm erteilten Auftrags treffen den Patentanwalt grundsätzlich die gleichen Aufklärungs- und Beratungspflichten, wie sie für den Rechtsanwalt gelten. Der Patentanwalt übernimmt im Rahmen des Mandats gegenüber dem Mandanten die gleichen Funktionen wie ein Rechtsanwalt. Er wird vom Auftraggeber wie dieser und mit dem gleichen Ziel mit der Wahrung seiner Interessen betraut. In diesem Zusammenhang ist er auch dann, wenn daneben - wie im Streitfall - ein Rechtsanwalt beauftragt ist, der anwaltliche Vertreter, auf dessen Beratung der Mandant vertraut und vertrauen darf (BGH GRUR 2000, 396, 397 - Vergleichsempfehlung I).

bb) Im Streitfall wandte sich der Kläger an die Beklagten, weil er die Durchführung eines ihm von M. AG erteilten Auftrags durch die Auffassung der E. GmbH gefährdet sah, bei Verwendung der von ihm zu liefernden Anlagen werde mindestens eines der Schutzrechte verletzt, die die genannte Gesellschaft bereits in ihrem Schreiben vom 30.01.2001 (Anlage K 1) aufgeführt hatte. Der Kläger musste damit rechnen, dass die E. GmbH ihn und/oder die M. AG wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt. Nachdem der Kläger sich gegenüber der M. AG zur Lieferung verpflichtet hatte, war zu klären, ob die Auffassung der E. GmbH zutreffend war. Vom Ausgang dieser Prüfung hing die weitere Beratung ab.

cc) Die Beklagten haben ihre vertraglichen Pflichten gegenüber dem Kläger bereits dadurch verletzt, dass sie ihm als Ergebnis ihrer Prüfung mitteilten, es werde bei Verwendung der Anlage kein Gebrauch von einem der Schutzrechte gemacht. Diese Auffassung trifft für das Widerklagepatent nicht zu, was die Beklagten bei gehöriger Prüfung der Sach- und Rechtslage hätten erkennen können und müssen.

dd) Soweit die E. GmbH in ihrem Schreiben an den Kläger und an die M. AG drei weitere Schutzrechte erwähnt hat, kam die Annahme einer Schutzrechtsverletzung für die in Rede stehende Lieferung der von der M. AG bestellten Anlage ersichtlich nicht in Betracht. Für das US-Patent `949 ergibt sich das, wie der Beklagte zu 1 unter Mitwirkung des Beklagten zu 2 in der Klageschrift zum LG Düsseldorf (S. 8 unten) zutreffend ausgeführt hat, bereits daraus, dass es um die Lieferung und Verwendung einer Anlage innerhalb Deutschlands ging. Für die beiden europäischen Patente `057 und `009 ergibt sich das daraus, wie die Beklagten in der erwähnten Klageschrift gleichfalls ausführen (S. 10), dass sie jeweils ein Verfahren betreffen, bei dem ein Druck des Elektrolyten in der Größenordnung von 100 bar gehalten wird, während bei der angegriffenen Ausführungsform der Druck bei 40 bis 50 bar liegen und maximal 80 bar erreichen sollte.

ee) Bei der Beurteilung der Frage, ob beim Einsatz der vom Kläger zu liefernden Anlage von dem im Widerklagepatent unter Schutz gestellten Verfahren Gebrauch gemacht wird, hatten die Beklagten die Schilderung der Anlage durch den Kläger zu Grunde zu legen, wie sie in dessen eidesstattlicher Versicherung vom 16.10.2001 festgehalten ist. Auf dieser Grundlage hätten sie erkennen können und müssen, dass kein vernünftiger Zweifel daran bestehen kann, dass bei Einsatz der Anlage von dem Widerklagepatent Gebrauch gemacht wird. Der Senat nimmt hierfür zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die ausführliche Begründung des LG und des OLG Düsseldorf, die er in vollem Umfang teilt. Hätten die Beklagten, wie geboten, die anerkannten Regeln der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten beachtet, wie sie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entwickelt worden sind, hätten sie erkennen können und müssen, dass ein gerichtliches Verfahren über diese Frage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zugunsten der E. GmbH ausginge.

(1) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Anspruch 1 des Widerklagepatents nicht auf das Verfahren zur Behandlung nur einer Öffnung beschränkt, sondern erfasst auch Verfahren, bei denen mehrere Öffnungen gleichzeitig kalibriert werden. Das haben sowohl das Landgericht Düsseldorf auf S. 13-15 seines Urteils als auch das OLG Düsseldorf auf S. 14 bis 16 seines Urteils zutreffend festgestellt. Soweit die Beklagten in der Berufungsbegründung Einwendungen hiergegen geltend machen, beschränken sie sich auf die bereits im Düsseldorfer Verfahren von ihnen angeführten Argumente, mit denen sie dort - zu Recht - nicht durchgedrungen sind. LG und OLG Düsseldorf haben insbesondere zu Recht auf die Passage der Beschreibung des Widerklagepatents verwiesen, in der ausdrücklich der Fall angesprochen wird, dass mehrere Öffnungen in einem einzigen Werkstück (...) parallel miteinander zu behandeln sind (Anlage K 52, S. 23, 4. Absatz).

(2) Unzutreffend ist ferner die Ansicht der Beklagten, der Anspruch 1 des Widerklagepatents werde deshalb nicht verwirklicht, weil es an einem Messen des dynamischen Durchflusswiderstands des Arbeits-Fluids durch die Öffnung fehle. LG und OLG Düsseldorf haben hierzu zutreffend ausgeführt, dass Anspruch 1 nicht näher konkretisiert, wie im Einzelnen dieser Widerstand gemessen wird. Auf die Ausführungen des LG Düsseldorf (S. 15f des Urteils) und des OLG Düsseldorf (S. 16f. des Urteils) hierzu wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Auch insoweit beschränken sich die Einwendungen der Beklagten im vorliegenden Berufungsverfahren auf die Wiederholung ihres Standpunkts im Düsseldorfer Verfahren. Diese Einwendungen wurden dort zu Recht zurückgewiesen.

(3) Ohne Erfolg bleibt der Einwand der Beklagten, eine solche Auslegung des Widerklagepatents erweitere das Schutzrecht in den Stand der Technik hinein. Die von den Beklagten hierzu im damaligen Verletzungsprozess wie im Streitfall herangezogenen Druckschriften UDC `93, US-PS `879, `863 und `530 sind in der Widerklagepatentschrift nicht benannt und gewürdigt. Für die Auslegung eines Patents kommt es jedoch nach der Rechtsprechung des BGH nicht auf den gesamten Stand der Technik an, sondern nur auf das allgemeine Fachwissen - das regelmäßig nicht den gesamten Stand der Technik umfasst - und den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik (BGH GRUR 1978, 235 - Stromwandler; GRUR 1987, 280, 283 - Befestigungsvorrichtung). Anhaltspunkte dafür, dass das in den erwähnten Druckschriften vermittelte Wissen zum allgemeinen Fachwissen des einschlägigen Fachmannes gehörte, haben die Beklagten nicht dargetan.

(4) Die Auffassung der Beklagten, das OLG Düsseldorf habe der Sache nach eine äquivalente Verwirklichung des Anspruchs 1 des Widerklagepatents angenommen und es deswegen fehlerhaft versäumt, sich mit dem von den Beklagten im dortigen Verfahren erhobenen Formsteineinwand auseinanderzusetzen, trifft nicht zu. LG und OLG Düsseldorf haben - zu Recht - eine wörtliche Verwirklichung des in Anspruch 1 des Widerklagepatents unter Schutz gestellten Verfahrens bei Verwendung der vom Kläger in Anlage K 8 beschriebenen Anlage bejaht und den Formsteineinwand deshalb für unbeachtlich erklärt.

ff) Nachdem bei Einsatz der Anlage, wie sie in Anlage K 8 geschildert ist, eindeutig das Widerklagepatents verletzt wird, war der Rat zur Erhebung der negativen Feststellungsklage pflichtwidrig. Der Kläger wurde durch diesen Rat in einen Rechtsstreit getrieben, den er von vornherein nicht gewinnen konnte.

Bei pflichtgemäßem Verhalten hätten die Beklagten, ausgehend von der Verletzung des Widerklagepatents bei Einsatz der von der M.-AG georderten Anlage, sogleich prüfen müssen, ob das Widerklagepatent mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden könnte. Auf der Grundlage einer eingehenden Prüfung der Schutzfähigkeit des Widerklagepatents hätten sie sodann die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens überprüfen und dem Kläger die sich ergebenden Optionen und die mit ihnen jeweils verbundenen Risiken aufzeigen müssen. Es hätte sich insbesondere angeboten, mit der E. GmbH - sowie eventuell mit deren Muttergesellschaft - einen Lizenzvertrag zu schließen. Der Senat ist davon überzeugt, dass auf diese Weise der Prozess vor dem LG und OLG Düsseldorf und die mit ihm verbundenen Kosten hätten vermieden werden können. Das ergibt sich aus folgenden Überlegungen: Der weitere Gang der Dinge hat gezeigt, dass die E. GmbH sogar noch nach ihrem Obsiegen im Düsseldorfer Verfahren zum Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem Kläger bereit war, nachdem dieser im Oktober 2004 Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent erhoben hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Verletzungsfrage eindeutig und rechtskräftig geklärt. Gleichwohl hat sich die E. GmbH zum Abschluss des als Anlage K 74 vorliegenden Lizenzvertrags bereit gefunden. Zugunsten der Beklagten kann unterstellt werden, dass die Bereitschaft zum Abschluss des Vertrags darin begründet ist, dass die E. GmbH mit der Möglichkeit rechnete, im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls teilweise zu unterliegen. Unter diesen Umständen steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die E. GmbH zum Abschluss eines entsprechenden Lizenzvertrags um so eher in den Jahren 2001 oder 2002 bereit gewesen wäre, wenn die Beklagten die Sach- und Rechtslage zutreffend ermittelt hätten, also den Kläger darüber aufgeklärt hätten, dass eine Verletzungsklage der E. GmbH Erfolg haben müsste, dass aber der Rechtsbestand des Widerklagepatents mit einiger Aussicht auf Erfolg in Frage gestellt werden könnte. Ob es hierfür erforderlich gewesen wäre, die Nichtigkeitsklage zu erheben, oder ob sich die E. GmbH bereits dann zum Abschluss eines Lizenzvertrags bereit gefunden hätte, wenn die Beklagten ihr nach pflichtgemäßer Prüfung des Rechtsbestands des Widerklagepatents ihre Argumente vorgetragen hätten, bedarf keiner Vertiefung, weil der Kläger das Urteil des Landgerichts nicht angefochten hat, es also hinnimmt, dass er die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens als Sowieso-Kosten nicht erstattet verlangen kann. Durch den Abschluss eines solchen Lizenzvertrags wäre auch - wie § 1 Ziffer 3 des später tatsächlich abgeschlossenen Vertrags zeigt - die Nutzung der Anlage durch die M. AG gestattet worden.

gg) Hätten die Beklagten den Kläger pflichtgemäß in der genannten Weise beraten, wäre der Kläger diesem Rat gefolgt. Für ein solches beratungsgerechtes Verhalten spricht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Beweis des ersten Anscheins, sofern es in der gegebenen Situation unvernünftig gewesen wäre, einem solchen Rat nicht zu folgen (BGH NJW 2002, 593, 594 m.w.N.). Dem Kläger ging es nach seinem von den Beklagten nicht bestrittenen Vortrag darum, den ihm von der M. AG erteilten Auftrag ungestört abwickeln und die Anlage weiter vertreiben zu können. Er war wegen einer bei verzögerter Auftragsabwicklung drohenden Vertragsstrafe daran interessiert, dass die Lage schnell geklärt werden würde. Zudem spricht der Umstand, dass er nach dem Mandatswechsel zum Abschluss eines Lizenzvertrags bereit war, dafür, dass er einem entsprechenden Rat der Beklagten gefolgt wäre.

hh) Hätten die Beklagten die Sach- und Rechtslage zutreffend ermittelt und dem Kläger geraten, sich um den Abschluss eines Lizenzvertrags mit der E. GmbH zu bemühen, wären dem Kläger die vom Landgericht der Höhe nach zutreffend ermittelten Kosten des Düsseldorfer Verfahrens nicht entstanden. Dazu rechnen die vom Landgericht auf S. 14 des angefochtenen Urteils aufgelisteten Kosten in Höhe von EUR 43.553,53 ebenso wie die in den beiden Rechnungen Nr. 10.441As und 10.444As aufgeführten Beträge, die Gegenstand des Feststellungsantrags sind. Der Einwand der Beklagten, die von LG und OLG Düsseldorf getroffenen Entscheidungen seien im Kostenpunkt unzutreffend, weil der dortige Kläger jedenfalls bezüglich dreier der von E. GmbH angeführten Schutzrechte Erfolg hätte haben müssen, ist nicht begründet.

(1) Die Beklagten haben beim LG Düsseldorf Klage mit dem Antrag erhoben festzustellen, dass damit, dass die ECM-Anlage des Klägers in Deutschland zum Einsatz gelangt, keines der vier Patente verletzt wird, auf die sich die E. GmbH in ihrem Schreiben an die M.-AG gemäß Anlage K 2 berufen hatte. Das LG Düsseldorf hat diesen Antrag, wie sich auch aus seinem Urteil (S. 18f.) ergibt, so verstanden, dass er bereits dann insgesamt unbegründet sei, wenn auch nur eines der aufgeführten Schutzrechte durch die ECM-Anlage des Klägers verletzt wird. Im gleichen Sinne hat später auch das OLG Düsseldorf den ursprünglichen Feststellungsantrag verstanden (OLG-Urteil, S. 20f.). Der Antrag hätte allerdings wohl auch dahin verstanden werden können, dass das Nichtbestehen von vier, jeweils auf verschiedene Schutzrechte gestützte Ansprüche der E. GmbH gegen den Kläger festgestellt werden sollte. Für das vom LG Düsseldorf zugrunde gelegte Verständnis des von den Beklagten formulierten Feststellungsantrags sprach aber die Reaktion des Beklagten zu 1 auf die Erhebung der Widerklage durch die E. GmbH. Der Beklagte zu 1 hat mit Schriftsatz vom 15.04.2002 (Bl. 36ff. der Akten des LG Düsseldorf) mitgeteilt, er folge der Anregung der Kammer, die Klage nicht insoweit für erledigt zu erklären, als sich der Feststellungsantrag auf das Widerklagepatent bezog. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Berühmung der E. GmbH gehe dahin, dass die ECM-Anlage des Klägers zumindest eines der vier dort aufgeführten Patente verletze. Damit sei zwischen den einzelnen fakultativen Berühmungen ein Zusammenhang hergestellt (...), der nicht dadurch aufgelöst wird, dass die Beklagte lediglich auf eines dieser Patente die Widerklage stützt. Damit haben die Beklagten das vom LG Düsseldorf seiner Entscheidung zugrunde gelegte Verständnis des Klageantrags geteilt. Bei einem solchen Verständnis des Klageantrags ist die Kostenentscheidung des LG Düsseldorf die notwendige Konsequenz: Hing der Erfolg der negativen Feststellungsklage davon ab, dass keines der vier Schutzrechte verletzt wird, stellte sich dann jedoch heraus, dass eines davon, nämlich das Widerklagepatent - verletzt wird, hat das LG Düsseldorf zu Recht dem Kläger die gesamten Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Legt man dieses Verständnis des ursprünglichen Klageantrags zugrunde, ist auch die Entscheidung des OLG Düsseldorf nicht zu beanstanden. Die Beklagten haben im Berufungsrechtszug einen geänderten Klageantrag formuliert. Das OLG Düsseldorf hat - konsequent - ein Feststellungsinteresse für diesen Antrag verneint, weil es an einer korrespondierenden Berühmung der dortigen Beklagten fehlte. Diese hatte eben nur behauptet, mindestens eines von vier Schutzrechten, darunter das Widerklagepatent, sei verletzt. Sie hatte dagegen nicht die Behauptung aufgestellt, mindestens eines der drei anderen Schutzrechte sei verletzt. Demnach ist das Ergebnis des OLG Düsseldorf, das diesen - geänderten - Feststellungsantrag als von vornherein unzulässig angesehen und nach Erledigung die Kosten auch insoweit dem dortigen Kläger auferlegt hat, nicht zu beanstanden.

(2) Ein anderes Ergebnis ist aber selbst dann nicht gerechtfertigt, wenn man zugunsten der Beklagten annimmt, die damals von ihnen formulierten Feststellungsanträge seien jeweils dahin zu verstehen, dass für jedes der vier von E. GmbH angeführten Schutzrechte gesondert festgestellt werden sollte, es werde durch die ECM-Anlage des Klägers nicht verletzt. Für ein solches Verständnis des Antrags könnte sprechen, dass damit das Kostenrisiko des Klägers geringer gewesen wäre. Auch könnten die Streitwertfestsetzungen des LG und des OLG Düsseldorf dafür sprechen, dass es der Sache nach um Verletzungsansprüche aus vier Schutzrechten gehen sollte. Für die Entscheidung des LG Düsseldorf bedeutete das, dass die Kosten anteilig der dortigen Beklagten hätten auferlegt werden müssen, weil Ansprüche wegen Patentverletzung nur auf das Widerklagepatent, nicht aber auf die drei anderen, im Schreiben gemäß Anlage K 2 erwähnten Schutzrechte bestanden. In der Folge hätte das OLG Düsseldorf auch im Hinblick auf den geänderten Feststellungsantrag im Berufungsrechtszug das Feststellungsinteresse nicht ohne weiteres verneinen können, weil die dortige Beklagte ihre Berühmung nicht ausdrücklich aufgegeben hatte. Selbst wenn man insoweit jedoch Rechtsfehler von LG und OLG Düsseldorf annehmen wollte, änderte dies nichts daran, dass der von den Beklagten zu erstattende Schaden die Kosten des dort geführten Rechtsstreits insgesamt umfasste. Auch der Rat an den Kläger zur Erhebung einer so verstandenen Klage stellte eine schuldhafte Pflichtverletzung der Beklagten dar. Da sie - wie oben ausgeführt - erkennen mussten, dass die ECM-Anlage das Widerklagepatent verletzte, hätten sie dem Kläger von vornherein von einem Verletzungsstreit abraten müssen. Ein im dargelegten Sinne verstandener Feststellungsantrag hätte zwar das Kostenrisiko des Kläger verringert, wäre aber im Übrigen seinen Interessen klar zuwidergelaufen, weil der Rechtsstreit jedenfalls hinsichtlich des Widerklagepatents zu seinen Ungunsten enden musste und damit das von ihm erstrebte Ziel - die Durchführung des mit der M.-AG abgeschlossenen Geschäfts - verfehlt worden wäre. Diese Pflichtverletzung der Beklagten führt dazu, dass sie für die gesamten Kosten des vor dem LG und OLG Düsseldorf geführten Rechtsstreits haften. Dies gilt selbst dann, wenn man annimmt, diese hätten das Feststellungsbegehren des Klägers zu Unrecht insgesamt abgewiesen und ihm die Kosten zu Unrecht insgesamt auferlegt. Hat der Anwalt eine ihm übertragene Aufgabe nicht sachgerecht erledigt und auf diese Weise zusätzliche tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hervorgerufen, sind ihm die dadurch ausgelösten Wirkungen grundsätzlich zuzurechnen. Er haftet auch für die Folgen eines gerichtlichen Fehlers, sofern dieser auf Problemen beruht, die der Anwalt durch eine Pflichtverletzung erst geschaffen hat oder bei vertragsgemäßem Arbeiten hätte vermeiden können (BGH NJW 1998, 2048, 2050; Zugehör, NJW 2003, 3225ff.). Etwas anderes ist allenfalls dann anzunehmen, wenn der Schadensbeitrag des Gerichts denjenigen des anwaltlichen Parteivertreters so weit überwiegt, dass dieser daneben ganz zurücktritt (BGH NJW-RR 2003, 850, 854).

Im Streitfall lag die Pflichtverletzung der Beklagten bereits darin, dass sie dem Kläger zur Erhebung einer Klage gegen die E. GmbH geraten haben. Bereits dies rechtfertigt die Annahme, dass sie für die gesamten Kosten haften, die dem Kläger durch diesen Rechtsstreit entstanden sind. Selbst wenn man das Verständnis der von den Beklagten formulierten Anträge durch die Düsseldorfer Gerichte als fehlerhaft ansehen wollte, kann darin jedenfalls nicht ein grob fehlerhafter, sachwidriger, schlechthin unvertretbarer Fehler, ein gänzlich ungewöhnliches Geschehen, gesehen werden. Nur solches aber wäre geeignet, den Zurechnungszusammenhang zu unterbrechen (vgl. Zugehör, a.a.O.; BGH NJW-RR 2003, 850, 856). Das liegt insbesondere deswegen gänzlich fern, weil die Beklagten, wie oben ausgeführt, durch die von ihnen gewählte Formulierung der Anträge und die dazu im Schriftsatz vom 15.04.2002 gegebenen Erläuterungen das - unterstellte - Fehlverständnis der Anträge mit verursacht haben.

b) Demgegenüber können sich die Beklagten nicht mit Erfolg darauf berufen, der Beklagte zu 1 habe dem Kläger mit Schreiben vom 19.11.2002 geraten, auf das Gesprächsangebot der E. GmbH vom 15.11.2002 einzugehen. Zu diesem Zeitpunkt war gegen den Kläger bereits das erstinstanzliche Urteil im Düsseldorfer Verfahren ergangen. Zudem hatte der Beklagte zu 1 dem Kläger kurz zuvor empfohlen, die Entscheidung über die Erhebung einer Nichtigkeitsklage zurückzustellen, und mitgeteilt, er werde für den Kläger Berufung einlegen. Die Beklagten hatten damit dem Kläger - unter Verkennung der Rechtslage - mitgeteilt, eine Berufung gegen das Urteil des LG Düsseldorf biete Aussicht auf Erfolg, ihm mithin keine zutreffende Grundlage für die Beurteilung der Frage vermittelt, ob und mit welchem Ziel ein Gespräch über eine gütliche Einigung mit der E. GmbH zu führen sei.

c) Die Beklagten können sich ferner nicht mit Erfolg darauf berufen, sie hätten dem Kläger zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage geraten, dieser habe ihnen jedoch entgegen ihrem Rat aus Kostengründen keinen Auftrag für eine solche Klage erteilt.

aa) Nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten haben sie dem Kläger erst zu dem Zeitpunkt zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage geraten, als sich im zweiten Verhandlungstermin vor dem LG Düsseldorf am 03.09.2002 zeigte, dass das Gericht die Verletzungsfrage anders als die Beklagten beurteilte. Selbst wenn man entsprechend dem Vorbringen der Beklagten in der Klageerwiderungunterstellt, der Beklagte zu 1 habe die Erhebung der als Anlage K 12 (= Anlage B 17) vorgelegten Nichtigkeitsklage dringend empfohlen, führt dies nicht zum Erfolg der Berufung. Wie oben ausgeführt, hätten die Beklagten bei pflichtgemäßer Prüfung der Sach- und Rechtslage hinsichtlich der Verletzungsfrage zu dem Ergebnis kommen müssen, dass beim Einsatz der vom Kläger an die M.-AG zu liefernden ECM-Anlage von Anspruch 1 des Widerklagepatents Gebrauch gemacht wird. Daher hätten sie dem Kläger ohnehin davon abraten müssen, einen Patentverletzungsstreit mit der E. GmbH zu beginnen. Unabhängig davon liegt eine Pflichtverletzung der Beklagten jedenfalls darin, dass sie dem Kläger nicht dahin berieten, sofort mit Erhebung der negativen Feststellungsklage eine Nichtigkeitsklage einzureichen, sondern ihm - nach ihrem eigenen Vorbringen - erst nach dem Haupttermin im Verfahren vor dem LG Düsseldorf zur Erhebung der Nichtigkeitsklage geraten haben. Wird eine Nichtigkeitsklage erhoben, kann das Gericht, das über den Verletzungsstreit zu entscheiden hat, diesen gemäß § 148 ZPO aussetzen. Über die Aussetzung hat das Verletzungsgericht jedoch nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Nach der ständigen Praxis der Patentstreitkammern, auch derjenigen des LG Düsseldorf, spricht es jedoch gegen eine Aussetzung, wenn der als Patentverletzer in Anspruch Genommene das Nichtigkeitsverfahren verzögerlich einleitet oder betreibt (vgl. Rogge, in: Benkard, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn. 107). Bei Berücksichtigung dieser Praxis und angesichts des Fehlens jeder Erfolgsaussicht der negativen Feststellungsklage hätten die Beklagten - wenn sie dem Kläger schon fehlerhaft zur Erhebung der negativen Feststellungsklage rieten - dem Kläger zumindest raten müssen, sogleich Nichtigkeitsklage zu erheben, um die Chance zu wahren, eine Aussetzung des Verletzungsstreits zu erreichen. Das haben sie nach ihrem eigenen Vorbringen nicht getan.

bb) Die erst später von vom Beklagten zu 1 und Mitwirkung des Beklagten zu 2 verfasste Nichtigkeitsklage war zudem - und darin liegt ein weiterer Fehler der Beklagten - von vornherein ungeeignet, den angestrebten Erfolg zu erzielen. Das hätten die Beklagten bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt erkennen können und müssen.

(1) Mit dieser Klage wird lediglich die Nichtigerklärung der auf den Anspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche 4 und 5 geltend gemacht. Ein Erfolg dieser Nichtigkeitsklage hätte daher dem Anliegen des Klägers nicht zum Erfolg verholfen. Die von den Beklagten in der Nichtigkeitsklage (S. 4) zum Ausdruck gebrachte Auffassung, eine Vernichtung der Unteransprüche 4 und 5 müsste zu der von ihnen für richtig erachteten, einschränkenden Auslegung des Anspruchs 1 dahin führen, dass die Messung des Durchflusswiderstandes an der Öffnung selbst gemessen werde, ist zudem fehlerhaft. Wie das OLG Düsseldorf auf S. 16f seiner Entscheidung zutreffend ausgeführt hat, kann Anspruch 1 des Widerklagepatents keine Einschränkung dahin entnommen werden, wie im Einzelnen der Widerstand gemessen werden soll. Insbesondere aus Unteranspruch 7, nach welchem der Durchflusswiderstand als eine Funktion der axialen Verschiebung eines in Unteranspruch 6 näher beschriebenen Kolbens pro zeitlicher Einheit gemessen werden kann, entnimmt der Fachmann vielmehr, dass die Messung des Durchflusswiderstandes nicht unbedingt in oder unmittelbar vor der Öffnung zu geschehen hat. Eine bloße Nichtigerklärung der Unteransprüche 4 und 5 hätte die Erfolgsaussichten des Klägers im Verletzungsprozess daher nicht verbessert.

(2) Hinzu kommt, dass eine Nichtigkeitsklage, die sich darauf beschränkt, Unteransprüche anzugreifen, regelmäßig keinen Erfolg haben kann. Greift der Nichtigkeitskläger nur einen Unteranspruch an, so ist der Hauptanspruch als rechtsbeständig hinzunehmen und lediglich die Schutzfähigkeit des angegriffenen Unteranspruchs zu prüfen. Diese ist regelmäßig schon aus der Schutzfähigkeit des Hauptanspruchs abzuleiten, da er wesentlicher Bestandteil des Unteranspruchs ist. Eine nur gegen einen Unteranspruch gerichtete Nichtigkeitsklage hat nur Erfolg, wenn gerade durch dessen zusätzliche Merkmale ein Nichtigkeitsgrund begründet wird (Rogge, in: Benkard, PatG, 10. Auflage, § 22 Rn. 69; Keukenschrijver, in: Busse, PatG, 6. Auflage, § 84 Rn. 42). Anhaltspunkte dafür, dass ein solcher Ausnahmefall hier vorliegen könnte, sind weder von den Beklagten dargetan noch sonst ersichtlich. Die dem Kläger von den Beklagten nach ihrem Vortrag dringend empfohlene Nichtigkeitsklage hätte nach alledem eine Verbesserung der Situation des Klägers nicht bewirkt, statt dessen wären ihm nur zusätzliche Kosten entstanden. Dass die Beklagten dem Kläger eine gegen den Anspruch 1 des Widerklagepatents gerichtete Nichtigkeitsklage empfohlen haben, ist von den Beklagten nicht dargetan.

War die von den Beklagten verfasste und beim BPatG eingereichte Nichtigkeitsklage, wie dargelegt, von vornherein ungeeignet, den mit ihr erstrebten Erfolg herbeizuführen, ist der Kläger, wie das Landgericht zu Recht festgestellt hat, nicht verpflichtet, den ihm hierfür vom Beklagten zu 2 in Rechnung gestellten Betrag (Anlage K 81, Rechnung 10.440As) zu bezahlen.

d) Die Beklagten können sich ferner nicht mit Erfolg darauf berufen, der Kläger hätte den von ihm geltend gemachten Schaden durch Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent vermeiden können. Allerdings wird angenommen, es habe als Restitutionsgrund nach § 580 Nr. 6 ZPO zu gelten, wenn das Patent, auf das eine Verurteilung im Verletzungsprozess gegründet ist, später im Nichtigkeitsverfahren vernichtet oder derart beschränkt wird, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr darunter fällt (Rogge/Grabinski, in: Benkard, PatG, 10. Auflage, § 139 Rn. 149 m.w.N.; Keukenschrijver, in: Busse, PatG, 6. Auflage, § 143 Rn. 389; vgl. auch BGH GRUR 2006, 316 - Koksofentür). Wäre die Nichtigkeitsklage durchgefochten worden und hätte sie zur Vernichtung des Anspruchs 1 des Widerklagepatents oder dazu geführt, dass dieser in einer Weise eingeschränkt worden wäre, die zur Folge hätte, dass der Einsatz der Anlagen des Klägers nicht mehr unter das Schutzrecht fiele, wäre es daher im Grundsatz möglich gewesen, ein Restitutionsverfahren durchzuführen, das dann zugunsten des Klägers hätte ausgehen können. Es ist auch im Grundsatz anerkannt, dass ein Mitverschulden des Mandanten i.S. von § 254 BGB darin liegen kann, dass er unter Verletzung seiner Obliegenheiten davon absieht, Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel einzulegen, die zumutbar und dazu geeignet sind, den Schaden abzuwenden oder zu mindern (BGH NJW 1994, 1211, 1212 m.w.N.; Zugehör, in Zugehör/Fischer/Sieg/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung, Rn. 1236). Dabei muss sich der Mandant im Verhältnis zu seinem ersten Anwalt einen schuldhaften Schadensbeitrag eines weiteren Anwalts, den er beauftragt hat, um einen erkannten oder für möglich gehaltenen Fehler des ersten Anwalts zu beheben, als Mitverschulden anrechnen lassen (BGH NJW 1994, 1211). Nachdem im Streitfall der Kläger nach Kündigung des Mandats gegenüber den Beklagten andere Rechts- und Patentanwälte beauftragt hat, die gegen das Widerklagepatent - und zwar richtigerweise gegen dessen Anspruch 1 - Nichtigkeitsklage erhoben haben, diese jedoch im Rahmen der gütlichen Einigung mit der E. GmbH zurückgenommen haben, stellt sich die Frage eines Mitverschuldens genauer dahin, ob der Kläger gehalten war, die Nichtigkeitsklage durchzufechten. Das ist zu verneinen.

aa) Die Beklagten haben schon nicht substantiiert dargetan, dass die von den späteren anwaltlichen Bevollmächtigten des Klägers erhobene Nichtigkeitsklage dazu geführt hätte, dass Anspruch 1 des Widerklagepatents für nichtig erklärt oder aber derart eingeschränkt worden wäre, dass ein Einsatz der ECM-Anlage des Klägers nicht mehr in den Schutzbereich gefallen wäre. Die Eignung der Nichtigkeitsklage gemäß Anlage K 72, einen solchen Erfolg herbeizuführen und damit die Voraussetzungen für eine Restitutionsklage zu schaffen, ergibt sich nicht bereits daraus, dass sich die E. GmbH zu einer gütlichen Einigung mit dem Kläger bereit gefunden hat, nachdem diese Nichtigkeitsklage erhoben worden war. Die E. GmbH war, wie sich aus den in diesem Rechtsstreit vorgelegten Unterlagen, etwa den Anlagen K 1 und K 11, ergibt, stets an einer gütlichen Einigung mit dem Kläger interessiert. Es spricht daher manches dafür, dass sie sich zum Vergleichsschluss vor allem deshalb bereit fand, weil sie damit erreichte, dass der Kläger eine Lizenz von ihr nahm, die Sorge über den Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens dagegen keine maßgebliche Rolle spielte.

bb) Vor allem aber wäre es dem Kläger nicht zumutbar gewesen, die Nichtigkeitsklage durchzufechten. Für die Beurteilung der Frage, ob die Durchführung der Nichtigkeitsklage dem Kläger zumutbar war, kommt es auf die Sach- und Rechtslage in dem Zeitpunkt an, in dem der Kläger den Beklagten das Mandat gekündigt hat. Zu diesem Zeitpunkt war der Kläger bereits von LG und OLG Düsseldorf wegen Patentverletzung verurteilt worden. Zugleich hatte er Anlagen der von E. GmbH angegriffenen Art an die M. AG und an ein weiteres Unternehmen ausgeliefert und musste mit Schadensersatzforderungen der E. GmbH rechnen. Aus der Sicht des Klägers war es daher dringend angezeigt, eine gütliche Beilegung der Auseinandersetzung zu bewirken. Es kann jedoch ausgeschlossen werden, dass sich die E. GmbH zu einer gütlichen Einigung bereit gefunden hätte, wenn der Kläger, wie es ihm die Beklagten ansinnen wollen, darauf beharrt hätte, die Nichtigkeitsklage durchzufechten. Rechtlich kommt hinzu, dass eine Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent nicht nur vom Kläger erhoben werden konnte, sondern ebenso gut auch von den Beklagten hätte erhoben werden können.

e) Auch das Argument der Beklagten, dem Kläger stehe gegen die E. GmbH ein Anspruch auf Ersatz der ihm entstandenen Kosten wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zu, greift nicht durch. Die E. GmbH hat gegenüber dem Kläger zu Recht darauf hingewiesen, dass beim Einsatz der von ihm zu liefernden Anlage von mindestens einem ihrer Schutzrechte Gebrauch gemacht werde. Anhaltspunkte dafür, dass die E. GmbH bereits zum damaligen Zeitpunkt Zweifel am Rechtsbestand des Widerklagepatents hätte haben müssen, obwohl es ihr von der zuständigen Patentbehörde nach Prüfung erteilt worden war, haben die Beklagten nicht aufgezeigt. Zu solchen Zweifeln hatte die E. GmbH umso weniger Anlass, als die Beklagten sich im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Kläger gegenüber der E. GmbH nicht auf fehlenden Rechtsbestand des Widerklagepatents gestützt haben. Zudem ließe das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs des Klägers gegen die E. GmbH den Schadensersatzanspruch gegen die Beklagten nicht entfallen.

Nach alledem hat das Landgericht dem Kläger zu Recht einen Anspruch gegen die Beklagten auf Erstattung der gesamten Kosten des Verfahrens vor dem LG und OLG Düsseldorf zuerkannt.

f) Nicht zu beanstanden ist das angefochtene Urteil auch insoweit, als der Beklagte zu 1 zur Erstattung des gegen den Kläger verhängten Ordnungsgelds verurteilt worden ist. Zu Recht hat das Landgericht nach Beweiserhebung angenommen, der Beklagte zu 1 habe den Kläger fehlerhaft dahin beraten, die ihm vom Kläger vor der Veröffentlichung im Internet zur Prüfung vorgelegte Werbung verstoße nicht gegen das vom LG Düsseldorf für vorläufig vollstreckbar erklärte Unterlassungsurteil. Die Beweiswürdigung des Landgerichts teilt der Senat. Einwendungen hiergegen hat der Beklagte zu 1 mit der Berufung nicht erhoben. Sein Einwand, der Kläger hätte bei Durchfechtung der Nichtigkeitsklage gegen das Widerklagepatent auch eine Rückzahlung des Ordnungsgeldes erreichen können, greift nicht durch. Es ist bereits zweifelhaft, ob eine erfolgreiche Nichtigkeitsklage nicht nur zur Aufhebung des Urteils des LG Düsseldorf im Verletzungsprozess im Restitutionsverfahren, sondern auch zur Aufhebung des Ordnungsmittelbeschlusses hätte führen können und ob diese Aufhebung Wirkung ex tunc entfaltet hätte (vgl. OLG Nürnberg, Magazindienst 2006, 629). Jedenfalls aber war die Durchführung einer solchen Nichtigkeitsklage dem Kläger, wie oben ausgeführt, nicht zumutbar.

g) Entsprechendes gilt für die Kosten des Zwangsgeldverfahrens nach § 888 ZPO. Die Beklagten haben, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht bestritten, dass dieses Verfahren angestrengt wurde, weil die Beklagten das Schreiben, mit dem der Gegner zur Auskunftserteilung aufgefordert hatte, verspätet an den Kläger weitergeleitet und ihn nicht hinreichend über die geschuldeten Auskünfte beraten haben. Einwendungen hiergegen haben die Beklagten nicht erhoben. Die Durchführung einer Nichtigkeitsklage war dem Kläger, wie ausgeführt, nicht zuzumuten.

h) Schließlich hat das Landgericht dem Kläger zu Recht einen Anspruch gegen beide Beklagten auf Erstattung der Anwaltskosten in Höhe von EUR 1.984,42 zugesprochen, die er aufzuwenden hatte, um die Schadensersatzansprüche der E. GmbH in Höhe von EUR 89.084,12 abzuwenden. Zutreffend hat das Landgericht auch insoweit eine Kausalität der fehlerhaften Beratung der Beklagten mit der Erwägung angenommen, hierfür wären keine gesonderten Anwaltskosten angefallen, wenn die Beklagten dem Kläger sogleich zu einer gütlichen Einigung mit der E. GmbH geraten hätten. Für diese Auffassung des Landgerichts spricht wiederum, dass die E. GmbH selbst noch nach ihrem Obsiegen im Verletzungsprozess zum Abschluss eines Lizenzvertrags mit dem Kläger bereit war, in dem auch die Schadensersatzforderung geregelt wurde. Das rechtfertigt den Schluss, dass die E. GmbH zu einer entsprechenden Regelung erst recht zu einem deutlich früheren Zeitpunkt, vor gerichtlicher Klärung der Verletzungsfrage, bereit gewesen wäre. Die Beklagten haben insoweit auch keine Einwendungen erhoben.

3. Damit ergibt sich, dass die Berufung der Beklagten insgesamt erfolglos bleibt und mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen ist. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Gründe für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO) liegen nicht vor.

OLG Karlsruhe:
Urteil v. 14.05.2008
Az: 6 U 95/07