Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 29. April 2014
Aktenzeichen: 4b O 56/12

(LG Düsseldorf: Urteil v. 29.04.2014, Az.: 4b O 56/12)

Tenor

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu € 25.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, wobei Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen.

Vorrichtungen zum Übertragen trennender Kräfte auf ein Ziel

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, umfassend

eine Blitzlampe, welche konfiguriert ist, eine Erzeugung von mindestens einem Ausgangsimpuls zu ermöglichen, welcher eine Impulsbreite von bis zu ungefähr 300 µs, welche zwischen einem Anfang des mindestens einen Impulses und einem Ende des mindestens einen Impulses definiert ist, eine Peak-Amplitude und einen Halbwertsbreitenbereich aufweist, welcher, wenn er auf einer Zeitachse eines Schaubilds dargestellt wird, welches den mindestens einen Impuls illustriert, von einer Anfangszeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude innerhalb der Impulsbreite erreicht, bis zu einer Endzeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude ein abschließendes Mal innerhalb der Impulsbreite erreicht, definiert ist, wobei der Ort des Halbwertsbreitenbereichs entlang der Zeitachse in Bezug auf die Impulsbreite näher an dem Anfang des mindestens einen Impulses liegt als an dem Ende des mindestens einen Impulses; und einen Flüssigkeitsausgang, welcher konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten;

2.

der Klägerin unverzüglich schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 30.08.2008 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, insbesondere unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns

sowie zum Nachweis der Angaben zu a) die entsprechenden Verkaufsbelege (Rechnungen hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen;

wobei der Beklagten für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

3.

die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 30. August 2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse

gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 29.04.2013) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs-und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll-und Lagerkosten zu übernehmen.

4.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aufgrund der seit dem 30. August 2008 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird.

II.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 500.000,00.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents EP A in Anspruch.

Der deutsche Teil des in englischer Verfahrenssprache verfassten europäischen Patents EP B (Anlage K1, 1a; nachfolgend: Klagepatent), deren Inhaberin die Klägerin ist, wurde am 11.06.1998 unter Inanspruchnahme der Priorität der US-Schrift 903187 vom 12.06.1997 angemeldet. Die Veröffentlichung der Bekanntmachung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 30.07.2008. Die Beklagte legte mit Schriftsatz vom 21.03.2013 Nichtigkeitsklage (Anlage B1) gegen das Klagepatent ein, über die bislang noch nicht endgültig entschieden wurde. Das Klagepatent steht in Kraft.

Das Klagepatent betrifft Laser im Allgemeinen und insbesondere die optische Ausgestaltung bei den Lasern.

Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des in englischer Verfahrenssprache abgefassten Klagepatents lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

€Vorrichtungen zum Übertragen trennender Kräfte auf ein Ziel umfassend: eine Blitzlampe oder eine Laserdiode, welche konfiguriert ist, eine Erzeugung von mindestens einem Ausgangsimpuls zu ermöglichen, welcher eine Impulsbreite von bis zu ungefähr 300 µs, welche zwischen einem Anfang des mindestens einen Impulses und einem Ende des mindestens einen Impulses definiert ist, eine Peak-Amplitude und einen Halbwertsbreitenbereich aufweist, welcher, wenn er auf einer Zeitachse eines Schaubilds dargestellt wird, welches den mindestens einen Impuls illustriert, von einer Anfangszeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude innerhalb der Impulsbreite erreicht, bis zu einer Endzeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude ein abschließendes Mal innerhalb der Impulsbreite erreicht, definiert ist, wobei der Ort des Halbwertsbreitenbereichs entlang der Zeitachse in Bezug auf die Impulsbreite näher an dem Anfang des mindestens einen Impulses liegt als an dem Ende des mindestens einen Impulses; und einen Flüssigkeitsausgang, welcher konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten.€

Die Beklagte stellt in Slowenien Lasersysteme für die Zahnmedizin her und bietet diese unter anderem unter der Bezeichnung €Fotona Fidelis Plus III€, €Fidelis AT€ und €Light Walker€ in der Bundesrepublik an. Bei letzterem Modell handelt es sich um einen Nachfolgemodel des €Fidelis Plus III€, der in den Betriebsmodi ein identisches Verhalten zeigt. Der Vertrieb der Lasersysteme (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform) erfolgt über die C, ein weltweit tätiges Handelsunternehmen für den Bedarf von Zahnarztpraxen und zahntechnischen Labors. Die angegriffene Ausführungsform € insbesondere der €Light Walker€ € ist mit verschiedenen Handstücken der Typen H14 und H 02 ausgestattet, deren Faserspitze von drei Öffnungen (H 14) bzw. Düsen (H 02) umgeben sind, aus denen Flüssigkeit austritt.

Die angegriffene Ausführungsform ist ein Lasersystem, dessen Handstück so ausgebildet ist, dass das Laserlicht durch einen feinen Sprühnebel von Flüssigkeitswolke geführt wird. Die angegriffene Ausführungsform wird durch eine Blitzlampe gepumpt, wobei verschiedene Betriebsarten (u.a. SSP und VSP) einstellbar sind, welche verschiedene Laserimpulsbreite zur Verfügung stellen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform den Klagepatentanspruch 1 unmittelbar wortsinngemäß verletze.

Das Klagepatent verstehe € insoweit unstreitig € unter dem Halbwertsbreitenbereich (FWHM) das erste und letzte Durchschreiten des Halbwertes durch den Ausgangspuls. Dabei sei es aber nicht möglich, in Figur 5 Werte für die Halbwertsbreite und für die Impulsbreite einzuzeichnen, da insbesondere erstere nur willkürlich erraten werden könne. Die Figuren des Klagepatents zeigten zudem nicht einen Ausgangsimpuls, sondern die optische Energieverteilung eines Einzelimpulses.

Das Klagepatent spreche den Begriff des hydrokinetischen Effekts bewusst nicht an. Ferner handele es sich bei der Vorgabe, dass der Flüssigkeitsausgang konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten, um eine bloße Zweckangabe. Es komme insoweit auf die Eigenschaften des zu Gas verdampften Wassers nicht an. Nach dem Klagepatent sei die Ausformung einer Sprüheinrichtung an dem Laserhandstück, welche die Übertragung von Energie aus dem Laserlicht auf die Wassertröpfchen ermögliche, anspruchsgemäß. Insbesondere nehme die Funktionsangabe des Energieempfangs keinen Bezug auf das elektromagnetische Schneiden. Das in Abschnitt [0005] des Klagepatents genannte thermische Schneiden stehe dem von der Beklagten angeführten €subsurface effect€ nicht gleich. Auch letzterer sei vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst. Ferner komme es auf die in der Beschreibung des Klagepatents angegebene theoretische Begründung und auf einen angeblichen Irrtum in der Beurteilung theoretischer Wirkungsursachen rechtlich nicht an. Schließlich lehre das Klagepatent keine von der angegriffenen Ausführungsform abweichende Ausgestaltung des Flüssigkeitsausganges. Unerheblich sei insbesondere, welcher physikalische Effekt zum Abtrennen der Karies führe.

Die angegriffene Ausführungsform weise einen anspruchsgemäßen Flüssigkeitsausgang auf, bei dem die Wasserpartikel so ausgerichtet würden, dass sie den Laserstrahl einerseits überlagern und andererseits auf das zu behandelnde Feld des Zahns träfen. Der Flüssigkeitsausgang sei folglich konfiguriert, um Flüssigkeitspartikel auf die Oberfläche zur richten. Zudem empfingen die Flüssigkeitspartikel Energie aus dem mindestens einen Impuls und dieselbe Energie werde auf das Ziel übertragen, wodurch die Kariesstellen anders und besser vom Zahn abgetrennt würden. Die angegriffene Ausführungsform müsse die Energie des Laserlichts aufnehmen, da Wasser die Wellenlänge des Erbium-YAG-Lasers naturgesetzlich sehr stark absorbiere. Der Absorbtionsvorgang ändere sich auch nicht dadurch, dass Flüssigkeitstropfen sich in den Poren eines Zahnes oder in unmittelbarer Nähe davon befänden.

Dem seitens der Beklagten als Anlage 4 vorgelegte Bericht fehle die Glaubhaftigkeit, weil seine Verfasser an anderer Stelle andere Ergebnisse präsentierten und die Verbesserung der Schneidwirkung durch das Wasser zudem qualitativ als auch quantitativ längst belegt sei.

Ferner werde die richtige Durchführung der beklagtenseitigen Untersuchung der Anlage B 8 mit Nichtwissen bestritten. Die Beklagte ist zudem der Ansicht, diese Untersuchung belege gerade das zwingende Erfordernis von Wasser, um aufgrund der auftretenden expansiven Kräfte eine Schneidwirkung zu erzielen.

Die Klägerin beantragt,

I.

die Beklagten zu verurteilen,

1.

Es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu € 25.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, wobei Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollstrecken ist, es zu unterlassen.

Vorrichtungen zum Übertragen trennender Kräfte auf ein Ziel

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, umfassend

eine Blitzlampe, welche konfiguriert ist, eine Erzeugung von mindestens einem Ausgangsimpuls zu ermöglichen, welcher eine Impulsbreite von bis zu ungefähr 300 µs, welche zwischen einem Anfang des mindestens einen Impulses und einem Ende des mindestens einen Impulses definiert ist, eine Peak-Amplitude und einen Halbwertsbreitenbereich aufweist, welcher, wenn er auf einer Zeitachse eines Schaubilds dargestellt wird, welches den mindestens einen Impuls illustriert, von einer Anfangszeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude innerhalb der Impulsbreite erreicht, bis zu einer Endzeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude ein abschließendes Mal innerhalb der Impulsbreite erreicht, definiert ist, wobei der Ort des Halbwertsbreitenbereichs entlang der Zeitachse in Bezug auf die Impulsbreite näher an dem Anfang des mindestens einen Impulses liegt als an dem Ende des mindestens einen Impulses; und einen Flüssigkeitsausgang, welcher konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten;

2.

der Klägerin unverzüglich schriftlich und vollständig Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1 bezeichneten Handlungen seit dem 30.08.2008 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses, insbesondere unter Angabe

e) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Zeiten und €preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren,

f) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und €preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

g) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

h) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungs- und Vertriebskosten und des erzielten Gewinns

sowie zum Nachweis der Angaben zu a) die entsprechenden Verkaufsbelege (Rechnungen hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen;

wobei der Beklagten für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

3.

die in der Bundesrepublik Deutschland im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen, unter Ziffer I. 1 bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre € der Beklagten € Kosten herauszugeben;

und

4.

die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 30. August 2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse

gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom [€]) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs-und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll-und Lagerkosten zu übernehmen; und

II.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aufgrund der seit dem 30. August 2008 begangenen Handlungen gemäß Ziffer I.1. entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen

hilfsweise

den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen;

äußerst hilfsweise

der Beklagten für den Fall ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und Empfänger von Angeboten statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit gegenüber der Klägerin verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten tragen und ihn ermächtigt, der Klägerin darüber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer, ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

Das Klagepatent lehre eine bestimmte Konfiguration des Flüssigkeitsausgangs dergestalt, dass hierdurch der eingangs erwähnte hydrokinetische Effekt erzielt werde. Das Klagepatent fordere kein Ausrichten der Flüssigkeit auf die zu behandelnde Oberfläche, sondern nur ein Ausrichten der Flüssigkeit, wobei die Art und die Richtung durch die Funktionen des Energieempfanges und die Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel definiert seien. Insofern lehre das Klagepatent eine räumlich-körperliche Konfiguration des Flüssigkeitsausgangs.

Bei der angegriffenen Ausführungsform komme der sog. €subsurface water expansion€ Effekt, bei dem innere Absprengkräfte wirkten, zur Anwendung: Selbst harte Zielmaterialien, wie z.B. Zähne wiesen Mikrokavitäten (kleinste Wasser enthaltende Hohlräume) auf. Sobald Laserenergie auf die Zielfläche auftreffe, absorbiere das im Material unmittelbar unter der Zielfläche eingebettete Wasser einen Teil der Laserenergie. In der Folge trete eine schlagartige Verdampfung des direkt unter der Zielfläche eingebetteten Wassers auf, was von innen heraus ein Absprengen von Partikeln aus der Zielfläche bewirke. Der hydrokinetische Effekt, auf welchem die angebliche klagepatentgemäße Erfindung aufbaue, sei nicht existent.

Die angegriffene Ausführungsform weise keinen Flüssigkeitsausgang auf, der nach den anspruchsgemäßen Zwecken konfiguriert sei. Der bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandene Flüssigkeitsausgang sei nicht € wie anspruchsgemäß € zur Ausführung des hydrokinetischen Effekts konfiguriert. Dies belege neben dem Forschungsbericht der Universität Ljubljana aus August 2012 (Anlage B2) auch der Untersuchungsbericht aus Januar 2014 (Anlagen B 8, 8a). Je weniger Wasser zugeführt werde desto besser zeigte sich die Schneidleistung.

Jedenfalls habe die Klägerin aber aufgrund einer privaten Vorbenutzung nicht widerrechtlich gehandelt, sofern man der klägerischen Auslegung folge.

Das Klagepatent werde sich ferner als nicht rechtsbeständig erweisen. Die dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindung sei nicht ausführbar, da es trotz Umsetzung sämtlicher Vorgaben des Klagepatentanspruchs nicht gelungen sei, den hydrokinetischen Effekt nach Merkmal 2.6 herbeizuführen. Sofern insbesondere eine weite Auslegung des Klagepatents befürwortet werde € unter der Prämisse, dass der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit nicht greife und zudem die Wirkungsangabe für die Schutzfähigkeit Beachtung finde €, nach der es lediglich vollkommen unspezifisch auf das Vorhandensein von Flüssigkeitspartikeln zum Empfang von Laserenergie ankomme, und dass es weiterhin ebenfalls nur auf irgendeine Übertragung von trennenden Kräften auf das Ziel ankomme, wie auch immer dies erreicht werden solle, mangele es dem Klagepatent an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Schließlich berufe sich die Klägerin ebenfalls auf eine offenkundige Vorbenutzung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und auf die zu den Akten gereichten Unterlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20.03.2014 Bezug genommen.

Gründe

Die Klage ist zulässig und begründet.

Der Klägerin stehen die Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft/Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Schadenersatzpflicht gem. §§ 9, 139 ff. PatG, 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ zu, da die angegriffene Ausführungsform alle Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht. Eine Aussetzung des Rechtsstreits ist nicht veranlasst.

I.

Das Klagepatent betrifft Laser im Allgemeinen und insbesondere die optische Ausgangsenergieverteilung bei den Lasern.

Aus dem Stand der Technik sind € so das Klagepatent € verschiedene Lasersysteme bekannt. Ein Festkörperlasersystem umfasst im Allgemeinen einen Laserstab zum Emittieren von kohärentem Licht und eine Stimulationsquelle, üblicherweise Blitzlampen, zum Stimulieren des Laserstabs damit er das kohärente Licht emittiert. Die Blitzlampe wird von einem Blitzlampenstrom angetrieben, welcher eine vorbestimmte Impulsform und eine vorbestimmte Frequenz umfasst. Der Blitzlampenstrom treibt die Blitzlampe bei der vorbestimmten Frequenz an, um dadurch eine Ausgangslichtverteilung der Blitzlampe mit der im Wesentlichen gleichen Frequenz wie der Blitzlampenstrom herzustellen. Diese Ausgangslichtverteilung aus der Blitzlampe treibt den Laserstab an, damit er kohärentes Licht mit der im Wesentlichen gleichen vorbestimmten Frequenz wie der des Blitzlampenstroms herstellt. Das kohärente Licht, welches von dem Laserstab erzeugt wird, weist eine optische Ausgangsenergieverteilung über die Zeit auf, welche im Allgemeinen der Impulsform des Blitzlampenstroms entspricht. Die Impulsform der optischen Ausgangsenergieverteilung über die Zeit umfasst typischerweise eine relativ allmählich ansteigende Energie, welche bis zu einer maximalen Energie hoch läuft und eine nachfolgend über die Zeit abnehmende Energie. Die Impulsform einer typischen optischen Ausgangsenergieverteilung kann einen relativ effizienten Betrieb des Lasersystems bereitstellen, was einem relativ großen Verhältnis durchschnittlicher optischer Ausgangsenergieverteilung zu der durchschnittlichen Leistung entspricht, welche in das Lasersystem eingespeist werden.

Nach dem Klagepatent können die im Stand der Technik bekannte Impulsform und Frequenz für thermische Schneidvorgänge geeignet seien. Neue Schneidverfahren € so das Klagepatent weiter € basieren jedoch nicht alle auf laser-induzierten thermischen Schneidmechanismen. Insbesondere richtet ein neuer Schneidmechanismus optische Ausgangsenergie aus einem Lasersystem in eine Verteilung zerstäubter Fluidpartikel, welch in einem Raumvolumen knapp oberhalb der Zieloberfläche angeordnet sind. Die optische Ausgangsenergie wirkt wechselseitig mit den zerstäubten Fluidpartikeln, wobei bewirkt wird, dass sich die zerstäubten Fluidpartikel ausdehnen und elektromagnetisch induzierte Schneidkräfte auf die Zieloberfläche übertragen. Als Ergebnis der einzigartigen Wechselwirkungen der optischen Ausgangsenergie mit den zerstäubten Fluidpartikeln € so die Kritik des Klagepatents € sind typische optische Ausgangsenergieverteilungs-Impulsformen und Frequenzen nicht besonders für ein optisches, elektromagnetisch induziertes Schneiden geeignet.

Aus der US-Schrift Nr. 3,914,698 ist eine Blitzlampenentladungsschaltung mit verschiedenen Eigenschaften bekannt. Das US-Patent Nr. D beschreibt einen Prozess für die fotochemische Behandlung eines festen Stoffes, welcher ein Belichten des Letzteren mit Lichtimpulsen umfasst, welche von mindestens einer Glimmentladungslangröhre mit einem Edelgas unter geringerem Druck hergestellt werden. Ferner ist aus dem Stand der Technik eine Vorrichtung zum Lenken elektromagnetischer Energie in eine zerstäubte Verteilung von Fluidpartikeln oberhalb einer Zieloberfläche aus der US-A-5741247 mit dem Titel €Atomized fluid particles for electromagnetically induced cutting€ bekannt.

Das Klagepatent formuliert nicht explizit eine Aufgabe, erachtet aber spezielle optische Ausgangsenergieverteilungen für ein optimales Schneiden als erforderlich, wenn die optische Ausgangsenergie in eine Verteilung zerstäubter Fluidpartikel zum Bewirken eines elektromagnetisch induzierten Schneidens der Zieloberfläche gerichtet wird.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent daher eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

1.

Vorrichtungen zum Übertragen trennender Kräfte auf ein Ziel umfassend:

2.

Eine Blitzlampe

2.1

Die Blitzlampe ist konfiguriert, eine Erzeugung von mindestens einem Ausgangsimpuls zu ermöglichen.

2.2.

Der Ausgangsimpuls weist eine Impulsbreite von bis zu ungefähr 300 Mikrosekunden auf, welche zwischen einem Anfang des mindestens einen Impulses und einem Ende des mindestens einen Impulses definiert sind.

2.3

Der Ausgangsimpuls weist eine Peak-Amplitude und einen Halbwertsbreitenbereich auf.

2.4.

Der Halbwertbreitenbereich ist, wenn er auf einer Zeitachse eines Schaubilds dargestellt wird, welches den mindestens einen Impuls illustriert, von einer Anfangszeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude innerhalb der Impulsbreite erreicht, bis zu einer Endzeit, bei welcher die Amplitude eine Hälfte der Peak-Amplitude ein abschließendes Mal innerhalb der Impulsbreite erreicht, definiert.

2.5

Der Ort des Halbwertsbreitenbereichs liegt entlang der Zeitachse in Bezug auf die Impulsbreite näher an dem Anfang des mindestens einen Impulses als an dem Ende des mindestens einen Impulses.

3.

Und einen Flüssigkeitsausgang, welcher konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten.

II.

Die angegriffene Ausführungsform macht von allen Merkmalen des Klagepatentanspruchs Gebrauch. Die Parteien streiten über die Verwirklichung des Merkmals 3 (Merkmalsgruppe 3). Sofern die Beklagten die Verwirklichung der Merkmale 1 und Merkmalsgruppe 2 zunächst auch im Hinblick auf die in der Klageschrift gezeigte Grafik (Bl. 14 GA) mit Nichtwissen bestritten haben, ist dieses Bestreiten € den Hauptanspruch betreffend € nicht mehr aufrechterhalten worden. Die Klägerin hat zu den Merkmalen 1 und 2 ergänzend vorgetragen, dem ist die Beklagte nicht mehr entgegen getreten. Der Vortrag der Klägerin gilt insoweit als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO). Insofern erübrigen sich weitere Ausführungen der Kammer hierzu. Die angegriffene Ausführungsform macht wortsinngemäß von Merkmal 3 Gebrauch.

1)

In Merkmal 3 (Merkmalsgruppe 3) lehrt das Klagepatent das Erfordernis eines Flüssigkeitsausgangs, der zu dem Zweck konfiguriert ist, Flüssigkeitspartikel zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten.

Der Fachmann erkennt, dass die Konfiguration des Flüssigkeitsausgangs zur Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel dazu dient, die Wirkungen der Überlagerung von Laserlicht und Flüssigkeitspartikel zu erreichen. Diese Wirkungen liegen in der Aufnahme der Energie des Laserlichts durch die Flüssigkeit (in aller Regel Wasser) und die Übertragung der dadurch entstehenden trennenden Kräfte (die erhöhte Bewegungsenergie des Wasserdampfes als Resultat der Einwirkung des Laserlichts auf das Wasser) auf die Zieloberfläche.

a)

Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass der Fachmann das Ausrichten der Flüssigkeitspartikel € orientiert am maßgeblichen englischen Wortlaut des Anspruchs € so versteht, dass die Partikel in eine bestimmte Richtung geführt werden sollen. Die Ausrichtung des einzelnen Flüssigkeitspartikels im Sprühnebel wäre für den Fachmann technisch unsinnig, da unmöglich. Es geht stattdessen um eine gerichtete Bewegung der Flüssigkeitspartikel.

b)

Die Zweckangaben des Anspruchs, nach denen die Ausrichtung zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel erfolgen muss (Merkmal 3), ist für die Bestimmung des klagepatentgemäßen Schutzbereichs nicht von vornherein ohne jede Bedeutung. Vielmehr nimmt der Fachmann eine solche Zweckangabe immer in der Weise ernst, dass sie die Aufgabe hat, den durch das Klagepatent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. zur Bedeutung von Zweckangaben im Allgemeinen BGH GRUR 2009, 837, 838 Rn. 15 - Bauschalungsstütze; sowie BGH GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; BGH GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; BGH GRUR 1991, 436, 442 - Befestigungsvorrichtung II; BGH GRUR 2006, 923, 925 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; Urteil der Kammer vom 07.11.2013, Az. 4b O 199/11).

Der Anspruch gibt hinsichtlich der Ausgestaltung des Flüssigkeitsausgangs ausschließlich diese zweckorientierte Konfiguration vor. Insofern bietet die Verwendung zum Energieempfang und zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel den einzigen Anhaltspunkt, wie der Flüssigkeitsausgang im Hinblick auf die Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel konfiguriert sein soll. Ein anspruchsgemäßer Flüssigkeitsausgang muss daher so ausgebildet sein, dass er verwendbar ist, die Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel für diese Zwecke zu erreichen. Daher entfaltet die Wirkungsangabe, dass die Flüssigkeitspartikel zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten sind, für die Ausgestaltung des Flüssigkeitsausgangs Relevanz. Ein anspruchsgemäßer Flüssigkeitsausgang muss daher so ausgebildet sein, dass er verwendbar ist, die Flüssigkeitspartikel für diese Zwecke ausrichten zu können. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Wirkungsangabe, die Flüssigkeitspartikel zur Übertragung der trennenden Kräfte auf das Ziel auszurichten, für die Ausgestaltung des Flüssigkeitsausgangs daher durchaus von Bedeutung.

aa)

Soweit patentgemäß die Wirkung eintreten muss, dass die Flüssigkeitspartikel Energie aus dem mindestens einen Laserimpuls empfangen, muss der Flüssigkeitsausgang so gestaltet sein, dass die Flüssigkeitspartikel in den Strahlengang des Lasers gelangen. Der Flüssigkeitsausgang ist Bestandteil der Vorrichtung zur Übertragung der trennenden Kräfte. Gerade durch die Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel, also die Bewegungsrichtung der Partikel, soll die Wirkung erzielt werden, die Energie aus dem Laserimpuls aufzunehmen. Dafür müssen die Flüssigkeitspartikel in den Strahlengang des Lasers bewegt werden. Es genügt hingegen nicht, wenn durch den Flüssigkeitsausgang lediglich Flüssigkeitspartikel in irgendeiner Weise auf das Ziel aufgebracht werden und danach der Laser auf die Flüssigkeitspartikel bewegt wird.

bb)

Weiterhin muss der Flüssigkeitsausgang geeignet sein, die Flüssigkeitspartikel so auszurichten, dass sie nach dem Empfang des Laserimpulses die trennenden Kräfte auf das Ziel übertragen können.

(1)

Der physikalische Effekt, der eine trennende Kraft zur Folge hat, liegt darin, dass die Laserenergie mit den zerstäubten Flüssigkeitspartikeln interagiert und zumindest teilweise von ihnen absorbiert wird. Dies führt zu einer starken Erwärmung der Flüssigkeitspartikel, so dass diese ganz oder teilweise in den gasförmigen Zustand übergehen. Die Wassertropfen dehnen sich schlagartig aus, so dass sie quasi zerplatzen. Die elektromagnetische Energie des Laserimpulses wird dadurch ganz oder teilweise in Bewegungsenergie umgewandelt, die in der Ausdehnung des Flüssigkeitspartikels und der Beschleunigung seiner Bestandteile ihren Ausdruck findet. Diese Energie kann auf das Ziel übertragen werden, wenn die beschleunigten Flüssigkeitspartikel-Bestandteile auf die Zieloberfläche treffen. Die dabei freiwerdenden Kräfte stellen die trennenden Kräfte im Sinne des Klagepatents dar.

Genau dieses Verständnis des Klagepatentanspruchs kommt auch in der Beschreibung des Klagepatents zum Ausdruck. So erläutert das Klagepatent in Abgrenzung zum Stand der Technik in Absatz [0005], was es unter der Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel, dem Empfang der Energie und der Übertragung trennender Kräfte auf das Ziel versteht. Bei dem laser-induzierten thermischen Schneiden handelt es sich um einen aus dem Stand der Technik bekannten Vorgang, bei dem das zu schneidende Material unmittelbar erhitzt und dadurch verändert wird. Der Einsatz des Lasers führt z.B. zum Aufschmelzen oder Verbrennen des Materials. Demgegenüber benennt das Klagepatent einen neuen Schneidmechanismus, der optische Ausgangsenergie aus einem Lasersystem in eine Verteilung zerstäubter Fluidpartikel ausrichtet, welche in einem Raumvolumen knapp oberhalb der Zieloberfläche angeordnet sind. Die optische Ausgangsenergie wirkt wechselseitig mit den zerstäubten Fluidpartikeln, wobei bewirkt wird, dass sich die zerstäubten Fluidpartikeln ausdehnen und elektromagnetisch induzierte Schneidkräfte auf die Zieloberfläche übertragen. Ebenso führt das Klagepatent an anderer Stelle (Absatz [0027] des Klagepatents) bei der Erörterung eines Ausführungsbeispiels aus, dass die führenden Mikroimpulse 64, 66 und 68 hoher Intensität große Energiemengen in die zerstäubten Fluidpartikel übertragen, um dadurch die Fluidpartikel auszudehnen, wobei mechanische Schneidkräfte auf der Zieloberfläche aufgebracht werden.

Demnach ist es nicht erforderlich, dass die im Klagepatentanspruch genannten trennenden Kräfte eine bestimmte Größe haben. Das Klagepatent sieht bereits die durch den Laserimpuls verursachte Beschleunigung der Flüssigkeitspartikel-Bestandteile, wie sie in der Ausdehnung der Flüssigkeitspartikel zum Ausdruck kommen, als trennende Kräfte an. Ebenso wenig ist es erforderlich, dass diese trennenden Kräfte bzw. Schneidkräfte zwingend zu einem Abtrag von Partikeln jeglicher Art verwendbar sein müssen. Dies ergibt sich nicht aus dem Anspruchswortlaut. Ein Zahn oder Karies ist nicht Bestandteil des Anspruchswortlauts, dieser spricht allgemein von €Ziel€. Auch die Beschreibung des Klagepatents ist in dieser Hinsicht nicht ergiebig. Aus Absatz [0028] der Klagepatentschrift leitet der Fachmann kein engeres Verständnis her. Dort findet sich gerade die weiter gefasste Definition, wonach €Schnitt€ und €Schneiden€ im Sinne des Klagepatents allgemein als ein Übertragen trennender Kräfte auf die Zieloberfläche verstanden wird. Insofern verlangt das Klagepatent nicht, dass es tatsächlich zu einem Abtrag von Partikeln kommt. Vielmehr genügt es, dass überhaupt Kräfte infolge der Ausdehnung der Flüssigkeitspartikel auf die Zieloberfläche übertragen werden können. Dies erfordert lediglich eine räumliche Anordnung der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit ihrem Flüssigkeitsausgang im Verhältnis zu einer Zieloberfläche, so dass die Flüssigkeitspartikel in einem Raumvolumen knapp oberhalb der Zieloberfläche angeordnet sind, wenn sie die Energie vom Laser-Impuls empfangen und im Zuge ihrer Ausdehnung auf die Zieloberfläche treffen. Dadurch wird die Energie, die bei dem schnellen Wechsel der Aggregatzustände frei wird, auf die Zieloberfläche übertragen. Ob tatsächlich dadurch Partikel von der Zieloberfläche abgetragen werden oder nicht, ist unerheblich.

(2)

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich auch, dass es entgegen der Auffassung der Klägerin nicht genügt, wenn die trennenden Kräfte von innen her wirken. Es lässt sich nicht mit dem Anspruchswortlaut vereinbaren, wenn sich die Flüssigkeit bereits am Ziel befindet und erst dort den Impuls empfängt und Kräfte übertragen werden. Vielmehr müssen die entstehenden Kräfte das Ziel von €außen€ treffen können und dort wirken. Dies ersieht der Fachmann aus dem Erfordernis, dass die trennenden Kräfte €auf das Ziel€ übertragen werden sollen. Bei dem €auf€ handelt es sich um eine Richtungsbestimmung, nicht um eine bloße Angabe, dass die trennenden Kräfte €irgendwie€ wirken bzw. übertragen werden. Dies steht im Widerspruch dazu, dass die Flüssigkeitspartikel €ausgerichtet€ werden müssen und gerade durch ihre Ausrichtung die im Merkmal 3 genannten Wirkungen erzielt werden sollen. Die Richtungsangabe, Kräfte €auf das Ziel€ zu übertragen, korrespondiert mit dieser gerichteten Bewegung der Flüssigkeitspartikel, die durch das Vorrichtungsmerkmal des Flüssigkeitsausgangs und das Erfordernis der Ausrichtung der Flüssigkeitspartikel zum Ausdruck kommt. Sofern die Klägerin meint, der Absorptionsvorgang ändere sich nicht dadurch, dass sich Flüssigkeitstropfen in den Poren eines Zahnes oder in unmittelbarer Nähe davor befinden, mag das sein. Das ändert aber nichts daran, dass der Anspruch die Ausrichtung von Flüssigkeitspartikeln zum Empfang von Energie aus dem mindestens einen Impuls verlangt, die sich außerhalb der Poren des Zahnes befinden, da sie aus dem Flüssigkeitsausgang der Vorrichtung austreten.

Sofern die Klägerin herausstellt, dass in Absatz [0005] der Beschreibung des Klagepatents das Klagepatent sich lediglich vom Stand der Technik mit der Impulsform und dessen Frequenz, die nicht in ausreichender Art und Weise an den Schneidvorgang angepasst ist, abgrenzen wolle, spricht das nicht gegen die hier vertretene Auslegung. Insbesondere lässt sich Absatz [0005] nicht entnehmen, dass das elektromagnetisch induzierte Schneiden auch den €subsurface expansion effect€ betrifft bzw. mitumfasst. Bei diesem Effekt werden Wassermengen in den Poren des Zielmaterials, z.B. des Zahnes angeregt und verdampft, so dass trennende Kräfte durch eine Absprengung von innen freigesetzt werden. Dabei dient das von außen zugeführte Wasser lediglich dazu, ein Austrocknen des eingebetteten Wassers in der Zieloberfläche zu verhindern. Bei diesem Effekt wirken die trennenden Kräfte nicht von außen auf das Ziel € wie es der Anspruch fordert €, sondern vielmehr innerhalb des Ziels von innen nach außen. Das auch ein solcher Effekt von der Lehre des Klagepatents erfasst sein sollte, ergibt sich nicht aus der genannten Beschreibungsstelle. Es ist vielmehr konkret die Rede davon, dass sich die zerstäubten Fluidpartikel, die in einem Raumvolumen knapp oberhalb der Zieloberfläche angeordnet sind, ausdehnen und elektromagnetisch induzierte Schneidkräfte auf die Zieloberfläche übertragen. Das Klagepatent lehrt den Fachmann daher auch an dieser Stelle (Abs. [0005]), dass die Laserenergie in den Flüssigkeitspartikeln oberhalb der Zieloberfläche € nicht in der Zieloberfläche € absorbiert wird und es so für die Übertragung der Kräfte ausreicht, wenn sich die Flüssigkeitspartikel knapp oberhalb der Zieloberfläche ausdehnen und die damit verbundene Bewegungsenergie auf die Zieloberfläche trifft.

2)

Die angegriffene Ausführungsform macht von allen Merkmalen, insbesondere auch von der Merkmalsgruppe 3 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch.

Wie ausgeführt, kommt es nicht darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform tatsächlich so verwendet wird, dass Material von einer Oberfläche abgetrennt wird. Vielmehr ist es ausreichend, wenn die angegriffene Ausführungsform so verwendbar ist, dass Flüssigkeitspartikel vom Flüssigkeitsausgang in den Strahlengang des Lasers gelangen, infolgedessen die optische Energie aufnehmen und verdampfen (Merkmal 3b) und aufgrund ihrer Ausdehnung auf die Zieloberfläche prallen (Merkmal 3c).

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein Tröpfchennebel während des Laserbetriebs aufgebracht und auf das Ziel ausgerichtet wird. Unstreitig ist weiter, dass dieser in den Strahlengang des Lasers gelangt und dadurch geeignet ist, kurz vor der Zieloberfläche zu verdampfen und dabei Energie freizusetzen. Dabei handelt es sich um trennende Kräfte im Sinne des Merkmals 3 des Klagepatents. Sofern die Beklagten bestreiten, dass die kurz vor der Zieloberfläche zerplatzenden Flüssigkeitspartikel schneiden, ist dies vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen zur Auslegung unerheblich.

III.

Die Widerrechtlichkeit der Nutzung der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagten scheidet nicht aufgrund eines bestehenden Vorbenutzungsrechts aus. Unter Bezugnahme auf die offenkundige Vorbenutzung in der Nichtigkeitsklage macht die Beklagte nunmehr auch im Verletzungsverfahren ein Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG geltend. Dieser Vortrag ist nicht verspätet. Es kann dahinstehen, ob alle zugrunde liegenden Tatsachen bereits durch die Vorlage der Unterlagen, welche die offenkundige Vorbenutzung betreffen, mit der Nichtigkeitsklage vom 21.03.2013 (Anlagenkonvolut B 1) im hiesigen Verfahren der Kammer bereits vorgetragen und damit Gegenstand des Verletzungsverfahrens waren. Denn eine Zurückweisung eines etwaigen verspäteten Vortrags nach § 296 ZPO scheitert bereits deswegen, weil seine Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert. Denn die Beklagte hat die Voraussetzung eines privaten Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG bereits nicht hinreichend substantiiert dargelegt.

a)

Der Vorbenutzer erwirbt ein Weiterbenutzungsrecht nur dann, wenn er am Anmeldetag des Patents die Erfindung im Inland in Benutzung getroffen oder zumindest Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung genommen hat. Voraussetzung sind also der Erfindungsbesitz und dessen Betätigung zum Zeitpunkt der Anmeldung.

Erfindungsbesitz liegt vor, wenn der Vorbenutzer den Erfindungsgedanken soweit erkannt hat, dass er den patentgemäßen Erfolg planmäßig im Sinne einer wiederholbaren technischen Lehre herbeiführen konnte und die Nachbearbeitung nicht nur in Form von €Zufallstreffern" möglich war und er auch nicht mehr ausprobieren musste, ob er auf dem richtigen Weg war (vgl. BGH, GRUR 2010, 47 € Füllstoff; OLG Düsseldorf, Urteil v. 26.10.2006, Az. I-2 U 109/03; OLG Düsseldorf, Urt. vom 11.01.2007, 2 U 65 / 05 - Klimagerät). Ferner muss der Erfindungsbesitz redlich erworben sein. Dies ist der Fall, wenn sich der Benutzer für befugt halten durfte, die Erfindung auf Dauer für eigene Zwecke anzuwenden (vgl. BGH, GRUR 2010, 47 € Füllstoff).

Grundsätzlich liegt eine Betätigung des Erfindungsbesitzes im Inland vor, wenn der Vorbenutzer Benutzungshandlungen nach den §§ 9, 10 PatG vorgenommen hat (vgl. BGH, GRUR 2010, 47 € Füllstoff). Ausreichend ist auch, wenn der Vorbenutzer am Anmeldetag zumindest Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung getroffen hat. Von diesen ist nur auszugehen, wenn der Vorbenutzer den festen und endgültigen Entschluss gefasst hat, die Erfindung gewerblich zu benutzen und wenn er solche Vorkehrungen (technischer oder kaufmännischer Art) initiiert hat, welche die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat vorbereiten (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil v. 26.10.2009, Az. I-2 u 109/03; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rn. 1499). Die Benutzung der Erfindung muss aufgrund der getroffenen Veranstaltungen im Anschluss an den Prioritätstag greifbar zu erwarten gewesen sein, wobei die gesamten objektiven Umstände dies erkennen lassen müssen (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl. Rn. 1499).

Sowohl die Entwicklung des Erfindungsgedankens selbst als auch die Betätigung von Benutzungshandlungen können auch von Dritten (wie z.B. freien Mitarbeitern) vorgenommen werden, sofern die Handlungen dem Vorbenutzungsbegünstigten zugerechnet werden können (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319 € Einstieghilfe für Kanalöffnungen). Zu unterscheiden hiervon ist die Betriebsbezogenheit des Vorbenutzungsrecht. Das Vorbenutzungsrecht ist akzessorisch zum Betrieb, es besteht nur im Rahmen der Bedürfnisse des Betriebs des Berechtigten (vgl. Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl., § 12 Rn. 47).

b)

Die Voraussetzungen des privaten Vorbenutzungsrechts, an deren Nachweis strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. BGH, GRUR 1963, 311 € Stapelpresse; Schulte/Rinken/Kühnen, 9. Aufl., § 12 Rn. 30), ergeben sich aus dem tatsächlichen Vorbringen der Beklagten nicht in ausreichendem Maße. Es sind insbesondere keine Feststellungen möglich, dass die Merkmale 2.2 bis 2.5 als von der Beklagten als erfindungsgemäße Lehre bereits erkannt waren.

So ist nicht hinreichend dargelegt, dass der in der Anlage 8-01 gezeigte Twinlight Dental Laser zwingend mit dem aus den Zulassungsunterlagen (Anlage 8-02) ersichtlichen Laser und dem gemessenen Twinlight S/N 94000022 (Anlage 8-06) übereinstimmt und nicht verändert wurde. Diesbezüglich hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zu Recht aufgezeigt, dass der in den Zulassungsunterlagen gezeigte Er:YAG Laser, auf den sich die Beklagte im Hinblick auf ihr Vorbenutzungsrecht bezieht, eine Pulsdauer von 200 bis 400 µs bei Pulswiederholraten von 2 bis 10 Hz aufweist, wohingegen die Pulswiederholraten des in der Anlage 8-01 gezeigten Twinlight Dental Laser bei 2 bis 15 Hz liegen. Es ist daher nicht ersichtlich, dass beide Laser das gleiche Netzteil verwenden. Ferner geht aus der Gebrauchsanleitung des Twinlight Dental Lasers (Anlage 8-07) eine andere Pulsrate von 8 bis 14 Hz hervor. Nicht ersichtlich ist, welches Netzteil der in der Anlage 8-06 vermessene Twinlight S/N 94000022 aufweist. Ebenso ist keine Übereinstimmung der technischen Handstücke in der Anlage 08-1 mit den in der Nichtigkeitsklage vorgelegten technischen Zeichnungen einwandfrei erkennbar. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, dass das Netzteil, die Frequenz und die Handstücke nicht Bestandteil des Klagepatentanspruchs sind. Denn über das Netzteil wird die erfindungsgemäße Pulsform wie in den Merkmalen 2.2 bis 2.5 beansprucht erreicht. Mit einem geänderten Netzteil ändert sich auch die Pulsform. Insofern ist vorliegend nicht in der erforderlichen Klarheit dargelegt, dass es sich bei den Lasern in den verschiedenen Anlagen um ein und dasselbe Gerät handelt, dass aus dem Jahr 1994 stammt und den Messungen aus dem Jahre 2012, welche die beanspruchte Pulsform zeigen, unverändert zugrunde lag.

Mangels hinreichender Darlegung des Vorbenutzungsrechts erübrigt sich eine Parteivernehmung des Herrn E, der vertretungsberechtigtes Organ der Beklagten ist. Darüber hinaus sind deren Voraussetzungen nicht gegeben. Mangels Zustimmung der Klägerin kommt eine Vernehmung nach § 447 ZPO nicht in Betracht. Eine Vernehmung nach § 448 ZPO scheidet ebenfalls aus. Die dargelegten Tatsachen stützen bereits das Vorliegen eines Vorbenutzungsrechts nicht ausreichend, so dass sich die Situation nicht stellt, in der die Kammer zusätzlich zu einer bestrittenen Behauptung noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für deren Richtigkeit annehmen müsste (sog. Anbeweis, vgl. Zöller/Greger, 30. Aufl., § 448 Rn. 4).

IV.

Angesichts der Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform stehen der Klägerin die aus dem Tenor ersichtlichen Ansprüche gegen die Beklagte zu.

1)

Der Unterlassungsanspruch beruht auf §§ 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, da die Benutzung des Erfindungsgegenstandes ohne Berechtigung erfolgt ist.

2)

Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz, der aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ folgt. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen könne, § 276 BGB. Da überdies durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten die Entstehung eines Schadens hinreichend wahrscheinlich ist, der durch die Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

3)

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den Schadensersatzanspruch zu beziffern, steht ihr gegen die Beklagte ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstandes unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Die weitergehende Auskunftspflicht folgt aus §§ 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ. Für nicht gewerbliche Abnehmer und die Angebotsempfänger ist der Beklagten ein Wirtschaftsprüfervorbehalt zu gewähren (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 € Glasscheiben-Befestiger). Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

4)

Die Beklagte ist gemäß § 140a Abs. 3 S. 1, 1. Alt. PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ zum Rückruf in der aus dem Tenor ersichtlichen Weise verpflichtet. (vgl. LG Düsseldorf, Urteil v. 03.07.2012, Az. 4a O 282/10; Fitzner/Lutz/Bodewig/Rinken, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 140a Rn. 45, aA OLG Düsseldorf, Urteil v. 18.07.2013, Az. I-2 U 155/11).

5)

Der Klägerin steht hingegen kein Vernichtungsanspruch nach §§ 140a Abs. 1, S. 1 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 EPÜ zu. Ein Vernichtungsanspruch gegen die im Ausland ansässige Beklagte scheidet aus. Besitz und Eigentum der angegriffenen Ausführungsformen müssen im Inland bestehen, wobei die Belegenheit der Sache entscheidet (vgl. LG Düsseldorf InstGE 13, 1 Escitalopram-Besitz; Schulte/Voß/Kühnen, 9. Aufl., § 140a Rn. 13). Diesbezüglich ist nichts vorgetragen.

V.

Eine Veranlassung, den Rechtsstreit im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren gem. § 148 ZPO auszusetzen, besteht nicht.

Die Interessen der Parteien sind gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner € zeitlich ohnehin begrenzten € Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen Widerruf des Klagepatents kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht keine Veranlassung zur Aussetzung des Rechtsstreits. Aus dem Vorbringen der Beklagten im hiesigen Verletzungsverfahren ergibt sich nicht mit der für eine Aussetzung erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit, dass Klagepatent vernichtet wird.

1)

Die Kammer kann eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, nicht feststellen.

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmännischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Dabei ist nicht allein der Patentanspruch maßgeblich, sondern es genügt, wenn die notwendigen Angaben der allgemeinen Beschreibung des Patents oder den Ausführungsbeispielen entnommen werden können (BGH GRUR Int 2010, 1062 € Polymerisierbare Zementmischung; BGH GRUR 2010, 916 € Klammernahtgerät; Fitzner/Lutz/Bodewig € Müller/Wilmig, PatG, 4. Aufl., Art. 83 EPÜ, Rn. 32 ff. m. w. Nachw.).

Nach der hier vertretenen Auslegung des Klagepatents, nach der es lediglich auf das Vorhandensein von Flüssigkeitspartikeln zum Empfang von Laserenergie und auf irgendeine Übertragung von trennenden Kräften auf das Ziel ankommt, ist nicht ersichtlich, wieso die klagepatentgemäße Erfindung nicht ausführbar sein sollte.

2)

Es lässt sich eine überwiegende Erfolgswahrscheinlichkeit der Nichtigkeitsklage wegen fehlender Neuheit gem. Art. 54 EPÜ nicht feststellen.

a)

Die Schrift F (Anlage B 4) nimmt den Klagepatentanspruch nicht neuheitsschädlich vorweg.

Es kann dahinstehen, ob die in Merkmal 3 enthaltenen Zweckangaben Berücksichtigung finden müssen. Jedenfalls zeigt F nicht die Merkmale 2.3 bis 2.5. Aus der Schrift lässt sich die bestimmte Impulsform nicht entnehmen. Dies wird auch von der Beklagten nicht behauptet, vielmehr zieht sie die Schrift von G (Anlage B 5) heran. Die genaue Impulsform ist in F nicht offenbart und es erscheint jedenfalls zweifelhaft, dass der Fachmann diese nur mit der Kenntnis des eingesetzten Lasertyps €automatisch€ mitliest. So versteht die Kammer im Ergebnis auch den Vortrag der Beklagten nicht, der für dieses Merkmal ebenfalls die G-Schrift heranzieht.

b)

Die Schrift H nimmt die klagepatentgemäße Erfindung ebenfalls nicht neuheitsschädlich vorweg. Durch den Verweis auf die Ausführungen zu Fergibt sich, dass auch hier die Merkmale 2.3 bis 2.5 nicht gezeigt werden.

3)

Es ist unwahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht den Anspruch 1 in der geltend gemachten Fassung wegen des von den Beklagten vorgebrachten Einwandes, es fehle die erfinderische Tätigkeit, Art. 56 EPÜ, vernichten wird.

Nach Art. 56 EPÜ gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine erfinderische Tätigkeit nicht vorliegt, wenn der Fachmann aus dem Stand der Technik sowohl Rückschlüsse hinsichtlich der Problemstellung des Klagepatents, als auch in Bezug auf die Problemlösung mit Mitteln des Klagepatents ziehen kann.

a)

Die Schrift G (Anlage B 5) war ausweislich des Bibliotheksstempels vor dem Prioritätsdatum (12.06.1997) bereits 1988 öffentlich zugänglich und damit Stand der Technik.

Dass sich die klagepatentgemäße Erfindung in naheliegender Weise dem Fachmann aus einer Kombination der Schriften G (Anlage B 5) mit F(Anlage B 6) ergibt, ist aus mehreren Gründen zweifelhaft:

Selbst wenn man mit der Beklagten davon ausginge, dass ausgehend von F der Fachmann die Problemstellung des Klagepatents € Optimierung des optischen elektromagnetisch induzierten Schneidens € erkennt, ist nicht ersichtlich, dass er durch die Verwendung der Luft/Wasserspritze eine Anregung erhält einen Flüssigkeitsausgang mit der Faserspitze des Lasers zu verbinden. Gleiches gilt umgekehrt, wenn man G als die nächstliegende Schrift ansieht. Dies unterstellt ist nicht davon auszugehen, dass der Fachmann in der Zusammenschau beider Dokumente tatsächlich die Anregung erhält, die beanspruchte Pulsform mit der beanspruchten Halbwertsbereichbreite zu verwenden. Die Klägerin hat aufgezeigt, dass es sich bei dem gezeigten E-YAG Lasersystem um ein modulares Baukastensystem handelt, wobei zwei verschiedene Netzteile einsetzbar sind, die regelbar ausgestaltet sind, so dass verschiedene Pumpleistungen eingestellt werden können. In den Schriften G und Fwurden Prototypen eingesetzt. Auch die Beklagte räumt ein, dass keine Identität der Laser vorlag. Die Beklagte geht davon aus, dass die beiden Impulse der vergleichbaren Laser unter Einsatz einer vergleichbaren Pumpenergie erzeugt wurden, da laut G die Impulsdauer von der Pumpenergie abhängt und die Dauer des Ausgangsimpulses in beiden Untersuchungen gleich ist. Insoweit ist aber nicht ausgeschlossen, dass der Fachmann auch bei der Kombination der Schriften bei der Einstellung des beanspruchten Ausgangsimpulses eine gedankliche Eigenleistung vollbracht hat. So weist die Klägerin zudem auf unterschiedliche Energiewerte und Wiederholfrequenzen hin. Irrelevant ist in diesem Zusammenhang, dass der Klagepatentanspruch Angaben zu Energiewerten und Wiederholfrequenzen nicht enthält. Hier ist dann zugunsten der Beklagten zu unterstellen, dass der Fachmann nach dem Prinzip trial and error vorgegangen wäre. Weiterhin steht nicht fest, ob er nach G Anlass zu einer Kombination mit G hatte. Denn die Kammer hält es zwar nicht für ausgeschlossen, dass der Fachmann anhand der Figur 8.2 die Lage des beanspruchten Halbwertbreitenbereichs nach Merkmal 2.4 ermitteln kann. Sie teilt aber die Bedenken der Beklagten, dass dies ohne weitere gedankliche Eigenleistung möglich ist. Auch wenn die klägerische Argumentation nicht verfängt, dass die Figur 8.2 nicht den Ausgangsimpuls enthält € insofern schließt sich die Kammer der Ansicht der Beklagten an, dass auch die Figuren 2 und 5 neben der auch gezeigten Energieverteilung ebenfalls den Ausgangsimpuls darstellen, erscheint die Lage des Halbwertbreitenbereiches nicht ohne weiteres ersichtlich: Die Kammer kann letztlich nicht abschließend beurteilen, auf welche Art und Weise die Glättung der Laserpulse durch Mittelung, so die Klägerin, oder durch Differentiation erfolgen muss. Jedoch scheint auch die Beklagte der Klägerin zuzustimmen, dass eine Glättung des Laserpulses im Ergebnis aussagekräftiger für die Ermittlung des Ausgangsimpulses zu handhaben ist. Insofern ist nicht ohne weiteres ersichtlich, dass der Fachmann die Figur 8.2 € die unstreitig in der Entgegenhaltung G nicht geglättet ist € gleichsam automatisch geglättet hätte, um eine aussagekräftigen Halbwertbreitenbereich zu erhalten. Die nachträgliche Glättung seitens der Beklagten gehört soweit ersichtlich nicht zum Stand der Technik. Ferner hat die Klägerin durch Vermessung des €geglätteten€ Ausgangsimpulses aufgezeigt, dass die Anfangszeit (im Vergleich Figur 8.2. aus der Entgegenhaltung und Figur 8.2. im €geglätteten€ Zustand) bereits eine unterschiedliche ist. Es ist daher zweifelhaft, ob die Figur 8.2. in der G-Entgegenhaltung den Fachmann dennoch zu der Kenntnis des Halbwertbreitenbereichs im Sinne einer €Ermittlung€ kommen lässt. Die Merkmale 2.4 und 2.5 charakterisieren zwar nur einen bestimmten Bereich und stellen keine exakten Messwerte dar. Indes erscheint es nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Fachmann ohne eigenes Zutun diese Bereichsangaben durch das bei G gezeigte Signal erkannt hätte. Unter den gesamten Umständen geht die Kammer nicht von einem Naheliegen der Merkmale 2.4 und 2.5 mit der für den Aussetzungsmaßstab notwendigen überwiegenden Wahrscheinlichkeit aus.

b)

Die obigen Ausführungen greifen im Wesentlichen auch für die Kombination G und H.

4)

Für die offenkundige Vorbenutzung greifen im Wesentlichen die gleichen Erwägungen wie zu dem nunmehr geltend gemachten privaten Vorbenutzungsrecht. Das Ergebnis einer etwaigen vom Bundespatentgericht durchzuführenden Beweisaufnahme kann durch die Kammer weder vorhergesagt noch vorweggenommen werden.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO.

VII.

Der Streitwert wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

LG Düsseldorf:
Urteil v. 29.04.2014
Az: 4b O 56/12