Oberlandesgericht München:
Urteil vom 26. Juni 2008
Aktenzeichen: 6 U 2022/07

(OLG München: Urteil v. 26.06.2008, Az.: 6 U 2022/07)

Tenor

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts München I vom 17. Januar 2007 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 21. August 2007, Az. 21 O 17880/05, wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des vollstreckbaren Betrags abwenden, sofern nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe

I.

Die Klägerin macht als ausschließliche Lizenznehmerin eines für den Erfinder, einem Arbeitnehmer der Beklagten, eingetragenen Patents Ansprüche gegen die Beklagte auf Auskunft und Feststellung der Schadenersatzpflicht wegen Verletzung dieses Schutzrechts geltend.

Der Patentinhaber, Herr J O N, ist seit langen Jahren bei der Beklagten als Facharbeiter tätig. Am 10. Juli 1998 meldete er seinem Arbeitgeber auf einem für technische Verbesserungsvorschläge vorgesehenen Formular (Anlage K 4) seine Idee, die für das Drehen von Metallteilen verwendeten Keramikschneidwerkzeuge € bei denen es teils zu Aufschmierungen bzw. Ausrissen des Materials kam € dadurch zu verbessern, dass sie mit einem Spanwinkel von 5° versehen werden. Erste Erprobungen hätten ein positives Ergebnis gezeitigt.

Obwohl eine Reaktion der Beklagten ausblieb, wurden die Versuche in der Abteilung TTV 3, in welcher der Patentinhaber tätig ist, fortgesetzt.

Mit Datum vom 09. Dezember 1998 reichte N sodann über einen Herrn R, mit dem er bereits den Verbesserungsvorschlag besprochen und erprobt hatte, die aus Anlage K 5 ersichtliche Erfindermeldung ein, in welcher er seine Idee unter Verweis auf den im Juli 1998 abgegebenen Verbesserungsvorschlag erneut unterbreitete und gleichzeitig um Prüfung unter dem Gesichtspunkt einer Patent-/Gebrauchsmusterfähigkeit bat. Die Abteilung TTV 3 leitete N Bericht zusammen mit verschiedenen Werkzeugzeichnungen, darunter die Zeichnung Nr. 31-81999-1352 (Anlage K 13, handschriftliche Ergänzungen später hinzugefügt), mit einem auf den 19. Januar 1999 datierten Schreiben (Anlage K 12) weiter, wobei sie ausdrücklich um Prüfung der Schutzfähigkeit der dargestellten Entwicklung bat.

Am 25. Februar 1999 (Anlage K 6) teilte die Beklagte unter dem Briefkopf ihrer Muttergesellschaft, der D Ch AG, dem nunmehrigen Patentinhaber ("Abteilung TTV 3 im Hause") zum Betreff 'Ihre Erfindungsmeldung zum Thema "Schneidwerkzeug mit Spanstufe" (bei uns eingegangen am 29. Januar 1999) entspricht Verbesserungsvorschlag Nr. 980455' folgendes mit:

Nach eingehender Erörterung Ihrer Erfindung im Patentausschuß wurde beschlossen, seitens der MTU keine Patentanmeldung zu tätigen und den Gegenstand mithin nicht in Anspruch zu nehmen.

Die Bearbeitung Ihres Verbesserungsvorschlags bleibt davon selbstverständlich unbeeinflusst.

Gegenüber den Rechtsanwälten N führte die D Ch AG mit Schreiben vom 17. Dezember 1999 (Anlage K 7) € nach Hinweis darauf, dass der Verbesserungsvorschlag noch bearbeitet werde € ebenfalls aus:

... Nachdem eine Inanspruchnahme durch MTU nicht erfolgt ist, steht es Ihrem Mandanten frei, seine in Rede stehende Erfindung selbst zum Schutzrecht anzumelden. ...

Dieser Anregung kam der Erfinder nach: Am 15. Februar 2000 meldete er das Patent DE ... betreffend ein Keramikschneidwerkzeug für die Bearbeitung von Metallen (Anlage K 1) an, dessen Erteilung € nach Änderungen hinsichtlich der Bemessung des Winkels der äußeren Innenwandung sowie der Öffnung der Ausnehmung der Spanleitstufe € am 13. März 2003 mit folgendem Wortlaut der Ansprüche 1 und 7 veröffentlicht worden ist:

1. Keramikschneidwerkzeug, für die Metallbearbeitung mit wenigstens einer Schneidkante oder wenigstens einer Schneidspitze und wenigstens einer Spanleitstufe, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanleitstufe als U-förmige oder V-förmige Ausnehmung ausgebildet ist mit einer nach innen gerichteten äußeren Innenwandung, die unter einem Winkel von 3° bis 10° geneigt verläuft, wobei die Öffnung der Ausnehmung der Spanleitstufe im Bereich von 0,2 mm bis 4 mm liegt.

7. Verfahren zur Bearbeitung von Metallteilen, dadurch gekennzeichnet, dass das Keramikschneidwerkzeug gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 ein Metallteil mit einer Schnittgeschwindigkeit von ³ 50 m/min, vorzugsweise € 100 m/min, bevorzugt € 400 m/min, noch bevorzugter zwischen 150 m/min und 350 m/min und besonders bevorzugt von 300 m/min bearbeitet.

Mit Wirkung zum 19. August 2003 hat der Patentinhaber und Erfinder, Herr N der Klägerin schriftlich eine ausschließliche Lizenz an seinem Schutzrecht erteilt und ihr darüber hinaus sämtliche Ansprüche wegen der Benutzung der Erfindung, auch für die Vergangenheit und einschließlich solcher nach § 33 PatG, abgetreten (Anlage K 3).

Die Beklagte, die für ihre Produktion unstreitig Keramikschneidwerkzeuge verwendet bzw. verwendet hat, die nach den Konstruktionszeichnungen gemäß Anlagen K 13, K 14 gestaltet sind, hat N nach langwierigen Verhandlungen für die Benutzung seines Verbesserungsvorschlags mit knapp DM 40.000.€ honoriert.

Unter dem 20. August 2003 (Anlagen K 9, K 10) wurde die Beklagte auf die ausschließliche Berechtigung der Klägerin an dem Klageschutzrecht hingewiesen. Nach Zustellung der Klage am 19. November 2005 teilte die Beklagte dem Erfinder mit Schreiben vom 06. Juni 2006 (Anlage CBH 14) mit, seine vom 09. Dezember 1998 datierende Erfindungsmeldung habe die Merkmale des nunmehr erteilten Patentanspruchs nur unvollständig enthalten. Insbesondere seien ihr damals die die Schutzfähigkeit erst begründenden Erfordernisse nicht mitgeteilt worden. Weiter führt sie aus:

Im Umfang Ihrer eventuellen Erfinderschaft auch im Hinblick auf die bislang nicht gemeldeten Merkmale der Erfindung nehmen wir hiermit die Erfindung zugunsten der MTU unbeschränkt in Anspruch.

Die Klägerin hat erstinstanzlich im Wesentlichen geltend gemacht, eine wirksame Inanspruchnahme der Erfindung seitens der Beklagten liege nicht vor. Die dem Patentinhaber gezahlte Prämie sei ausschließlich für die tatsächliche Benutzung des technischen Verbesserungsvorschlags € bereits ab Mitte 1998, mithin noch lange vor Offenlegung der Anmeldung € geleistet worden. Als bloßer Realakt sei diese Verwendung ohnehin nicht geeignet, der Beklagten ein Recht zur Benutzung des Gegenstands der Erfindung zu verschaffen.

Die Klägerin hat erstinstanzlich folgende Anträge gestellt:

I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und durch Vorlage eines gesonderten Verzeichnisses darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 13.04.2003

a. Keramikschneidwerkzeuge für die Metallbearbeitung mit wenigstens einer Schneidkante oder wenigstens einer Schneidspitze und wenigstens einer Spanleitstufe

hergestellt, angeboten, in den Verkehr gebracht und/oder gebraucht hat,

soweit die Spanleitstufe als U-förmige oder V-förmige Ausnehmung ausgebildet ist mit einer nach innen gerichteten äußeren Innenwandung, die unter einem Winkel von 3° bis 10° geneigt verläuft, wobei die Öffnung der Ausnehmung der Spanleitstufe im Bereich von 0,2 mm bis 4 mm liegt,

sowie

b. ein Verfahren zur Bearbeitung von Metallteilen angewendet hat, bei dem das unter a. genannte Keramikschneidwerkzeug ein Metallteil mit einer Schnittgeschwindigkeit von - 50 m/min, vorzugsweise - 100 m/min, bevorzugt - 400 m/min, noch bevorzugter zwischen 150 m/min und 350 m/min und besonders bevorzugt von 300 m/min bearbeitet,

und zwar unter Angabe

€ der Dauer und der Anzahl von Anwendungen des unter b. genannten Verfahrens zur Bearbeitung von Metallteilen,

€ der Menge der von ihr hergestellten Keramikschneidwerkzeuge gemäß a.,

€ der Dauer und der Anzahl von Einsätzen solcher Werkzeuge,

€ der einzelnen Lieferungen solcher Werkzeuge, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen sowie der Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

€ der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmenge, -zeiten und -preisen, sowie der Typenbezeichnungen und der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

€ der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

€ der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten gemindert ist, es sei denn, diese könnten ausnahmsweise den unter a. fallenden Keramikschneidwerkzeugen unmittelbar zugeordnet werden,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

II. 1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der ihr und/oder Herrn J O N durch seit dem 13.04.2003 begangene Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer I.a. und I.b. entstanden ist oder noch entstehen wird.

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die in Antrag Ziffer I.a. und I.b. bezeichneten, in der Zeit vom 23.09.2001 bis 12.04.2003 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu bezahlen.

Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und zur Begründung zunächst geltend gemacht, durch die Vergütung der Erfindung als betrieblicher Verbesserungsvorschlag habe sie ein kostenloses Nutzungsrecht erlangt. Indem sie die Entwicklung mit Wissen des Erfinders als Verbesserungsvorschlag bearbeitet habe, habe sie ihren Nutzungswillen deutlich gemacht, so dass N durch die Annahme der Vergütung einen Lizenzvertrag mit ihr abgeschlossen habe. Diese Berechtigung müsse sich auch die Klägerin entgegenhalten lassen. Jedenfalls habe sich die Beklagte ein Recht zur Eigennutzung der Neuerung vorbehalten, was nach den Grundsätzen der Zweckübertragungsregel einer beschränkten Inanspruchnahme gleichkomme. Im Übrigen seien die Gegenstände von Verbesserungsvorschlag und Erfindungsmeldung nicht deckungsgleich, gehe doch die Patentanmeldung über den Verbesserungsvorschlag hinaus. Nach Einsicht in die Erteilungsakten (am 12. Mai 2006, vgl. Anlage CBH 14) und unbeschränkter Inanspruchnahme der Erfindung mit Schreiben vom 06. Juni 2006 (Anlage CBH 14) hat die Beklagte ausgeführt, Herr N habe die unter Schutz gestellte technische Lehre teils erst nach deren Meldung im Dezember 1998/Januar 1999 weiterentwickelt: Während er ihr, der Beklagten, nur einen Winkel der Spanleitstufe von 5° mitgeteilt habe, erstrecke er sich nach dem Patent nunmehr auf einen Bereich von 3° bis 10°. Eine u- bzw. v-förmige Ausnehmung bzw. deren Dimensionen seien in der Erfindermeldung überhaupt nicht enthalten gewesen. Auch stammten die Zeichnungen nach Anlagen K 13, K 14 nicht vom Erfinder, sondern von einem bei der Beklagten zwischenzeitlich ausgeschiedenen Mitarbeiter, und seien zudem erst nach der Erfindungsmeldung angefertigt worden. Schließlich sei auch Herr R nicht der richtige Adressat für die Erfindungsmeldung gewesen. Zuletzt hat die Beklagte auch eine Benutzung der Erfindung mit der Erwägung in Abrede gestellt, eine V-Form setze patentgemäß einen spitzen Winkel zwischen zwei Schenkeln voraus, eine U-Form zwei zueinander parallele gerade Schenkel. Denn nur durch eine erhöhte Gesamtumlenkung der beim Schneiden anfallenden Metallspäne würden diese, wie vom Klagepatent erstrebt, auf eine kürzere, den Arbeitsablauf weniger behindernde Länge gebrochen. Derartige Ausgestaltungen wiesen indes weder die von ihr verwendeten Schneidwerkzeuge noch die Zeichnungen nach Anlagen K 13 und K 14 auf.

Die Klägerin war dem entgegengetreten unter Hinweis darauf, dass die Änderung des Anspruchswortlauts, wie sie im Erteilungsverfahren vorgenommen worden sei, schon deshalb keine Weiterentwicklung darstellen könne, weil der Schutzbereich eingeschränkt worden sei. Im Anschluss an die Entscheidung des Bundesgerichtshofes Ladungsträgergenerator (GRUR 2006, 141 ff.) sei auch eine ausreichende Mitteilung der Diensterfindung nicht zweifelhaft. Im Übrigen mache die Beklagte mit der nunmehrigen Inanspruchnahme der Erfindung der Sache nach den Einwand der widerrechtlichen Entnahme geltend. Die hierfür geltende Frist des § 8 Abs. 3 PatG sei indes längst verstrichen.

Mit Urteil vom 17. Januar 2007, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Beklagte, die im Rahmen ihrer Produktion Schneidwerkzeuge unstreitig gemäß den Konstruktionszeichnungen nach Anlagen K 13, K 14 verwende, benutze hierdurch das Schutzrecht gemäß der DE 100 06 645, ohne dazu berechtigt zu sein. Weder habe sie die € ihr ordnungsgemäß gemeldete, jedenfalls aber seit dem Schreiben der Klägerin vom 20. August 2003 (Anlage K 9, K 10) bzw. seit Zustellung der Klage am 19. November 2005 bekannte € Erfindung ihres Arbeitnehmers Herrn N innerhalb der gesetzlichen Frist des § 8 Abs. 1 Ziffer 3 ArbNErfG wirksam in Anspruch genommen noch stehe ihr wegen der Behandlung und Vergütung der Entwicklung als technischem Verbesserungsvorschlag ein einfaches Nutzungsrecht zu. Da die € mangels Bösgläubigkeit des Erfinders maßgebliche € Zweijahresfrist nach § 8 Satz 3 PatG abgelaufen sei, könne die Beklagte auch den Einwand der Vindikationslage nicht erheben.

Gegen diese Entscheidung, dem Beklagtenvertreter zugestellt am 24. Januar 2007, richtet sich die am 16. Februar 2007 eingelegte und innerhalb verlängerten Frist mit Schriftsatz vom 02. Mai 2007, bei Gericht eingegangen am selben Tage, begründete Berufung der Beklagten, mit der sie die Klageabweisung weiter verfolgt. Ihr erstinstanzliches Vorbringen vertiefend und ergänzend stellt sie zunächst eine Benutzung der geschützten Erfindung mit der Begründung in Abrede, bei den von ihr verwendeten Schneidwerkzeuge werde die Spanleitstufe € entsprechend den Skizzen nach Anlagen K 13, K 14 € weder durch eine u- noch durch eine v-förmige Ausnehmung gebildet. Dieses Merkmal des Patentanspruchs sei € entgegen dem extensiven Verständnis, welches ihm das Landgericht beigemessen habe € nach seinem Sinngehalt dahingehend auszulegen, dass zu seiner Verwirklichung nicht jede Umlenkung der beim Schneiden von Metallen entstehenden Späne genüge. Entsprechend dem mit der Ausformung der Spanleitstufe verfolgten Zweck, nämlich besonders kurze Späne zu erzielen, welche den Schneidvorgang nicht mehr behinderten, sei es vielmehr erforderlich, den Span so zu führen, dass er kurz bricht. Hierfür bedürfe es einer Gesamtumlenkung des Spans deutlich über 90°. Eben daran fehle es indes bei den beklagtenseits genutzten Werkzeugen: angesichts der marginalen Krümmung werde der Span dort, wie in der Skizze gemäß Anlage CBH 16 (nach Bl. 188 d.A.) dargestellt, nicht von der Spanleitstufe geführt, sondern hebe, thermisch bedingt, ab. Hierfür sei die Spanleitstufe ohne jeden Belang. Ein Brechen des Spans werde nicht durch eine € der Form der Spanleitstufe geschuldete € starke Umlenkung bewirkt, sondern durch das gezielte Aufbringen von Kühlmitteln. Klägerischer Vortrag zu einem von ihr verwendeten Werkzeug mit einer v-förmig ausgebildeten Spanleitstufe fehle ohnehin vollständig, so dass sich die Verurteilung nicht auf diese Variante hätte erstrecken dürfen. Ansprüche wegen Patentverletzung kämen auch deshalb nicht in Betracht, weil der Erfinder ihr, der Beklagten, mit der Vereinbarung über die Prämienzahlung konkludent ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt habe. Die Aufspaltung eines einheitlichen Lebensvorgangs in Verbesserungsvorschlag einerseits und Erfindung andererseits, wie sie in dem angefochtenen Urteil vorgenommen worden sei, entspreche nicht der Handhabung der Beteiligten im vorliegenden Fall. Man habe die Angelegenheit vielmehr als Einheit behandelt: Die Beklagte habe in ihrem Schreiben vom 25. Februar 1999 (Anlage K 6) unmissverständlich bekundet, die mitgeteilte technische Lehre als Verbesserungsvorschlag weiter zu behandeln. Auf dieses Angebot sei der Erfinder unverzüglich eingegangen und habe sogar auf einer entsprechenden Vorgehensweise bestanden. Aus Sicht der Beklagten als Erklärungsempfänger habe dies nur dahingehend verstanden werden können, dass der Patentinhaber mit der uneingeschränkten Nutzung der Erfindung durch seinen Arbeitgeber einverstanden gewesen sei € jedenfalls in dem Umfang, wie er der Prämierung zugrunde gelegen habe € und Patentschutz nur im Verhältnis zu Dritten erstrebe. Auch die sog. Zweckübertragungslehre führe zu keinem anderen Ergebnis: Die Überlassung eines Verbesserungsvorschlags sei entsprechend der allgemein üblichen Praxis auf die uneingeschränkte zeitliche Nutzung gerichtet. Denn ohne die Gewissheit einer Nutzungsmöglichkeit wären Prämienzahlungen sinnlos. Auch die Schiedsstelle beim DPMA habe in vergleichbar gelagerten Fällen befunden, dass sich das Benutzungsrecht aus einem prämierten Verbesserungsvorschlag auf die Zukunft erstrecke. Hätte sich der Erfinder seinerzeit patentrechtliche Verbietungsansprüche gegenüber der Beklagten vorbehalten, wäre den Verhandlungen über die Prämierung des Verbesserungsvorschlags unmittelbar die Grundlage entzogen gewesen. Daher sei die an N gezahlte Vergütung jedenfalls auf etwaige Schadenersatzansprüche anzurechnen. Ergänzend macht sie ein Vorbenutzungsrecht an dem Gegenstand der Erfindung unter Verweis darauf geltend, dass sie ausweislich Anlagen K 13, K 14 bereits im Februar/März 1999, mithin noch vor Anmeldung des Klagepatents, im Erfindungsbesitz gewesen sei. Im Umfang der dortigen Offenbarung habe sie den Gegenstand auch ununterbrochen genutzt (Berufungsbegründung S. 17, Ziffer III.3 = Bl. 180 d.A.). Schließlich habe sie die Erfindung auch fristgerecht in Anspruch genommen: Der unvollständigen, unsortierten und überdies an die falsche Stelle gerichteten Erfindungsmeldung gemäß Anlage K 5 seien die schutzbegründenden Merkmale € auch in der Zusammenschau mit der Zeichnung nach Anlage K 13, deren Offenbarungsgehalt insbesondere hinsichtlich der Abmaße der Spanleitstufe nicht vom Patentinhaber, sondern von Herrn M stamme € nicht zu entnehmen gewesen. Diese Kenntnis sei ihr vielmehr erst durch die im April 2006 vorgenommene Einsicht in die Erteilungsakten vermittelt worden. Soweit sie über das Schutzrecht durch die Offenlegung der Anmeldung, die vorangegangene Abmahnung der Klägerin oder die Zustellung der Klage informiert worden sei, könne dies jeweils eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung, welche die Frist zur Inanspruchnahme erst in Gang setze, nicht ersetzen, zumal nicht erkennbar gewesen sei, auf wen die erfindungswesentlichen € über die Meldung vom 09. Dezember 1998 (Anlage K 5) hinausgehenden Merkmale zurückgingen. Die Vindikationsfrist gemäß § 8 Abs. 3 PatG sei im Bereich von Arbeitnehmererfindungen ohnehin nicht anwendbar. Zumindest könne sich der Arbeitnehmererfinder, der seiner Pflicht zur ordnungsgemäßen Erfindermeldung nicht nachkomme, schon angesichts seiner Bösgläubigkeit auf die Vorschrift nicht berufen.

Die Beklagte beantragt daher,

das Urteil des Landgerichts München I vom 17. Januar 2007, Az. 21 O 17880/05, aufzuheben und die Klage abzuweisen.

hilfsweise

die Revision zuzulassen.

Die Klägerin beantragt ,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und weist ergänzend darauf hin, dass das Schutzrecht nach seinem Wortsinn jegliche Ausbildung der Spanleitstufe € sei sie gekrümmt ("u-förmig") oder geknickt ("v-förmig") € erfasse. Für ein von der Beklagten vorgetragenes einschränkendes Verständnis dahingehend, dass patentgemäß eine bestimmte Mindestumlenkung des Spans bewirkt werden müsse, um eine effektive Brechung zu erzielen, gebe auch die Beschreibung keinen Anhalt. Entgegen der Darstellung der Beklagten habe ihr der Patentinhaber nach ausdrücklicher Freigabe der Erfindung mit Schreiben vom 25. Februar 1999 (Anlage K 6) auch keine Nutzungsrechte daran eingeräumt, insbesondere nicht im Zuge einer Rechtsübertragung an dem Verbesserungsvorschlag, zumal eine solche Neuerung dem Arbeitgeber kraft Gesetzes originär gebühre, ohne dass es eines Übertragungsaktes bedürfe. Desgleichen könne die Annahme der Prämie durch den Erfinder nicht als konkludente Einräumung eines Nutzungsrechts interpretiert werden. Tatsächlich habe sich lediglich eben jenes Risiko realisiert, das die Beklagte mit Freigabe der Erfindung eingegangen sei. Wenn mit der Berufung erstmals ein Vorbenutzungsrecht geltend gemacht werde, sei dieses neue Verteidigungsmittel nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht berücksichtigungsfähig. Der Sache nach komme es ohnehin nicht in Betracht, widrigenfalls es der Arbeitgeber in der Hand hätte, eine Erfindung trotz ausdrücklicher Freigabe zu nutzen € ein Ergebnis, welches die in §§ 6 ff. ArbNErfG normierte Systematik in ihr Gegenteil verkehrte. Schließlich liege auch keine wirksame Inanspruchnahme der Erfindung vor: Wie das Landgericht zutreffend befunden habe, liege mit den Schreiben vom 09. Dezember 1998 (Anlage K 5) und vom 19. Januar 1999 (Anlage K 12) im Verein mit der Konstruktionsskizze nach Anlage K 13 eine vollständige Erfindungsmeldung vor, welche die Frist zur Inanspruchnahme in Gang gesetzt habe. Wenn die Beklagte im Übrigen ausführe, die dingliche Zuordnung von Rechten an Arbeitnehmererfindungen erfolge ausschließlich über das ArbNErfG, neben welchem eine Vindikation nach § 8 PatG nicht in Betracht komme, finde diese Ansicht in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (NJW-RR 1995, 696 ff. € Gummielastische Masse) keine Entsprechung. Die Annahme einer Bösgläubigkeit des Patentinhabers im Sinne des § 8 Satz 5 PatG sei bereits angesichts der ausdrücklichen Freigabe der Erfindung seitens der Beklagten verfehlt.

Wegen des Parteivorbringens im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, des Weiteren auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 24. April 2008 Bezug genommen.

Der Patentinhaber, dem die Beklagte in ihrer Klageerwiderung vom 16. Januar 2006 den Streit verkündet hat, ist dem Rechtsstreit nicht beigetreten.

II.

49Die nach § 511 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte (§§ 519 Abs. 1, Abs. 2; 517 ZPO) und begründete (§§ 520 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 ZPO) Berufung der Beklagten bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Landgericht der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Mit der Verwendung von Keramikschneidwerkzeugen gemäß Anlagen K 13, K 14 macht die Beklagte vom Gegenstand der geschützten Erfindung Gebrauch, ohne hierzu befugt zu sein, § 9 PatG: Weder hat sie die Erfindung ihres Arbeitnehmers Neumann wirksam in Anspruch genommen, § 6 ArbNErfG, noch ist ihr deren Benutzung wegen einer Meldung der Entwicklung als technischem Verbesserungsvorschlag bzw. angesichts der Vereinbarung eines Entgelts, § 20 Abs. 1 ArbNErfG, gestattet. Desgleichen kann sie sich, wie in zweiter Instanz ergänzend eingewandt, auf ein Vorbenutzungsrecht i.S.d. § 12 PatG am Gegenstand der Erfindung nicht berufen. Gemäß 139 Abs. 2 Satz 1 PatG steht der Klägerin daher € als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Klagepatent aus eigenem Recht sowie, für die Zeit vor Abschluss des Lizenzvertrags, aus abgetretenem Recht € ein Anspruch auf Schadenersatz bzw. Entschädigung sowie nach Treu und Glauben der geltend gemachte Auskunftsanspruch zu.

A. Die Beklagte macht, wie schon das Landgericht zutreffend befunden hat, bei der Metallbearbeitung im Rahmen ihrer Produktion von sämtlichen Merkmalen nach Hauptanspruch 1 des Klagepatents wie auch nach dessen Anspruch 7 wortsinngemäß Gebrauch.

1. Wie zwischen den Parteien unstreitig und von der Beklagten auch ausdrücklich eingeräumt (vgl. Berufungsbegründung S. 17 = Bl. 180 d.A.), hat sie seit Februar/März 1999 ununterbrochen Keramikschneidwerkzeuge verwendet, welche den Gestaltungen gemäß den Konstruktionszeichnungen nach Anlagen K 13 und K 14 entsprechen.

2. Diesen Umstand hat das Landgericht zutreffend als Benutzung des mit Ansprüchen 1 und 7 des Klagepatents unter Schutz gestellten Gegenstands der Neumann'schen Erfindung qualifiziert.

a. Nach der Beschreibung (Anlage K 1, Sp. 1 Z. 6 ff.) bilden sich beim Einsatz bekannter Keramikwerkzeuge zur Bearbeitung von Metalloberflächen, speziell zum Schneiden von Metallen, sog. Fließspäne, die sich € mehrere Meter lang € in der Regel spiralförmig wickeln. Da sie beim Schneid- bzw. Bearbeitungsprozess abknicken oder zu Fließspananhäufungen auftürmen, behindern sie den Schneidweg, etwa indem sich die abgeknickten oder aufgetürmten Späne um das Schneidwerkzeug wickeln. Negative Folge hiervon ist es, dass zum einen die (angesichts der auftretenden hohen Temperaturen notwendige) Kühlung verringert oder gar unterbrochen wird, was zu einer vorzeitigen Materialermüdung oder gar zur Zerstörung des Schneidwerkzeugs führen kann. Darüber hinaus kann der Fließspan in die Schneidbahn vor das Werkzeug geraten und es hierdurch aus seiner exakten Schneidposition verdrängen. Hinzukommt, dass die Maßhaltigkeit der Schnittlinie, wie sie insbesondere für Präzisionsbauteile von Bedeutung ist, auch durch den hohen Anpressdruck des Werkzeugs auf die zu bearbeitende Metalloberfläche nachteilig beeinflusst wird; aufgrund der auftretenden Druck- und Zugkräfte kann es von der vorbestimmten Schnittlinie abgedrängt werden, mit der Folge, dass zur Einhaltung der Maßvorgaben das Keramikschneidwerkzeug wiederholt angesetzt und die gefahrene Schnittlinie mehrfach nachgearbeitet werden muss. Dies zieht auch zeitliche Verzögerungen bei der Metallbearbeitung nach sich.

Zum Einsatz von ebenfalls vorbekannten Hartmetallschneidwerkzeugen (auch mit Spanleitstufe, vgl. Sp. 2 Z. 38: "Hartmetallschneidwerkzeuge<n> mit oder ohne Spanleitstufe") führt es die Beschreibung (Sp. 1 Z. 47 ff.) ebenfalls als nachteilig an, dass beim Schneiden unkontrollierte Fließspäne von mehreren Metern Länge auftreten, welche Materialanhäufungen in Form ungeordneter Wollknäuel ausbilden, wobei diese Anhäufungen die Kühlung wiederum (noch stärker als die reinen Fließspäne) beeinträchtigen und sich um das Werkzeug wickeln können € mit den für Keramikschneider geschilderten Folgen; des Weiteren können auch die auftretenden Kräfte das Werkzeug aus seiner Bahn bringen, so dass es zur Einhaltung der Maßvorgaben mehrfach angesetzt und/oder die gefahrene Schnittlinie mehrfach nachgearbeitet werden muss. Angesichts des Umstands, dass Hartmetallschneidwerkzeuge ohnehin nur eine niedrige Schnittgeschwindigkeit von 25 - 35 m/min. (gegenüber 300 m/min. bei Keramikschneidwerkzeugen, vgl. Sp. 3 Z. 35) erlauben, kommt es durch die geschilderten Beeinträchtigungen zu zusätzlichen Verzögerungen im Bearbeitungsprozess.

Ausgehend hiervon nennt es die Beschreibung (Sp. 2 Z. 9 ff.) als Aufgabe der Erfindung, die für den Bearbeitungsprozess von Metall mit Keramikschneidwerkzeugen erforderliche Zeit zu verkürzen und die bei der Metallbearbeitung auftretenden Kräfte zu verringern bei gleichzeitiger Erhöhung der Schneidpräzision bzw. der Maßhaltigkeit des Keramikschneidwerkzeugs.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Keramikschneidwerkzeug gemäß Hauptanspruch 1 des Klagepatents gelöst. Die dort unter Schutz gestellte technische Lehre gliedert der Senat im Anschluss an die erstinstanzlichen Ausführungen der Parteien in folgende Merkmale:

(a) Keramikschneidwerkzeug für die Metallbearbeitung

(b) mit wenigstens einer Schneidkante oder wenigstens einer Schneidspitze

(c) und wenigstens einer Spanleitstufe

€ Oberbegriff €

(d) die Spanleitstufe ist als u-förmige oder v-förmige Ausnehmung ausgebildet

(e) sie hat eine nach innen gerichtete äußere Innenwandung

(f) die Innenwandung verläuft unter einem Winkel von 3° bis 10° geneigt

(g) die Öffnung der Ausnehmung der Spanleitstufe liegt im Bereich von 0,2 mm bis 4 mm.

€ Kennzeichen €

b. Dass die beklagtenseits verwendeten Schneidwerkzeuge die Merkmale (a) bis (c) und (e) bis (g) gemäß voranstehender Merkmalsanalyse aufweisen, steht zwischen den Parteien außer Streit. Eine Benutzung des Gegenstands der Erfindung nach Anspruch 1 der DE ... stellt die Beklagte allein hinsichtlich Merkmal (d) unter dem Gesichtspunkt in Abrede, dass die bei ihr eingesetzten Werkzeuge ausschließlich gemäß den Konstruktionsvorgaben nach Anlagen K 13 bzw. K 14 gebildet seien, welche nach ihrer Ansicht keine als u-förmige oder v-förmige Ausnehmung ausgebildete Spanleitstufe, sondern lediglich eine marginale Krümmung zeige. Dieser Beurteilung vermag sich der Senat wie schon das Erstgericht nicht anzuschließen, liegt ihr doch eine in unzulässiger Weise einschränkende Auslegung des Klagepatents unterhalb seines Wortsinns zugrunde:

Wenn die Beklagte zum erfindungsgemäßen Erfordernis einer u- oder v-förmig ausgebildeten Spanleitstufe ausführt, diese könne ihren Zweck, nämlich besonders kurze Bruchspäne zu erzielen, nur erreichen, wenn der Fließspan von der Krümmung der Spanleitstufe derart geführt werde, dass er kurz breche, wofür es einer Gesamtumlenkung des Spans von deutlich über 90° bedürfe, welche wiederum nur erzielt werden könne, wenn die Ausnehmung in dem Werkzeug entweder zwei parallel verlaufende (U-Form) oder zwei sich in spitzem Winkel schneidende (V-Form) Schenkel aufweise, so findet diese Erwägung weder im Anspruchswortlaut noch in der € zur Auslegung der Patentansprüche nach § 14 Satz 2 PatG heranzuziehenden € Beschreibung bzw. in den Figuren 2 bis 8 der Patentschrift eine Stütze: Zur Gestaltung der unter Schutz gestellten Keramikwerkzeuge als solchen führt die Beschreibung sogar ausdrücklich an, dass diese beliebige Form aufweisen könne (Sp. 4 Z. 26 ff.). Hinsichtlich der Ausformung spezifisch der Spanleitstufe wird in Spalte 4, Zeile 49 der Beschreibung lediglich eine "Vertiefung" verlangt, ohne dass etwa Maßangaben zur Steigung der diese Vertiefung bildenden Fläche deren erfindungsgemäße Ausbildung näher umrissen und dadurch gegenüber beliebigen Vertiefungen auf einen bestimmten Bereich einschränkten, wie die Beklagte dies möchte. Der Angabe einer U- bzw. einer V-Form lässt sich vielmehr, wie bereits vom Erstgericht dargelegt, nur das Erfordernis entnehmen, dass die Ausnehmung, welche die Spanleitstufe bildet, mit einem Knick oder mit einer Rundung versehen sein soll. In diesem Verständnis sieht sich der Senat zudem durch die Zeichnungen bestätigt, von denen keine einzige die beklagtenseits für erfindungsnotwendig erachtete Ausbildung der Vertiefung mit zwei parallelen Schenkeln (U-Form) oder zwei sich in spitzem Winkel schneidenden Schenkeln (V-Form) wiedergibt. Statt dessen belegt der in Figur 3 gezeigte Querschnitt durch ein erfindungsgemäßes Schneidwerkzeug, dass die Kontur der Vertiefung auch die Gestalt einer unregelmäßig geformten Delle aufweisen kann. Desgleichen gibt auch die perspektivische Darstellung nach Figur 7 als Spanleitstufe eine lediglich leicht gekrümmte Einwölbung der Werkzeugoberfläche wider. Belegen mithin bereits diese Zeichnungen, dass das beklagtenseits vorgetragene Verständnis von der erfindungsgemäßen U- bzw. V-Form hinter dem Wortsinn des Patentanspruchs zurückbleibt und es sich dementsprechend verbietet, diese Interpretation anstelle der vom Senat gewonnenen umfassenden Auslegung des Merkmals (d) im Sinne einer gerundet oder geknickt gestalteten, unmittelbar an die Schneidkante oder € spitze angrenzenden Vertiefung in der Oberfläche des Schneidwerkzeugs € der Auslegung zugrunde zu legen, ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass das Schutzrecht auch für die von der Beklagten ausgeführte technische Wirkweise, dank derer ihrer Ansicht nach eine Brechung der Fließspäne erfindungsgemäß erzielt werden solle € nämlich durch Umlenkung der Späne € keinerlei Anhalt bietet. Im Gegenteil heißt es dort (Sp. 2 Z. 40 ff.), dass bei der Verwendung eines Keramikwerkzeugs mit Spanleitstufe "für den Fachmann völlig unerwartet" bzw. "überraschend" (Sp. 2 Z. 35) keine Fließ-, sondern Bruchspäne, häufig mit einer Länge von weniger als 10 cm, entstünden. Dass für die Brechung eine durch die Spanleitstufe bewirkte Umlenkung ursächlich sei, lässt sich dem gerade nicht entnehmen. Im Übrigen erschiene es auch nicht zwingend, dass gerade eine Umlenkung der beim Schneid- oder Bearbeitungsprozess entstehenden Späne deren Bruch nach sich ziehe, zumal sie sich, umgelenkt (d.h. von der Materialoberfläche weggelenkt), ohne auf Widerstand zu stoßen problemlos zu längeren Spänen entwickeln könnten.

Hat es demnach bei der bereits vom Erstgericht gewonnenen Auslegung von Merkmal (d) sein Bewenden € nämlich bei dem Verständnis, wonach die erfindungsgemäße U-bzw. V-Form der die Spanleitstufe bildenden Ausnehmung nicht auf eine Krümmung mit zwei parallel auslaufenden bzw. sich in spitzem Winkel schneidenden Schenkeln beschränkt werden kann, sondern jegliche Vertiefung unabhängig davon erfasst, ob sie gerundet oder geknickt ausgebildet ist, d.h. unabhängig davon, ob die im Querschnitt der Ausnehmung gebildete Kurve stetig verläuft, so dass sich ein allmählicher Richtungswechsel ergibt, oder ob die Richtungsänderung im Kurvenminimum abrupt, d.h. in einem Punkt erfolgt € steht auch außer Zweifel, dass die von der Beklagten verwendeten Keramikschneidwerkzeuge gemäß den Konstruktionszeichnungen nach Anlagen K 13, K 14 von dem Erfordernis nach Merkmal (d) Gebrauch machen. Denn ausweislich der jeweils im Feld A 3 in einem Kreis wiedergegebenen Skizze versieht sie ihre Werkzeuge jedenfalls mit einer € sei es auch flachen, gleichwohl "u-förmigen" € Rundung. Da, wie dargelegt, auch das Klagepatent nicht mehr verlangt, hat das Erstgericht zu Recht eine Benutzung des Gegenstands der Erfindung bejaht. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Beklagte ihren Arbeitnehmer N wegen seines mit der nunmehr geschützten Erfindung kerngleichen Verbesserungsvorschlags mit einem Betrag von nahezu DM 40.000.€ honoriert hat: Wie sie selbst nicht in Abrede stellt, handelte es sich hierbei nicht etwa um eine generöse Schenkung, sondern um die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht € die nach § 20 Abs. 1 ArbNErfG allein und erst dann besteht, wenn und sobald sie die ihr mitgeteilte technische Lehre tatsächlich verwertet. Damit hat die Beklagte selbst ein gewichtiges Indiz für die faktische Nutzung des Gegenstands der Erfindung gesetzt, welches sie auch im Prozess nicht entkräftet hat.

69B. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist sie zu dieser Benutzung mangels Einverständnisses des Patentinhabers bzw. der Klägerin als nunmehr ausschließlicher Lizenznehmerin nicht befugt, § 9 Satz 1 PatG: Weder steht ihr die Erfindung ihres Arbeitnehmers infolge wirksamer Inanspruchnahme zu, § 6 ArbNErfG, noch hat sie angesichts der betrieblichen Verwendung der Entwicklung N als technischem Verbesserungsvorschlag bzw. im Hinblick auf eine mit dem Erfinder getroffene Vergütungsvereinbarung ein einfaches Benutzungsrecht erworben. Eine Berechtigung unter dem Gesichtspunkt eines Vorbenutzungsrechts, § 12 PatG, kommt ebenfalls nicht in Betracht.

1. Wie das Landgericht zutreffend befunden hat, kann die Beklagte aus ihrer nach Klageerhebung mit Schreiben vom 06. Juni 2006 (Anlage CBH 14) erklärten Inanspruchnahme der Erfindung Neumanns unter keinem denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt eine Berechtigung zur Benutzung der durch das Klagepatent unter Schutz gestellten technischen Lehre herleiten. Nicht nur hatte sie die Erfindung im Anschluss an deren ordnungsgemäße Meldung (§ 5 Abs. 2, Abs. 3 ArbNErfG) in Form des Schreibens vom 09. Dezember 1998 (Anlage K 5) bzw. 19. Januar 1999 (Anlage K 12) mit Erklärung vom 25. Februar 1999 (Anlage K 6) ausdrücklich freigegeben (dazu unten a.) Selbst wenn man € entgegen der Ansicht des Senats € mit der Beklagten der Auffassung wäre, die Meldung gemäß Anlagen K 5, K 12 habe keine hinreichende Darlegung der Neuerung enthalten, wäre jedenfalls die Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG zur Inanspruchnahme der Erfindung zum Zeitpunkt der Erklärung am 06. Juni 2006 lange abgelaufen gewesen (dazu unten b.)

71a. Nach § 5 Abs. 2 ArbNErfG setzt die ordnungsgemäße Meldung einer Arbeitnehmererfindermeldung voraus, dass die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung beschrieben wird. Diesen Anforderungen wird, wie das Landgericht dargelegt hat, wenngleich nicht die Mitteilung vom 10. Juli 1998 (Anlage K 4), so doch die Meldung N gemäß Anlage K 5, jedenfalls in der Zusammenschau mit dem € unzweideutig an die Beklagte adressierten und ihr am 29. Januar 1999 zugegangenen, vgl. Anlage K 6 € Schreiben eines Mitarbeiters der Abteilung TTV (Anlage K 12), welchem nach dem als unstreitig zugrunde zu legenden Sachverhalt die Konstruktionszeichnung gemäß Anlage K 13 beigegeben war, gerecht. Denn letztgenannter Anlage € die unabhängig davon, wer die Zeichnung erstellt hat, auf Vorgaben Herrn N zurückgeht und ihm daher zuzuordnen ist € sind nicht nur, wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, die Merkmale (a) bis (c) sowie (e) nach Hauptanspruch 1 des Klagepatents zu entnehmen, sondern auch die von Merkmalen (d), (f) und (g) geforderten Ausbildungen: insbesondere zeigt die im Segment A 3 innerhalb eines Kreises angeordnete Darstellung, dass die Spanleitstufe als gerundete Vertiefung ("U-form", Merkmal (d)) ausgebildet ist, wobei die Innenwandung der Spanleitstufe unter einem Winkel von 5° geneigt verläuft (Merkmal (f)), und dass die an den Schnittlinien zwischen Ausnehmung und Horizontale situierte Öffnung der Ausnehmung zwischen 0,85 und 1,15 mm misst (Merkmal (g)). Soweit das Klagepatent für die Merkmale (f) und (g) einen umfassenderen Bereich beansprucht (zwischen 3° und 10° anstelle von 5° hinsichtlich des Neigungswinkels der Innenwandung; zwischen 0,2 mm und 4 mm anstelle von 0,85 mm bis 1,15 mm in Bezug auf die Öffnung der Ausnehmung der Spanleitstufe), hindert dies nach Auffassung des Senats eine ordnungsgemäße Meldung i.S.d. § 5 Abs. 2 ArbNErfG nicht: Die Skizze vermittelt dem Fachmann nicht nur die Erkenntnis, dass spezifisch die genannten Parameter (Neigungswinkel der Innenwandung; Öffnung der Ausnehmung) für die Erfindung von Belang sind, sondern teilt mit den numerischen Angaben überdies eine quantitative Größenordnung dieser Parameter mit, wie sie € u.a. € auch von dem Klagepatent beansprucht wird. Bei dieser Sachlage war der Beklagten die erfindungsgemäße technische Lehre vollständig mitgeteilt worden. Diese ihr bekannte Erfindung hat die für die Beklagte handelnde Muttergesellschaft, die D Ch AG, mit Schreiben vom 25. Februar 1999 (Anlage K 6), dessen Inhalt sie unter dem 17. Dezember 1999 (Anlage K 7) erneut bekräftigt hat, ausdrücklich freigegeben. Für diesen in § 8 Abs. 1 Nr. 1 ArbNErfG geregelten Fall sieht Absatz 2 der Vorschrift vor, dass sie, insofern nunmehr allein der Erfinder verfügungsbefugt war, keinerlei Rechte an der technischen Lehre erworben hat. Eines Rekurses auf den von der Klägerin angeführten Gesichtspunkt, wonach die Ausweitung der maßgeblichen Bereiche jedenfalls eine Weiterentwicklung der Erfindung darstelle, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2006, 141, 142 € Ladungsträgergenerator) hinsichtlich der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber das Schicksal der Ausgangserfindung teile, bedarf es in diesem Kontext nicht. Im Übrigen erschiene auch zweifelhaft, inwieweit die bloße Ausdehnung von Bereichsangaben als Weiterentwicklung der gemeldeten Erfindung qualifiziert werden könnte, zumal nicht ersichtlich ist, welche neue Qualität oder welche von den Ausgangsmaßen divergierende (und sie nicht lediglich umfassende) Quantität eine zusätzliche technische Lehre beinhaltete. Selbst wenn man indes die im Klagepatent gegenüber der Erfindermeldung erweiterten Winkel- bzw. Öffnungsmaße als Weiterentwicklung qualifizieren wollte, hätte es bei der Beurteilung der Erfindermeldung als ordnungsgemäß im Sinne der Vorschrift des § 5 Abs. 2 ArbNErfG sein Bewenden; denn eine solche Weiterentwicklung teilte, wie das Landgericht im Anschluss an die zitierte Entscheidung des Bundesgerichthofes "Ladungsträgergenerator" dargelegt hat, das Schicksal der Ursprungsmeldung: Nachdem die Beklagte die Erfindung freigegeben hatte, hatte der nunmehrige Patentinhaber Herr N keinen Anlass zu der Annahme, eine über die ursprüngliche Meldung hinausgehende, sie gleichwohl umfassende quantitative Ausdehnung der im Übrigen identischen und bereits in der Erfindermeldung offenbarten Parameter Winkelneigung der Innenwandung bzw. Öffnungsabmessungen der Ausnehmung werde nunmehr von der Beklagten als erfinderisch erachtet und daher als Diensterfindung in Anspruch genommen werden, zumal dies schwerlich ohne Einbeziehung des bereits ausdrücklich freigegebenen Anteils möglich gewesen wäre. Im Übrigen ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass die Beklagte selbst die Meldung gemäß Anlagen K 5, K 12 in Verbindung mit der Konstruktionszeichnung nach Anlage K 13 als ordnungsgemäß behandelt hat, widrigenfalls sie gehalten gewesen wäre, nach § 5 Abs. 3 ArbNErfG zu verfahren und den Erfinder binnen zweier Monate zu Ergänzungen zu veranlassen. Insofern sie dies unterlassen hat, hat es bei der in § 5 Abs. 3 Satz 1 ArbNErfG fingierten Ordnungsgemäßheit der Meldung sein Bewenden.

72b. Selbst wenn man entgegen der Ansicht des Senats mit der Beklagten mangels ordnungsgemäßer Meldung die tatbestandlichen Voraussetzungen einer schriftliche Freigabe der Diensterfindung i.S.d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 ArbNErfG verneinen wollte, läge gleichwohl eine wirksame Inanspruchnahme, aus welcher die Beklagte ein Benutzungsrecht ableiten könnte, nicht vor. Denn die entsprechende Erklärung gemäß Anlage CBH 14, die erst vom 06. Juni 2006 datiert, wäre nicht innerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG abgegeben worden, so dass die Erfindung jedenfalls gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG infolge Fristablaufs freigeworden wäre. Denn eine die ordnungsgemäße Meldung ersetzende (vgl. Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl., § 5 Rdnr. 31: die Meldepflicht entfällt mit Freigabe einer Diensterfindung, von der der Arbeitgeber auf sonstige Weise erfahren hat) positive Kenntnis vom (angeblich erst vollständigen) Gegenstand der Diensterfindung hatte die Beklagte, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, jedenfalls seit Zustellung der Klage im vorliegenden Verfahren am 19. November 2005. Die nach § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG maßgebliche viermonatige Frist war mithin zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme am 06. Juni 2006 lange verstrichen. Soweit die Beklagte geltend macht, erst mit Einsichtnahme in die Erteilungsakten am 12. Mai 2006 von der (vermeintlichen) technischen Weiterentwicklung erfahren zu haben, so dass die Frist zur Inanspruchnahme erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen habe, bleibt dies unbehelflich. Denn der Schutzbereich des Patents und damit der Gegenstand der unter Schutz gestellten Erfindung bestimmt sich nach § 14 PatG allein nach den Patentansprüchen (unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen), nicht hingegen nach dem Verlauf des Erteilungsverfahrens. Bei dieser Sachlage kann die Beklagte auch aus ihrer Erklärung vom 06. Juni 2006 keine Berechtigung zur Benutzung des Gegenstands der Diensterfindung herleiten.

2. Die Rechtswidrigkeit der konstatierten Benutzung der Erfindung entfällt auch nicht im Hinblick darauf, dass die Beklagte die Entwicklung N mit seinem Einverständnis als qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlag im Sinne des § 20 Abs. 1 ArbNErfG behandelt und vergütet hat. Denn anders als die unter Patent- oder Gebrauchsmusterschutz gestellte Erfindung kann eine derartige technische Lehre € mag sie dem Arbeitgeber auch (zwar nicht im Hinblick auf eine Verbietungsrecht, so doch wegen der allein ihm vermittelten und nicht allgemein geläufigen Kenntnis) eine vergleichbare monopolähnliche Vorzugsstellung verschaffen € nach der Konzeption des Gesetzgebers nicht Gegenstand eines subjektiven Ausschließlichkeitsrechts sein: Die in § 20 Abs. 1 ArbNErfG normierte Vergütungspflicht knüpft nicht etwa an einen (gesetzlichen oder vertraglichen) Übergang einfacher oder ausschließlicher "Nutzungsrechte" an der offenbarten technischen Lehre an; vielmehr tritt die Rechtsfolge allein aufgrund des faktischen Umstands ein, dass der Arbeitgeber die ihm vermittelten Kenntnisse tatsächlich verwertet € ohne dass er, wie im Fall schutzfähiger Erfindungen, hierfür einer gesonderten Befugnis bedürfte. Dies verkennt die Beklagte, wenn sie aus dem Umstand, dass sie die von N vorgeschlagenen Keramikschneidewerkzeuge mit Spanleitstufe in rechtlich nicht zu beanstandender Weise faktisch verwendet (und gemäß § 20 Abs. 1 ArbNErfG auch vergütet) hat, folgern möchte, durch dieses tatsächliche Verhalten auch ein subjektives Verwertungsrecht an dem die kerngleiche Neuerung schützenden Klagepatent erworben zu haben. Wollte man dieser Auffassung folgen, käme dies einer Derogierung der Vorschriften nach §§ 5 ff. ArbNErfG gleich; denn der Arbeitgeber hätte es in der Hand, sich stets unabhängig von diesem ausdifferenzierten und formstrengen Regelungsgefüge, ja sogar trotz Freigabe der schutzfähigen Neuerung ein die Verfügungsgewalt des Arbeitnehmererfinders und Patentinhabers beschränkendes Nutzungsrecht zu verschaffen € ein Ergebnis, welches beispielsweise mit § 8 Abs. 2 ArbNErfG nicht in Einklang zu bringen wäre. In dieser Beurteilung sieht sich der Senat bestärkt durch die Ausführungen in der Standardkommentierung von Bartenbach/Volz (a.a.O., § 20 Rdnr. 9; § 2 Rdnr. 20; § 3 Rdnr. 8), wonach es mit der in §§ 2, 3 ArbNErfG zum Ausdruck kommenden Systematik unvereinbar wäre, wollte man die Regelung des § 20 Abs. 1 ArbNErfG als Auffangtatbestand ansehen und die betriebliche Nutzung einer schutzfähigen Neuerung vor Schutzrechtserteilung nach den Grundsätzen des technischen Verbesserungsvorschlags behandeln (zumal es nach Offenlegung der Patentanmeldung regelmäßig an der für § 20 Abs. 1 ArbNErfG erforderlichen monopolähnlichen Vorzugsstellung des Arbeitgebers fehlt). Erst Recht verbietet es sich, dem Arbeitgeber wegen der bloß faktischen Nutzung (und Vergütung) einer von ihm als schutzunfähig eingestuften technischen Neuerung ein subjektives Recht zur Verwertung der unter Patentschutz gestellten Erfindung zuzuordnen: Nach allgemeiner Ansicht (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 3 Rdnr. 24; Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8. Aufl., § 3 Rdnr. 4) geht es zu Lasten des Arbeitgebers, wenn er die erfinderische Qualität einer als Diensterfindung gemeldeten Neuerung irrtümlich als technischen Verbesserungsvorschlag beurteilt und die Erfindung daher freigibt. Ein Nutzungsrecht am Gegenstand der unter Patentschutz gestellten Erfindung kann er auf diese Weise nicht erwerben. Soweit sich die Beklagte für ihre gegenteilige Ansicht auf nicht veröffentlichte Entscheidungen der Schiedsstelle (vgl. auch Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 20 ArbNErfG Rdnr. 5 Fn. 18) beruft, wonach der Arbeitgeber im Falle einer zunächst als Verbesserungsvorschlag eingereichten und später nochmals als Diensterfindung gemeldeten, als solchen indes frei gewordenen technischen Neuerung jedenfalls dann ein "Benutzungsrecht" auch für die Zukunft haben soll, wenn er die Neuerung im Betrieb eingeführt und prämiert hat, teilt der Senat diese Auffassung nicht: Dabei kann dahinstehen, ob die zu beurteilenden Fallkonstellationen € insbesondere hinsichtlich des Zeitpunkts der Honorierung, der im Streitfall lange nach Freigabe der gemeldeten Diensterfindung lag € jeweils vergleichbar sind; unabhängig von der Frage, dass, wie dargelegt, an einer schutzunfähigen technischen Lehre subjektive Rechte ohnehin nicht begründet werden können, endet die Vergütungspflicht für qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge jedenfalls im Zeitpunkt der Offenlegung der Patentanmeldung, insofern dann die monopolähnliche Stellung des Arbeitgebers entfällt € mit der Folge, dass seine nachfolgenden Verwertungshandlungen mit der nach § 20 Abs. 1 ArbNErfG geschuldeten Vergütung bereits begrifflich nicht abgegolten sein können.

Unbehelflich bleibt es schließlich auch, wenn die Beklagte den Umstand, dass sie sich in ihrem Schreiben gemäß Anlage K 6 die Behandlung der ihr gemeldeten technischen Lehre als Verbesserungsvorschlag vorbehalten hat, und dass der Erfinder in Kenntnis dessen die Vergütung nach § 20 Abs. 1 ArbNErfG entgegen genommen hat, als vertragliche Vereinbarung über ein der Beklagten zu verschaffendes Verwertungsrecht qualifiziert sehen möchte: Dass der Erfinder ihr durch ausdrückliche Erklärung eine Lizenz an dem Klagepatent eingeräumt hätte, macht sie selbst nicht geltend. Sie unterlässt es indes auch, mitzuteilen, welchem Verhalten des Patentinhabers unzweifelhaft ein rechtsgeschäftlicher Erklärungswert dahingehend beigemessen werden könnte, dass er seinem Arbeitgeber die Benutzung seiner zum Patent angemeldeten Erfindung gestatten wolle. Der bloßen Einigung über die Höhe der beklagtenseits nach § 20 Abs. 1 ArbNErfG geschuldeten Vergütung lässt sich gemäß §§ 133, 157 BGB zunächst nur eben dieser Tatbestand einer Einigung hinsichtlich des lange Zeit strittigen Punkts der Prämierung entnehmen. Ein auf eine Lizenzeinräumung gerichteter Erklärungswille des Erfinders hingegen kommt darin ebenso wenig zum Ausdruck wie ein korrespondierender Wille der Beklagten, von ihrem Arbeitnehmer eine Lizenz an dessen Schutzrecht (dessen Gegenstand sie überdies zuvor ausdrücklich freigegeben hatte) zu erwerben € zumal essentialia negotii wie etwa Umfang und Laufzeit eines Benutzungsrechts oder die Frage der Gegenleistung vollständig unbestimmt geblieben wären. Sonstige Umstände, denen bei objektivem Verständnis aus der Sicht des jeweiligen Empfängers ein entsprechender Erklärungsgehalt zukäme, sind weder beklagtenseits dargetan noch ersichtlich. Insbesondere lässt sich das Verhalten N im Rahmen der Verhandlungen über die Höhe der Prämierung nicht dahingehend verstehen, dass er Patentschutz nur im Verhältnis zu Dritten erstrebe, während er gegenüber der Beklagten auf sein Verbietungsrecht verzichte. Bei dieser Sachlage kommt eine vertraglich eingeräumte Berechtigung der Beklagten zur Benutzung der für N geschützten Erfindung nicht in Betracht. Wenn sie darüber hinaus meint, sich € vergleichbar einer beschränkten Inanspruchnahme € ein Recht zur Eigennutzung vorbehalten zu haben, ist nicht ersichtlich, aus welchem Erwerbstatbestand sie dieses Recht herleiten könnte.

3. Desgleichen kann die Beklagte die Rechtmäßigkeit ihrer Benutzungshandlungen nicht aus einem Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG herleiten: Unabhängig davon, dass die Annahme eines solchen Rechts nach allgemeiner Ansicht (vgl. Bartenbach/Volz, a.a.O., § 8 Rdnr. 59 mit weiteren Nachweisen unter Fn. 83) dem Sinn der Freigabe der Erfindung zuwiderliefe, wäre die Beklagte auch nach § 12 Satz 4 PatG gehindert, sich auf eine Benutzung des Gegenstands der Erfindung bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents zu berufen: Wenn N ihr die technische Lehre seiner Erfindung in Erfüllung der ihm in § 5 ArbNErfG auferlegten gesetzlichen Pflicht zur Meldung mitgeteilt hat, erfolgte dies unter dem impliziten Vorbehalt, dass er für den Fall der (Freigabe und) Patenterteilung an ihn sein Verbietungsrecht auch gegenüber dem Arbeitgeber ausüben werde (vgl. auch Bartenbach/Volz, a.a.O., § 8 Rdnr. 59). Da die Beklagte nach ihren eigenen Angaben die ihr im Januar 1999 offenbarte technische Lehre unmittelbar im Anschluss an die Mitteilung € d. h. innerhalb des nach § 12 Satz 4 PatG maßgeblichen Zeitraums von sechs Monaten € in Benutzung genommen hat, kann sie ein Vorbenutzungsrecht nicht für sich in Anspruch nehmen.

C. Hat es mithin bei der Rechtswidrigkeit der von der Beklagten vorgenommenen Verwertungshandlungen sein Bewenden, kann die Klägerin als ausschließliche Lizenznehmerin an dem Klagepatent aus eigenem Recht sowie für den Zeitraum vor dem 19. August 2003 aus vom Patentinhaber abgetretenem Recht gemäß § 139 Abs. 2 PatG Schadenersatz verlangen. Das dafür erforderliche Verschulden liegt zumindest in Form der Fahrlässigkeit vor. Denn die Beklagte durfte nicht darauf vertrauen, dass der von ihr eingenommene Rechtsstandpunkt zutreffend sei. Ebenfalls aus abgetretenem Recht steht der Klägerin des Weiteren ein Anspruch nach § 33 Abs. 1 PatG auf angemessene Entschädigung für Benutzungshandlungen in der Zeit vom 23. September 2001 (ein Monat nach Offenlegung der Patentanmeldung) bis zum 12. April 2003 (ein Monat nach Veröffentlichung der Erteilung) € Handlungen, die nicht etwa durch die an den Erfinder N ausgekehrte Prämie abgegolten sind, insofern für die Zeit nach Offenlegung der Anmeldung eine Vergütungspflicht nach § 20 Abs. 1 ArbNErfG mangels monopolähnlicher Stellung der Beklagten nicht mehr bestand € zu. Zu der begehrten Auskunft ist die Beklagte, wie allgemein anerkannt, nach Treu und Glauben verpflichtet. Denn auf diese Informationen, über die die Klägerin nicht verfügt, die indes der Beklagten unschwer zugänglich sind, ist die Klägerin zur Bezifferung ihres Schadenersatzanspruchs angewiesen.

D. Nach § 97 Abs. 1 ZPO hat die Beklagte die Kosten ihres erfolglosen Rechtsmittels zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit entspricht §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 2 ZPO liegen nicht vor: Der Rechtssache kommt weder grundsätzliche Bedeutung zu noch erfordern Belange der Rechtsfortbildung oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof. Die Rechtssache erschöpft sich vielmehr in der Anwendung gesicherter höchstrichterlicher Rechtsprechung auf den vorliegenden Einzelfall.

OLG München:
Urteil v. 26.06.2008
Az: 6 U 2022/07