Bundespatentgericht:
Beschluss vom 18. Oktober 2007
Aktenzeichen: 25 W (pat) 254/03

(BPatG: Beschluss v. 18.10.2007, Az.: 25 W (pat) 254/03)

Tenor

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Marke 39845189 für die Dienstleistungen "Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Erteilung und Weitergabe von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Personal Management, Unternehmensverwaltung; Beratung in betriebswirtschaftlichen, Organisations- und Personalmanagement und Geschäftsangelegenheiten; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung, insbesondere in Beratung und Planung; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Import- und Exportagentur Betrieb; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisationen - Beratung beider und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalwerbung; Personalmanagementberatung; Herausgabe von Statistiken; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten" aufgrund des Widerspruchs aus der internationalen Marke Nr 685856 gelöscht wurde.

2. Der Widerspruch aus der internationalen Marke Nr 685856 wird insoweit zurückgewiesen.

3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der Marke 398 45 189 zurückgewiesen.

4. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die am 3. August 1998 angemeldete Marke 398 45 189 ATOZ ist am 17. Juni 1999 in das Markenregister eingetragen worden und ist u. a. für die Dienstleistungen

"Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Erteilung und Weitergabe von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Personal Management, Unternehmensverwaltung; Beratung in betriebswirtschaftlichen, Organisations- und Personalmanagement und Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung, insbesondere in Beratung und Planung; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Import- und Exportagentur Betrieb; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisationen - Beratung beider und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalwerbung; Personalmanagementberatung; Herausgabe von Statistiken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverarbeitung; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Computer-Software; Computer; Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u.a. Analysieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von Programmen; Design von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer-Software, Datenverarbeitungsgeräten; Wartung von Computersoftware; Nachrichtenüberbringung durch Internet"

geschützt. Die Eintragung wurde am 22. Juni 1999 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 13. November 1997 international registrierten Marke 685 856 Atoshat dagegen Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die Waren und Dienstleistungen

"09 Installations electriques et electroniques pour le calcul et la fourniture de donnees et de renseignements statistiques, ainsi que pour la surveillance, la verification et la commande à distance d'operations industrielles, cartes de credit à memoire ou à microprocesseur, cartes perforees; logiciels, progiciels. Electric and electronic systems for calculation and supply of statistical data and information, as well as for remote monitoring, checking and control of industrial operations, credit cards in the form of storage cards or chip cards, punched cards; computer software, software packages.

16 Imprimes informatiques; chequiers; journaux et periodiques informatiques. Data processing forms; check books; electronic newspapers and periodicals 35 Gestion administrative, commerciale et technique de fichiers informatiques; service de saisie et de traitement de donnees; location de fichiers informatiques; gestion de serveurs informatiques et de reseaux de transmission de donnees à valeur ajoutee (systèmes multimedia, videographie interactive, reseaux informatiques mondiaux de telecommunications). Administrative, commercial and technical management of computer files; data input and processing service; computer file rental; management of computer servers and valueadded data transmission networks (multimedia systems, interactive videotex systems, global telecommunication networks)

36 Services informatiques en rapport avec des operations financières et monetaires relatives au commerce electronique; operations monetaires notamment au moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidelite; services de compensation; emission de chèques et de lettres de credit; services de renseignements, de contr™le et de validation de chèques. Computer services in connection with financial and monetary operations relating to electronic commerce; monetary operations especially by means of bank cards or customer loyalty cards; settlement services; issuing of checks and letters of credit; checkrelated inquiries, control and execution services.

37 Services relatifs à l'installation chez les commerants de terminaux point de vente; services de maintenance d'ordinateurs. Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services.

38 Services de telecommunications par telematique et par reseaux multimedia; transmission de messages et d'images assistee par ordinateurs; messagerie electronique, service de telephonie mobile. Telecommunication services by computer communication and via multimedia networks; computeraided message and image transmission; electronic messaging, mobile telephony services.

41 Conception, realisation et animation de cours, seminaires et toutes actions de formation dans le domaine informatique. Design, carrying out and conducting of courses, seminars and all training activities in the field of computing.

42 Programmation pour machines de traitement de l'information, notamment services de programmation dans le domaine de la monetique; programmes informatiques de securisation de transfert de donnees; travaux de recherches et developpement industriel dans le domaine informatique; tous conseils techniques informatiques, conseils en gestion informatique; elaboration et maintenance de bases de donnees informatisees et de programmes informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de donnees. Programming for data processing machines, particularly programming services in the field of automated payments systems; computer programs for secure data transfer; industrial research and development in the field of computing; all technical computer consulting, computer management consultancy; development and maintenance of computer databases and computer programs; leasing access time to a database server center"

geschützt. Der Tag der tatsächlichen Eintragung der Widerspruchsmarke im internationalen Register, also das Datum der Versendung der Mitteilung über die internationale Registrierung, ist der 19. Februar 1998.

Im Beschwerdeverfahren wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Eingabe vom 20. Juni 2006 bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. September 2000 die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 398 45 189 in vollem Umfang angeordnet.

Mit Beschluss vom 16. Oktober 2003 hat der Erinnerungsprüfer den Erstprüferbeschluss teilweise aufgehoben und die angegriffene Marke nur noch hinsichtlich der oben unter Abschnitt I. genannten Dienstleistungen gelöscht.

Unabhängig von der Frage, ob die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung im Schriftsatz vom 27. Juli 2001 überhaupt eindeutig erhoben habe, sei diese unzulässig, da die Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien teilweise ähnlich.

Die "Erteilung und Weitergabe von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Personal Management, Unternehmensverwaltung; Beratung in betriebswirtschaftlichen, Organisations- und Personalmanagement und Geschäftsangelegenheiten; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung, insbesondere in Beratung und Planung; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Import- und Exportagentur Betrieb; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung" und die Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke lägen in einem engen Ähnlichkeitsbereich. Sie seien im Bereich der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung sowie der sie ergänzenden Dienstleistungen anzusiedeln. Entsprechendes gelte auch für die Dienstleistungen "Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisationen - Beratung beider und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalwerbung; Personalmanagementberatung; Herausgabe von Statistiken"

Eine normale Ähnlichkeit bestehe ferner zwischen den Dienstleistungen "Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten" der angegriffenen Marke und der Dienstleistungen "Programmation pour machines de traitement de l'information" der Widerspruchsmarke.

Zwischen den Dienstleistungen "Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Beratung auf dem Gebiet der Computer; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u. a. Analysieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von Programmen; Design von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer-Software, Datenverarbeitungsgeräten; Wartung von Computersoftware; Nachrichtenüberbringung durch Internet" und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42 der Widerspruchsmarke sei von einer engen Ähnlichkeit auszugehen.

Unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien hinsichtlich dieser Dienstleistungen der angegriffenen Marke teilweise durchschnittliche und teilweise strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen.

Den erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke insoweit nicht ein. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde von dem Wortbestandteil geprägt, so dass sich klanglich die Wörter "ATOZ" und "Atos" gegenüber stünden, deren Klangbild nur geringfügig voneinander abweiche. Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke werde die angegriffene Marke nicht in "A to Z" aufgespalten. Es sei von der registrierten Form auszugehen, bei der wegen der geschlossenen Schreibweise eine Zergliederung sach- und lebensfremd sei. Dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke könne nicht stattgegeben werden. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestehe kein Anlass.

Die weiteren sinngemäß gestellten Anträge seien nicht nachvollziehbar bzw. unzulässig. Die Widersprechende sei nicht verpflichtet, sich zu der Erinnerungsbegründung zu äußern. Ein darauf gerichteter Antrag sei unzulässig. Es entbehre auch jeder Grundlage, im Zusammenhang mit der Erhebung des Widerspruchs von Rechtsmissbrauch zu sprechen. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingelegte Erinnerung entfalte bereits aufschiebende Wirkung, so dass ein zusätzlicher Antrag überflüssig sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2003 aufzuheben, den Widerspruch zurückzuweisen und der Widersprechenden sämtliche Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass die Widersprechende den Widerspruch rechtsmissbräuchlich in vollem Umfang erhoben habe. So sei die Marke der Widersprechenden z. B. nicht für die Dienstleistung "Durchführung von Auktionen" geschützt, die Widersprechende habe aber die Marke trotzdem in vollem Umfang mit ihrem Widerspruch angegriffen. An der Feststellung, dass der Widerspruch rechtsmissbräuchlich gewesen sei, sei der Beschwerdeführerin gelegen, da sie Schadensersatz geltend machen wolle. Die sich gegenüberstehenden Marken seien auch nicht ähnlich. Die angegriffene Marke werde wie "A to Z" ausgesprochen. Es sei zudem eine Benutzung der angegriffenen Marke wahrscheinlich, bei der die Buchstaben "A" und "Z" rot, "TO" dagegen blau gestaltet seien. Bei "A to Z", einem Begriff, den jeder kenne bzw. erkenne, handle es sich um ein europa- bzw. weltweites Konzept mit der Bedeutung "von A bis Zett". Die Schreibweise der sich gegenüberstehenden Marken sei ebenfalls verschieden. Die angegriffene Marke werde mit vier Großbuchstaben geschrieben, die Widerspruchsmarke lediglich mit großem Anfangsbuchstaben und ansonsten in Kleinbuchstaben. Die Widerspruchsmarke unterscheide sich zudem durch den Bildbestandteil von der angegriffenen Marke. Es sei Pflicht des Markenamts gewesen, den Widerspruch zurückzuweisen. Außerdem werde die Widerspruchsmarke nicht benutzt. "Atos" sei keine bekannte Datenbank. Außerdem sähen alle Marken, die die Widersprechende benutze, anders aus. Die Widersprechende habe nicht dargelegt, warum die Benutzung der Widerspruchsmarke von "Atos Origin mit Fischlogo" zu "Atos mit Fisch-Logo" im Laufe des Verfahrens geändert worden sei. Die Widersprechende habe durch sämtliche Unterlagen bewiesen, dass sie den Begriff bzw. Wortinhalt "Atos Origin" in Kombination mit einem einprägsamen Fischmotiv in Benutzung genommen habe. Die Präsentationsbroschüren und die eidesstattlichen Versicherungen seien sehr ungenau. Inhaltlich böten die Broschüren keine Möglichkeit festzustellen, dass die Benutzung ganz konkret in Zusammenhang mit den eingetragenen Dienstleistungen stehe. Es sei nicht nachvollziehbar, welche Datenbanken und unter welchen Namen sie als Dienstleistungen angeboten würden, oder welche Software mit welcher Funktion mit dem Namen "Atos mit Fisch-Logo" verkauft würde. Es werde ausdrücklich bestritten, dass die Widersprechende die Marke "Atos" ohne "Origin" als Wortbestandteil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Benutzung genommen habe. Bei einer nachträglichen Benutzung, insbesondere nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren müsste die Widersprechende sanktioniert werden, und nicht die Beschwerdeführerin. Außerdem habe laut einer Pressemitteilung vom März 2007 die Widersprechende ihre Aktivitäten im Softwarebereich verkauft.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß), die Beschwerde und den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie habe eine rechtserhaltende Benutzung durch Vorlage von Broschüren und eidesstattlichen Versicherungen glaubhaft gemacht. Sie benutze die Widerspruchsmarke insbesondere für "abministrative, kaufmännische und technische Dateiverwaltung mittels Computer, Datenerfassung und Datenverarbeitung, Management von Computerservern und hochwertigen Datenübertragungsnetzwerken, computergestützte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Geldgeschäften, Installation von Verkaufsstellenendgeräten, Computerwartung, IT-Training, Computerprogrammierung, IT-Beratung sowie Entwicklung und Wartung von Computerdatenbanken und Computerprogrammen." Diese Dienstleistungen würden gemeinsam in verschiedenen Paketen erbracht. In der eidesstattlichen Versicherung vom 28. September 2007, eingegangen am 15. Oktober 2007 als Ergänzung zu den 2006 eingereichten Imagebroschüren und eidesstattlichen Versicherungen, seien die Umsätze für das Jahr 2006 (Januar bis September) nach den verschiedenen Pakete aufgeschlüsselt:

a) Enterprise Architecture: 77,7 M€ (ERP Server)

b) Workplace Solutions: 31,2 M€ (Service Desks + Desktop Services)

c) Application Management: 85,7 M€ (AM für Kunden + Pakete)

d) Infrastructure Solutions: 30,4 M€ (Netzwerke)

Darunter versteht die Widersprechende nach der eidesstattlichen Versicherung vom 28. September 2007 folgendes:

a) Enterprise Architecture, umfassend die administrative, kaufmännische und technische Dateiverwaltung mittels Computer, Datenerfassung und Datenverarbeitung, Management von Computerservern und hochwertigen Datenübertragungsnetzwerken, Computerprogrammierung, lT-Beratung und Entwicklung und Wartung von Computerdatenbanken und Computerprogrammenb) Workplace Solutons, umfassend die Installation von Verkaufsstellenendgeräten, Wartung von Computern und Computerprogrammen sowie lT-Training;

c) Application Management, umfassend administrative, kaufmännische und technische Dateiverwaltung mittels Computer, Datenerfassung und Datenverarbeitung, IITraining, Computerprogrammierurig und lT-Beratung;

d) Infrastructure Solutions, umfassend Management von Computerservern und hochwertigen Datenübertragungsnetzwerken, Wartung von Computern, lT-Training, Computerprogrammierung, lTBeratung und Entwicklung und Wartung von Computerdatenbanken und Computerprogrammen.

Diese Dienstleistungen fielen auch unter die eingetragenen Dienstleistungsbegriffe der Widerspruchsmarke.

Die vorgelegten Broschüren zeigten ebenfalls, dass die Widersprechende in diesen Bereichen tätig sei. Die Widerspruchsmarke sei in der eingetragenen Form von der Widersprechenden bzw. mit ihrer Zustimmung von der Tochtergesellschaft benutzt. Die Abweichungen durch Zusätze wie "Enterprise Architecture", "Workplace Solutons", "Application Management", "Infrastructure Solutions" und "Worldline" änderten den kennzeichnenden Charakter nicht. Gleiches gelte für den Zusatz "Origin". Die Marken seien auch verwechselbar, da die angegriffene Marke als ein Wort ("ATOZ") ausgesprochen werde und die Unterschiede zwischen "Z" und "s" am Wortende nicht ausreiche, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 18. Oktober 2007 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache teilweise Erfolg, denn hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Dienstleistungen besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG. Im Übrigen hat die Beschwerde keinen Erfolg.

Beschwerdegegenstand sind lediglich die im Erinnerungsbeschluss noch versagten Dienstleistungen der Beschwerdeführerin, so dass der Erstprüferbeschluss, dessen Löschungsanordnung weiterging (z. B. auch hinsichtlich der Dienstleistung "Durchführung von Auktionen"), nicht mehr zu überprüfen ist. Es besteht insoweit auch kein Anlass für die Prüfung einer Rechtsmissbräuchlichkeit des in vollem Umfang eingelegten Widerspruchs, für die auch keine Anhaltspunkte vorliegen. Insbesondere musste die Widersprechende zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsmarke noch nicht benutzen, da die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war. Auch stellt es keinen Rechtsmissbrauch dar, wenn die Widersprechende den Widerspruch nicht beschränkt hat. Die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeführerin berücksichtigt insoweit nicht hinreichend, dass die Löschung einer jüngeren Marke nicht nur im Identitätsbereich der Waren /Dienstleistungen einer älteren Marke möglich ist, sondern deren Schutzbereich auch nur ähnliche Waren/Dienstleistungen erfassen kann, wobei dieser Ähnlichkeitsbereich nach der Rechtsprechung ziemlich weit reichen kann. Es entspricht zudem gängiger Praxis, die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen und des Schutzbereichs der Widerspruchsmarke durch die entscheidende Stelle nicht durch eine Beschränkung des Widerspruchs von vorneherein zu begrenzen.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke, deren Eintragung am 22. Juli 1999 veröffentlicht wurde, mit Eingabe vom 20. Juni 2005 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten, da die Benutzungsschonfrist am 19. Februar 2004 ablief (§ 107 Abs. 1 MarkenG, § 116 Abs. 1 MarkenG, § 115 Abs. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 MMA). Es obliegt somit der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass sie die Marke selbst oder durch einen Dritten wie ihr Tochterunternehmen, die "Atos Origin GmbH" (vgl. § 26 Abs. 2 MarkenG) innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, hier also im Zeitraum 18. Oktober 2002 bis 18. Oktober 2007 gemäß § 26 MarkenG benutzt hat. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Ungleichbehandlung hinsichtlich des Beginns der Benutzungsschonfrist bei IR-Marken gegenüber nationalen Marken sieht, beruht dies auf gesetzlichen Regelungen und darauf, dass bis zum Ablauf der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA der Inhaber einer IR-Marke damit rechnen muss, dass beim Internationalen Büro noch eine Schutzverweigerung eingeht und ihm daher die Obliegenheit einer Benutzung der IR-Marke vor diesem Zeitpunkt nicht auferlegt werden kann.

Es besteht allerdings keine Verpflichtung der Widersprechenden, die Benutzung ihrer Marke zu beweisen, sondern nur sie glaubhaft zu machen. Im Gegensatz zum Beweis muss die Glaubhaftmachung nicht zur vollen Überzeugung führen, vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 43 Rdn. 32).

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing management of computer servers and valueadded data transmission networks; Programming for data processing machines" ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht.

Mit Eingabe vom 26. Oktober 2006 wurden Imagebroschüren vorgelegt, aus denen ersichtlich ist, dass die Widersprechende verschiedene Dienstleistungspakete anbietet, wie "Enterprise Architecture", "Workplace Solutions", Application Management" und "Infrastructure Solutions" und erzielte damit in den Jahren 2004 und 2005 jeweils über ... Euro Umsatz. Ergänzt wurden diese Unterlagen noch mit Eingabe vom 12. Oktober 2007, wobei in der dabei eingereichten Eidesstattlichen Versicherung die Umsatzangaben für das Jahr 2006 auf die einzelnen Dienstleistungspakete weiter aufgeschlüsselt wurden. Für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung reicht es aus, wenn die Umsätze nur beispielhaft für ein Jahr in dem fraglichen Zeitraum angegeben werden.

Auch wenn die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen die konkreten Umsätze hinsichtlich der jeweils eingetragenen Dienstleistungen nicht im einzelnen aufgegliedert haben, lässt sich aus diesen im Zusammenhang mit den Imagebroschüren doch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit entnehmen, dass die Widersprechende die Marke für die Dienstleistungen "Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services", welche dem Bereich "Workplace Solutions" zugerechnet werden und für die Dienstleistungen "training activities in the field of computing", welche im Angebot von mehreren Paketen wie "Workplace Solutions", Application Management" und "Infrastructure Solutions" enthalten sind, benutzt hat. Für die eingetragenen Dienstleistungen "management of computer servers and valueadded data transmission networks", die dem Paket "Infrastructure Solutions", aber auch dem Bereich "Enterprise Archtecture" zugeordnet werden, sind die Umsatzangaben ebenfalls ausreichend. Zwar enthält der Bereich "Enterprise Architecture" Dienstleistungen ganz unterschiedlicher Art, da sie u. a. auch administrative, kaufmännische und technische Dateiverwaltung umfassen, so dass die Umsatzangabe für diesen Bereich zu vage ist, um von einer Glaubhaftmachung aller dieser Dienstleistungen ausgehen zu können, jedoch ist der Bereich, den das Paket "Infrastructure Solutions" umfasst, sehr viel enger gefasst, so dass angesichts der erheblichen Umsätze von ... Euro für das Jahr 2006 es glaubhaft er scheinen lassen, dass jedenfalls ein beachtlicher Anteil daran auf die genannte Dienstleistung "management of computer servers and valueadded data transmission networks" fällt. Das Paket "Infrastructure Solutions" umfasst des weiteren die eingetragenen Dienstleistungen "Programming for data processing machines", so dass auch insoweit eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend macht, die Widersprechende biete keine bekannte Datenbank als Produkt an, ist dies für die Glaubhaftmachung der Benutzung für die genannten Dienstleistungen unerheblich, da es insoweit nur darauf ankommt, ob die Marke für die genannten Dienstleistungen benutzt wird, nicht aber, ob die Widersprechende eine bekannte Datenbank betreibt oder anbietet. Es handelt sich bei den genannten Dienstleistungen auch nicht nur um Hilfsdienstleistungen, da das Angebot eines ganzen Paketes die darin enthaltenen Dienstleistungen nicht zu reinen Hilfsdienstleistungen macht. Die "Aufspaltung" solcher Pakete in einzelne Dienstleistungen ist vielmehr durch das Markenrecht vorgegeben, da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis so gefasst sein muss, dass es klassifiziert werden kann.

Die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen "Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing management of computer servers and valueadded data transmission networks; Programming for data processing machines" für die hinreichende Umsatzangaben eingereicht wurden, um von einer ernsthaften Benutzung ausgehen zu können, ist auch ihrer Art nach rechtserhaltend.

Zwar weichen die Zeichen, welche in den Broschüren im Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen gezeigt werden, von der eingetragenen Form ab, indem unter dem Zeichen Zusätze wie "Workplace Solutions" und "Infrastructure Solutions" hinzugefügt wurden und der Fisch leicht verändert nicht mehr über dem Buchstaben "s" der Widerspruchsmarke angebracht ist, sondern etwas weiter nach rechts verschoben wurde. Allerdings wird dadurch der kennzeichnende Charakter nicht verändert, da es sich dabei um beschreibende Zusätze handelt und die veränderte Stellung des Fischmotivs für den Verkehr hinsichtlich der Kennzeichnungsfunktion ebenfalls keine Rolle spielt. Daher ist auch völlig unerheblich, inwieweit die Widersprechende noch weitere Marken angemeldet hat. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG ist eine Marke auch dann rechtserhaltend benutzt, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter nicht verändern und die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Ob der Zusatz "Origin" ebenfalls für den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke keine Rolle spielt, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da jedenfalls für das Jahr 2006 die Widerspruchsmarke in einer rechtserhaltenden Form mit den Zusätzen "Workplace Solutions" und "Infrastructure Solutions" für die genannten Dienstleistungen benutzt wurde. Ob sie daneben noch andere Marken benutzt ist unerheblich.

Da nach der hier allein relevanten Einrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke lediglich innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren vor der Entscheidung glaubhaft zu machen ist, kommt es auch nicht darauf an, wie und durch wen die Widersprechende ihre Marke derzeit benutzt, oder ob sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke das Widerspruchszeichen rechtserhaltend benutzt hat.

Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ist die Benutzung der Widerspruchsmarke dagegen nicht hinreichend glaubhaft gemacht, da insoweit keine hinreichend konkreten Umsatzangaben eingereicht wurden, um von einer ernsthaften Benutzung ausgehen zu können.

So werden die weiter eingetragenen Dienstleistungen "Administrative, commercial and technical management of computer files; data input and processing service; computer file rental" zwar in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. September 2007 dem Bereich "Enterprise Architecture" zugeordnet, jedoch können die genannten Umsätze für diesen Bereich nicht den einzelnen sehr unterschiedlichen Dienstleistungen dieses Pakets zugeordnet werden, so dass insoweit eine Glaubhaftmachung der Benutzung scheitert. Das gleiche gilt hinsichtlich der weiter eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, für die die vorgelegten Unterlagen nicht ausreichen, um eine ernsthaft Benutzung glaubhaft zu machen, da es an hinreichend konkreten Umsatzangaben fehlt. Es handelt sich dabei um die Waren und Dienstleistungen "Electric and electronic systems for calculation and supply of statistical data and information, as well as for remote monitoring, checking and control of industrial operations, credit cards in the form of storage cards or chip cards, punched cards; computer software, software packages. Data processing forms; check books; electronic newspapers and periodicals. Computer services in connection with financial and monetary operations relating to electronic commerce; monetary operations especially by means of bank cards or customer loyalty cards; settlement services; issuing of checks and letters of credit; checkrelated inquiries, control and execution services. Telecommunication services by computer communication and via multimedia networks; computeraided message and image transmission; electronic messaging, mobile telephony services. Design, carrying out and conducting of courses, seminars; computer programs for secure data transfer; industrial research and development in the field of computing; all technical computer consulting; leasing access time to a database server center." Auch insoweit ist es nicht möglich, aus den Umsatzangaben für Dienstleistungspakete mit der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit auf eine Einbeziehung der genannten registrierten Dienstleistungen bzw relevante Umsätze hierfür zu schließen.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind somit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Dienstleistungen "Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing management of computer servers and valueadded data transmission networks; Programming for data processing machines" zugrunde zu legen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte und Leistungen (zur Definition der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Die Dienstleistungen "Dateienverwaltung mittels Computer" der angegriffenen Marke sind den Dienstleistungen "Programming for data processing machines" ähnlich, da vielfach eine Dateienverwaltung auch Programmierungen erfordert und sich die Dienstleistungen ergänzen. Außerdem besteht eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "management of computer servers and valueadded data transmission networks" da diese Server und ihre Verwaltung ebenfalls eine Dateienverwaltung bieten bzw.darstellen können.

Die Dienstleistungen "management of computer servers and valueadded data transmission networks" der Widerspruchsmarke weisen auch eine hohe Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverarbeitung; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken; Betrieb von Datenbanken u. a. Analysieren, Aktualisieren und Weitergabe; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung" der angegriffenen Marke auf, da sich diese Dienstleistungen teilweise überschneiden und sich im Übrigen ergänzen.

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Aktualisieren von Computer-Software; Erstellen von Programmen; Design von Computer-Software; Erstellen von Programmen" der angegriffenen Marke kann sogar Identität zu den Dienstleistungen "Programming for data processing machines" bestehen.

Die Dienstleistungen "Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software; Datenverarbeitung; Vermietung von Computer-Software; Wartung von Computersoftware" der angegriffenen Marke weisen eine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen "Programming for data processing machines" auf, da es um sich ergänzende Dienstleistungen handelt. Diejenigen Unternehmen, die Datenverarbeitungsgeräte programmieren, vermieten häufig die Software oder die Programmierung kann auf die genannten Dienstleistungen bezogen sein, so dass sich die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen nahe stehen können.

Die Dienstleistungen "computer maintenance services" der Widerspruchsmarke sind den Dienstleistungen "Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Computer; Wartung" ähnlich, da sich die Dienstleistungen Wartung und Vermietung, die auf die identischen Waren gerichtet sein können, ergänzen. Die Dienstleistungen können sich nahe stehen, da die Herstellung, Wartung und Vermietung von Computern häufig von den gleichen Unternehmen angeboten werden und in einer hand erfolgen.

"Computerberatungsdienste" der angegriffenen Marke können mit den Dienstleistungen "training activities in the field of computing" identisch sein.

Mit den "training activities in the field of computing" sind die Dienstleistungen "Nachrichtenüberbringung durch Internet" ähnlich, da die "training activities" über das Internet erfolgen können, wobei sowohl Aufgabenstellungen als auch Lösungen bzw Lösungsansätze die Form einer "Nachrichtenüberbringung durch Internet" haben können. Außerdem kann Gegenstand der "training activities in the field of computing" auch die "Nachrichtenüberbringung durch Internet" sein, so dass die Dienstleistungen aufeinander unmittelbar bezogen sind.

Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht dagegen keine Ähnlichkeit mit den zu berücksichtigenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. So haben die Dienstleistungen "Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Erteilung und Weitergabe von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Personal Management, Unternehmensverwaltung; Beratung in betriebswirtschaftlichen, Organisations- und Personalmanagement und Geschäftsangelegenheiten; Vervielfältigung von Dokumenten; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Marktforschung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung, insbesondere in Beratung und Planung; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Import- und Exportagentur Betrieb; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisationen - Beratung beider und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalwerbung; Personalmanagementberatung; Herausgabe von Statistiken Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten" zu den Dienstleistungen "Services in connection with the installation of pointofsale terminals in shops; computer maintenance services; training activities in the field of computing; management of computer servers and valueadded data transmission networks; Programming for data processing machines" keine solchen Berührungspunkte, dass der Verkehr annehmen würde, die Dienstleistungen würden von demselben oder auch nur unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens erbracht, wenn sie identisch gekennzeichnet werden.

Vor allem besteht zwischen den Dienstleistungen "Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial und Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten" der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen "Programmation pour machines de traitement de l'information" der Widerspruchsmarke keine und insbesondere keine normale Ähnlichkeit, da die Programmierung von Datenverarbeitungsgeräten allenfalls ein Hilfsmittel für die "Werbung" und "Wertermittlung" darstellt, jedoch ansonsten keine engeren Berührungspunkte aufweist. Allein der Umstand, dass bei der Erbringung dieser Dienstleistungen Computerprogramme verwendet werden können, die ihrerseits, wenn auch nicht notwendig vom Verwender der Software, programmiert werden mussten, reicht für die Annahme einer Ähnlichkeit nicht aus, zumal heute in nahezu allen Bereichen Computerprogramme verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2004, 241 GeDIOS). Soweit der Erinnerungsprüfer in seinem Beschluss auf Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl; S. 398 re Spalte verweist, der wiederum auf die Entscheidung BPatG 33 W (pat) 182/98 verweist, wird dort allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit zwischen dem noch weiter gefassten Oberbegriff "Erstellen von EDV-Programmen" und "Werbung" angenommen. Selbst wenn eine Ähnlichkeit insoweit unterstellt würde, läge diese am Rande und reichten dann auch geringe Unterschiede in den Zeichen aus, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Soweit eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der zu berücksichtigenden Dienstleistungen der Widerspruchsmarke besteht und diese nicht ganz entfernt ist, sind die gegenüberstehenden Zeichen - ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - verwechselbar ähnlich.

Entscheidend kommt es darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Dienstleistungen wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 -Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren bzw. Dienstleistungen abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2).

Auch wenn hier teilweise lediglich der Fachverkehr zu den beteiligten Verkehrskreisen gehört, der Kennzeichnungen mit größerer Aufmerksamkeit begegnet als Laien, sind die Ähnlichkeiten der sich gegenüberstehenden Marken jedoch so groß, dass mit erheblichen Verwechslungen zu rechnen ist. Dabei sind auch Verwechslungen aufgrund klanglicher Markenwiedergaben zu berücksichtigen (z. B. bei telefonischem Kontakt oder aufgrund von Radio und gesprochener TV-Werbung bzw. Berichterstattung), so dass dahingestellt bleiben kann, ob in (schrift)bildlicher Hinsicht der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke verwechslungsmindernd berücksichtigt werden müsste.

Maßgebend ist der Gesamteindruck der Zeichen. Da die angegriffene Marke als ein einheitliches Wort in Großbuchstaben geschrieben ist und in dieser Form sowohl schriftbildlich als auch klanglich ein Verständnis als phantasievolles Markenwort nahe liegt, haben die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlass, es in "A to Z" zu gliedern und im Sinne von "A bis Z" zu verstehen, zumal keine Gestaltungsmerkmale der angegriffenen Marke in ihrer registrierten Form in diese Richtung deuten. Vielmehr stellt sich "ATOZ" in seinem kennzeichnenden Charakter als einheitliches Wort dar und nicht im Sinne der Interpretation der Markeninhaberin als Hinweis auf ein Konzept "von A bis Z". Soweit - auch in der mündlichen Verhandlung - geltend gemacht worden ist, dass die Marke in verschiedenen Varianten verwendet werden könne und die Benutzungsabsicht sich auf solche grafische Gestaltungen richte, die von den angesprochenen Verkehrskreisen im Sinne von "A to Z" aufgefasst würden, kann dies der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Grundlage für die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, sind die Marken in ihrer registrierten Form und das sich daraus ohne analytische Betrachtung oder extensive Interpretation ergebende Verständnis. Ob von der Eintragung abweichende rechtserhaltende Benutzungsformen möglich sind, die gleichzeitig als Wiedergabe von "A to Z" erscheinen, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant. Denn auch dann müsste der Entscheidung über die Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Nr. 2 MarkenG (anders als möglicherweise bezüglich des jüngeren Zeichens im Markenverletzungsverfahren nach § 14 f. MarkenG) die Marke in der registrierten Form zugrunde gelegt werden. Rein vorsorglich wird noch darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der angesprochenen Verwendungsformen Bedenken bestehen können, ob dann nicht der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke i. S. v. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert wäre.

Die Widerspruchsmarke wird in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil "Atos" geprägt. Klanglich unterscheiden sich die Wörter "ATOZ" und "Atos" bei identischem Wortanfang "Ato" lediglich durch den letzten Buchstaben, wobei auch bei dem Buchstaben "Z" ein "s"-Laut mitschwingt, so dass bei gleicher Silbenzahl und identischer Vokalfolge sich die Zeichen im Gesamtklangbild verwechselbar nahe kommen.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass. Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenstelle und des Beschwerdeverfahrens sind MarkenG § 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 22). Das Gesetz geht, was auch durch MarkenG § 71 Abs 1 Satz. 3 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf. Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Derartige besondere Umstände liegen hier nicht vor. Insbesondere sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Widersprechende den Widerspruch rechtsmissbräuchlich eingelegt hat. Allein dass der Widerspruch im Ergebnis nicht in vollem Umfang Erfolg hat, bedeutet nicht, dass der Widerspruch einen Rechtsmissbrauch darstellt.

Kliems Merzbach Bayer Na

BPatG:
Beschluss v. 18.10.2007
Az: 25 W (pat) 254/03