Oberlandesgericht Frankfurt am Main:
Urteil vom 18. Dezember 2014
Aktenzeichen: 6 U 94/11

(OLG Frankfurt am Main: Urteil v. 18.12.2014, Az.: 6 U 94/11)

1. Zwischen der Dienstleistung "Wartung und Projektplanung von Lackieranlagen" und der Ware "Bautenlacke" besteht nur eine geringe Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinn.2. Eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und einem zusammengesetzten Zeichen, das die Klagemarke enthält, ist zu verneinen, wenn der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil innerhalb des angegriffenen Zeichens eine beschreibende Funktion hat ("Lactec"/"LUCITE LACTEC").

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 20.05.2011 verkündete Urteil der 12. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen werden wie folgt verteilt:

Von den Gerichtskosten haben die Klägerin 55 % und die Beklagte zu 1) 45 % zu tragen.

Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin hat die Beklagte zu 1) 45 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) hat die Klägerin 37,5 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 2) hat die Klägerin zu tragen. Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten selbst.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Parteien können die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die vollstreckende Partei Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Der Streitwert wird € in Abänderung der Festsetzung vom 21.02.2013 - auf € 220.000,00 festgesetzt (Klage: € 120.000,00, Widerklage: € 100.000,00).

Gründe

I.

Die Parteien streiten über markenrechtliche Ansprüche.

Die Klägerin entwickelt und konstruiert elektrostatische Lackiereranlagen für Großserienprodukte, die nach ihren Angaben hauptsächlich von der Automobil-, der Kunststoff- und der allgemeinen Industrie nachgefragt werden. Sie firmiert als €X GmbH Gesellschaft für moderne Lackiertechnik".

Die Klägerin ist Inhaberin folgender beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragener Marken:

-Wortmarke Nr. 2000590 €Lactec€, eingetragen in den Klassen 37, 42 für €Wartung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entschlackungsanlagen sowie Projektplanung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entschlackungsanlagen" mit Priorität vom 14.11.1990;-Wortmarke Nr. 302009042432 €Lactec€, eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37,42 mit Priorität vom 17.7.2009;-Wort-/Bildmarke Nr. 302009042433 €Lactec€, eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37,42 mit Priorität vom 17.7.2009;Die Beklagte zu 1 stellt her und vertreibt Baufarben und Baulacke, die sie unter anderem unter der Bezeichnung €LUCITE€ anbietet. Zu den €LUCITE€-Anstrich Systemen gehören mehrere Produktlinien, u.a. die Produktlinie €LACTEC€. Insoweit verwendet sie das nachfolgend eingeblendete Logo (Anlagen B3, B4):

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte. Sie nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatzfeststellung und Vernichtung in Anspruch.

Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt, die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, das Zeichen €LacTec€ für Waren und Dienstleistungen der Lack- und Farbverarbeitung sowie der Lack- und Farbproduktion zu benutzen, nämlich dieses Zeichen an Aufmachungen oder Verpackungen anzubringen, unter diesem Zeichen solche Waren oder Dienstleistungen einzuführen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, insbesondere wenn dies geschieht wie nachfolgend dargestellt (Hauptantrag zu I.):

Hilfsweise hat sie beantragt, den Beklagten zu untersagen, das Zeichen €LUCITE®LacTec€ für Lacke zu benutzen. Außerdem hat sie beantragt, die Beklagten zur Auskunftserteilung und Vernichtung rechtswidrig gekennzeichneter Gegenstände zu verurteilen sowie die Schadensersatzpflicht der Beklagten festzustellen (Anträge II. € V.).

Die Beklagte zu 1 hat widerklagend beantragt, die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung ihrer Marken €LacTec€, DE 30 2009 042 432 und DE 30 2009 042 433 einzuwilligen, für die unter diesen Marken in Klasse 2 eingetragenen Waren, nämlich Lacke, Verdünnungsmittel für Lacke, Farben, Farbstoffe, soweit in Klasse 2 enthalten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen (§ 540 I Nr. 1 ZPO). Das Landgericht hat dem Hilfsantrag zu I. sowie den darauf bezogenen Folgeanträgen entsprochen. Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Die Widerklage hat es ebenso abgewiesen.

Gegen diese Beurteilung wenden sich die Beklagten mit der Berufung. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen. Die Klägerin gibt die Reihenfolge der von ihr geltend gemachten Schutzrechte in der Berufungserwiderung wie folgt an (Bl. 450 d.A.):

1.Wortmarke €Lactec€ DE 2000590 unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr.2.Hilfsweise: Wortmarke DE 30 2009 042 432.3.Hilfsweise: Wort-/Bildmarke DE 30 2009 042 433.4.Hilfsweise: Unternehmenskennzeichen €LacTec Painting Systems€.5.Hilfsweise: Wortmarke DE 2000590 unter dem Gesichtspunkt der Bekanntheit.Zwischenzeitlich hat das DPMA mit Beschlüssen vom 13.03.2012 und vom 28.03.2012 die Marken DE 30 2009 042 432 und DE 30 2009 042 433 wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise gelöscht, insbesondere soweit sie für Waren der Klasse 2 (Lacke, Verdünnungsmittel für Lacke, Farben, Farbstoffe) und der Klasse 7 (u.a. Lackiermaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen, Entlackungsmaschinen), eingetragen waren.

Der Senat hat mit Beschluss vom 21.02.2013 den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die Beschwerde der Beklagten gegen den Löschungsbeschluss des DPMA vom 13.03.2012, betreffend die Klagemarke DE 30 2009 042 432, ausgesetzt.

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat mit Beschlüssen vom 31.05.2014 die Beschwerde der Beklagten gegen die teilweise Löschung der Marken DE 30 2009 042 432 und DE 30 2009 042 433 zurückgewiesen (Az. 28 W (pat) 71/12 und 28 W (pat) 58/12). Die Entscheidungen sind rechtskräftig.

Die Parteien haben daraufhin mit Schriftsätzen vom 25.08.2014 (Bl. 689 d.A.) und 29.10.2014 (Bl. 750 d.A.) die Widerklage übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Beklagten beantragen,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main - 3/12 O 99/10 - die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat € soweit keine Erledigung erklärt wurde - auch in der Sache Erfolg. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungs-, Auskunfts-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche nicht zu.

1. In der erstmals mit der Berufungserwiderung festgelegten Reihenfolge, in der die Klägerin ihre verschiedenen Schutzrechte geltend macht, liegt € entgegen der Ansicht der Beklagten - keine unzulässige Klageänderung. Die alternative Klagehäufung, von der die Klage zunächst ausging, wurde zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch allgemein für zulässig angesehen. Eine Änderung des Rechtsprechung ergab sich erst durch die Entscheidung des BGH €TÜV I€ vom 24.03.2011. Ein rechtzeitiger Hinweis vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht erfolgte nicht mehr (§ 139 I ZPO). Die Anpassung des Klagebegehrens an die €TÜV€-Rechtsprechung war deshalb noch im Berufungsverfahren möglich (vgl. BGH GRUR 2011, 521 Rn. 13 € TÜV I). Die Klage ist damit hauptsächlich auf die Marke DE 2000590 gestützt, wobei die Gesichtspunkte der Verwechslungsgefahr und des Bekanntheitsschutzes einen einheitlichen Streitgegenstand bilden (BGH GRUR 2012, 621 - OSCAR). Die Klage ist hilfsweise auf die Marke DE 30 2009 042 432, weiter hilfsweise auf die Marke DE 30 2009 042 433, und weiter hilfsweise auf das Unternehmenskennzeichen €LacTec Painting Systems€ gestützt.

2. Die Klägerin kann ihr Unterlassungsbegehren nicht mit Erfolg auf die Marke DE 2000590 unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr stützen (§§ 14 I Nr. 2, V MarkenG).

a) Da die Klägerin keine Anschlussberufung eingelegt hat, geht es nur noch um den Hilfsantrag zum Unterlassungsantrag I. Der Hauptantrag, der (auch) die Verwendung der Bezeichnung €LacTec€ isoliert verbieten wollte, ist nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. Mit dem Hilfsantrag möchte die Klägerin die Bezeichnung €LUCITE®LACTEC€ in der im Hauptantrag abgebildeten logoartigen Ausgestaltung verbieten lassen. Dieses Logo ist auch Bestandteil des Hilfsantrags (vgl. Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 21.02.2013, Bl. 632 d.A.). Die reine Wortkombination €LUCITE®LACTEC€ soll € anders als es der Wortlaut des Hilfsantrags vermuten lässt € ausdrücklich nicht angegriffen werden (Bl. 616, 617 d.A.).

b) Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagten die angegriffene Gesamtbezeichnung markenmäßig benutzt haben. Eine markenmäßige Benutzung im Sinne des § 14 II Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke, d.h. entsprechend der Hauptfunktion einer Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird. Daran fehlt es, wenn das Zeichen nur als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem rein beschreibenden Sinn verwendet wird (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 23 - Gelbe Wörterbücher). Insoweit ist nicht auf den Zeichenbestandteil €Lactec€, sondern auf die konkrete Verwendungsform, also das angegriffene Gesamtzeichen abzustellen. Unstreitig benutzen die Beklagten das Zeichen €Lactec€ nicht in Alleinstellung (vgl. Bl. 395, 453 d.A.). Die Klägerin greift die logoartige Gesamtbezeichnung an, die die Wortbestandteile €LUCITE®€ und €LACTEC€ beinhaltet (vgl. Anlagen B3, B4). Das Gesamtzeichen €LUCITE®LACTEC€ wird weder rein dekorativ noch rein beschreibend verwendet. Jedenfalls dem Bestandteil €LUCITE€ kann kein beschreibender Sinn in Bezug auf die gekennzeichneten Bautenlacke entnommen werden. Zudem wird für den Verkehr durch das Symbol ® die Verwendung als Marke verdeutlicht.

c) Es fehlt jedoch an der Verwechslungsgefahr mit der Klagemarke. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

aa) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist und den Waren, für die das angegriffene Zeichen benutzt wird, besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit. Die Klagemarke ist für €Wartung und Projektplanung von Lackieranlagen, Pulverbeschichtungsanlagen und Entschlackungsanlagen€ eingetragen. Die Beklagte zu 1 benutzt das beanstandete Logo nach den insoweit unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts für Bautenlacke. Ihr Produktangebot richtet sich an Fachleute (vorrangig Malerhandwerksbetriebe und Fachgroßhändler).

(1) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

(2) Eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen einerseits und Waren andererseits ist nicht generell ausgeschlossen. Auch im Streitfall kann wegen der Berührungspunkte im Bereich der Lacktechnik eine Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit nicht vollständig verneint werden. Der Grad dieser Ähnlichkeit ist jedoch gering. Zum einen überschneiden sich die Abnehmer von Bautenlacken im Allgemeinen nicht mit den Abnehmern von industriellen Lackieranlagen. Zum andern liegt es aus der Sicht der angesprochenen Fachkreise auch nicht nahe, dass ein Unternehmen, das sich mit industriellen Lackieranlagen befasst, jedenfalls auch solche Lacke herstellen oder unter einer eigenen Marke vertreiben wird, die nicht zum Einsatz in derartigen Anlagen, sondern an Bauten verwendet werden. Nichts anderes folgt daraus, dass ein Lackhersteller, der die Klägerin beliefert hat, ausweislich des als Anlage K 6 vorgelegten Schreibens wegen der festgestellten Zeichenübereinstimmung die Vermutung geäußert hat, die Klägerin wolle sich nunmehr auch als Lackherstellerin betätigen. Denn dieser Lackhersteller gehört seinerseits nicht zu den Abnehmern der Beklagten zu 1), sondern ist deren Mitbewerber. Die in dem Schreiben zum Ausdruck gebrachte Fehlvorstellung bestätigt daher allenfalls, dass zwischen der Planung von industriellen Lackieranlagen und Bautenlacken keine völlige Dienstleistungs- und Warenunähnlichkeit besteht.

(3) Es bedarf keiner Entscheidung, ob die Behauptungen der Klägerin zutreffen, wonach es durchaus branchenüblich sei, dass Industrielacke und Bautenlacke unter denselben Kennzeichen angeboten werden. Das gleiche gilt für die Behauptung, es gäbe Hersteller von Geräten, mit denen Lacke aufgesprüht werden können, wie sie die Beklagte im Angebot hat, die zugleich Pulverbeschichtungsgeräte anbieten, wie sie die Klägerin konzipiert und wartet. Denn dies ändert nichts daran, dass jedenfalls zwischen den Waren (Lacke) und der Dienstleistung Wartung und Planung von Lackier- und Beschichtungsanlagen nur ein sehr geringer Ähnlichkeitsgrad feststellbar ist. Auch die Behauptung, namhafte Hersteller von Lackiergeräten böten unter ihren Marken ebenso Lacke an, führt zu keiner anderen Beurteilung. Trotz dieser Überschneidungen kann nicht angenommen werden, dass die angesprochenen Fachkreise im Grundsatz nicht klar zwischen Dienstleistungen in Bezug auf industrielle Lackieranlagen und Lacken und zusätzlich zwischen den Sparten Bautenlackierungen und Industrielackierungen unterscheiden würden.

bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist von Haus aus sehr gering. Die Bezeichnung €LacTec€ wird vom Verkehr als Abkürzung für den Begriff der €Lacktechnik€ bzw. €Lacktechnologie€ verstanden, der die eingetragenen Dienstleistungen glatt beschreibt. Insoweit schließt sich der Senat der Beurteilung des BPatG in seinen Beschlüssen vom 31.05.2014 an (28 W (pat) 71/12; 28 W (pat) 58/12). Ob man aufgrund der sprachunüblichen Verfremdung (€Lac€) noch einen gewissen kennzeichnenden Überschuss annehmen will (vgl. auch BGH GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC), hat nur Bedeutung für die Frage, ob der Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist. Darauf kommt es für die Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr im Streitfall nicht an. Es bedarf auch keiner Entscheidung, ob der Senat als Verletzungsgericht selbst dann noch an die Eintragung der Marke gebunden ist und ihr deshalb nicht jegliche Unterscheidungskraft absprechen darf, wenn wie hier die 10-Jahresfrist für die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse abgelaufen ist. Die analoge Anwendung des § 22 II Nr. 2 MarkenG kommt, wenn das jüngere Zeichen € wie hier - keinen eigenen Kennzeichenschutz genießt, grundsätzlich nicht in Betracht (Senat, MarkenR 2009, 584 € Princess-Schliff).

Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg auf eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch umfangreiche Benutzung berufen. Dies gilt selbst dann, wenn die Klägerin € wie sie behauptet € mit der Marke im Bereich der Planung von Lackieranlagen für industrielle Abnehmer einen Bekanntheitsgrad von jedenfalls 40 % erzielt haben sollte. Die Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Marke infolge Benutzung hat nämlich vorrangig Bedeutung für denjenigen Waren- und Dienstleistungsbereich, in dem die umfangreiche Benutzung erfolgt ist. Sie kann nur in engen Grenzen auf benachbarte Waren- und Dienstleistungsbereiche ausgeweitet werden (vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 930 € Bogner B/Barbie B; Tz. 71). Die dafür erforderlichen Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Denn schon wegen der unterschiedlichen Abnehmerkreise kann eine Ausstrahlung der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf den Bereich der Bautenlacke nicht angenommen werden. Wie bereits ausgeführt, unterscheiden sich die von Dienstleistungen für industrielle Lackieranlagen angesprochenen Verkehrskreise im Grundsatz klar von jenen für Bautenlacke.

cc) Eine Verwechslungsgefahr kann jedenfalls deshalb nicht angenommen werden, weil die gegenüberstehenden Zeichen nicht ähnlich sind.

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständigkennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständigkennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2014, 1101 Rn. 54 - Gelbe Wörterbücher).

(2) Das angegriffene Zeichen wird durch den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil €Lactec€ weder geprägt, noch kommt diesem Element eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Die Bezeichnung €Lactec€ weist einen engen beschreibenden Bezug zu Lacken auf, da es in der €Lackiertechnik€ um die Verarbeitung von Lacken geht (vgl. BPatG, Beschl. v. 31.05.2014 - 28 W (pat) 71/12, S. 12). Demgegenüber weist die vorangestellte Bezeichnung €LUCITE®€ keine erkennbaren beschreibenden Bezüge zu Lacken auf. Der Bestandteil €LUCITE®€ prägt damit das Gesamtzeichen. Dem Bestandteil €Lactec€ kommt keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Zwar schließen beschreibende Anklänge eine selbständig kennzeichnende Stellung nicht zwingend aus. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Bestandteil in dem Gesamtzeichen glatt beschreibend aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 2009, 672 Rn. 36 € OSTSEE-POST; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 16 - NIVEA VISAGE). So liegt es im Streitfall. An dieser Feststellung ist der Senat nicht deshalb gehindert, weil er der gleichlautenden Klagemarke wegen der Bindungswirkung der Eintragung nicht jegliche Unterscheidungskraft absprechen darf. Der Verletzungsrichter muss unabhängig davon prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist (BGH GRUR 2007, 780 Rn. 24 - Pralinenform). Für ein rein beschreibendes Verständnis spricht, dass die angesprochenen Fachkreise in der nur leicht verfremdeten Abkürzung €Lactec€ ohne weiteres den Begriff €Lacktechnik€ erkennen werden. Außerdem bietet die Beklagte zu 1 weitere Produktlinien an, bei denen der vorangestellte Bestandteil €LUCITE€ mit beschreibenden Zusätzen (zB €Wetterschutz plus€, €Fassadenschutz€) oder Zusätzen mit stark beschreibenden Anklängen (€Roofcoat€; €Silico Therm€) kombiniert wird. Dadurch wird für den Verkehr nahe gelegt, auch €Lactec€ als beschreibenden Zusatz in der Produktfamilie und nicht als zusätzliches Kennzeichnungsmittel anzusehen. Nichts anderes ergibt sich daraus, dass der Verkehr in anderen Fällen gerade einem Zeichenbestandteil, der neben einer Dachmarke verwendet wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst (BGH GRUR 2009, 954 Rn. 22 € Kinder III). Dies kann jedenfalls dann nicht angenommen werden, wenn der weitere Bestandteil - wie im Streitfall - nur beschreibend aufgefasst wird (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 16 - NIVEA VISAGE).

(3) Wird der Bestandteil €Lactec€ in der angegriffenen Bezeichnung beschreibend aufgefasst, kann eine Ähnlichkeit der Klagemarke mit dem angegriffenen Gesamtzeichen weder in klanglicher noch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bejaht werden. Damit fehlt es an einer Verwechslungsgefahr. Die fehlende Zeichenähnlichkeit kann nicht durch die (ohnehin geringe) Produktähnlichkeit und die (ohnehin geringe) Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden. Es ist auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens gegeben. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht aus. Im Streitfall liegt es fern, dass der Verkehr von wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Produkten der Beklagten und den Dienstleistungen der Klägerin ausgeht, selbst wenn es in wenigen Einzelfällen (Anlagen K6, K6a) zu Irritationen gekommen sein mag.

d) Es kann somit dahingestellt bleiben, ob die Klagemarke in den letzten fünf Jahren vor Klageerhebung rechtserhaltend benutzt wurde (§§ 25 II, 26 MarkenG). Es bedarf ebenso keiner Entscheidung, ob die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche verwirkt sind.

3. Die Klägerin kann ihr Unterlassungsbegehren auch nicht mit Erfolg auf die Marke DE 2000590 unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheitsschutzes stützen (§§ 14 I Nr. 3, V MarkenG). Zur Verwirklichung dieses Verletzungstatbestandes wäre es erforderlich, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 39 - Adidas/Fitnessworld; BGH, GRUR 2005, 583, 584 - Lila Postkarte). Daran fehlt es aus den genannten Gründen (oben 2. c) cc) (3).

4. Die Ansprüche lassen sich auch nicht auf die Marken €Lactec€ DE 302009042432 und DE 302009042433 stützen. Die Marken wurden zwischenzeitlich rechtskräftig gelöscht, soweit sie für Produkte der Klassen 2 und 7 eingetragen waren (u.a. Lacke, Farben, Lackiermaschinen). Sie sind noch eingetragen für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 42 (u.a. Wartung von Lackieranlagen, technische Projektplanung von Lackieranlagen). Insoweit kann durchgängig nur eine geringe Produktähnlichkeit festgestellt werden. Die Kennzeichnungskraft ist ebenfalls gering. Eine Zeichenähnlichkeit ist nicht gegeben. Insoweit ergibt sich keine andere Beurteilung wie bei der Marke DE 2000590.

5. Die Ansprüche lassen sich auch nicht auf das Unternehmenskennzeichen €LacTec Painting Systems€ stützen. Es kann dahingestellt bleiben, ob dem Gesamtzeichen oder einem Unternehmensschlagwort €LacTec€ originäre oder durch Verkehrsgeltung erworbene Unterscheidungskraft zukommt. Der BGH hat in der Vergangenheit teilweise Kombinationen von zwei Wörtern, die zwar beide für sich genommen beschreibend auf das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens hinweisen, die jedoch sprachunüblich zu einem neuen Wort zusammengefasst worden sind, Unterscheidungskraft zugemessen (vgl. BGH GRUR 2001, 1161 Rn. 19 - CompuNet). Auch insoweit fehlt es jedoch jedenfalls an der Verwechslungsgefahr. Die Branchenähnlichkeit ist gering. Im Übrigen kann auf die obigen Ausführungen zur fehlenden Zeichenähnlichkeit Bezug genommen werden.

6. Mangels einer Kennzeichenverletzung stehen der Klägerin gegen die Beklagten auch keine Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung zu.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 91a, 100 I ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Soweit die Widerklage nach der rechtskräftigen Teillöschung der Marken Nr. 302009042432 und Nr. 302009042433 übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, hat die Beklagte zu 1 die Kosten zu tragen. Die Widerklage auf Löschung dieser Marken war auf einen wettbewerbsrechtlichen bzw. deliktischen Beseitigungsanspruch gestützt. Die Marken wurden nach der Behauptung der Beklagten nur deshalb für €Lacke€ geschützt, um die Beklagten im Wettbewerb zu behindern. Eine Benutzungsabsicht habe nicht bestanden. Wie auch das BPatG festgestellt hat, gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine solche Behinderungsabsicht oder für sonstige Gründe, die für eine bösgläubige Markenanmeldung sprechen können (vgl. BPatG 28 W (pat) 71/12 und 28 W (pat) 58/12). Der Senat schließt sich insoweit der ausführlichen Würdigung des BPatG an.

Der Streitwert für die Klage beträgt hinsichtlich des Hauptanspruchs (Klagemarke DE 2000590) € 90.000,00. Für die drei Hilfsansprüche (Klagemarken DE 302009042432, DE 302009042433 und Unternehmenskennzeichen) war der Klagestreitwert um jeweils € 10.000,00 zu erhöhen. Der Streitwert der Widerklage beträgt € 100.000,00.

8. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Entscheidung beruht auf einer Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung waren für die Entscheidung nicht tragend.

OLG Frankfurt am Main:
Urteil v. 18.12.2014
Az: 6 U 94/11