Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 20. Januar 2012
Aktenzeichen: 4a O 7/09

(LG Düsseldorf: Urteil v. 20.01.2012, Az.: 4a O 7/09)

Tenor

I. Die Beklagte wird im Wege des Versäumnisurteils verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie

Transglutaminase,

welche von Actinomyceten stammt und

welche die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboxyamidgruppe eines Glutaminrests auf eine Peptid- oder Proteinkette katalysiert,

wobei ihre Aktivität, bestimmt durch den Hydroxamattest der Be-schreibung des Patents ( … ) unter Verwendung von Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycin und Hydroxylamin als Substrate, in Abwesenheit von Ca2+ und in Anwesenheit von CaCl2 in Konzentrationen von 1 mM und 5 mM im Wesentlichen gleich ist,

seit dem 01.01.2006 in der Bundesrepublik Deutschland angebo-ten, in Verkehr gebracht oder zu den genannten Zwecken einge-führt oder besessen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen nach Deutschland erfolgten Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer der ( … ) ,

b) der einzelnen in Deutschland erfolgten Angebote, aufge-schlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der in Deutschland betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns.

II. Es wird im Wege des Versäumnisurteils festgestellt, dass die Be-klagte gesamtschuldnerisch mit der ( … ) , verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 01.01.2006 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird

III. Die Beklagte wird darüber hinaus im Wege des Versäumnisurteils verurteilt, an die Klägerin gesamtschuldnerisch mit der ( … ) , 4.102,- EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 30.10.2007 zu bezahlen.

IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

VI. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin ist gemeinsam mit der ( … ) eingetragene Inhaberin des europäischen Patents ( … ) (nachfolgend: Klagepatent). Das Klagepatent wurde am 23.01.1989 in englischer Sprache angemeldet, die Patentanmeldung wurde am 01.08.1990 veröffentlicht. Die Veröffentlichung und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 28.07.1999. Der deutsche Teil (( … ) = Anlage K 3) ist in Kraft.

Das Klagepatent trägt die Bezeichnung "Transglutaminase". Sein Patentanspruch 1 lautet in der eingetragenen deutschen Übersetzung:

Von Actinomyceten stammende Transglutaminase, welche die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboxyamidgruppe eines Glutaminrests auf eine Peptid- oder Proteinkette katalysiert, wobei ihre Aktivität, bestimmt durch den Hydroyamattest der Beschreibung unter Verwendung von Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycin oder Hydroxylamin als die Substrate, in Abwesenheit von Ca2+ und in Anwesenheit von CaCl2 in Konzentrationen von 1 mM und 5 mM im wesentlichen gleich ist.

Nachfolgend werden einige Figuren aus der Klagepatentschrift wiedergegeben, die bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung betreffen. Dabei zeigen die Figuren 1, 2, 3 und 4 jeweils die Kurve des optimalen pH-Werts, die Kurve der optimalen Temperatur, die pH-Wertstabilitäts-Kurve und die Temperaturstabilitäts-Kurve einer Transglutaminase nach der Erfindung.

Das Klagepatent ist rechtsbeständig. Es wurde im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang - in welchem es die Klägerin hier geltend macht - aufrecht erhalten.

Bei der Beklagten handelt es sich um die Geschäftsführerin der ( … ) (im Folgenden: ( … ) ). Den Gegenstand des Unternehmens der ( … ) bilden die Herstellung von und der Handel mit Lebensmittelzusatzstoffen und Gewürzen für Fleischprodukte. Im Rahmen ihrer Tätigkeit übersandte die ( … ) an die ( … ) mit Sitz in Hamburg eine 1-kg-Probe des Produktes Saprona TG 1, welches sie von dem chinesischen Hersteller ( … ) erworben hatte. Des Weiteren übersandte ( … ) mit Lieferschein vom 03.07.2006 weitere 10 kg Saprona TG, welches in zehn 1-kg-Packungen abgepackt war.

Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, ein Mitarbeiter der ( … ) habe diese Lieferung sofort nach Eingang bei der ( … ) abgeholt. Daraufhin habe die ( … ) neun der zehn Packungen ( … ) an das Entwicklungs- und Technologiezentrum der Klägerin in Japan geschickt, wo eine der Proben analysiert worden sei. Eine 1-kg-Packung ( … ) sei zunächst in Hamburg bei der ( … ) verblieben. Nach Durchführung der Analyse in Japan sei sich die Klägerin relativ sicher gewesen, dass Saprona TG 1 das Klagepatent verletze. Nachdem die ( … ) auf eine Berechtigungsanfrage der Klägerin hin eine Verletzung des Klagepatents bestritten habe, habe die Klägerin die ( … ) , ein biotechnisches Unternehmen mit Sitz in ( … ) , mit einer eingehenden Untersuchung des von der ( … ) übergebenen Probenmaterials beauftragt. Hierzu sei der ( … ) am 31.08.2006 von der ( … ) die in Hamburg verbliebene Saprona TG 1-Probe übersandt worden. Die an die ( … ) übersandte Probe Saprona TG 1 sei in einer 1-kg-Verpackung verschlossen und mit einem Etikett wie aus den Anlagen K 25 und K 26 ersichtlich versehen gewesen. Das Etikett habe die Aufschrift "Saprona TG 1" getragen, außerdem seien auf dem Etikett der Name und die Anschrift der Beklagten zu 1) sowie deren Adresse abgedruckt gewesen. Die Untersuchungen der ( … ) (Anlage K 16) hätten, wie insbesondere eine als Anlage K 17 vorgelegte gutachterliche Stellungnahme von ( … ) bestätige, ergeben, dass Saprona TG 1 wortsinngemäß von der durch Patentanspruch 1 des Klagepatents beanspruchten Lehre Gebrauch mache. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Klageschrift Bezug genommen.

Nachdem die ( … ) den Verletzungstatbestand bestritten habe, habe - dies wurde durch die Beklagte nicht bestritten - die Klägerin am 26.10.2006 beim Landgericht Hamburg den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Daraufhin hätten die Beklagte sowie die CRG am 27.11.2006 unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung beim Landgericht Hamburg eine Erklärung abgegeben, wonach sie sich verpflichten, es ab dem 01.12.2006 bis zum Ablauf oder des sonstigen Eintritts der Unwirksamkeit des Klagepatents in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, Transglutaminase entsprechend Anspruch 1 des Klagepatents anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Nachdem das Landgericht Hamburg dem Antrag der Klägerin auf Mitteilung der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer stattgegeben habe, habe das Hanseatische Oberlandesgericht das Urteil abgeändert und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit der Begründung zurückgewiesen, es fehle an einer offensichtlichen Patentverletzung im Sinne von § 140b Abs. 3 PatG.

Im Hinblick auf die Beanstandungen der ( … ) sowie der Beklagten im einstweiligen Verfügungsverfahren habe die Klägerin Anfang Juli 2007 die ( … ) beauftragt, eine weitere Probe Saprona TG 1 zu analysieren. Hierzu habe die Klägerin eine 1-kg-Probe Saprona TG 1 aus der ursprünglichen Lieferung der ( … ) von Japan, wo die restlichen Saprona TG 1 Packungen aus der ProSantis-Lieferung gelagert worden seien, zunächst an den Prozessbevollmächtigten der Klägerin versandt. Dieser habe die 1-kg-Probe Saprona TG 1, die in einer silberfarbigen Verpackung verschlossen gewesen sei, fotografieren und das Etikett fotokopieren lassen (Anlagen K 25 und K 26) und die Probe anschließend an die ( … ) weitergeleitet. Auch diese Analyse habe, wie auch ( … ) in einer gutachterlichen Stellungnahme bestätige, ergeben, dass Saprona TG 1 das Klagepatent verletze. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Anlagen K 29 und K 30 Bezug genommen.

Die Klägerin hat die Beklagte sowie die ( … ) , nachdem sie die ( … ) bereits zuvor abgemahnt hatte, mit Schreiben vom 05.10.2007 unter Fristsetzung bis zum 22.10.2007 (Nachfrist: 29.10.2007) nochmals erfolglos zur Anerkennung ihrer Schadenersatzverpflichtung sowie zur Erteilung der Auskunft und Rechnungslegung erfolglos aufgefordert, wobei dem Schreiben der Klageentwurf vom 05.10.2007 nebst Anlagen beigefügt war.

Die Klägerin hat zunächst Klage sowohl gegen die ( … ) als auch die Beklagte erhoben. In dem daraufhin anberaumten frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung am 06.03.2008 hat der Beklagtenvertreter Klageabweisung beantragt. Des Weiteren hat der Beklagtenvertreter mit Schriftsatz vom 30.06.2008 die Rüge der mangelnden örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf erhoben. Mit Schriftsatz vom 23.10.2008 haben die Prozessbevollmächtigten der ( … ) sowie der Beklagten mitgeteilt, dass das Landgericht Innsbruck über das Verfahren der ( … ) ein Konkursverfahren eröffnet habe. Da sich die Klägerin mit einem Ruhen des Verfahrens gegen die Beklagte nicht einverstanden erklärt hat, hat das Landgericht Düsseldorf das Verfahren gegen die Beklagte, deren Prozessbevollmächtigte mit Schriftsatz vom 12.11.2008 mitgeteilt haben, sie würden die Beklagte nicht mehr vertreten, in der mündlichen Verhandlung vom 13.01.2008 abgetrennt. In dieser mündlichen Verhandlung ist auf Beklagtenseite niemand erschienen.

Die Klägerin beantragt daher nunmehr,

zu erkennen wie geschehen, jedoch mit der Maßgabe, dass die Beklagte unter Ziffer III. gesamtschuldnerisch mit der ( … ) zur Zahlung von 12.024,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verurteilt werden soll;

ein Versäumnisurteil gegen die Beklagte zu erlassen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Gründe

Es konnte in dem tenorierten Umfang durch Versäumnisurteil entschieden werden. Die zulässige Klage ist insoweit schlüssig, § 331 Abs. 1 BGB. Die ordnungsgemäß geladene Beklagte ist in der mündlichen Verhandlung nicht schienen. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Schadensatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140 b, 9 S. 2 Nr. 1 PatG, 242, 259 BGB zu. Demgegenüber war die Klage insoweit abzuweisen, als die Klägerin die Erstattung außergerichtlicher Kosten über einen Betrag von 4.102,- EUR hinaus verlangt.

I.

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das Landgericht Düsseldorf bereits aufgrund der rügelosen Einlassung der Beklagten im frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung örtlich zuständig, § 39 ZPO (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Auflage, § 39 Rz. 7, 11). Die Prozessbevollmächtigten der Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung am 06.03.2008 Klageabweisung beantragt, wobei der Klageabweisungsantrag nicht nur auf formelle Mängel beschränkt war. Erst mit Schriftsatz vom 30.06.2008 haben die Prozessbevollmächtigten der Beklagten die Rüge der fehlenden örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf kraft rügeloser Einlassung bereits begründet, so dass für die spätere Rüge der Unzuständigkeit (§ 296 Abs. 3 ZPO) kein Raum bleibt.

Die durch die Klägerin formulierten Anträge sind auch hinreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Kann der Kläger eine wortsinngemäße Verletzung des Patents geltend machen, ist es im Allgemeinen statthaft, den Klageantrag nach dem Wortlaut des verletzten Patentanspruchs zu formulieren. Die Orientierung am Anspruchswortlaut bietet Gewähr dafür, dass der Urteilstenor nur diejenigen Details enthält, die für die erfindungsgemäße Lehre von Bedeutung sind, und sie verhindert zuverlässig, dass solche Gestaltungsmerkmale Eingang in den Urteilstenor finden, die außerhalb der Erfindungsmerkmale stehen und deshalb den Verbotstenor ungerechtfertigt einschränken würden. Bei einer etwaigen Zwangsvollstreckung kann der dem Anspruchswortlaut folgende Tenor anhand der Entscheidungsgründe ausgelegt werden, was sicherstellt, dass der Titel nicht auf Ausführungsformen erstreckt wird, die nicht im Kern des gerichtlichen Verbotes liegen (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patentansprüchen in der Praxis, 3. Auflage, Rz. 383).

II.

Das Klagepatent betrifft unter anderem eine Transglutaminase.

Transglutaminasen sind Enzyme, welche die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboyamidgruppe eines Glutaminrestes in einer Peptidkette katalysieren. Die Transglutaminasen bilden eine intramolekulare oder intermolekulare ε- (γ-Glu)-Lys-Vernetzung, wobei die ε-Aminogruppen des Lysinrestes in dem Protein als Acylrezeptor dient. Wenn Wasser als Acylrezeptor wirkt, katalysieren die Transglutaminasen die Desamierung von Glutaminresten unter Bildung von Glutaminsäureresten.

Die unter Ausnutzung der erfindungsgemäßen Transglutaminasen hergestellten Gelatinierungsprodukte werden beispielsweise als Joghurt, Gelee, Käse, kosmetische Gele einschließlich herkömmlicher gelatinierter Nahrungsmittel und kosmetischer Gele verwendet. Außerdem können die Gelatinierungsprodukte nach der Erfindung ohne Erhitzen hergestellt werden und sind wärmestabil, so dass sie auch in großem Umfang, wie beispielsweise als Ausgangsstoffe für Mikrokapseln oder als Träger für immobilisierte Enzyme, eingesetzt werden können.

Bislang bekannte Transglutaminasen stammen von Tieren. Transglutaminasen sind weit verbreitet, beispielsweise in der Leber von Meerschweinchen und in den Organen und dem Blut von Säugern. Nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift liegen bislang jedoch keinerlei Berichte über von Mikroorganismen stammende Transglutaminase vor. Im Hinblick auf ein Verfahren zur Herstellung von Protein-Gelatinierungsprodukten unter Verwendung von von Tieren stammender Transglutaminase wurden erfindungsgemäß bereits Untersuchungen angestellt, die zu der veröffentlichten ungeprüften japanischen Patentanmeldung ( … ) geführt haben (vgl. Anlage K 3, S. 2)

Jedoch bezeichnet es die Klagepatentschrift als schwierig, von Tieren stammende Transglutaminase mit niedrigen Kosten und in großen Mengen zu erhalten. Auch ist für die Gelatinierung mindestens eine Einheit dieses teuren Enzyms und eine Substrat-Proteinkonzentration von mindestens 2,0 Gew.-% für 1 g des Substratproteins erforderlich. Außerdem ist die von Tieren stammende Transglutaminase von Calcium (Ca2+) abhängig, so dass seine Anwendung begrenzt ist (vgl. Anlage K 3, S. 2 unten).

In Agric. Biol. Chem., 48 (5), 1257-1261, 1984, sind einige funktionelle Eigenschaften von Nahrungsmittelproteinen offenbart, die durch Meerschweinchenleber-Transglutaminase polymerisiert sind. Es wird nach der Darstellung in der Klagepatentschrift berichtet, dass die Behandlung der genannten Proteine mit Transglutaminase verschiedene Änderungen der funktionellen Eigenschaften, wie eine Zunahme der Hydrationsfähigkeit, verglichen mit natürlichen Proteinen, hervorgebracht hat (vgl. Anlage K 3, S. 2 unten bis S. 3 oben).

In Plant Physiol. (1988) 87, 757 - 761, ist ein aktives Pflanzenenzym beschrieben, das einige Ähnlichkeiten mit den Säuger-Transglutaminasen zeigt. Es wird nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift berichtet, dass das Enzym, hergestellt aus einem Rohextrakt der Triebspitzen von Helianthus tuberosus, N, N’-Dimethylcasein als Substrat nicht erkennt und exogenes Ca2+ nicht erfordert (vgl. Anlage K 3, S. 3 oben).

Wegen dieser Mängel bezeichnet das Klagepatent Verfahren zur Herstellung von Gelatinierungsprodukten unter Verwendung von von Tieren stammenden Transglutaminasen als technisch unbrauchbar (vgl. Anlage K 3, S. 3 Mitte).

Ausgehend von diesem Stand der Technik verfolgt das Klagepatent die Aufgabe (das technische Problem), eine neue Transglutaminase zu schaffen, bei der die genannten Probleme im Hinblick auf die gewonnenen Mengen, das Kosten-/Leistungsverhältnis und die leichte Reinigung nicht auftreten. Darüber hinaus soll eine Transglutaminase geschaffen werden, die von großen praktischen Wert ist, da sie die in Anspruch 1 definierte Aktivität hat.

Dies geschieht gemäß Patentanspruch 1 durch eine Kombination der folgenden Merkmale:

1. Von Actinomyceten stammende Transglutaminase;

2. die Transglutaminase katalysiert die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboxyamidgruppe eines Glutaminrests auf eine Peptid- oder Proteinkette;

3. die Aktivität der Transglutaminase ist in Abwesenheit von Ca2+ und in Anwesenheit von zugegebenem CaCl2 in Konzentrationen von 1 mM und 5mM im Wesentlichen gleich, wobei die Aktivität bestimmt wird durch den Hydroxamattest gemäß der Beschreibung unter Verwendung von Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycin und Hydroxylamin als Substrate.

III.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert. Die ( … ) welche ihren Namen im Jahr 2000 in "( … ) geändert hat, hat als Mitinhaberin des Klagepatents die Klägerin ermächtigt, gegen die Beklagte alle Rechte, die sich aus dem Klagepatent ergeben, in eigenem Namen geltend zu machen (Anlagen K 31 und K 32).

IV.

Die Klägerin hat unter Bezugnahme auf die Untersuchungen der ( … ) sowie der Gutachten von ( … ) und ( … ) eine wortsinngemäße Verwirklichung von Patentanspruch 1 des Klagepatents schlüssig dargelegt.

1.

Zunächst hat die Klägerin schlüssig vorgetragen, dass es sich bei den durch die ( … ) untersuchten Proben tatsächlich um die von der ( … ) bei der ( … ) erworbenen Proben des Produktes Saprona TG 1 und damit um die angegriffene Ausführungsform handelt.

Die ( … ) übersandte der ( … ) mit Schreiben vom 21.06.2006 (Anlage K 9) zunächst eine 1-kg-Probe von Saprona TG 1. Des Weiteren übersandte die ( … ) an die ( … ) mit Lieferschein vom 03.07.2006 (Anlage K 10), abgepackt in zehn 1-kg-Packungen, weitere 10 kg Saprona TG 1. Ein Mitarbeiter der ( … ) holte diese Lieferungen sofort nach Eingang bei der ( … ) (vgl. Anlage K 11) ab. Daraufhin sandte die ( … ) neun der zehn Packungen Saprona TG 1 an das Entwicklungs- und Technologiezentrum ("( … ) ") der Klägerin in Japan (vgl. Anlage K 12), wo eine der Proben analysiert wurde. Eine 1-kg-Packung Saprona TG 1 verblieb zunächst bei der ( … ) . Aufgrund des Testergebnisses der Klägerin beauftragte diese zur Verifizierung ihrer Voruntersuchungen in Japan die ( … ) . Zu diesem Zweck übersandte die ( … ) die in Hamburg verbliebene Saprona TG 1-Probe an die TOPLAB GmbH (vgl. Anlage K 15), welche auf dieser Grundlage die Analysen gemäß Anlage K 16 durchführte. Dabei war die an die ( … ) übersandte Probe Saprona TG 1 in einer 1 kg-Verpackung verschlossen und mit einem Etikett wie aus Anlagen K 25 und K 26 ersichtlich versehen. Auf der Grundlage des durch die ( … ) erstellten Untersuchungsberichts verfasste ( … ) das als Anlage K 18 vorgelegte Privatgutachten.

Des Weiteren beauftragte die Klägerin die ( … ) Anfang Juli 2007 mit der Analyse einer weiteren Probe Saprona TG 1. Hierzu sandte die Klägerin eine 1-kg-Probe Saprona TG 1 aus der ursprünglichen Lieferung der CRG von Japan an den Prozessbevollmächtigten der Klägerin (Anlage K 24), welcher die silberfarbene Verpackung (Anlage K 25) und das Etikett fotografieren (Anlage K 25) und das Etikett fotokopieren (Anlage K 26) lies. Anschließend übersandte dieser die Probe am 09.07.2007 an die ( … ) (Anlage K 26), wo sie am gleichen Tag entgegen genommen wurde (Anlage K 27). Auf der Grundlage dieser Probe erstellte die ( … ) den als Anlagen K 28 und K 29 vorgelegten Untersuchungsbericht, welchen ( … ) in seinem Gutachten gemäß Anlage K 30 analysierte.

2.

Unter Einbeziehung der Untersuchungen der ( … ) und der Privatgutachten von ( … ) und ( … ) hat die Klägerin eine wortsinngemäße Verwirklichung der Lehre von Patentanspruch 1 des Klagepatents schlüssig dargelegt.

a)

Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um Transglutaminase, welche von Actinomyceten stammt (Merkmal 1). Der Fachmann erkennt insoweit aus der Patentbeschreibung, dass es sich bei der erfindungsgemäßen Transglutaminase um eine solche handelt, die von Mikroorganismen stammt. Dabei wurde festgestellt, dass Bakterien des Genus Streptovertilicillium zum Produzieren von neuen Transglutaminasen befähigt sind, welche die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboxiamidgruppe eines Glutaminrests in einer Peptidkette in Anwesenheit von Ca2+ katalysieren (vgl. Anlage K 4, S. 4 unten). Mithin erkennt der Fachmann, dass es sich bei Actinomyceten um entsprechende Mikroorganismen handeln muss. Wie die Klägerin über das als Anlage K 18 vorgelegte Privatgutachten von ( … ) weiterhin im Wege qualifizierten Parteivortrages vorbringt, würde sich von Mikroorganismen stammende Transglutaminasen beträchtlich von Säuger- und Pflanzentransglutaminasen unterscheiden. Einerseits würden diese strukturell niedrige Molekülmassen aufweisen. Auch fehle es an jeglicher Sequenzhomologie. Andererseits würden sich derartige Transglutaminasen durch den fehlenden Bedarf an Calciumionen auszeichnen. Die außerordentlich hohe Idendität von Saprona TG mit der in der Datenbank SwissProt abgelegten Sequenz von bakterieller Transglutaminase lasse nur den Schluss zu, dass das Enzympräparat mit einem Streptomycetenstamm produziert worden sei und die in Patentanspruch 1 des Klagepatents definierten Reaktionen zulasse (vgl. Anlage K 18, S. 5 f. oben). Alle experiementellen Daten würden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass Saprona-TG mit einem Streptomyceten-Stamm produziert werde und somit aus Actinomyceten stamme. Anhaltspunkte dafür, an der Objektivität dieses Vorbringens zu zweifeln, bestehen auch unter Berücksichtigung der Tätigkeit von ( … ) als Gesellschafter eines Unternehmens, welches mit Transglutaminasen handelt, nicht.

Dieses Vorbringen wird vielmehr auch durch das unter Zugrundelegung des als Anlage K 29 vorgelegten Untersuchungsberichtes der ( … ) vom 16.08.2007 erstellte Privatgutachten von ( … ) bestätigt. Dieser führt auf Seite 3 seines Gutachtens aus, dass Elektrosphoresegel in Figur 1 der Untersuchung der Probe von "Saprona TG" der TOPLAB GmbH weise eine Proteinbande von ca. 40 kDA auf. Die Bande sei isoliert und die N-termiale Sequenz durch Edman-Abbau bestimmt (Fig. 3a). Die Sequenz von 20 Aminosäuren zeige eine vollständige Übereinstimmung mit der Sequenz mikrobieller Transglutaminase von Strepomyces mobaraensis (z. B. GenBank, AA048277). Dies zeige zweifelsfrei, dass es sich bei diesem Protein um Transglutaminase aus einer Actinomyceten-Spezies handele. Dies werde weiter bestätigt durch die Ergebnisse der Peptidzusammensetzung eines tryptischen Verdaus, der mittels Massenspektroskopie ermittelt worden sei und eine >50% Abdeckung der Sequenz von mikrobieller Transglutaminase aus Streptomyces mobaraensis zeige (Fig. 4). Dieser Prozentsatz von übereinstimmenden Massen sei ein ausgesprochen überzeugendes Ergebnis für diese Art von Analyse.

Der Nachvollziehbarkeit dieser Ausführungen steht es nicht entgegen, dass weder ( … ) noch ( … ) die Untersuchungen selbst durchgeführt haben. Diese legen ihren jeweiligen Privatgutachten die ausführlichen und nachvollziehbaren Untersuchungsberichte der ( … ) zugrunde und setzen sich mit deren Inhalt und Ergebnis ausführlich auseinander.

b)

Weiterhin katalysiert die angegriffene Ausführungsform die Acyl-Übertragungsreaktion einer γ-Carboyiamidgruppe eines Glutaminrests auf eine Peptid- oder Proteinkette (Merkmal 2). Insoweit handelt es sich um die generelle Wirkung von Transglutaminasen, unabhängig davon, ob diese von Actinoceten stammen. Dies entnimmt der Fachmann bereits der allgemeinen Beschreibung des Standes der Technik (vgl. Anlage K 3, S. 2). Da es sich bei Saprona TG 1 unstreitig um eine Transglutaminase handelt, ist somit Merkmal 2 bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht.

c)

Die Aktivität der angegriffenen Ausführungsform, bestimmt durch den Hydroxamattest der Beschreibung des Klagepatents, ist unter Verwendung von Benyloxylcarbonyl-L-glutaminylglycin und Hydroxylamin als Substrate in Abwesenheit von Ca2+ und in Anwesenheit von CaCl2 in Konzentrationen von 1 mM und 5 mM im Wesentlichen gleich (Merkmal 3). Die erfindungsgemäßen bakteriellen Transglutaminasen zeichnen sich somit dadurch aus, dass sie - anders als tierische Transglutaminasen - sowohl in Anwesenheit als auch in Abwesenheit von Calciumionen wirken (vgl. Anlage K 3, S. 12 sowie insbesondere Tabelle 5). Der Fachmann entnimmt der Klagepatentschrift weiterhin, dass sich aus Mikroorganismen hergestellte Transglutaminasen von tierischen Transglutaminasen insbesondere hinsichtlich der Temperaturstabilität, dem Molekulargewicht, dem isoelektrischen Punkt und der Substratspezifität unterscheiden (vgl. Anlage K 3, S. 12 sowie Tabelle 4).

Bereits dem als Anlage K 17 vorgelegte Untersuchungsbericht der ( … ) ist zu entnehmen, dass der vom Auftraggeber bereitgestellte enzymatische Test für Transglutaminase zeigt, dass beide Enzympräparationen und damit auch Saprona TG enzymische Aktivität hatten und unabhängig von Ca2+-Ionen zu wirken schienen. Insoweit bestätigt auch ( … ) in seinem als Anlage K 18 vorgelegten Privatgutachten, dass Saprona-TG "zweifelsfrei" eine Aktivität, bestimmt durch den Hydroxamattest gemäß der Beschreibung des Klagepatents habe, die in Ab- und Anwesenheit von Calciumionen in Konzentrationen von 1 mM und 5 mM im Wesentlichen gleich sei, so dass es sich als zweifelsfrei um eine Calciumunabhängige Transglutaminase handele.

Allerdings ist weder dem als Anlage K 17 vorgelegten Untersuchungsbericht noch dem auf diesem beruhenden Privatgutachten gemäß Anlag K 18 zu entnehmen, dass die TOPLAB GmbH den Hydroxamattest wie in auf Seite 5 der Klagepatentschrift beschrieben durchgeführt hat.

Demgegenüber erschließt sich aus dem als Anlage K 29 vorgelegten zweiten Untersuchungsbericht der ( … ), dass dort der Hydroxamattest wie in der Klagepatentschrift beschrieben durchgeführt wurde (vgl. Anlage K 29, S. 6 f.). Wie die auf Seite 16 dieses Untersuchungsberichts wiedergegebene Tabelle 1 zeigt, ist die Aktivität von Saprona-TG sowohl ohne als auch mit 1 mM CaCl2 und mit 5 mM CaCl2 ungefähr gleich, so dass die Aktivität unabhängig vom Vorhandensein von Calcium-Ionen ist. Dies bestätigt die ( … ) auch im Rahmen der anschließenden Diskussion auf Seite 17. Danach würden die Ergebnisse zeigen, dass die Enzympräparationen enzymische Aktivität gehabt hätten und unabhängig von Ca2+-Ionen wirken würden. Dies bestätigt auch ( … ) in dem als Anlage K 30 vorgelegten Privatgutqachten. Der entsprechend der Beschreibung des Klagepatents durchgeführte Hydroyamattest habe bestätigt, dass die Probe von "Saprona TG" eine Transglutaminaseaktivität aufweise, wobei die Aktivität der Probe nicht von Ca2+ abhängig sei. Aus Tabelle 1 sei ersichtlich, dass sich die Transglutaminaseaktivität in Anwesenheit und Abwesenheit von Calcium-Ionen in Konzentrationen von 1 mM und 5 mM nicht verändere und damit "im Wesentlichen gleich" sei.

V.

Da die angegriffene Ausführungsform nach dem (schlüssigen) Vortrag der Klägerin mithin ein Erzeugnis darstellt, welches Gegenstand des Klagepatents ist, ohne dass die Beklagte zu einer Nutzung des Klagepatents berechtigt ist (§ 9 S. 2 Nr. 1 PatG), rechtfertigen sich die beantragten Rechtsfolgen. Dabei kann die Klägerin von den Beklagten Auskunft, Rechnung und Schadenersatz auch im Hinblick auf den Besitz patentverletzender Produkte verlangen. Die Kammer verkennt nicht, dass die ( … ) ihren Sitz in Österreich und damit außerhalb des Geltungsbereichs des Klagepatents hat. Jedoch führt die ( … ) in dem als Anlage K 9 vorgelegten Schreiben selbst aus, sie habe Niederlassungen u.a. in Deutschland. Darüber hinaus hat die ( … ), wie das Schreiben gemäß Anlage K 9 zeigt, die angegriffene Ausführungsform auch angeboten. Dort führt die ( … ) wörtlich aus: "Folgendes Angebot können wir Ihnen unterbreiten: SAPRONA TG 1 mit "Aktivia 119" 55,- EUR/kg".

1.

Die Beklagte hat der Klägerin Schadenersatz zu leisten ( Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG), denn als Geschäftsführerin der ( … ) und damit einer Fachhändlerin hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffenen Ausführungsformen bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.

a)

Dem steht die Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16.02.2006 (Az. I-2 U 32/04 - Handy-Permanentmagnet) nicht entgegen. Zwar hat das Oberlandesgericht Düsseldorf dort entschieden, dass sich derjenige, der Waren als reiner Händler anbietet und die von namhaften Herstellern stammen, die weltweit operieren und deren Name und Ruf auf dem Markt jedermann geläufig sind, darauf verlassen darf, dass der jeweilige Hersteller die sein Fachgebiet betreffenden technischen Schutzrechte beachtet und ihm keine patentverletzende Ware liefert. Es gehöre nach der Verkehrsauffassung keineswegs zu den Pflichten eines Wiederverkäufers, eine technische Konstruktion in allen Einzelheiten darauf hin zu untersuchen, ob diese unter Patentschutz stünde und ob der Patentinhaber entweder selbst der Fabrikant gewesen sei oder durch einen Lizenzvertrag seine Zustimmung zur Herstellung des fraglichen Stückes gegeben habe. Wollte man dem Wiederverkäufer vor jedem Geschäftsabschuss eine Überprüfung der Patentlage zumuten, so würde man ihn praktisch zur Einrichtung eines eigenen Patentbüros oder zur Inanspruchnahme eines Patentanwaltes zwingen, was zu einer untragbaren Verteuerung und einer Verzögerung des Handels führen würde. Dem Wiederverkäufer ist deshalb nicht in jedem Fall die Nachforschung nach entgegenstehenden Patenten zuzumuten, weil der Maßstab, der an die Prüfungspflicht des Fabrikanten gelegt wird, ein besonders scharfer ist. Der Wiederverkäufer muss sich daher in der Regel darauf verlassen dürfen, dass der Fabrikant seiner Prüfungspflicht genügt hat und keine Konstruktion herausbringt, welche von einem fremden Patent Gebrauch gemacht hat. Normalerweise ist dem Wiederverkäufer daher das Recht einzuräumen, es bei der Vorprüfung des Fabrikanten bewenden zu lassen und den Gegenstand ohne zusätzliche eigene Überprüfung der Patentlage weiter zu veräußern, falls nicht besondere Umstände vorliegen, die jeden vorsichtigen Geschäftsmann zu einem Abgehen von diesem Vertrauensprinzip veranlassen müsste (vgl. auch LG Düsseldorf, GRUR 1989, 583 ff. - Strickwarenhandel).

b)

Derartige, ein Abweichen von diesem Vertrauensgrundsatz rechtfertigende Gründe liegen hier jedoch vor. Die ( … ) hat die angegriffene Ausführungsform bei ( … ), einem chinesischen Unternehmen, bestellt. Auch nach dem Vortrag der Beklagten tritt dieses Unternehmen erst neuerdings auf den europäischen Markt auf. Des Weiteren kam es unstreitig am 13.06.2006 und damit vor den streitgegenständlichen Lieferungen an die ( … ) zu einem Treffen zwischen Herrn ( … ) als Vertreter der ( … ), Herrn ( … ), ( … ), Frankreich, und Herrn ( … ). Dabei wurde Herr ( … ) ausdrücklich auf das bestehende Klagepatent hingewiesen. Auch wurde ihm das Patent erläutert. Ferner wurde Herrn ( … ) zusätzlich bei diesem Treffen ein Schreiben übergeben, welches die Patentsituation erläuterte. Somit hatte die Beklagte im Zeitpunkt der Lieferungen an die ( … ) bereits Kenntnis einer möglichen Patentverletzung durch Saprona TG 1. In diesem Fall konnte sie sich im Weiteren jedoch nicht auf den Vertrauensgrundsatz berufen.

c)

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

2.

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte im zuerkannten Umfang zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Dabei hat die Klägerin auch einen Anspruch auf die Mitteilung des erzielten Gewinns (vgl. Schulte/Kühnen, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage 2008, § 139 Rz. 142).

Darüber hinaus wird die Beklagte durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Die Beklagte hat schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140b PatG).

3.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte - wenn auch nicht in dem durch die Klägerin geltend gemachten Umfang - einen Anspruch auf Zahlung der geltend gemachten Kosten der Abmahnung. Die Beklagte ist gemäß §§ 683 S. 1, 677, 670 BGB analog sowie nach § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. § 249 BGB dazu verpflichtet, diejenigen Aufwendungen zu ersetzen, welche der Klägerin im Hinblick auf die Abmahnung vom 27.07.2007 entstanden sind. Der durch die Klägerin geltend gemachte Zahlungsanspruch ist jedoch unter Berücksichtigung der jeweiligen Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikation lediglich in Höhe von 4.102,- EUR gerechtfertigt (jeweils 1,5 x 1354,- EUR [Streitwert: 100.000,- EUR] zzgl. 20,- EUR).

a)

Die den Anwälten zustehenden Gebühren für ihre im Rahmen des Abmahnverfahrens entstandenen Kosten bestimmen sich nach dem Streitwert der Angelegenheit. Dieser ist entgegen der Auffassung der Klägerin jedoch nicht mit 500.000,- EUR, sondern lediglich mit 100.000,- EUR anzusetzen. Der durch die Klägerin zugrunde gelegte Streitwert ist unbillig, § 315 BGB.

Der Streitwert ist von den Rechtsanwälten nach Maßgabe der §§ 22, 23 RVG - in Ermangelung anderer gesetzlicher Bestimmungen - nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich ist das wirtschaftliche Interesse, das der Schutzrechtsinhaber objektiv mit seinem Auskunftsbegehren sowie dem Schadenersatzverlangen objektiv verfolgt. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang zunächst die seit der Veröffentlichung der Patenterteilung durch das Europäische Patentamt vergangene Zeit. Weiter sind die Verhältnisse beim Schutzrechtsinhaber (Umsatz, Größe, Marktstellung) einerseits und andererseits Art, Ausmaß und Schädlichkeit der Verletzungshandlung von Interesse. Schließlich kommt es hier maßgeblich darauf an, dass die Klägerin ausschließlich Auskunft- und Schadenersatz, nicht aber Unterlassung begehrt. Eine Fortsetzung des durch die Klägerin beanstandeten Verhaltens ist aufgrund der durch die Beklagte abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung auch nicht zu erwarten.

b)

Auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 100.000,00 EUR können die Anwälte für ihre außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Klägerin nach §§ 13, 14 i.V.m. Abschnitt 4 der Anlage 1 zum RVG (Ziffer 2400 ff.) eine 1,5 Gebühr zugrunde legen.

(1)

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG hat der Rechtsanwalt die Gebühren im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen. Das Gericht hat allein darüber zu entscheiden, ob der Ansatz der von den Prozessbevollmächtigten der Klägerin geltend gemachten 2,0-Gebühr nicht unbillig im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG ist. Bei der hiernach vorzunehmenden Überprüfung hat das Gericht zu berücksichtigen, dass § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG dem Anwalt bei der Bestimmung der Gebühren ein Ermessen einräumt, so dass diese auch dann verbindlich ist, wenn die von dem Rechtsanwalt bestimmte Gebühr eine gewisse Toleranzgrenze nicht überschreitet. Die Kammer schließt sich insoweit der Auffassung an, dass dem Rechtsanwalt, der seine Vergütung gemäß § 315 Abs. 1 BGB nach billigem Ermessen bestimmt, ein 20-prozentiger Toleranzbereich zusteht, innerhalb dessen die Vergütungsbestimmung noch nicht als unbillig anzusehen ist (vgl. nur AG Brühl, NZV 2004, 416 m.w.N.).

(2)

Welche Gebühr der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit im Einzelfall verdient hat, ist gemäß § 14 RVG unter Berücksichtigung aller Umstände zu bestimmen. Einen Anhalt dafür, welche Rahmengebühr der Gesetzgeber für einen normal gelagerten Fall als angemessen erachtet hat, liefert der Zusatz zu Ziffer 2400 VV (Anlage 1 zum RVG), nach dem eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Aus dieser alternativen Formulierung folgt, dass eine Überschreitung der 1,3 Gebühr bereits dann gerechtfertigt ist, wenn eine der beiden Voraussetzungen gegeben ist. Für Fälle der vorliegenden Art, in denen es um die Verletzung von Patentrechten geht, ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese zunächst unabhängig von einer konkreten Betrachtungweise bereits als schwierig zu gelten haben, da es sich bei dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes nicht um einen solchen handelt, der üblicherweise in der Juristenausbildung behandelt wird. Hierzu bedarf es einer besonderen Spezialisierung, die von den Rechtsanwälten gefordert wird, wenn sie sich mit solchen Aufgaben befassen. Dass üblicherweise gleichzeitig auch ein Patentanwalt hiermit betraut ist, ändert an der Bewertung der Schwierigkeit der Angelegenheit für den verantwortlich tätigen Rechtsanwalt nichts. Gleiches hat für den Patentanwalt zu gelten, der in seiner Ausbildung nicht schwerpunktmäßig mit Fragen des Verletzungsprozesses und dessen Vermeidung befasst ist.

(3)

Schon deshalb ist eine Überschreitung der 1,3 Gebühr nach Ziffer 2400 VV (Anlage 1 zum RVG) gerechtfertigt. Allerdings können die Anwälte der Klägerin für ihre außergerichtliche Tätigkeit im vorliegenden Fall nur eine 1,5 Gebühr nach Nr. 2400 VV ersetzt verlangen. Die prozessual geltend gemachte 2,0 Gebühr erscheint nach den oben stehenden Voraussetzungen nicht mehr billigem Ermessen entsprechend. Zu beachten ist hierbei, dass der vorliegende Fall patentrechtlich keine besonderen Schwierigkeiten bereitet. Es handelt sich um eine vergleichsweise überschaubare Technik, und auch der vorgetragene Umfang der anwaltlichen Tätigkeit lässt einen Gebührensatz von 1,5 als angemessen erscheinen. Unter Beachtung des den Anwälten zugestandenen Toleranzbereiches von 20 % wäre somit eine Gebühr von 1,8 noch nicht als unbillig anzusehen. Für den vorliegenden Fall ist aber zu berücksichtigen, dass die Anwälte der Klägerin in der außergerichtlichen Korrespondenz ihr Ermessen bereits ausgeübt haben und von sich aus mit Schriftsatz vom 27.07.2007 (Anlage K 22) eine 1,5 Gebühr beansprucht haben. Erst mit Schriftsatz vom 05.10.2007 (Anlage K 35) haben die Prozessbevollmächtigten der Klägerin ihre Forderung auf eine 2,0-fache Geschäftsgebühr erhöht. Anhaltspunkte dafür, dass sich im Nachhinein zusätzliche Schwierigkeiten oder ein besonderer Umfang herausgestellt hätten, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgetragen. Dass in Vorbereitung des vorliegenden Rechtsstreits zusätzliche Tätigkeiten entfaltet werden mussten, wird nicht mehr durch die Kosten der außergerichtlichen Abmahnung abgedeckt.

Soweit sich die Klägerin demgegenüber darauf beruft, sie habe außergerichtlich zwecks Förderung der Vergleichsbereitschaft lediglich eine niedrigere Gebühr gefordert, finden sich in dem als Anlage K 22 vorgelegten Schreiben der Klägerin vom 27.07.2007 keine Anhaltspunkte. Auch enthält das als Anlage K 35 vorgelegte Schreiben vom 05.10.2007 keine Begründung der nunmehr nach Auffassung der Klägerin vorzunehmenden Anpassung des Streitwertes und der höheren Geschäftsgebühr. Vielmehr handelt es sich dabei auch nach der Formulierung der Klägerin um "die durch die Rechtsverfolgung entstandenen Kosten".

(4)

Die Klägerin kann neben den Kosten für ihre Rechtsanwälte auch die Kosten der von ihr bereits während des Abmahnverfahrens beauftragten Patentanwälte erstattet verlangen. Die Klägerin hat die vorgerichtliche Mitwirkung eines Patentanwaltes schlüssig dargelegt. Bereits die als Anlage K 13 vorgelegten Berechtigungsanfrage vom 07.08.2006 wurde durch Patentanwalt ( … ) verfasst. Des Weiteren war der letzten Abmahnung der Klägerin vom 05.10.2007 (Anlage K 35) der als Anlage K 36 vorgelegte Entwurf einer Klageschrift beigefügt, in welchem die Mitwirkung der Patentanwälte ( … ), ( … ), Herr ( … ), angegeben war.

d)

Die Klägerin kann im vorliegenden Fall auch die Zahlung der vorgerichtlichen Kosten verlangen. Sie hat vorgetragen, diese Kosten seien durch die Klägerin bereits bezahlt worden.

e)

Der geltend gemachte Zinsanspruch ist nach §§ 291 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB begründet.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 (1. Halbsatz) ZPO.

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 708 Nr. 2; 108 ZPO.

Der Streitwert wird auf 100.000,- EUR festgesetzt.

Dr. Grabinski Klus Thomas

Vorsitzender Richter Richter am Richter

am Landgericht Landgericht

LG Düsseldorf:
Urteil v. 20.01.2012
Az: 4a O 7/09