Oberlandesgericht Frankfurt am Main:
Urteil vom 9. November 2006
Aktenzeichen: 6 U 18/06

(OLG Frankfurt am Main: Urteil v. 09.11.2006, Az.: 6 U 18/06)

Für die bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung zu verlangende kennzeichenrechtliche Selbstständigkeit der betreffenden Dienstleistung genügt es, wenn deren Herkunft von dem Erbringer der Hauptleistung für den Verkehr nicht selbstverständlich ist, sondern die Herkunft von einem dritten Unternehmen möglich erscheint.

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 16.12.2005 verkündete Schlussurteil der 12. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main teilweise abgeändert.

Die Beklagte bleibt verurteilt, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 398 63 951 eingetragenen Marke €ISH€ einzuwilligen für die Dienstleistungen

- Werbung, ausgenommen Werbung anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen,

- Marketing, ausgenommen Marketing anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen,

- Unterhaltung, ausgenommen Unterhaltung anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen.

Im übrigen wird die Klage, soweit das Landgericht hierüber nicht schon durch das Teilanerkenntnisurteil vom 12.08.2005 entschieden hat, abgewiesen.

Die weitergehende Berufung und die Anschlussberufung der Klägerin werden zurückgewiesen.

Die Kosten des ersten Rechtszuges werden gegeneinander aufgehoben.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4 zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Beide Parteien können die Vollstreckung der anderen Seite durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Beklagte, eine Tochtergesellschaft der Messe € GmbH, ist Inhaberin der Wortmarke €ISH€, die am 08.06.1999 mit folgendem Dienstleistungsverzeichnis in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen wurde:

€35: Werbung; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial; 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien€.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Einwilligung zur teilweisen Löschung der Marke wegen Verfalls in Anspruch genommen (§§ 49, 55 MarkenG), mit Ausnahme der Dienstleistungsbereiche €Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke€ sowie €Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke€. Das Landgericht hat die Beklagte durch Teilanerkenntnisurteil vom 12.08.2005 zunächst verurteilt, in die Löschung der Marke für die Dienstleistungen €Geschäftsführung€, €Unternehmensverwaltung€, €Büroarbeiten€, €Erziehung€ und €sportliche Aktivitäten€ einzuwilligen.

Zur weiteren Darstellung des Sach- und Streitstandes wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Schlussurteil (Bl. 111 ff. d.A.) Bezug genommen.

Das Landgericht hat im Schlussurteil der Löschungsklage auch bezüglich der Dienstleistungen €Werbung€, €Marketing€, €Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial€, €Unterhaltung€ sowie €Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke€ stattgegeben. Im übrigen, hinsichtlich der Dienstleistungsbereiche €Ausbildung€, €kulturelle Aktivitäten€ und €Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien€, hat es die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht ausgeführt, die Beklagte habe die Marke €ISH€ für die Dienstleistungen €Werbung€, €Marketing€, €Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial€, €Unterhaltung€ sowie €Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke€ nicht rechtserhaltend benutzt. Soweit die Beklagte als Messedurchführungsgesellschaft Tätigkeiten entfaltet habe, die bei isolierter und rein formaler Betrachtung unter die genannten Dienstleistungsbegriffe subsumiert werden könnten, handele es sich nach dem Verständnis des Verkehrs nicht um selbständige Benutzungshandlungen in einem abspaltbaren, eigenständigen Dienstleistungsbereich, sondern um wirtschaftlich unselbständige Dienstleistungsmerkmale der übergeordneten Dienstleistungstätigkeit €Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke€. Aus derartigen akzessorischen Dienstleistungsmerkmalen, die typischer- und notwendigerweise zur Hauptleistung gehörten und von ihr nicht getrennt werden könnten, sei keine über den Bereich der Hauptleistung hinausgehende rechterhaltende Benutzung herzuleiten.

Anders verhalte es sich mit den Dienstleistungen €Ausbildung€, €kulturelle Aktivitäten€ und €Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen und Symposien€. Die ausweislich der vorgelegten Unterlagen von der Beklagten insoweit entfalteten Aktivitäten hätten eine eigenständige, messeübergreifende Bedeutung und stellten, obwohl die Beklagte nur im Turnus von zwei Jahren tätig werde, auch eine ernsthafte Benutzung dar.

Gegen dieses Schlussurteil wenden sich die Beklagte mit ihrer Berufung und die Klägerin € bezüglich der Dienstleistungen €Ausbildung€ und €kulturelle Aktivitäten€ € mit ihrer (unselbständigen) Anschlussberufung.

Beide Parteien wiederholen und vertiefen ihren erstinstanzlichen Vortrag. Die Beklagte legt zum Beleg für die Eigenständigkeit der im Streit stehenden Dienstleistungen eine Zusammenstellung von Messe-Serviceangeboten anderer Unternehmen (Anlagenkonvolut B 15 / Bl. 167 ff. d.A.) sowie einen Auszug von Google-Suchergebnissen zum Begriff €Messewerbung€ nebst Anbieterbeispielen (Anlagenkonvolut B 16 / Bl. 173 ff. d.A.). Ferner präsentieren beide Parteien schriftliches Material zur Auslegung des Begriffs €Ausbildung€ (Anlagen B 17 f. / Bl. 220 ff. d.A. und Anlagen BMT 11 f. / Bl. 229 f. d.A.). Soweit die Klägerin im Schriftsatz vom 20.10.2006 ausgeführt hat, dass die Marke der Beklagten auch wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG zu löschen sei (Bl. 228 d.A.), hat sie im Senatstermin klargestellt, dass sie ihr Löschungsbegehren im vorliegenden Rechtsstreit nicht auf § 50 Abs. 1 MarkenG stützt.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird ergänzend auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage auch insoweit abzuweisen, als die Beklagte verurteilt worden ist, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 398 63 951 eingetragenen Marke €ISH€ einzuwilligen für die Dienstleistungen Werbung, Marketing, Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial, Unterhaltung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen, und im Wege der Anschlussberufung, unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 39863951 eingetragenen Marke €ISH€ einzuwilligen für die Dienstleistungen Ausbildung und kulturelle Aktivitäten.

Hilfsweise zu ihrem Berufungs- und ihrem Anschlussberufungsantrag beantragt die Klägerin,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 39863951 eingetragenen Marke €ISH€ einzuwilligen für die Dienstleistungen Werbung, Marketing, Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial, Unterhaltung, Organisation, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke, Ausbildung und kulturelle Aktivitäten, ausgenommen die jeweilige Dienstleistung anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen.

Die Beklagte beantragt,

die Anschlussberufung der Klägerin zurückzuweisen.

II.

Die Rechtsmittel der Parteien sind zulässig. In der Sache haben die Berufung der Beklagten zum Teil und die Anschlussberufung der Klägerin keinen Erfolg.

Bezüglich der Dienstleistungen- Werbung, ausgenommen Werbung anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen,

- Marketing, ausgenommen Marketing anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen,

- Unterhaltung, ausgenommen Unterhaltung anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen,

ist die vom Landgericht ausgesprochene Verurteilung € entsprechend dem von der Klägerin in zweiter Instanz gestellten Hilfsantrag, soweit er sich auf die Dienstleistungen Werbung, Marketing und Unterhaltung bezieht € zu bestätigen, da die Marke €ISH€ insoweit innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren und danach bis zur Stellung des Löschungsantrags am 28.11.2004 nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 49 Abs. 1, 3 i.V.m. § 55 Abs. 1, 2 Nr.1 MarkenG).

Hinsichtlich der übrigen Dienstleistungsbereiche, die im Berufungsverfahren noch im Streit stehen, ist eine rechtserhaltende Benutzung hingegen zu bejahen.

Das Landgericht hat vor allem darauf abgestellt, dass eine rechtserhaltende Benutzung nur für solche Dienstleistungstätigkeiten angenommen werden könne, die vom Verkehr als selbständige Benutzungshandlungen verstanden werden. Dem ist im Grundsatz zuzustimmen. Die im vorliegenden Zusammenhang zu fordernde Selbständigkeit einer Benutzungshandlung ist jedoch gemäß der Funktion des Markenrechts danach zu bestimmen, ob die Kennzeichnung mit einer Marke den Zweck erfüllt, die Dienstleistung des Markeninhabers von den Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Voraussetzung kann unter Umständen auch dann gegeben sein, wenn die betreffende Dienstleistung typischerweise im Zusammenhang mit einer Hauptdienstleistung gesehen wird.

Schon vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes konnte eine selbständige Dienstleistung, in Abgrenzung zu einer bloßen, auf der Grundlage des WZG schon nicht eintragungsfähigen, €Hilfsdienstleistung€, je nach den Umständen des Falles auch dann angenommen werden, wenn diese Dienstleistung die notwendige Voraussetzung einer anderen Dienstleistung des Zeicheninhabers darstellte (vgl. BGH, GRUR 1988, 377, 378 € Apropos Film). Auch soweit (nach heutigem Recht) im Rahmen einer Ähnlichkeitsprüfung zwischen Waren und Dienstleistungen die Frage von Bedeutung ist, ob der Verkehr die betreffende Dienstleistung als eine selbständige gewerbliche Tätigkeit versteht, geht es darum, ob die Kennzeichnung der betreffenden Dienstleistung den Verkehr zu einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung der Dienstleistung führen kann (vgl. BGH, GRUR 1989, 347 € MICROTONIC; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 14 Rdnr. 496 ff., 498; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rdnr. 83-85).

In dem vorliegend relevanten Anwendungsbereich des § 26 MarkenG ist die Abgrenzung zwischen selbständigen Dienstleistungen, für die die Marke rechtserhaltend benutzt werden kann und bloßen €unselbständigen Nebenleistungen€, für die eine rechtserhaltende Benutzung ausscheidet, nach der Auffassung des Senats folgendermaßen vorzunehmen: Entnimmt der Verkehr aus der Kennzeichnung der betreffenden Dienstleistung mit der Marke einen auf diese Dienstleistung bezogenen Herkunftshinweis, so erfüllt die Marke (auch) im Hinblick auf die betreffende Dienstleistung den Zweck, die Dienstleistung des Zeicheninhabers von den Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diesen Unterscheidungszweck kann die Marke hingegen nicht erfüllen, wenn sich die Unterscheidungsfrage mangels einer Selbstständigkeit der Dienstleistung gar nicht stellt, weil eine von der Herkunft der Hauptleistung unterschiedliche Herkunft der betreffenden Dienstleistung nicht in Betracht kommt. Danach ist es allerdings nicht erforderlich, dass der Zeicheninhaber die betreffende Dienstleistung (unter der Marke) auch unabhängig von der Hauptleistung anbietet (vgl. aber Ströbele/ Hacker, a.a.O., § 9 Rdnr. 85). Denn eine funktionsgerechte Unterscheidungswirkung ist auch dann gegeben, wenn der Verkehr aus der Kennzeichnung der Dienstleistung mit der Marke lediglich entnimmt, dass die betreffende Dienstleistung ebenfalls von dem Erbringer der Hauptleistung stammt und nicht von einem Drittanbieter. Insofern reicht es für eine kennzeichenrechtliche Selbständigkeit der betreffenden Dienstleistung aus, wenn deren Herkunft von dem Erbringer der Hauptleistung für den Verkehr nicht selbstverständlich ist, wenn also die Herkunft von einem dritten Unternehmen durchaus möglich erscheint. Zu weit ginge es jedenfalls, bezüglich der Hauptleistung und der anderen Leistung jeweils die Zuordnung zu wirtschaftlich selbständigen Geschäftsbereichen zu verlangen (so auch Ingerl/ Rohnke, a.a.O., § 14 Rdnr. 498).

Die noch im Streit stehenden Dienstleistungsbereiche beurteilt der Senat im Einzelnen wie folgt:

(1) Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial

Insoweit hat die Beklagte die Marke €ISH€ rechtserhaltend benutzt.

Die Beklagte bietet ausweislich der Anlage B 2, F-27 bis F-30 die Vermietung von Werbesäulen, Fahnen, Werbebrücken, Werbegroßflächen rund um das Messegelände und am Rebstock-Parkplatz, Plakatflächen gegenüber Messeständen und Pressefächern (vgl. Anlage B 3) an. Diese Tätigkeiten sind unter die im Verzeichnis eingetragene Dienstleistung unproblematisch zu subsumieren.

Obwohl die genannten Tätigkeiten jeweils mit der Veranstaltung der Messe ISH zusammenhängen, handelt es sich um selbständige Benutzungshandlungen im oben dargelegten Sinne. Die Vermietung von Werbeflächen könnte auch durch einen Dritten, an den der Messeveranstalter diese Aufgabe ausgelagert hat, vorgenommen werden. In diesem Fall tritt der Dritte, nicht der Messeveranstalter, mit seinem Leistungsangebot dem potentiellen Mietkunden gegenüber. Dass eine Einschaltung von Drittunternehmen, die den Kunden (Ausstellern) unter ihren eigenen Kennzeichen gegenübertreten, nicht völlig unüblich und dem Verkehrsverständnis deshalb fremd ist, zeigen exemplarisch die von der Beklagten im Anlagenkonvolut B 15 (Bl. 167 ff. d.A.) vorgelegten Anlagen, die eine Einschaltung von Drittfirmen für Messen in München, Husum und Friedrichshafen belegen, wobei den Unterlagen zur Messe in Friedrichshafen auch entnommen werden kann, wie sich die dortigen Drittfirmen gegenüber dem potentiellen Kundenkreis präsentieren.

Das Anlagenkonvolut B 15 hat die Beklagte zwar erst mit der Berufungsbegründung vorgelegt. Sie ist damit jedoch nicht gemäß § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert, weil es sich hierbei nicht um neues Vorbringen im Sinne der genannten Vorschrift handelt, sondern lediglich um eine ergänzende Substantiierung des gleichgerichteten erstinstanzlichen Vortrags, die die Beklagte im ersten Rechtszug noch nicht für notwendig halten musste.

Demnach ist die Verwendung der Marke €ISH€ im vorliegenden Zusammenhang geeignet, dem Verkehr deutlich zu machen, dass die Vermietung von Werbeflächen von dem Messeveranstalter selbst gegen gesonderte Vergütung angeboten und verantwortet wird und nicht von einer Drittfirma, was auch möglich wäre und durchaus noch im Rahmen des Üblichen läge. Dies genügt für die bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung zu verlangende Selbständigkeit der betreffenden Dienstleistung.

Dieser Einschätzung steht die von der Klägerin angeführte Entscheidung €Eltern€ des OLG Hamburg (GRUR-RR 2004, 104, 109) nicht entgegen. Die Entscheidung betraf einen anders gelagerten Sachverhalt. Dort ging es um den Vertrieb einer €Werbepappe€ als Werbeträger, worin das OLG Hamburg keine Benutzung des Zeichens €Eltern€ für die eingetragene Ware €Papier und Pappe (Karton) für gewerbliche Zwecke€ sehen mochte. Auch der Einwand, man könne praktisch für alle (auch für unselbständige) Dienstleistungen Drittfirmen einschalten, verfängt nicht. Wesentlich ist im vorliegenden Fall, dass das Zeichen €ISH€ den angesprochenen Verkehr darauf hinweist, dass die fragliche Dienstleistung, wie die Vermietung von Werbeflächen, von der Beklagten (der Messeveranstalterin) angeboten und verantwortet wird und nicht von einer Drittfirma. Dies ist zu unterscheiden von einer Erbringung €unselbständiger€ Dienstleistungen durch Drittfirmen an den Zeicheninhaber, die dem Verkehr gegenüber nicht offengelegt wird.

Eine andere, die konkrete Art und Weise der Zeichenbenutzung im vorliegenden Fall betreffende, Frage geht dahin, ob die Verwendung des Zeichens €iSH€ auf den zum Beleg der Benutzung vorgelegten Unterlagen (Anlage B 2, F-27 bis F-30) tatsächlich (auch) die betreffende Einzeldienstleistung kennzeichnet oder ob die Verwendung des Zeichens für den Verkehr nur bedeutet, dass hier Leistungen im Hinblick auf die Messe ISH angeboten werden, die Bezeichnung €iSH€ also nur auf den Bezug zur Messe hinweist. Der Senat bejaht diese Frage im Sinne einer (auch) auf die Einzeldienstleistung bezogenen Kennzeichnung, wobei insoweit ein Grenzfall vorliegt.

Die Bezeichnung €ISH€ steht allerdings in erster Linie für den Namen der Messe. Gleichwohl kann der Verkehr dem € auf den Unterlagen logoartig ausgestalteten € Zeichen €iSH€ auch entnehmen, dass die betreffende Dienstleistung vom Messeveranstalter angeboten und verantwortet wird, sofern als Leistungsanbieter nicht eine Drittfirma benannt wird (vgl. hierzu beispielsweise Anlage B 2, F-17 bis F-23, wo im Unterschied zu den die Vermietung von Werbeflächen betreffenden Informationsblättern [Anlage B 2, F-27 bis F-30] Drittfirmen als Anbieter aufgeführt werden). Insofern kennzeichnet die Bezeichnung €iSH€ auch die betreffende Dienstleistung, indem dem Verkehr etwas über die Herkunft dieser Dienstleistung mitgeteilt wird und nicht nur der Umstand herausgestellt wird, dass die Dienstleistung auf die Messe ISH bezogen ist.

Die auf die betreffende Dienstleistung (hier die Vermietung von Werbeflächen) bezogene Unterscheidungsfunktion des Zeichens €iSH€ wird auch nicht dadurch aufgehoben, dass auf nahezu sämtlichen Unterlagen rechts oben als weitere Kennzeichnung€Messe €€ bzw. €Messe € Service€, jeweils mit einem Bildbestandteil, zu sehen ist. Die eben genannte Bezeichnung wirkt wie ein Unternehmenskennzeichen, neben dem die Bezeichnung €iSH€ als Marke, die im übrigen auch mit Zustimmung des Inhabers durch einen Dritten rechtserhaltend benutzt werden kann (§ 26 Abs. 2 MarkenG), einen Herkunftshinweis, auch für die betreffende Einzeldienstleistung, gibt.

Im Ergebnis ist danach eine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens €iSH€ (auch) für die betreffenden Einzeldienstleistungen € in Abgrenzung zu einem bloßen Hinweis auf die Messe selbst bzw. zu einer lediglich signifikanten Herausstellung des Messebezugs € noch zu bejahen.

Dem weiteren Einwand der Klägerin, das Zeichen €ISH€ werde nicht markenmäßig, sondern als Unternehmensbezeichnung benutzt, kann nicht gefolgt werden. Insbesondere kann die Klägerin aus der Rechtsprechung des BGH zu den Voraussetzungen der Benutzung einer Warenmarke durch ein (gleichnamiges) Einzelhandelsunternehmen (WRP 2005, 1527 € OTTO; WRP 2006, 241 € NORMA) nichts für sich herleiten. Soweit für die rechtserhaltende Benutzung einer für Waren eingetragenen Marke ein konkreter Bezug des verwendeten Kennzeichens zu den einzelnen angebotenen Produkten erforderlich ist, lassen sich daraus für die Frage, ob ein Kennzeichen als Dienstleistungsmarke oder Unternehmenskennzeichen benutzt wird, keine tauglichen Abgrenzungskriterien gewinnen. Eine Konstellation, in der ein Kennzeichen als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich als Kennzeichen für die von diesem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen benutzt wird, wird zudem nur unter besonderen Voraussetzungen zu bejahen sein, wie sie beispielsweise in dem von der Klägerin angeführten Fall des OLG Köln (GRUR-RR 2005, 186 f. € Akzenta) vorgelegen haben mögen. Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Die Kennzeichnung €iSH€ wird von der Beklagten nicht rein €firmentypisch€ gebraucht.

Die Beklagte hat die Marke €ISH€ für die Dienstleistung €Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial€ ernsthaft benutzt (§ 26 Abs. 1 MarkenG).

Eine Marke wird nach der Rechtsprechung des EuGH ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Dabei ist die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, GRUR Int. 2006, 735, 738 f., Tz. 70 € Sunrider ./. HABM [VITAFRUIT]). Eine mengenmäßige Grenze kann nicht abstrakt festgelegt werden, auch eine nur geringfügige Benutzung kann unter Umständen genügen (EuGH, a.a.O., Tz. 71 f.).

Eine ernsthafte Benutzung ist beispielsweise verneint worden bei einer Belieferung allein des Münchner Olympiastadions mit Knabberartikeln, die zu wöchentlichen Umsätzen von rund 1.100 EUR führte, durch ein in Österreich bekanntes Unternehmen (BGH, WRP 2003, 1439, 1441 € Kellogg€s/ Kelly€s). Andererseits kann eine ernsthafte Benutzung nicht ohne weiteres wegen einer sehr geringen Warenanzahl verneint werden, wenn es nach der Natur der Sache nur einen sehr speziellen Abnehmerkreis gibt (BGH, WRP 2006, 102, 104, Rn 24 € GALLUP; vgl. auch Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26 Rdnr. 55 f. m.w.N.).

Im vorliegenden Fall ist zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen, dass der Zweijahresturnus, in dem die Messe ISH stattfindet, einem vernünftigen wirtschaftlichen Konzept entspricht, wobei es auch wirtschaftlich vernünftig ist, die der Messe zugeordneten, gleichwohl selbständigen, Dienstleistungen ebenfalls nur in diesem Turnus zu erbringen. Demgegenüber ist nicht entscheidend darauf abzustellen, was der Verkehr im Allgemeinen von einem Dienstleister erwartet, der beispielsweise die Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial anbietet. Denn auch eine besondere Situation, in der sich der Leistungsanbieter befindet, ist zu berücksichtigen, wenn diese besonderen Umstände mit einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung in Einklang stehen. Ferner muss, entgegen einem Einwand der Klägerin, die Markenbenutzung nicht auf die Gewinnung von Marktanteilen gerichtet sein. Die Absicht, Marktanteile zu behalten, genügt.

Das Merkmal der Ernsthaftigkeit dient im übrigen der Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung bzw. zu einer €symbolischen€ Benutzung (EuGH, GRUR Int. 2006, 735, 738 f., Tz. 70 € Sunrider ./. HABM [VITAFRUIT]; vgl. auch Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26 Rdnr. 6). Für eine Scheinbenutzung gibt es im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunkte; insbesondere ist der erwähnte zweijährige Benutzungsrhythmus aufgrund des der wirtschaftlichen Tätigkeit der Beklagten zugrundeliegenden Gesamtkonzepts ohne weiteres nachvollziehbar.

Es besteht kein Anlass, die eingetragene Dienstleistung €Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial€ im Wege der Teillöschung auf eine entsprechende Vermietungstätigkeit anlässlich und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen zu beschränken.

Allerdings hat die Beklagte die Marke €ISH€ für die Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial ausschließlich im Zusammenhang mit der Messe ISH benutzt. Insofern stellt sich die Frage, ob die Verwendung der Marke für eine spezielle Dienstleistung als Benutzung nur für diese Einzelleistung oder auch für einen weiteren Bereich gilt, der einen im Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriff ausfüllt (€Integrationsfrage€). Nach der herrschenden Meinung findet (jedenfalls) im Löschungsverfahren (§§ 49, 55 MarkenG) die €erweiterte Minimallösung€ Anwendung (vgl. BGH, WRP 2001, 1211, 1215 f. € ISCO; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26 Rdnr. 135 ff., 139). Danach können zu weite Oberbegriffe nach Ablauf der Benutzungsschonfrist in dieser Form nicht bestehen bleiben, wenn nur in einem Segment des Oberbegriffs eine Benutzung stattgefunden hat. Andererseits ist die Marke aber auch nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren bzw. Dienstleistungen zu beschränken. Vielmehr rechtfertigen es die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, im Waren- bzw. Dienstleistungsverzeichnis über die benutzte konkrete Ware oder Dienstleistung hinaus auch die Waren oder Dienstleistungen zu belassen, die nach der Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich gehörend angesehen werden (BGH, WRP 2001, 1211, 1215 f. € ISCO). Vom dem gleichen Waren- bzw. Dienstleistungsbereich kann dann gesprochen werden, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen übereinstimmen (vgl. BGH, GRUR 1990, 39, 40 f.).

Demgegenüber ist beim Nichtbenutzungseinwand im Verletzungsverfahren (§ 25 MarkenG) ein anderer Maßstab anzulegen. Nach Ablauf der Schonfrist ist die Marke, unabhängig von der Frage, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste, in Kollisionsfällen so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen (vgl. BGH, WRP 2006, 1133, 1136, Rdnr. 22 € Ichthyol II; für eine nicht erweiterte Minimallösung insoweit auch Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 25 Rdnr. 22 ff., 27).Soweit allerdings mit der zwischen dem Löschungseinwand im Verletzungsverfahren und dem Löschungsverfahren vorzunehmenden Differenzierung die These verbunden wird, im Löschungsverfahren sollten im Sinne einer €Maximallösung€ teilbenutzte Oberbegriffe grundsätzlich in vollem Umfang erhalten bleiben (so Ingerl/ Rohnke, a.a.O., § 49 Rdnr. 29 ff.), geht dies nach der Einschätzung des Senats jedenfalls dann zu weit, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein berechtigtes Interesse des Zeicheninhabers an der ungeschmälerten Eintragung des Oberbegriffs nicht ersichtlich ist. Im Löschungsverfahren ist im Grundsatz weiterhin von der €erweiterten Minimallösung€ auszugehen. Da aber im Kollisionsfall ohnehin ein anderer, strengerer Maßstab anzulegen ist, kann im Löschungsverfahren bei Beurteilung der Frage, ob ein berechtigtes Interesse des Zeicheninhabers besteht, großzügig verfahren werden.

Bei der Dienstleistung €Vermietung von Werbeflächen und Werbematerial€ ist eine Einschränkung im Wege der Teillöschung schon deshalb nicht veranlasst, weil es sich hierbei um eine verhältnismäßig spezielle Dienstleistungsbezeichnung handelt, die eine noch weitergehende Begrenzung auf einen Unterbereich nicht geboten erscheinen lässt.

(2) Werbung

Insoweit hat die Beklagte die Marke €ISH€ teilweise rechtserhaltend benutzt.

Der markenrechtliche Dienstleistungsbegriff €Werbung" umfaßt alle Beratungs-, Mitteilungs-, Konzeptions-, Gestaltungs- und Realisationsleistungen, die von Werbeunternehmen € in erster Linie Werbeagenturen € gegen Entgelt im Kundenauftrag für Dritte auf dem Gebiet der Werbung erbracht werden. Ein wichtiger Teilbereich der Werbedienstleistungen beinhaltet die Aufgaben der Konzeption, Gestaltung, Ausführung und Herstellung oder Herstellungsüberwachung von € insbesondere graphischen € Werbemitteln (BPatG, Beschluss vom 09.07.1999 € 33 W (pat) 45/98 € INDIGO IMAGES, Juris-Ausdruck, Rdnr. 30; vgl. auch Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 der MarkenV, Erläuternde Anmerkung zur Klasse 35). Der wettbewerbsrechtliche Begriff der Werbung, auf den die Beklagte abstellen möchte, ist demgegenüber zur Erläuterung der markenrechtlichen Dienstleistung €Werbung€ nicht maßgebend; insbesondere entspricht eine Werbung für das eigene Unternehmen nicht dem markenrechtlichen Dienstleistungsbegriff.

Im vorliegenden Fall erfüllt eigentlich schon das Veranstalten von Messen zu Werbezwecken den Begriff der Werbung. Für die Tätigkeit der Messeveranstaltung ist die Marke €ISH€ zugunsten der Klägerin jedoch bereits durch die eingetragene Dienstleistung €Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke€ geschützt. Die Tätigkeit der Messeveranstaltung als solche kann den Bestand eines viel umfassenderen Oberbegriffs (€Werbung€), in dem die Veranstaltungstätigkeit mitenthalten ist, nicht rechtfertigen. Insoweit besteht kein berechtigtes Interesse der Beklagten; insbesondere kann die Beklagte nach ihrem Zuschnitt als Messedurchführungsgesellschaft unter dem Gesichtspunkt schützenswerter wirtschaftlicher Bewegungsfreiheit kein erkennbares Interesse daran haben, im Bereich der Werbung ihr Dienstleistungsangebot über den Messebereich (einschließlich begleitender Dienstleistungen) hinaus zu entfalten.

Die Beklagte hat indessen im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden Messe ISH unter der Marke €ISH€ begleitende Dienstleistungen erbracht, die für sich den Begriff der Werbung erfüllen und die als selbständige Dienstleistungen im oben dargelegten Sinne anzusehen sind, weil sie bei der Veranstaltung einer Messe nicht notwendigerweise vom Messeveranstalter erbracht werden.

Die Beklagte befasst sich zum einen damit, Pressetermine für die Aussteller auf der Messe zu organisieren; hierzu enthält die Anlage B 1 eine Auflistung von Presseterminen. Weiter gibt die Beklagte, wie aus der Anlage B 2 ersichtlich, eine Angebots- und Auftragsmappe aus, die auch €Messemarketing€ (Vordrucke F-24 bis F-30) einschließlich €Messe-Werbe-Services€ (Vordrucke F-25 ff.) umfasst. Zu diesen zählt allerdings hauptsächlich die vorstehend bereits erörterte Vermietung von Werbflächen. Der Vordruck F-30 weist u.a. auf die Möglichkeit kostenfreier Aussteller-Informationen für die Presse hin. Näheres zu der Ausgestaltung des von der Beklagten angebotenen Presse-Service für Aussteller enthält die Anlage B 3 einschließlich der kostenpflichtigen Möglichkeit, sich in dem Kompendium €Aussteller-Produktneuheiten€ zu präsentieren. Ein Neuheiten-Kompendium hat die Beklagte als Anlage B 6 vorgelegt. Des weiteren gibt sie einen Messekatalog heraus.

Die dargestellten Aktivitäten, insbesondere die Zusammenstellung des Neuheiten-Kompendiums, reichen € gerade noch € aus, um den Begriff €Werbung€ zu erfüllen.

Ob die Beklagte außerdem, wie sie unter Beweisantritt behauptet, für die Aussteller Werbemittel wie Ausstellerkarten, Parkplatzkarten und Gutscheinkarten herstellt, die auch mit der Marke €iSH€ versehen sind, kann somit offen bleiben. Auch kommt es nicht auf das Messemagazin €TOP FAIR€ (Anlage B 4) bzw. das Vorgängermagazin sowie die Zeitung €frankfurt daily€ und die hierzu jeweils streitigen Einzelfragen an. Da die beiden genannten Druckerzeugnisse ohne die Kennzeichnung €ISH€ auch zu anderen € Messen erscheinen, wäre es ohnehin zweifelhaft, ob die Bezeichnung €ISH€ unter diesen Umständen einen auf die Herausgabe des betreffenden Druckerzeugnisses bezogenen Herkunftshinweis darstellen könnte.

Entsprechend den obigen Ausführungen handelt es sich bei den dem Begriff €Werbung€ unterfallenden Dienstleistungen der Beklagten um selbständige Benutzungshandlungen, da sie im Rahmen des Messebetriebs auch durch eine Drittfirma unter deren Marke erbracht werden könnten. Des weiteren liegt eine ernsthafte Benutzung (§ 26 Abs. 1 MarkenG) vor.

Der sehr weite Oberbegriff der Werbung ist jedoch auf entsprechende Dienstleistungen aus Anlass und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen zu beschränken. Nur in diesem Bereich ist die Beklagte bislang tätig geworden. Die bisherigen Benutzungshandlungen der Beklagten legen eine Ausweitung auf eine messeunabhängige Werbetätigkeit für Dritte in keiner Weise nahe.

(3) Marketing

Auch insoweit hat die Beklagte die Marke €ISH€ teilweise rechtserhaltend benutzt.

Die Beklagte bietet beispielsweise gemäß der Anlage B 2, F-24 als €Messemarketing€ unter der Marke €iSH€ eine messebegleitende Kundenbefragung an. Dies ist unter die Dienstleistung €Marketing€ (im Sinne von Absatzforschung, vgl. Anlage 3 zu § 19 Abs. 2 MarkenV bei €Marketing€) zu subsumieren. Der Oberbegriff des Marketing ist wiederum auf entsprechende Dienstleistungen aus Anlass und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen zu beschränken.

(4) Unterhaltung

Insoweit hat die Beklagte die Marke €ISH€ ebenfalls teilweise rechtserhaltend benutzt. Benutzungshandlungen in diesem Bereich ergeben sich aus dem Betrieb eines Messe-Radios (Anlage B 2, F-26). Auf die Veranstaltung von €Ausstellerabenden€, €Standparties€ und €Happy Hours€ sowie einen Empfang der Messe € GmbH mit Unterhaltungsprogramm (vgl. Anlage B 7) kommt es somit nicht an. Ebensowenig ist auf den gemäß Anlage B 2, F-17 angebotenen Standservice abzustellen; eine Benutzung der Marke €ISH€ durch die Beklagte wäre insoweit schon deshalb zu verneinen, weil auf dem entsprechenden Vordruck der Drittanbieter €Accente Gastronomie Service€ genannt wird. Ebenso wie bei den zuvor erörterten Dienstleistungen ist auch der Oberbegriff der Unterhaltung auf entsprechende Dienstleistungen aus Anlass und im Zusammenhang mit der Durchführung von Messen zu beschränken.

(5) Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke

Insoweit hat die Beklagte die Marke €ISH€ rechtserhaltend benutzt.

Zu der eben genannten Dienstleistung hat das Landgericht im angefochtenen Urteil den Standpunkt vertreten, die Beklagte habe ein Organisieren und Veranstalten von Ausstellungen zu kulturellen Zwecken nicht aufgezeigt. Aus den hierzu vorgelegten Unterlagen ergibt sich jedoch, dass im Rahmen der von der Beklagten veranstalteten Design-Wettbewerbe, die für sich genommen keine Ausstellungen darstellen, Ausstellungen (zu kulturellen Zwecken) stattgefunden haben (vgl. Anlage B 8, sechstes Blatt, und Anlage B 9, drittes Blatt links unten).

(6) Ausbildung

Hierzu hat bereits das Landgericht, auf dessen Urteil insoweit Bezug genommen wird, eine rechtserhaltende Benutzung der Marke €ISH€ durch die Beklagte zutreffend bejaht. Dem Einwand der Klägerin, unter €Ausbildung€ sei nur eine schulische, berufsbezogene oder universitäre Bildung zu verstehen, so dass die Beklagte allenfalls Weiterbildung anbiete, ist nicht zu folgen. Der Begriff €Ausbildung€ ist als markenrechtliche Dienstleistungsbezeichnung weit zu verstehen; er umfasst auch Fortbildung und Weiterbildung. Dies erschließt sich aus der in der MarkenV vorgenommenen Klasseneinteilung mit der Verwendung des Begriffs €Ausbildung€ als einem der Leitbegriffe der Klasse 41 (vgl. auch die erläuternde Anmerkung zur Klasse 41). Ausweislich der alphabetischen Dienstleistungsliste (Anlage 3 zu § 19 Abs. 2 MarkenV unter €Ausbildung€) gehört neben Ausbildung u.a. auch Fortbildung zur Klasse 41. Die dort ausdrücklich genannten Dienstleistungen sind Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten. Angesichts dessen liegt es nahe, die Dienstleistung Fortbildung dem Begriff €Ausbildung€ zuzuordnen. (7) kulturelle Aktivitäten

Auch in diesem Punkt hat das Landgericht eine rechtserhaltende Benutzung der Marke €ISH€ durch die Beklagte bejaht. Der Senat schließt sich dem an und nimmt insoweit auf die zutreffende Begründung des angefochtenen Urteils Bezug.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO und berücksichtigt das Maß des wechselseitigen Obsiegens und Unterliegens. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war zuzulassen, weil die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine mit einer Hauptdienstleistung in Zusammenhang stehende Tätigkeit die Voraussetzungen für eine rechtserhaltende Benutzung gemäß § 26 MarkenG erfüllt, grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

OLG Frankfurt am Main:
Urteil v. 09.11.2006
Az: 6 U 18/06