Oberlandesgericht Düsseldorf:
Urteil vom 18. Oktober 2012
Aktenzeichen: I-2 U 41/08

(OLG Düsseldorf: Urteil v. 18.10.2012, Az.: I-2 U 41/08)

Tenor

I.

Die Restitutionsklagen werden mit der Maßgabe abgewiesen, dass das Urteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts vom 20. Januar 2003 (4b O 16/03) in der Fassung des Senatsurteil vom 17. November 2005 (I-2 U 2/04) im Hauptsacheausspruch zu I. 1. folgende Fassung erhält:

Die Beklagten werden verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

Flüssigkeitsbehälter für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, wobei die Benutzungsart "Anbieten" nur die Beklagte zu 1. betrifft, die folgende Merkmale aufweisen:

(1) Der Flüssigkeitsbehälter ist für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät zur Aufnahme von einem Tintenstrahlkopf zu verwendender Flüssigkeit bestimmt, der an einem Halter abnehmbar montiert werden kann, welcher den Tintenstrahldruckkopf aufweist.

(2) Der Behälter umfasst:

(2.1) einen Hauptkörper zur Aufnahme der Flüssigkeit,

(2.2) eine Zuführöffnung zur Zuführung der Flüssigkeit zum Druckkopf,

(2.3) eine Belüftung zur Verbindung des Fluids mit der Umgebung,

(2.4) einen ersten Eingriffsabschnitt in Form eines pratzenartigen Vorsprungs, der

(2.4.1) auf einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen und

(2.4.2) zum Eingriff mit einem ersten Arretierabschnitt ausgebildet ist,

(2.4.3) zur schwenkbaren Aufnahme des Behälters bei der Montage,

(2.5) ein Stützelement in Form eines Verriegelungshebels,

(2.5.1) das durch den Behälter elastisch gestützt ist,

(2.5.2) sich vor einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Hauptkörpers erstreckt,

(2.5.3) einen zweiten Eingriffsabschnitt in Form einer Rastnase auf seiner der zweiten Seite abgewandten Außenseite hat,

(2.5.4) sich von der zweiten Seite weg und auf sie zu bewegen kann,

(2.5.5) zum Eingriff mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters zur Stützung des Behälters ausgebildet ist und

(2.5.6) dessen Elastizität den Behälter stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff ist.

(3) Die Zuführöffnung ist

(3.1) zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt und dem zweiten Eingriffsabschnitt und

(3.2) in einem Abschnitt angeordnet ist, der im Betrieb den Behälterboden bildet.

II.

Die Kosten des Restitutionsverfahrens einschließlich der Kosten des Revisionsverfahrens (X ZR 55/09) haben die Restitutionsklägerinnen zu tragen.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Den Restitutionsklägerinnen wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Restitutionsbeklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des aufgrund dieses Urteils jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Restitutionsbeklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird auf 1.400.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Restitutionsbeklagte (nachfolgend: Beklagte) ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 879 XXX (Anlage MBP 1 [EP 0 879 XXX B1], im Folgenden: Klagepatent), das auf einer unter Inanspruchnahme mehrerer japanischer Prioritäten vom 24. August 1994 sowie vom 21. und 28. Februar 1995 am 23. August 1995 eingegangenen und am 25. November 1998 offengelegten Anmeldung beruht. Der vorliegend geltend gemachte deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 695 28 XXY geführt.

Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet in seiner erteilten Fassung in der Verfahrenssprache wie folgt:

"A liquid container (30; 130; 140) for an ink jet recording apparatus, capable of containing liquid to be used by an ink jet head, wherein said liquid container (30; 130; 140) is detachably mountable to a holder (60; 160) having the ink jet head, said liquid container (30; 130; 140) comprising:

a main body for containing a liquid;

a supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) for supplying the liquid to the ink jet head, said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) being disposed in a portion which forms the bottom of said container in operation;

a first engaging portion (32d; 132d; 142d), provided on a first side of said main body and adapted to be engaged with a first locking portion (60i; 160i) of the holder (60; 160) for pivotally holding said liquid container during mounting; and

a supporting member (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) resiliently supported by said liquid container, and being extended in front of a second side opposite said first side and having a second engaging portion (32e; 132e; 142e) at an outside thereof facing away from said second side of said main body and capable of moving away from and towards said second side which second engaging portion (32e; 132e; 142e) is adapted to engage with a second locking portion (60j; 167a; 167a’) of the holder (60; 160; 560),

wherein said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) is disposed between said first engaging portion (32d, 132d, 142d) and said second engaging portion (32e; 132e; 142e).”

Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung dieses Patentanspruchs lautet folgendermaßen:

"Flüssigkeitsbehälter (30; 130; 140) für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, der dazu in der Lage ist, von einem Tintenstrahlkopf zu verwendendende Flüssigkeit zu enthalten, wobei der Flüssigkeitsbehälter (30; 130; 140) an einem Halter abnehmbar montagefähig ist, der den Tintenstrahlkopf hat, wobei der Flüssigkeitsbehälter folgendes aufweist:

einen Hauptkörper zum Aufbewahren einer Flüssigkeit;

eine Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) zum Zuführen der Flüssigkeit zu dem Tintenstrahlkopf, wobei die Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) in einem Abschnitt angeordnet ist, der den Boden des Behälters im Betrieb bildet;

einen ersten Eingriffsabschnitt (32d; 132d; 142d), der an einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen ist und daran angepasst ist, dass er mit seinem ersten Arretierabschnitt (60i; 160i) des Halters (60; 160) in Eingriff gelangt, um den Flüssigkeitsbehälter während der Montage drehbar zu halten;

und ein Stützelement (32a; 132a; 142a; 632a; 732a), das durch den Flüssigkeitsbehälter elastisch gestützt ist und sich von einer zweiten Seite, die zu der ersten Seite entgegengesetzt ist, erstreckt und einen zweiten Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) an einer Außenseite von ihm hat, die von der zweiten Seite des Hauptkörpers weggewandt ist, und zu einer Bewegung von der zweiten Seite weg und zu der zweiten Seite hin in der Lage ist, wobei der zweite Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) daran angepasst ist, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt (60j; 167a; 167a’) des Halters (60; 160 ) in Eingriff gelangt,

wobei die Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt (32d; 132d; 142d) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) angeordnet ist."

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 14 der Klagepatentschrift erläutert die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispieles, wobei sie eine Schnittansicht des Tintenbehälters zeigt.

Mit Urteil vom 20. Januar 2003 (4b O 16/03) verurteilte das Landgericht die Restitutionsklägerinnen (nachfolgend nur: Klägerinnen) im Hinblick auf die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen 16 Tintenpatronen wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und zum Schadensersatz.

Die grundsätzliche Ausgestaltung der im Vorprozess angegriffenen und als patentverletzend beurteilten Tintenpatronen (angegriffene Ausführungsformen) ergibt sich aus den von der Beklagten seinerzeit vorgelegten Fotos gemäß Anlagen C 4 / K 13 bis K 25, C 5, C 6 und C 7, welche die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit nochmals im Original zu den Akten gereicht hat (vgl. a. Ablichtungen gemäß Anlage MBP 2). Als Anlage (MBP Muster) hat die Beklagte ferner Muster der angegriffenen Ausführungsformen vorgelegt.

Die nachstehend wiedergegebenen Abbildungen der Anlage C 4 / K 13 zeigen exemplarisch die Tintenpatrone mit der Artikel-Nummer 335XXZ

Die gegen das vorbezeichnete Urteil des Landgerichts gerichtete Berufung der Klägerinnen wies der Senat, soweit nicht die Beklagte ihre Klage mit Zustimmung der Klägerinnen zurückgenommen hatte, durch rechtskräftiges Urteil vom 17. November 2005 - I-2 U 2/04 - (Anlage MBP 4) mit der Maßgabe zurück, dass es im Urteilsausspruch statt "Stützelement" nunmehr "Schnapp- und Halteelement" heißt. Diese Änderung beruhte darauf, dass Patentanspruch 1 in einem von der Klägerin zu 1. betriebenen Einspruchsverfahren durch die Entscheidung des Europäischen Patentamtes vom 22. April 2005 entsprechend geändert worden war.

Gegen die Einspruchsentscheidung des Europäischen Patentamtes legten sowohl die Klägerin zu 1. als auch die Beklagte Beschwerde ein. Am Ende der Beschwerdeverhandlung vom 29. Februar 2008 verkündete die Technische Beschwerdekammer folgende Entscheidung:

1. Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

- Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag,

- Beschreibung S. 3 in der mit Schriftsatz vom 29.01.2008 überreichten Fassung sowie den S. 2 sowie 4 bis 23 gemäß der erteilten Fassung,

- Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung.

Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 hat die Klägerin zu 1. einen Überprüfungsantrag nach Art. 112a EPÜ an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes gerichtet, der am 20. März 2009 verworfen worden ist.

Die geänderte Fassung des Klagepatents ist am 13. Mai 2009 in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht worden (EP 0 879 XXX B2; Anlage LS 16).

In dieser Fassung lautet Patentanspruch 1 des Klagepatents wie folgt (wobei die Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch durch Unterstreichen hervorgehoben sind):

"A liquid container (30; 130; 140) for an ink jet recording apparatus, capable of containing liquid to be used by an ink jet head, wherein said liquid container (30; 130; 140) is detachably mountable to a holder (60; 160) having the ink jet head, said liquid container (30; 130; 140) comprising:

a main body for containing a liquid;

a supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) for supplying the liquid to the ink jet head, said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) being disposed in a portion which forms the bottom of said container in operation;

an air vent for fluid communication with ambience;

a first engaging portion (32d; 132d; 142d) in the form of a clawlike projection, provided on a first side of said main body and adapted to be engaged with a first locking portion (60i; 160i) of the holder (60; 160) for pivotally holding said liquid container during mounting; and

a supporting member in the form of a latching lever (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) resiliently supported by said liquid container, and being extended in front of a second side opposite said first side and having a second engaging portion (32e; 132e; 142e) in the form of a latching claw at an outside thereof facing away from said second side of said main body and capable of moving away from and towards said second side which second engaging portion (32e; 132e; 142e) is adapted to engage with a second locking portion (60j; 167a; 167a’) of the holder (60; 160; 560) for supporting said liquid container (30; 130; 140), while the elasticity of the supporting member (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) supports and raises said liquid container (30; 130; 140) when said second engaging portion (32e; 132e; 142e) is disengaged, wherein said supply port (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) is disposed between said first engaging portion (32d, 132d, 142d) and said second engaging portion (32e; 132e; 142e).”

Die vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichte deutsche Übersetzung (DE 695 28 XXY T3; Anlage LS 17) des eingeschränkten Patentanspruchs lautet wie folgt (wobei die Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch wiederum durch Unterstreichen hervorgehoben sind):

"Flüssigkeitsbehälter (30; 130; 140) für ein Tin­tenstrahlaufzeichungsgerät, der dazu in der Lage ist, von einem Tintenstrahlkopf zu verwendende Flüssigkeit zu enthalten, wobei der Flüssigkeitsbehälter (30; 130; 140) an einem Halter (60; 160) abnehmbar montagefähig ist, der den Tintenstrahlkopf hat, wobei der Flüssigkeitsbehälter (30; 130; 140) Folgendes auf­weist:

einen Hauptkörper zum Enthalten einer Flüssigkeit; eine Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) zum Zuführen der Flüssigkeit zu dem Tintenstrahlkopf, wobei die Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) in einem Abschnitt angeordnet ist, der den Boden des Behälters im Betrieb bildet;

eine Belüftung zur Fluidverbindung mit der Umgebung;

einen ersten Eingriffsabschnitt (32d; 132d; 142d) in der Form eines nasenartigen Vorsprungs (hakenförmiger Vorsprung), der an einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen ist und daran angepasst ist, dass er mit einem ersten Arretierabschnitt (60i; 160i) des Halters (60; 160) in Eingriff gelangt, um den Flüssigkeitsbehälter während der Montage drehbar zu halten; und

ein Stützelement in der Form eines Rasthebels (Verriegelungshebel, 32a; 132a; 142a; 632a; 732a), das durch den Flüssigkeitsbehälter elastisch gestützt ist und sich vor einer zweiten Seite, die zu der ersten Seite entgegengesetzt ist, erstreckt und einen zweiten Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142a) in der Form einer Rastnase (Sperrhaken) an seiner Außenseite hat, die von der zweiten Seite des Hauptkörpers weg gewandt ist, und zu einer Bewegung von der zweiten Seite weg und zu der zweiten Seite hin in der Lage ist, wobei der zweite Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) daran angepasst ist, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt (60j; 167a; 167a') des Halters (60; 160; 560) zum Stützen des Flüssigkeitsbehälters (30; 130; 140) in Eingriff gelangt, während die Elastizität des Stützelements (32a; 132a; 142a; 632a; 732a) den Flüssigkeitsbehälter (30; 130, 140) stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) außer Eingriff ist, wobei die Zuführungsöffnung (32b; 132b; 142bY, 142bM, 142bC) zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt (32d, 132d, 142d) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) ange­ordnet ist."

Mit ihren bei Gericht am 29. Mai 2008 eingegangenen Restitutionsklagen haben die Klägerinnen geltend gemacht, die in dem Verletzungsrechtsstreit beanstandeten Tintenpatronen unterfielen nicht mehr Patentanspruch 1 des Klagepatents in der durch die Beschwerdeentscheidung beschränkten Fassung, weshalb das Verletzungsurteil aufzuheben sei. Durch Urteil vom 26. März 2009 hat der Senat diese Restitutionsklagen mangels Einhaltung der Monatsfrist nach § 586 Abs. 1 ZPO als unzulässig abgewiesen. Auf die Revision der Klägerinnen hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung durch Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09 - (veröffentlicht in GRUR 2012, 753) aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen.

Im Anschluss an das Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Klägerin zu 1. gegen den deutschen Teil des Klagepatents eine Teilnichtigkeitsklage erhoben, auf die das Bundespatentgericht das Klagepatent mit Urteil vom 2. Dezember 2009 - 5 Ni 29/09 (EU) - mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für teilweise nichtig erklärt hat. Auf die Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung zwischenzeitlich mit Urteil vom 8. Mai 2012 - X ZR 42/10 - (Anlage PBP 14) abgeändert und die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

Mit ihren vorliegenden Restitutionsklagen machen die Klägerinnen geltend, dass Patentanspruch 1 in der geänderten Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht mehr durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt werde. Zur Begründung führen sie im Einzelnen aus:

Die angegriffenen Patronen wiesen keinen ersten Eingriffsabschnitt in der Form eines "hakenförmigen Vorsprungs" ("clawlike-Projection") auf. Der auf der einen Schmalseite der angegriffenen Ausführungsformen vorgesehene Vorsprung sei kein hakenförmiger Vorsprung im Sinne des Klagepatents, da er weder dazu bestimmt noch dazu geeignet sei, als "Löseverhinderungshaken" zu dienen. Er diene vielmehr ausschließlich dem leichten Ein- und Ausführen. Dementsprechend sei der Vorsprung auch nicht von unten nach oben schrägwinkelig ausgestaltet, sondern verlaufe - umgekehrt - von oben nach unten schräg. Entsprechendes gelte, soweit der zweite Eingriffsabschnitt nunmehr in der Form eines "Verriegelungshakens" ausgestaltet sein müsse. Dieses neu hinzugekommene Merkmal sei ebenfalls nicht verwirklicht; auch insoweit fehle es an einer Verriegelung.

Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen außerdem keinen zweiten Eingriffsabschnitt auf, der daran angepasst sei, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelange "zur Stützung des Flüssigkeitsbehälters, in dem die Elastizität des Schnapp- und Halteelements den Flüssigkeitsbehälter stütze und anhebe, während der zweite Eingriffsabschnitt gelöst werde". Zwar verfügten die angegriffenen Ausführungsformen über ein von deren Schmalseite herausragendes Element. Dieses rage aber bereits nach einer relativ kleinen Biegung senkrecht parallel zur Seitenwand der Patrone nach oben und könne damit bereits bei einem ersten Vergleich mit den deutlich abgewinkelteren klagepatentgemäßen "Schnapp- und Halteelementen" ("latching laver") deren Wirkung nicht erreichen. Die beim Herausnehmen der angegriffenen Ausführungsformen aus dem Halter festzustellende "Anhebung" werde allein durch einen in dem Halter angeordneten O-Ring und zu einem geringen Ausmaß durch ein dochtartiges Element im Tintenaustrittstutzen bewirkt.

Die Klägerinnen beantragen,

das Senatsurteil vom 17.11.2005 (I-2 U 2/04) sowie das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 20.11.2003 (4b O 16/03) aufzuheben und die Verletzungsklagen abzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die im vorausgegangenen Verletzungsprozess behandelten Tintenpatronen der Klägerinnen auch von der eingeschränkten Fassung des Anspruchs 1 des Klagepatents, die dieser durch das Einspruchsbeschwerdeverfahren erlangt habe, Gebrauch machen, und trägt hierzu vor:

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichten auch die im Einspruchsbeschwerdeverfahren neu hinzugekommen bzw. geänderten Merkmale. Sie verfügten insbesondere über einen "ersten Eingriffsabschnitt" im Sinne des Klagepatents. Bei diesem müsse es sich nur um einen "nasenartigen Vorsprung" handeln. Ein "Verhaken" verlange Patentanspruch 1 nicht. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen einen entsprechenden Vorsprung auf. Zwischen diesem und dem Eingriffsloch des Halters eines aus ihrer Produktion stammenden Tintenstrahldruckers finde ein satter Eingriff statt.

Die angegriffenen Tintenpatronen wiesen auch einen Rasthebel mit einer klassischen Rastnase auf, die dazu geeignet sei, mit einem Rastloch im Halter in Eingriff zu kommen. Der Rasthebel der angegriffenen Ausführungsformen entspreche auch den weiteren Anforderungen des eingeschränkten Patentanspruchs 1. Denn er habe nicht nur eine Stütz-, sondern auch eine Hebefunktion. Nach der Lehre des Klagepatents sei es nicht erforderlich, dass die Elastizität des Rasthebels allein die Hebefunktion haben müsse. Es sei vielmehr ausreichend, wenn die Elastizität des Rasthebels zur Hebefunktion beitrage. Dies sei bei den angegriffenen Ausführungsformen der Fall. Die Hebekraft sei bei diesen sogar groß genug, um das Anheben der Rasthebelseite des Flüssigkeitsbehälters alleine zu erreichen.

Sofern man das neu hinzugekommene Merkmal so auslegen wollte, dass die Elastizität des Rasthebels alleine den Flüssigkeitsbehälter anzuheben habe, werde es jedenfalls mit äquivalenten Mitteln verwirklicht.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die Restitutionsklagen bleiben ohne Erfolg.

A.

Die von den Klägerinnen erhobenen Restitutionsklagen sind allerdings zulässig.

Die Restitutionsklage kann - wovon der Senat in gefestigter Rechtsprechung ausgeht (vgl. nur Urteil vom 11.05.2006 - I-2 U 86/05; Urteil vom 15.01.2009 - I-2 U 109/07) - bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden, dass der Bestand des Patents aufgrund des Widerrufs im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren in Wegfall gekommen ist, wobei dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform nicht mehr benutzt wird (vgl. BGHZ 187, 1 = GRUR 2010, 996 - Bordako m. w. Nachw.; BGH, Revisionsurteil [nachfolgend: RU], Umdr. Seite 5 f. = GRUR 2012, 753 Tz. 13).

Die Klägerinnen haben ihre damit statthaften Restitutionsklagen auch rechtzeitig erhoben; die Klagefrist des § 586 Abs. 1, 2 ZPO ist gewahrt. Wie der Bundesgerichtshof, dessen rechtliche Beurteilung der Senat gemäß § 563 Abs. 2 ZPO seiner Entscheidung zugrunde zu legen hat, im Revisionsurteil (Umdr. Seite 8 ff = GRUR 2012, 753 Tz. 14 ff.) ausgeführt hat, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents, wenn die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts - wie hier - die Einspruchsabteilung anweist, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt und beginnt die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage dementsprechend erst mit dem Tag, an dem die rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entscheidung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt. Da die Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents in Ausführung des am 29. Februar 2008 verkündeten Beschlusses der Technischen Beschwerdekammer erst am 21. April 2009 entschieden hat, ist die Restitutionsklage, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs vor Beginn der Notfrist des § 586 ZPO erhoben werden kann (RU, Umdr. Seite 11= GRUR 2012, 753 Tz. 22), rechtzeitig erhoben worden.

B.

Die Restitutionsklagen sind jedoch unbegründet, weil die angegriffenen Ausführungsformen auch von der technischen Lehre des im Einspruchsbeschwerdeverfahren eingeschränkten Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch machen.

1.Das Klagepatent betrifft, soweit es um seine Ansprüche 1 bis 20 geht, einen Flüssigkeitsbehälter (= Tintenbehälter) für einen Tintenstrahldrucker.

Nach der Klagepatentschrift (Abs. [00013] der DE 695 28 XXY T3; nachfolgende Bezugnahmen auf die Klagepatentschrift beziehen sich jeweils auf die deutsche Übersetzung der geänderten Patentschrift gemäß Anlage LS 17 [DE 695 28 XXY T3]) werden hinsichtlich der Anordnung von Druckkopf und Tintenbehälter im Stand der Technik im Wesentlichen zwei Gestaltungsprinzipien unterschieden. Bei einer Variante sind Druckkopf und Tintenbehälter einstückig ausgebildet und daher auch nur als Ganzes austauschbar. Bei der anderen Variante sind Druckkopf und Tintenbehälter als separate Komponenten miteinander verbunden, die unabhängig voneinander ausgetauscht werden können. Bei beiden Ausgestaltungsformen stellt die Position von Druckkopf und Schlitten, der die hin- und hergehende Fahrbewegung in Zeilenrichtung ausführt, im Verhältnis zueinander eine wesentliche Einflussgröße für die Druckqualität dar. Eine mögliche Vorrichtung zur Ausrichtung von Druckkopf und Schlitten im Verhältnis zueinander weist ein Loch und einen Stift auf, der in das Loch eingreift und in dieser Position die Festlegung der Position der beiden Komponenten zueinander erlaubt. Bei kleinen Tintenstrahldruckern wird ein Mechanismus mit einem Hebel oder dergleichen verwendet, der den Tintenbehälter oder die Aufzeichnungskopfkartusche während des Ein- oder Ausbaus in verschiedene Richtungen bewegt. Ein solcher Mechanismus beansprucht bei der Montage wenig Raum und trägt daher zur Verringerung der Abmessungen des Tintenstrahldruckers bei (Abs. [00014]). Nach den Ausführungen in der Klagepatentbeschreibung ist der Ein- und Ausbau des Tintenbehälters oder der Druckkopfkartusche jedoch verhältnismäßig kompliziert. Es wird daher als entscheidend erachtet, eine Anordnung von geringer Größe zu konstruieren, die einfach zu bedienen ist, beim Ein- und Ausbau störungsfrei arbeitet und die genaue Ausrichtbarkeit der Lage von Druckkopf und Schlitten im Verhältnis zueinander nicht beeinträchtigt (Abs. [00014] und [00015]; vgl. a. BGH, Urt. v. 08.05.2012 - X ZR 42/10, Anlage PBP 14, Seite 4 f.).

Dazu schlägt das Patentanspruch 1 des Klagepatents in der im Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen Fassung einen Tintenbehälter mit folgenden Merkmalen vor (wobei die hinzugekommenen Merkmale durch Fettdruck hervorgehoben sind):

1. Der Flüssigkeitsbehälter (liquid container 30, 130, 140) ist für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät zur Aufnahme von einem Tintenstrahlkopf zu verwendender Flüssigkeit bestimmt, der an einem Halter (60, 160) abnehmbar montiert werden kann, welcher den Tintenstrahldruckkopf (ink jet head) aufweist.

2. Der Behälter (30, 130, 140) umfasst:

2.1 einen Hauptkörper zur Aufnahme der Flüssigkeit,

2.2 eine Zuführöffnung (32b, 132b, 142bY, 142bM, 142bC) zur Zuführung der Flüssigkeit zum Druckkopf,

2.3 eine Belüftung zur Verbindung des Fluids mit der Umgebung,

2.4 einen ersten Eingriffsabschnitt (engaging portion 32d, 132d, 142d) in Form eines pratzenartigen Vorsprungs (clawlike projection), der

2.4.1 auf einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen und

2.4.2 zum Eingriff mit einem ersten Arretierabschnitt (locking portion 60i, 160i) des Halters (60, 160) ausgebildet ist,

2.4.3 zur schwenkbaren Aufnahme (for pivotally holding) des Behälters (30, 130, 140) bei der Montage,

2.5 ein Stützelement in Form eines Verriegelungshebels (latching lever 32a, 132a, 142a, 632a, 732a),

2.5.1 das durch den Behälter elastisch gestützt ist,

2.5.2 sich vor einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Hauptkörpers erstreckt,

2.5.3 einen zweiten Eingriffsabschnitt (32e, 132e, 142e) in Form einer Rastnase (latching claw) auf seiner der zweiten Seite abgewandten Außenseite hat,

2.5.4 sich von der zweiten Seite weg und auf sie zu bewegen kann,

2.5.5 zum Eingriff mit einem zweiten Arretierabschnitt (60j, 167a, 167a’) des Halters (60, 160, 560) zur Stützung des Behälters (30, 130, 140) ausgebildet ist und

2.5.6 dessen Elastizität den Behälter (30, 130, 140) stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt (32e, 132e 142e) außer Eingriff ist.

3. Die Zuführöffnung (32b, 132b, 142bY, 142bM, 142bC) ist

3.1 zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt (32d, 132d, 142d) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (32e, 132e, 142e) und

3.2 in einem Abschnitt angeordnet ist, der im Betrieb den Behälterboden bildet.

Die vorstehende Merkmalsgliederung entspricht der Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in dem zwischenzeitlich ergangenen Nichtigkeitsurteil vom 8. Mai 2012 (X ZR 42/10, Anlage PBP 14, Seiten 5 - 7), mit welchem dieser das das Klagepatent weiter einschränkende Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts vom 2. Dezember 2009 auf die Berufung der hiesigen Beklagten abgeändert und die von der hiesigen Klägerin zu 1. erhobene Nichtigkeitsklage abgewiesen hat. Die Merkmalsgliederung berücksichtigt die Einschränkungen, die der Patentanspruch 1 im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfahren hat, und gibt den Patentanspruch in der Fassung der Einspruchsbeschwerdeentscheidung in inhaltlich zutreffender Weise wieder.

a)

Wie der Senat in seinem Urteil vom 17. November 2005 (I-2 U 2/04), auf das Bezug genommen wird, ausgeführt hat, bezieht sich Anspruch 1 des Klagepatents lediglich auf einen Tintenbehälter und nicht auf eine Kombination eines solchen Behälters mit einem dazu passenden Halter. Wenn Merkmal 1 davon spricht, der Flüssigkeitsbehälter könne "an einem Halter abnehmbar montiert werden", und zwar an einem solchen, "der den Tintenstrahdruckkopf aufweist", wird damit lediglich (mittelbar) eine bestimmte Beschaffenheit des Flüssigkeitsbehälters beschrieben. Dieser soll nämlich so ausgestaltet sein, dass er zu einem an dem Tintenstrahldrucker vorhandenen Halter passt, dass man ihn also an diesen Halter montieren und ihn später wieder abnehmen kann, wobei die Merkmale 2.4.2 und 2.5.5 die (weitere) Beschaffenheit des ersten und des zweiten Eingriffsabschnittes beschreiben, die nämlich so ausgestaltet sein sollen, dass sie beim Einsetzen des Flüssigkeitsbehälters in den Halter mit an diesem vorhandenen Arretierabschnitten in Eingriff gelangen. Das Klagepatent verlangt also nur, dass der von ihm geschützte Flüssigkeitsbehälter so beschaffen ist, dass er zu einem in bestimmter Weise ausgestalteten Halter in Tintenstrahldruckern passt, wobei es für eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatentes noch nicht einmal darauf ankommt, ob es Tintenstrahldrucker mit Haltern, die so beschaffen sind, wie es das Klagepatent voraussetzt, tatsächlich gibt.

Daran, dass Patentanspruch 1 lediglich einen Tintenbehälter und nicht eine Kombination eines solchen Behälters mit einem dazu passenden Halter betrifft, hat sich durch die Einschränkungen, die der Patentanspruch im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfahren hat, nichts geändert. Unter Schutz gestellt ist nach wie vor nur ein Tintenbehälter. Davon, dass Patentanspruch 1 lediglich einen Tintenbehälter ohne Halter betrifft, ist offensichtlich auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer Beschwerdeentscheidung vom 29. April 2008 ausgegangen, wenn sie dort ausgeführt hat, dass der erste und der zweite Arretierabschnitt des Halters nicht Teil des beanspruchten Flüssigkeitsbehälters sind (Anlage MBP 5, Seite 12 2. Abs.).

Schützt Patentanspruch 1 lediglich einen Tintenbehälter und nicht eine Kombination eines solchen Behälters mit einem dazu passenden Halter, verlangt eine Verwirklichung derjenigen Merkmale des Patentanspruchs 1, in denen der Halter unmittelbar oder mittelbar angesprochen ist, nicht, dass der Lieferant der Tintenpatronen auch einen dazu passenden Halter liefert. Die Herstellung und/oder der Vertrieb einer den Anforderungen des Anspruchs 1 des Klagepatents entsprechenden Tintenpatrone, d. h. einer Tintenpatrone, die sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht, stellt vielmehr eine unmittelbare und nicht bloß eine mittelbare Benutzung des Anspruchs 1 des Klagepatents dar. Entgegen der Andeutung der Klägerinnen in ihrer Restitutionsklageschrift ergibt sich aus der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (Anlage MBP 5) nichts anderes. Mit der Frage, ob die Herstellung und/oder der Vertrieb lediglich eines Tintenbehälters eine unmittelbare oder mittelbare Verletzung des Klagepatents darstellt, hat sich die Technische Beschwerdekammer überhaupt nicht befasst und damit musste sie sich im Rahmen des Einspruchsbeschwerdeverfahrens auch nicht befassen.

Abgesehen davon können die Klägerinnen im vorliegenden Restitutionsverfahren ohnehin nicht mehr geltend machen, dass die Lieferung lediglich einer Tintenpatrone (ohne Halter) nur eine mittelbare Patentverletzung darstellen kann. Ist die Restitutionsklage zulässig (insbesondere fristgerecht erhoben) und begründet (weil der geltend gemachte Restitutionsgrund vorliegt), wird der Verletzungsprozess gemäß § 590 Abs. 1 ZPO von neuem verhandelt, allerdings nur insoweit, wie die getroffene Entscheidung von dem Restitutionsgrund betroffen ist. Das bedeutet, dass sich die neue Verhandlung zur Hauptsache allein auf den vom Anfechtungsgrund betroffenen Teil des Verfahrens - und nicht darüber hinaus - erstreckt, so dass auch nur in diesen Grenzen eine neue, selbständige Verhandlung stattfindet. Im Falle einer Teilvernichtung des Klagepatents ist deswegen die Verletzungsdiskussion hinsichtlich der zusätzlich in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmale zu führen; die erfolgte Verurteilung kann demgegenüber nicht in Bezug auf solche Merkmale in Zweifel gezogen werden, die im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren keine Änderung erfahren haben und deren Sinngehalt auch sonst nicht durch die Beschränkung betroffen ist (Senat, Urteil vom 15.1.2009, I-2 U 109/07; offen gelassen von BGH, Beschluss vom 22.05.2012 - X ZR 128/10, juris). Entsprechend diesen Rechtsgrundsätzen kann auch die erfolgte Verurteilung wegen unmittelbarer Patentverletzung nicht in Zweifel gezogen werden, sofern - wie hier - der unter Schutz gestellte Gegenstand als solcher (hier: Tintenbehälter) im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren keine Änderung erfahren hat.

b)Dies vorausgeschickt bedürfen im Hinblick auf den Streit der Parteien die im Beschwerdeverfahren neu gefassten bzw. hinzugekommenen Merkmale 2.4, 2.5 und 2.5.3 sowie 2.5.5 und 2.5.6 der vorstehend wiedergegebenen Merkmalsgliederung näherer Erläuterung.

aa)Gemäß Merkmal 2.4 weist der Tintenbehälter einen ersten Eingriffsabschnitt ("engaging portion"; 32d, 132d, 142d) auf, der an einer ersten Seite des Behälters vorgesehen (Merkmal 2.4.1) und so ausgebildet ist, dass er mit einem ersten Arretierabschnitt (60i; 160i) des Halters (60; 160) in Eingriff gelangen kann (Merkmal 2.4.2). Nach der im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfolgten Änderung des Merkmals 2.4 handelt es sich bei diesem ersten Eingriffsabschnitt um einen "pratzenartigen Vorsprung". In der maßgeblichen englischen Anspruchsfassung wird das betreffende Element (32d, 132d, 142d) als "clawlike projection" bezeichnet, was mit "pratzenartigem Vorsprung" (vgl. BGH, Urteil vom 8. Mai 2012 - X ZR 42/10, Anlage PBP 14, Seite 6) oder - wie es in der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung der geänderten Patentschrift (DE 695 28 XXY T3; Anlage LS 17) heißt - auch mit "nasenartigem Vorsprung" in die deutsche Sprache übersetzt werden kann. Beide Formulierungen werden nachfolgend deshalb synonym gebraucht.

Hinsichtlich des "pratzenartigen Vorsprungs" wird in der Klagepatentbeschreibung (Abs. [0134]) in Bezug auf das in Figur 14 gezeigte Ausführungsbeispiel ausgeführt (Unterstreichungen hinzugefügt):

"Hinsichtlich des äußeren Aufbaus des Tintenbehälters 30 weist andererseits der Behälter eine Löseverhinderungsnase 32d einstückig auf, welche ein nasenartiger Vorsprung ist. Diese Löseverhinderungsnase 32d ist an deren Behälterfläche angeordnet, welche mit der Innenfläche des Einfarbenhalters 60 auf der Seite der Grundplatte 51 in Kontakt gelangt, wenn der Tintenbehälter 30 in dem Einfarbenhalter 60 montiert wird. Sie gelangt in Eingriff mit einem Behälterlöseverhinderungsloch (60i; Figur 12), das in dem Einfarbenhalter 60 vorgesehen ist. Sie dient auch als eine Führung, wenn der Tintenbehälter 30 in dem Einfarbenhalter 60 montiert wird und spielt auch eine Rolle zum Halten des Tintenbehälters 30, wenn der Tintenbehälter 30 in dem Einfarbenhalter 60 ist"

Eine entsprechende Beschreibungsstelle findet sich in Absatz [0157] der Klagepatentbeschreibung betreffend das in Figur 23 gezeigte weitere Ausführungsbeispiel.

Hinsichtlich der Montage des in Figur 13 gezeigten Tintenbehälters heißt es in der Klagepatentbeschreibung (Abs. [0134]) ferner:

"Dann wird der Tintenbehälter in Richtung eines Pfeils von der Seite der Löse-Verhinderungsnase 32d diagonal eingeführt, wie in Fig. 16 gezeigt ist, wobei der gestufte Abschnitt (31a) des Tintenbehälters unter den Erstreckungsabschnitt 60f des Einfarbenhalters 60 gesetzt wird, und die Löseverhinderungsnase 32d mit dem Behälterlöse-Verhinderungsloch 60i (Fig. 12) des Einfarbenhalters in Eingriff gebracht wird, so dass der Behälter mit hoher Genauigkeit angeordnet wird. ..."

In Absatz [0246] der Klagepatenbeschreibung heißt es schließlich:

"Wenn der erfindungsgemäße Tintenbehälter montiert wird, wird die abgeschrägte Fläche, die an dem Kantenabschnitt ausgebildet ist, an welchem sich die Bodenwand und eine der Seitenwände treffen, verwendet, um den nasenartigen Vorsprung, der an der vorstehend erwähnten Seitenwand ausgebildet ist, mit dem Löseverhinderungsloch des Tintenbehälterhalters in Eingriff zu bringen, und sie wird auch verwendet, um den Rasthebel, der auf der anderen Seitenwand elastisch gestützt wird, die entgegengesetzt zu der Wand mit dem nasenartigen Vorsprung ist, mit dem Eingriffsloch des Tintenbehälterhalters in Eingriff zu bringen, d. h. anders ausgedrückt kann der Tintenbehälter unter Verwendung des einfachen Aufbaus und durch den einfachen Vorgang in dem Tintenbehälterhalter genau positioniert und gehalten werden. Wenn der Tintenbehälter in dem Tintenbehälterhalter montiert oder demontiert wird, wird der Tintenbehälter um die Seite mit dem Vorsprung gedreht und er kann daher unter Verwendung eines kleineren Raums montiert oder demontiert werden."

Der Fachmann - als solcher kann hier ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau angesehen werden, der bei einem Hersteller von Tintenstrahldruckern für den Haus- und Bürogebrauch mit der Konstruktion von Tintenversorgungseinrichtungen befasst ist und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfügt (vgl. BPatG, Urteil vom 02.12.2009 - 5 Ni 20/09 (EU), Umdr. Seite 18; BGH, Urteil vom 08.05.2012 - X ZR 42/10, Anlage PBP 14, Seite 19) - entnimmt dem, dass der erste Eingriffsabschnitt in Gestalt des pratzenartigen Vorsprungs

· der Führung des Tintenbehälters bei der Montage,

· der Positionierung des Tintenbehälters in dem Halter und

· der Halterung des Tintenbehälters in dem Halter

dient. Er wird vor diesem Hintergrund jeden von einer Gehäuseseite wegragenden Vorsprung, der diese Funktionen erfüllen kann, als "pratzenartigen Vorsprung" ansehen.

Eine Ausgestaltung des ersten Eingriffsabschnitts, die ein "Verhaken" des Eingriffsabschnitts in dem korrespondierenden Arretierabschnitt des Halters erlaubt, verlangt Patentanspruch 1 nicht. Eine "Verhakungsfunktion" ist auch in der Patentbeschreibung nicht erwähnt.

Soweit die Klägerinnen darauf hinweisen, dass der Vorsprung z. B. bei den in den Figuren 28, 32 und 61 der Klagepatentschrift gezeigten Ausführungsbeispielen eine von unten nach schräg oben verlaufende Anschrägung aufweist, wird auch eine solche Ausgestaltung von Patentanspruch 1 nicht verlangt. Da es sich bei den soeben angesprochenen Ausführungsformen, bei denen der pratzenartige Vorsprung eine Anschrägung aufweist, lediglich um Ausführungsbeispiele handelt, muss der pratzenartige Vorsprung auch keine solche Anschrägung aufweisen. Ausführungsbeispiele dienen grundsätzlich lediglich der Beschreibung von Möglichkeiten der Verwirklichung des Erfindungsgedankens. Sie erlauben daher regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein kennzeichnenden Patentanspruchs (BGHZ 160, 204, 210 = GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, GRUR 2007, 778, 779, 780 - Ziehmaschinenzugeinheit; GRUR 2008, 779 - Mehrgangnabe). Dafür, dass der pratzenartige Vorsprung nicht so ausgestaltet sein muss, wie dies z. B. in den Figuren 28, 32 und 61 gezeigt ist, spricht auch, dass bei dem in Figur 23 gezeigtem weiteren Ausführungsbeispiel keine oder jedenfalls keine ausgeprägte Anschrägung des Vorsprungs (132d) zu erkennen ist. Der Vorsprung steht vielmehr waagerecht von der einen Seite des Tintenbehälters ab und greift in ein halterseitiges Gegenstück in Gestalt einer Öffnung bzw. Ausnehmung ein. Er dient so als Führung beim Montieren des Tintenbehälters, positioniert den Tintenbehälter in Bezug auf den Halter und hält den Behälter schließlich im Zusammenwirken mit den anderen Bauteilen nach der Montage im Halter. Hinzu kommt ein Weiteres: Bei dem in Figur 23 gezeigten Ausführungsbeispiel ist der an dem Verriegelungshebel (132a) vorgesehene zweite Eingriffsabschnitt (132e) als gerundeter Vorsprung ausgebildet. In der zugehörigen Patentbeschreibung wird dieser - die Rastnase darstellende - Vorsprung (132e) in der Verfahrenssprache als "latch claw" bezeichnet (vgl. EP 0 879 XXX B2, Abs. [0160]). Den Begriff "claw" verwendet Patentanspruch 1 auch in Merkmal 2.4, wenn er dort vorgibt, dass der erfindungsgemäße Tintenbehälter einen ersten Eingriffsabschnitt (32d, 132d, 142d) in Form einer "clawlike projection" umfasst. Der Fachmann entnimmt dem, dass der erste Eingriffsabschnitt prinzipiell auch ähnlich der in Merkmal 2.5.3 angesprochenen Rastnase ausgestaltet sein kann und nicht zwingend eine Ausbildung voraussetzt, wie sie in den Figuren 28, 32 und 61 der Klagepatentschrift gezeigt ist.

Soweit der Bundesgerichtshof in seinem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsberufungsurteil vom 8. Mai 2012 (X ZR 42/10; Anlage PBP 14, Seite 14 2. Abs.) ausgeführt hat, dass der pratzenartige Vorsprung mit einem geeigneten Gegenstück ("first locking portion") zusammenwirke und so erreicht werde, dass der Behälter in der nach Montage erreichten Eingriffsposition "gegen eine Entnahme (disengagement) gesichert" sei, widerspricht diese Bemerkung dem vorstehenden Verständnis nicht. Denn indem der Tintenbehälter durch die zusammenwirkenden Bauteile im Halter fixiert wird, ist er gegen eine Herausnahme gesichert. Eine Herausnahme mag zwar durch Verschwenken möglich sein, aber nicht mehr durch einfaches senkrechtes Anheben des Behälters.

bb)Gemäß Merkmal (2.5) weist der erfindungsgemäße Tintenbehälter ferner ein "Stützelement" (32a, 132a, 142a, 632a, 732a) auf, welches in dem im Vorprozess ergangenen Urteil des Senats als "Schnapp- und Halteelement" bezeichnet worden ist. Die maßgebliche Bezeichnung dieses Elements in der Verfahrenssprache lautet "supporting member", was richtigerweise mit "Stützelement" ins Deutsche zu übersetzen ist (vgl. a. die deutsche Übersetzung des Patentanspruch 1 in der DE 695 28 XXY T3). Nach der Einschränkung, die Patentanspruch 1 im Beschwerdeverfahren erfahren hat, handelt es sich bei diesem Stützelement um einen "Verriegelungshebel", wobei sich der maßgebliche englische Begriff "latching lever" auch mit "Rasthebel" ins Deutsche übersetzen lässt (vgl. a. den Klammerzusatz in der deutschen Übersetzung des Patentanspruchs 1 in der DE 695 28 XXY T3). Beide Begriffe werden nachfolgend deshalb ebenfalls synonym verwendet.

Der "Verriegelungshebel", der durch den Behälter elastisch gestützt ist (Merkmal 2.5.1) und sich vor einer der - in Merkmal 2.4.1 angesprochenen - ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Tintenbehälters erstreckt (Merkmal 2.5.3), hat auf seiner der zweiten Seite abgewandten Außenseite einen "zweiten Eingriffsabschnitt" (32e, 132e, 142e), welcher mit einem zweiten Arretierabschnitt (60j, 167a, 167a’) des Halters eine weitere Eingriffspaarung bilden kann (Merkmal 2.5.5).

Nach der Einschränkung (Merkmal 2.5.3), die Patentanspruch 1 im Einspruchsbeschwerdeverfahren erhalten hat, handelt es bei dem an dem Verriegelungshebel vorgesehenen zweiten Eingriffsabschnitt um eine "Rastnase" ("latching claw"). Die Rastnase hat die Funktion, in ein passendes Gegenstück eines Halters, z. B. ein Eingriffsloch, einzurasten. Merkmal 2.5.5. gibt deshalb vor, dass der elastische Verriegelungshebel so ausgebildet ist, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelangen kann. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der "Rastnase" macht Patentanspruch 1 keine Vorgaben; diese überlässt er dem Fachmann. Die Rastnase muss nur so ausgestaltet sein, dass sie ihre Rastfunktion erfüllen kann. Dass der zweite Eingriffsabschnitt zu einem "Verhaken" mit einem passenden Gegenstück ausgebildet ist, verlangt Patentanspruch 1 nicht.

Gemäß den im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderten bzw. neu in den Anspruch aufgenommenen Merkmalen 2.5.5 und 2.5.6 ist der Verriegelungshebel (= Stützelement) ferner so ausgebildet, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters "zum Stützen des Flüssigkeitsbehälters" in Eingriff gelangt, wobei "die Elastizität des Stützelements den Flüssigkeitsbehälter stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt (32e; 132e; 142e) außer Eingriff ist". Was hiermit gemeint ist, ist in den Absätzen [0136] ff der Klagepatentbeschreibung in Bezug auf das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 14 anschaulich wie folgt beschrieben (Unterstreichungen hinzugefügt):

"[0136] An der Wand des Behälters 32, die zu der vorstehend erwähnten Behälterwand mit der Löseverhinderungsnase 32d entgegengesetzt ist, ist ein Rasthebel 32 einstückig ausgebildet, dessen unterer Abschnitt elastisch gestützt wird. Der Rasthebel 32a erstreckt sich nach oben in einer derartigen Weise, dass er sich von der Wand des Behälters 30 weg bewegt, und er gelangt in Eingriff mit der Rasthebel-Führungsnut 60h (Fig. 11 und Fig. 12) des Einfarbenhalters 60. Wenn der Tintenbehälter 30 in dem Einfarbenhalter 60 ist, nutzt der Rasthebel 32a den Druck von der Rasthebel-Führungsnut 60h, die in der Richtung eines in Fig. 14 gezeigten Pfeils C gekrümmt ist, und die Rastnase 32e, die an dem Rasthebel 32a ausgebildet ist, ist in dem Rastnasen-Eingriffloch 60j, das in der Rasthebel-Führungsnut 60h ausgebildet ist. ...

"[0140] Beim Demontieren des Tintenbehälters 30 von dem Einfarbenhalter 60 wird der Rasthebel 32a nach innen gedrückt, so dass er aus dem Rastnasen-Eingriffsloch 60j gelöst wird. Da der Rasthebel 32a an dem unteren Ende elastisch gestützt ist und

sich diagonal nach oben erstreckt, versucht dieser den in Fig. 14 gezeigten Zustand wiederzuerlangen, sobald der Eingriff zwischen der Rastnase 32e und dem Rastnasenloch 60j gelöst ist. Daher gleitet die untere Seitenfläche des Rasthebels 32a entlang der Rasthebelführung 60h nach oben, neigt automatisch den Tintenbehälter 30, d. h., hebt automatisch die Seite des Rasthebels 32a des Tintenbehälters 30 aus dem Einfarbenhalter 60. Dann kann der Tintenbehälter 30 direkt durch Erfassen des angehobenen Abschnitts auf leichte Weise vom Einfarbenhalter 60 demontiert werden."

Außerdem heißt es in Absatz [0249] der Klagepatenbeschreibung:

"Der Rasthebel wird an dem unteren Abschnitt des Tintenbehälters gestützt und ist nach oben und nach außen gerichtet abgeschrägt oder gekrümmt. Wenn daher der Tintenbehälter von dem Tintenbehälterhalter demontiert wird, wird die Rasthebelseite des Tintenbehälters der geneigten oder gekrümmten Fläche des Rasthebels folgend angehoben, der von dem Tintenbehälterhalter vorsteht und die Entfernung des Tintenbehälters von dem Tintenbehälterhalters erleichtert."

Dem Anspruchswortlaut und der Patentbeschreibung entnimmt der Fachmann, dass der Tintenbehälter infolge der Elastizität des Verriegelungshebels beim Lösen des Verriegelungshebels aus dem zweiten Arretierabschnit eines passenden Halters gestützt und angehoben werden soll (vgl. a. BPatG, Urteil vom 02.12.2003 - 5 Ni 20/09 (EU), Umdr. Seite 32). Der Verriegelungshebel hat damit eine stützende und anhebende Funktion (vgl. a. BGH, Urteil vom 08.05.21012 - X ZR 42/10, Anlage PBP 14, Seite 22).

Letzteres bedeutet allerdings nicht, dass die Elastizität des Verriegelungshebels nur irgend einen Beitrag zur Anhebung des Tintenbehälters leisten können muss. Nach dem maßgeblichen Anspruchswortlaut soll der Halter durch die Elastizität des Verriegelungshebels gestützt und angehoben werden, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff kommt. Das bedeutet, dass der Verriegelungshebel bzw. dessen Elastizität das (entscheidende) Mittel ist, welches den Tintenbehälter beim Lösen des Verriegelungshebels stützt und anhebt. Andere Mittel sind im Patentanspruch 1 nicht erwähnt. Demgemäß muss der elastische Verriegelungshebel allein dazu in der Lage sein, einen passenden Halter beim Lösen der Rastverbindung anzuheben.

Die gegenteilige Auffassung der Beklagten, wonach der Verriegelungshebel zur Hebefunktion nur beizutragen hat, vermag nicht zu überzeugen. Denn ihr steht der Anspruchswortlaut entgegen. Soweit Patentanspruch 1 in der maßgeblichen Verfahrenssprache von einem "supporting member in the form of a latching lever" spricht, besagt dies nicht, dass es sich bei dem betreffenden Vorrichtungsteil (nur) um ein "unterstützendes Element in Form eines Verriegelungshebels" handelt. Vielmehr bedeutet dies, dass der Tintenbehälter ein "stützendes Element" bzw. "Stützelement" in Form eines Verriegelungshebels umfasst. Auch wird durch die weitere Angabe "which second engaging portion is adapted to engage with a second locking portion of the holder for supporting said liquid container, while the elasticity of the supporting member supports and raises said liquid container when said second engaging portion is disengaged, nicht zum Ausdruck gebracht, dass das Stützelement (= Verriegelungshebel) eine "unterstützende" Funktion beim Anheben des Behälters hat. Es wird vielmehr ausdrücklich gesagt, dass die Elastizität des Stützelements den Flüssigkeitsbehälter stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff ist.

Dass die Elastizität des Verriegelungshebels nur einen Beitrag zur Anhebung des Tintenbehälters leisten können muss, lässt sich auch der Klagepatentbeschreibung nicht entnehmen. Aus dieser ergibt sich nur, dass "zusätzlich zur Ausnutzung der Elastizität des Verriegelungshebels" am Halter eine Druckvorrichtung vorgesehen werden kann, die den Flüssigkeitsbehälter nach oben drückt (vgl. Abs. [0143] und Abs. [0253]). So kann insbesondere zusätzlich zur Ausnutzung der Elastizität des Rasthebels, wie in Figur 18 oder auch in Figur 29 gezeigt, an der unteren Wand des Innenraums des Halters eine Anhebefeder (68; 68C) als Druckvorrichtung zum Drücken der unteren Wand des Tintenbehälters vorgesehen werden, so dass die Rasthebelseite des Tintenbehälters auch durch die Kraft der Anhebefeder angehoben wird (vgl. Abs. [0143]). Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine zusätzliche Option, die nichts daran ändert, dass der Verriegelungshebel des allein unter Schutz gestellten Tintenbehälters anspruchsgemäß aufgrund seiner Elastizität dazu in der Lage sein muss, den Tintenbehälter beim Lösen des Rasthebels zu stützen und anzuheben. Demgemäß heißt es in Absatz [0253] der Klagepatentbeschreibung auch, dass durch die vorbeschriebene Maßnahme (Anordnung einer Druckvorrichtung im Halter) der Tintenbehälter, wenn der Rasthebel aus dem Eingriffsloch des Halters gelöst wird, "weiter vorsteht" und dies das Demontieren des Tintenbehälters "noch leichter" macht. Dem ist zu entnehmen, dass durch die betreffende Maßnahme, die nicht die Ausgestaltung des unter Schutz gestellten Tintenbehälters betrifft, ein höheres Anheben des Tintenbehälters erreicht werden kann, wodurch dessen Entnahme aus dem Halter weiter verbessert wird, dass aber der am Tintenbehälter vorgesehene Verriegelungshebel aufgrund seiner Elastizität gleichwohl selbst dazu in der Lage sein soll, den Tintenbehälter beim Lösen des Rasthebels anzuheben.

Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend macht, dass in der Klagepatentschrift ein im Tintenbehälter angeordnetes Tinteninduzier- bzw. Tintenzuführelement offenbart sei, welches mit einem Kontaktdruck beaufschlagt sei und daher eine anhebende Kraft erzeuge, und in der Klagepatentschrift auch ein halterseitiger, das Tintenzapfrohr umgebender Dichtring aus einem elastischen Material beschrieben sei, der zur Erfüllung seiner Dichtfunktion unter Vorspannung zusammengedrückt werden müsse, woraus sich ebenfalls eine nach oben wirkende Kraft ergebe, lässt sich auch hieraus für ihre Auslegung des Patentanspruchs nichts herleiten. Abgesehen davon, dass Patentanspruch 1 ein Tinteninduzierelement (35, 136) nicht voraussetzt und sich aus Anspruch 1 auch nicht ergibt, dass ein passender Halter einen elastischen Dichtungsring (61, 161) aufweist, lässt sich der Klagepatentbeschreibung nicht entnehmen, dass der Verriegelungshebel infolge seiner Elastizität zusammen mit den vorerwähnten Mitteln ein Anheben des Tintenbehälters beim Lösen des Rasthebels bewirkt. Die von der Beklagten angeführten Kräfte, welche die besagten Mittel (Tinteninduzierelement; Dichtring) erzeugen können, sind in der Klagepatentbeschreibung überhaupt nicht erwähnt.

Dahinstehen kann, ob die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer das Klagepatent betreffenden Beschwerdeentscheidung (Anlage MBP 5, Seite 18) mit ihren von der Beklagten in Bezug genommenen Ausführungen zur Offenbarung der neu gefassten Merkmals 2.5 zum Ausdruck gebracht hat, dass der Verriegelungshebel (nur) eine "unterstützende Funktion" hat, die darin besteht, die Anhebung des Flüssigkeitsbehälters zu unterstützen. Sofern die betreffende Bemerkung der Beschwerdekammer tatsächlich in diesem Sinne zu verstehen sein sollte, lässt sich diese Auslegung mit dem Anspruchswortlaut nicht vereinbaren. Der Senat ist an die betreffende Stellungnahme der Beschwerdeklammer nicht gebunden. Denn die Erwägungsgründe einer Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung können keine Bindungskraft entfalten, wenn - wie hier - im Zuge einer Teilvernichtung auch die Beschreibung angepasst und eine neue Patentschrift veröffentlicht wird. Hier hat die Auslegung allein anhand der geänderten Patentschrift zu erfolgen.

Damit muss der Verriegelungshebel zwar so ausgestaltet und an dem Behälter angeordnet sein, dass beim Lösen des Verriegelungshebels aus dem zweiten Arretierabschnitt eines passenden Halters der Tintenbehälter allein infolge der Elastizität des Verriegelungshebels angehoben werden kann. Darüber, wie hoch der Behälter durch die Elastizität des Verriegelungshebels angehoben werden muss, verhält sich Patentanspruch 1 jedoch nicht. Es genügt deshalb jede erkennbare Anhebung, die (allein) durch die Elastizität des Verriegelungshebels bewirkt wird.

2.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen von der vorstehend erläuterten Lehre des im Einspruchsbeschwerdeverfahren eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch.

a)Dass die angegriffenen Ausführungsformen diejenigen Merkmale wortsinngemäß verwirklichen, die bereits der erteilte Patentanspruch 1 enthielt und die im Einspruchsbeschwerdeverfahren keine Änderung erfahren haben, stellen die Klägerinnen im vorliegenden Restitutionsverfahren nicht in Abrede und mit einem diesbezüglichen Bestreiten könnten sie - aus den bereits angeführten Gründen - auch nicht gehört werden. Soweit die Klägerinnen in dem Vorprozess die Verwirklichung einzelner Merkmale bestritten hatten, hält der Senat im Übrigen auch an seiner damaligen Beurteilung fest.

b)Dass die angegriffenen Tintenpatronen in wortsinngemäßer Verwirklichung des neu hinzugekommenen Merkmals 2.3 eine Belüftung zur Verbindung des Fluids (Tinte) mit der Umgebung umfassen, stellen die Klägerinnen ebenfalls nicht in Abrede. Ebenso bestreiten sie nicht, dass die angegriffenen Ausführungsformen in wortsinngemäßer Verwirklichung des im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderten Merkmals 2.5 einen Rast- bzw. Verriegelungshebel aufweisen.

c)

Entgegen der Auffassung der Klägerinnen verwirklichen die angegriffenen Ausführungsformen auch das im Einspruchsbeschwerdeverfahren geänderte Merkmal 2.4.

Sämtliche angegriffenen Tintenpatronen weisen an ihrer einen Gehäuseseite einen nasenartigen Vorsprung auf, der waagrecht von dem Gehäuse nach außen absteht. Demgemäß hat der Senat diesen Vorsprung auch bereits in seinem Urteil vom 17. November 2005 (Anlage MBP 4, Seite 18 f.) ausdrücklich als "Nase" bezeichnet. Werden die angegriffenen Ausführungsformen in bestimmte Tintenstrahldrucker aus der Produktion der Beklagten eingesetzt, greift der nasenartige Vorsprung - wie der Senat bereits in seinem Urteil vom 17. November 2005 festgestellt hat (Anlage MBP 4, Seite 18 f.) - in eine Ausnehmung (= erster Arretierabschnitt) des in diesen Druckern vorhandenen Halters ein. Ausweislich der von der Beklagten als Anlage PBP 11 überreichten Abbildung findet hierbei ein deutlicher Eingriff zwischen dem Vorsprung und der Ausnehmung des Halters statt.

Der in Rede stehende Vorsprung erfüllt sämtliche dem "nasenartigen Vorsprung" zugedachten Funktionen: Die Klägerinnen räumen selbst ein, dass der Vorsprung dem leichten Ein- und Ausführen der Tintenpatrone dient. Er hat damit unstreitig Führungsfunktion. Daneben dient der Vorsprung aber auch der Positionierung und Halterung der Tintenpatrone in dem Halter. Denn dadurch, dass der nasenartige Vorsprung beim Einsetzen der Patrone in eine entsprechende Ausnehmung des Halters eingreift, trägt er, nachdem auch der zweite Eingriffsabschnitt mit dem für ihn bestimmten zweiten Arretierabschnitt des Halters gelangt ist, dazu bei, dass die Patrone in der richtigen Stellung in dem Halter gehalten und gesichert ist.

Dass der Vorsprung der angegriffenen Ausführungsformen mit den Artikel-Nummern 335XXZ, 335074, 335111, 336743, 336750, 336767, 336576, 336583, 336637, 336651, 336668 und 336675 (Anlagenkonvolut C 4 / K 13 bis K 25), die sich in baulicher Hinsicht unstreitig nicht unterscheiden, keine Anschrägung von unten nach schräg oben aufweist, ist unerheblich. Denn Patentanspruch 1 verlangt - wie bereits ausgeführt - keine solche Ausgestaltung.

Die angegriffenen Ausführungsformen mit den Artikel-Nummern 323899, 323907 und 323915 (Anlagen C 5 - C 7) weisen, wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat und sich auch den überreichten Fotos und Mustern entnehmen lässt, die von den Klägerinnen für erforderlich gehaltene Abschrägung von unten nach schräg oben im Übrigen auf.

d)Die angegriffenen Ausführungsformen verfügen in wortsinngemäßer Verwirklichung des im Beschwerdeverfahren neu gefassten Merkmals 2.5.3 auch über einen zweiten Eingriffsabschnitt in Form einer "Rastnase".

Die Tintenpatronen der Klägerinnen weisen an einer der vorerwähnten ersten Gehäuseseite gegenüberliegenden zweiten Gehäuseseite einen elastischen Verriegelungshebel auf. Der Hebel ist an dem unteren Ende der betreffenden Gehäuseseite elastisch gestützt und erstreckt sich nach oben, wobei er einen schrägen Abschnitt, der eine geneigte Rampe bildet, aufweist. Oberhalb des schrägen Abschnitts, an den sich ein kürzerer, nahezu vertikaler Abschnitt anschließt, weist der Verriegelungshebel ersichtlich ein zweites Eingriffselement in Form einer typischen Rastnase auf. Beim Einsetzen der Patrone kann diese Rastnase in Eingriff mit einem an einem passenden Halter vorgesehenen Eingriffsloch gelangen und dort verrasten. Genau dies ist der Fall, wenn die angegriffenen Patronen in Halter bestimmter aus der Produktion der Beklagten stammender Tintenstrahldrucker eingesetzt werden.

e)Die angegriffenen Ausführungsformen entsprechen ferner den Anforderungen der Merkmale 2.5.5 und 2.5.6.

aa)Werden die angegriffenen Tintenpatronen in Halter bestimmter aus der Produktion der Beklagten stammender Tintenstrahldrucker eingesetzt, gelangt die am Verriegelungshebel vorgesehene Rastnase - wie ausgeführt - in Eingriff mit einer halterseitigen Öffnung und verrastet, was zu einer Halterung und Stützung der Patrone in dem Halter führt, weshalb Merkmal 2.5.5 wortsinngemäß verwirklicht ist.

bb)Merkmal 2.5.6 wird entgegen der Auffassung der Klägerinnen von den angegriffenen Ausführungsformen ebenfalls wortsinngemäß verwirklicht.

(1)

In Bezug auf dieses Merkmal streiten die Parteien darum, welche Wirkung der Rasthebel der angegriffenen Ausführungsformen hat, wenn die Rastverbindung bei einer in einem Halter der Beklagten montierten Patrone gelöst wird. Die Klägerinnen machen geltend, dass der Verriegelungshebel ihrer Patronen in diesem Fall tatsächlich keinen Beitrag zur Stützung und Anhebung des Tintenbehälters leiste. Die Beklagte behauptet dem gegenüber, dass die angegriffenen Patronen beim Lösen der Rastverbindung von dem elastischen Rasthebel angehoben würden. Ob dies zutrifft, bedarf keiner weiteren Aufklärung. Denn hierauf kommt es für die patentrechtliche Beurteilung nicht entscheidend an.

(2)Maßgeblich ist allein, ob der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen so ausgestaltet und an der Patrone angeordnet ist, dass er in einem passenden Halter infolge seiner Elastizität beim Lösen des Verriegelungshebels eine Anhebung der Tintenpatrone bewirken kann. In diesem Zusammenhang kommt es - worauf der Senat im Verhandlungstermin ausdrücklich hingewiesen hat (Bl. 365 GA) - nicht darauf an, ob der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen in Haltern bestimmter aus der Produktion der Beklagten stammender Tintenstrahldrucker beim Lösen des Verriegelungshebels eine Anhebung der Patrone bewirkt. Anhand der betreffenden Halter der Beklagten lässt sich zwar eine patentgemäße Ausgestaltung der angegriffenen Tintenpatronen nachweisen. Daraus, dass bei diesen konkreten Haltern der Rasthebel der angegriffenen Tintenpatronen diese beim Lösen der Rastverbindung möglicherweise nicht anhebt, lässt sich jedoch nicht umgekehrt folgern, dass die angegriffenen Ausführungsformen den Anforderungen des Merkmals 2.5.6 nicht entsprechen.

Wie bereits ausgeführt, betrifft Patentanspruch 1 des Klagepatents nur einen Flüssigkeitsbehälter und nicht eine Kombination eines solchen Behälters mit einem dazu passenden Halter. Es ist deshalb nicht wie im Falle einer mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 EPÜ i.V. mit § 10 PatG) zu prüfen, ob es sich bei den angegriffenen Tintenpatronen um ein Mittel handelt, das geeignet ist, zur Benutzung einer aus einem Tintenbehälter und einem Halter bestehenden Erfindung verwendet zu werden, was verlangt, dass das Mittel (im Falle eines Kombinationspatents wäre dies der Tintenbehälter) so ausgebildet ist, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen möglich ist. Patentanspruch 1 verlangt nur, dass der Tintenbehälter so beschaffen ist, dass er zu einem in bestimmter Weise ausgestalteten Halter in Tintenstrahldruckern passt, wobei es für eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatentes nicht darauf ankommt, ob es Tintenstrahldrucker mit Haltern, die so beschaffen sind, wie es das Klagepatent voraussetzt, tatsächlich gibt. Wenn Patentanspruch 1 in Merkmal 2.5.6 vorgibt, dass die Elastizität des Verriegelungshebels den Behälter stützt und anhebt, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff ist, wird hiermit deshalb nur verlangt, dass die Elastizität des Verriegelungshebels irgendeinen passenden Halter, den es nicht am Markt geben muss, stützen und anheben kann.

Soweit die Klägerinnen hingegen meinen, die Frage der Patentbenutzung müsse anhand der in bestimmten aus der Produktion der Beklagten stammenden Druckern vorgesehenen Halter beurteilt werden, verkennen sie, dass es sich bei dem Klagepatent, soweit es um den hier interessierenden Anspruch 1 geht, nicht um ein Kombinationspatent handelt und im Streitfall demgemäß keine mittelbare, sondern eine unmittelbare Patentverletzung in Rede steht.

Die von den Klägerinnen im Verhandlungstermin in Bezug genommene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Zweckangaben steht dem nicht entgegen.

Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch kommt regelmäßig die Aufgabe zu, dem Durchschnittsfachmann die unter Schutz gestellte technische Lehre näher zu erläutern. Sie beschränken als solche den Schutzgegenstand im Allgemeinen nicht (BGHZ 112, 140 = GRUR 1991, 436 - Befestigungsvorrichtung II). Allerdings haben Zweckangaben mittelbar regelmäßig die Wirkung, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlichkörperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, um für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar zu sein (vgl. BGH, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; GRUR 2006, 923, 925 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2009, 896, 897 - Tintenpatrone; GRUR 2009, 837, 838 - Bauschalungsstütze, GRUR 2012, 475, 476 - Elektronenstrahltherapiesystem). Im Einzelfall können sich insoweit aus einer Zweckangabe weitere Anweisungen für die Konstruktion des patentgeschützten Gegenstandes ergeben, die in den übrigen Merkmalen noch keinen Niederschlag gefunden haben. Die Zweckangabe umschreibt unter solchen Umständen mittelbar zusätzliche Anforderungen an die räumlichkörperliche Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes.

Daraus können die Klägerinnen im Streitfall jedoch nichts herleiten, weil es in Patentanspruch 1 nicht heißt, dass der unter Schutz gestellte Flüssigkeitsbehälter für einen bestimmten am Markt erhältlichen Tintenstrahldrucker, etwa einen Tintenstrahldrucker eines bestimmten Typs aus der Produktion der Beklagten, bestimmt ist. Auch wird der in Patentanspruch 1 angesprochene Halter nicht dahin beschrieben, dass es sich bei diesem um einen Halter handelt, wie er in bestimmten Tintenstrahldruckern, z. B. Tintenstrahldruckern eines bestimmten Typs aus der Produktion der Beklagten, zum Einsatz kommt. Soweit in Patentanspruch 1 ein Halter angesprochen wird, wird hiermit bloß verlangt, dass der unter Schutz gestellte Tintenbehälter so beschaffen ist, dass er zu einem in bestimmter Weise ausgestalteten Halter in Tintenstrahldruckern passt, welchen es am Markt nicht geben muss. In Bezug auf das Merkmal 2.5.6 folgt hieraus nur, dass der Verriegelungshebel des unter Schutz gestellten Tintenbehälters räumlichkörperlich so ausgebildet ist, dass er aufgrund seiner Elastizität irgendeinen passenden Halter stützen und anheben kann, wenn der zweite Eingriffsabschnitt außer Eingriff gebracht wird.

(3)

Dieser Vorgabe entsprechen die angegriffenen Tintenpatronen.

Die Beklagte hat dargetan und durch die von ihr unternommenen Versuche gemäß Anlage PBP 16 belegt, dass der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen eine ausgeprägte Elastizitätswirkung hat, wobei die Eigenelastizität des auslenkenden Rasthebels mindestens so groß wie die Gewichtskraft der gesamten Masse von vier gefüllten Tintenpatronen ist. Dem sind die Klägerinnen auch nicht entgegengetreten. Unstreitig ist ferner, dass der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen unterhalb der Rastnase einen geneigten Abschnitt bzw. eine geneigte Rastrampe aufweist.

Nach dem - von den Klägerinnen insoweit bestrittenen - Vorbringen der Beklagten soll bei einer Verwendung der angegriffenen Ausführungsformen in bestimmten aus ihrer Produktion stammenden Haltern der geneigte Abschnitt des Rasthebels beim Lösen der Rastverbindung mit einer gegenüberliegenden Gleitfläche des Halters in Linienkontakt komme. Wie die Beklagte hierzu unter Bezugnahme auf die nachfolgend eingeblendete Zeichnung gemäß Anlage PBP 15 unwidersprochen erläutert hat, hat in diesem Fall die im Wesentlichen horizontal gerichtete Kraft FH aufgrund der Elastizität des wieder auslenkenden Rasthebels eine Kraftkomponente FN, die senkrecht zur Ebene der geneigten Rastrampe wirkt, wobei FN = FH x cos Θ gilt. Eine entsprechende gespiegelte Reaktionskraft -FN wirkt direkt auf den Tintenbehälter. Die vertikale Komponente -FNV dieser Reaktionskraft FN wirkt vertikal nach oben, wobei -FNV = FH cos Θ sin Θ gilt. Diese wirkt hierbei auf die Behälterseite, an der der Rasthebel angeordnet ist, so dass der Behälter an dieser Seite angehoben wird. Die Gesetze der Physik führen daher zu einer Kraft, die die Flüssigkeitsbehälter auf der Seite mit dem Rasthebel anhebt, wobei diese Kraft nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklagten groß genug ist, um das Anheben des Flüssigkeitsbehälters alleine zu erreichen.

Die Klägerinnen bestreiten zwar, dass beim Lösen der Rastverbindung die halterseitige Rastkante den geneigten Abschnitt des Rasthebels berührt. Sie behaupten, die Rastkante des Halters berühre bei der Entriegelung lediglich den senkrechten, sich parallel zur Tintenpatrone erstreckenden Abschnitt des Rasthebels unterhalb der Rastkante, wie dies in den auf den Seiten 4 bis 7 ihres Schriftsatzes vom 20. August 2012 (Bl. 334 - 337 GA) wiedergegebenen Zeichnungen dargestellt ist. Die dadurch bewirkte Kraftkomponente in Richtung einer "Wiederverriegelung", also in Richtung der Patrone zurück, werde durch den am Boden des Halters angeordneten Dichtungsring bzw. dessen Elastizität "überwunden". Sobald die Übergangskante zwischen dem vertikalen Abschnitt und dem schrägen Abschnitt des Verriegelungshebels die Rastkante des Halters erreicht habe, "schnelle" die Patrone alleine durch die Elastizität des Dichtungsringes nach oben. Die elastische Hebefunktion des Dichtringes sei erheblich größer als die elastische Rückstellkraft des Rasthebels, weshalb die Schrägfläche des Verriegelungshebels nicht die zugeordnete Rastkante des Halters berühre. Ob dies zutrifft, kann dahinstehen. Die Beklagten können jedenfalls nicht in Abrede stellen, dass ihre Tintenpatronen durch die Elastizität des Rasthebels angehoben würden, wenn der Hebel mit seinem schrägen Abschnitt gegen die Rastkante irgendeines passenden Halters drücken würde. Demgemäß haben die Beklagten im Verhandlungstermin im Wesentlichen auch nur eingewandt, dass der Rasthebel der angegriffenen Patronen in einem Halter aus der Produktion der Beklagten infolge der aus der Elastizität des Dichtungsringes resultierenden "überholenden Kausalität" keine Kraft entfalten könne.

Es sind nun aber für die angegriffenen Ausführungsformen ohne Weiteres passende Halter denkbar, bei denen im Falle der Lösung der Rastverbindung der elastische Rasthebel mit seinem schrägen Abschnitt gegen eine entsprechende Rastkante des Halters drückt, wie dies in der vorstehend wiedergegebenen Anlage PBP 15 gezeigt ist. In diesem Fall wirkt die vertikale Komponente der Reaktionskraft zwangsläufig vertikal nach oben, so dass die Patrone an der Rasthebelseite angehoben wird, und zwar allein durch diese Kraft.

Auch wenn der Verriegelungshebel bei Verwendung der angegriffenen Ausführungsformen in einem Halter, wie er in bestimmten Tintenstrahldrucken aus der Produktion der Beklagten vorgesehen ist, infolge der Elastizität des am Halterboden angeordneten Dichtringes eine Anhebung der Patrone nicht bewirken können sollte, ändert dies damit nichts daran, dass der Verriegelungshebel in einem anderen passenden Halter die Anhebefunktion erfüllen kann.

Dem sind die Beklagten im Verhandlungstermin nicht erheblich entgegengetreten. Soweit sie pauschal behauptet haben, dass die Rastrampe des elastischen Verriegelungshebels der angegriffenen Ausführungsformen bei einem Kontakt mit der Rastkante des Halters brechen könnte, ist dies nicht nachvollziehbar.

Dadurch, dass der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen wieder auslenken und dann gegen die Innenfläche eines passenden Halters drücken kann, stützt der Verriegelungshebel den Behälter beim Lösen der Rastverbindung schließlich auch und erfüllt damit die in Merkmal 2.5.6 ferner angesproche Stützfunktion.

3.Der von den Klägerinnen erhobene Einwand, Patentanspruch 1 sei in Merkmal 2.5.2 unzulässig erweitert, soweit dort angegeben ist, dass das Stützelement in Form des Verriegelungshebels sich vor einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten Seite des Hauptkörpers "erstreckt", greift nicht durch.

Das gilt schon deshalb, weil der Einwand, der Gegenstand des Patents sei im Erteilungsverfahren unzulässig erweitert oder verändert worden, im Patentverletzungsprozess nicht zugelassen ist (Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 64; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 91; Mes, PatG GebrMG, 3. Aufl., Rdnr. 86). Die unzulässige Erweiterung der Anmeldung ist bei einem europäischen Patent nach Art. 100 Buchst. c) EPÜ ein Einspruchsgrund und gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) ein Nichtigkeitsgrund, so dass hierüber nur im Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren zu entscheiden ist, was der Bundesgerichtshof in dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsberufungsverfahren mit seinem Urteil vom 8. Mai 2012 (Anlage PBP 14, Seite 18) auch getan hat. Diese Kompetenz-Regelung erlaubt es dem Verletzungsrichter trotz der Regelung in § 38 Satz 2 PatG nicht, dem Patent im Umfange einer unzulässigen Erweiterung seine Wirkung zu versagen (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rdnr. 64 und § 14 Rdnr. 61).

Abgesehen davon weist der Verriegelungshebel der angegriffenen Ausführungsformen die von den Klägerinnen geforderte schräge Erstreckung nach außen auf. Denn der Verriegelungshebel erstreckt sich unterhalb der Rastnase ersichtlich schräg nach außen.

4.Da nach allem die im Einspruchsbeschwerdeverfahren erfolgte Einschränkung des Klagepatents die angegriffenen Ausführungsformen nicht aus dessen Schutzbereich herausgeführt hat, sind die Restitutionsklagen mit der Maßgabe abzuweisen, dass der Urteilsausspruch an die geänderte Fassung von Patentanspruch 1 anzupassen ist. Dies hat der Senat getan, indem er den Unterlassungsausspruch des Urteils des Landgerichts vom 20. Januar 2003 in der Fassung des Senatsurteil vom 17. November 2005, auf welchen die weiteren Hauptsacheaussprüche rückbezogen sind, neu gefasst hat.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Dem Vollstreckungsschutzantrag der Klägerinnen ist nicht zu entsprechen (§ 712 ZPO). Es ist weder dargetan noch ersichtlich, dass eine Vollstreckung des Urteils den Klägerinnen einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

X Y Z

OLG Düsseldorf:
Urteil v. 18.10.2012
Az: I-2 U 41/08