Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 20. Januar 2005
Aktenzeichen: 4b O 16/04

(LG Düsseldorf: Urteil v. 20.01.2005, Az.: 4b O 16/04)

Tenor

I.

Der Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,-- ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

1.

im räumlichen Geltungsbereich des deutschen Teils des europäischen Patents xxxxxxxx

a)

ein Verfahren zum Auswechseln eines in einer Asphaltdecke eingelassenen Rah-mens einer Schachtabdeckung anzuwenden,

wobei ein konzentrisch außenseitig des Rahmens verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens erstreckender Schlitz eingefräst wird,

sodann horizontal verfahrbare Spreizarme einer Hebeeinrichtung bis in Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen aufliegt, gebracht werden,

danach die horizontal verfahrbaren Spreizarme mit ihren keilförmigen, horizontalen Schenkeln unter den Rahmen in die Mörtelfuge gedrückt werden;

anschließend der Rahmen mittels der Hebeeinrichtung ausgehoben, ein neuer Rahmen eingesetzt und der Schlitz vergossen wird;

und/oder

b)

eine Bohrkrone und einen Ringknacker nebst Hebeeinrichtung anzubieten und/oder zu liefern,

die für ein Verfahren zum Auswechseln eines in einer Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung geeignet sind,

wobei ein konzentrisch außenseitig des Rahmens verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens erstreckender Schlitz eingefräst wird,

sodann die horizontal verfahrbaren Spreizarme einer Hebeeinrichtung bis in Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen aufliegt gebracht werden;

danach werden die horizontal verfahrbaren Spreizarme mit ihren keilförmigen, hori-zontalen Schenkeln unter den Rahmen in die Mörtelfuge gedrückt;

anschließend wird der Rahmen mittels der Hebeeinrichtung ausgehoben, ein neuer Rahmen eingesetzt und der Schlitz vergossen,

ohne die Angebotsempfänger bzw. die Abnehmer unübersehbar schriftlich darauf hinzuweisen, dass Bohrgerät und Ringknacker nebst Hebeeinrichtung ohne die Zustimmung des Klägers nicht für das vorstehend beschriebene Verfahren eingesetzt werden dürfen,

2.

dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang er (der Beklagte) seit dem 19. Mai 2000 Handlungen der unter 1. bezeichneten Art vorgenommen hat, und zwar unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses und unter Angabe

a)

der Herstellungsmengen und -zeiten,

b)

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c)

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d)

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e)

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch Abzug von Fixkosten und variablen Kosten gemindert ist,

wobei zum Nachweis der Angaben zu b) die betreffenden Lieferbelege (wie Rech-nungen, Liefer- und Zollpapiere) vorzulegen sind.

II.

Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 19. Mai 2000 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger zu 10% und dem Beklagten zu 90 % auferlegt.

V.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für den Kläger jedoch nur gegen Sicherheitsleistung von 350.000,-- EUR. Der Kläger darf die Zwangsvollstreckung des Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung von 1.200,-- EUR abwenden, wenn nicht der beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

VI.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 350.000,-- EUR festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des europäischen Patents xxxxxxxxxx (Anlage K 1, Klagepatent), welches unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 22.03.1996 am 1.02.1997 angemeldet und dessen Erteilung am 19.04.2000 öffentlich bekannt gemacht wurde.

Das Klagepatent, zu dessen Benennungsstaaten die Bundesrepublik Deutschland gehört, betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Auswechseln eines in einer Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung. Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Verfahrensanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

”Verfahren zum Auswechseln eines in einer Asphaltdecke eingelassenen Rahmens (7) einer Schachtabdeckung, wobei horizontal verfahrbare Spreizarme (6) einer Hebeeinrichtung (5) bis in Höhe einer Mörtelfuge, auf der der Rahmen (7) aufliegt, gebracht und dann mit ihren keilförmigen horizontalen Schenkeln unter den Rahmen (7) in die Mörtelfuge gedrückt werden, danach ein konzentrisch außenseitig des Rahmens (7) verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens (7) erstreckender Schlitz eingefräst wird, anschließend der Rahmen (7) mittels der Hebeeinrichtung (5) ausgehoben, ein neuer Rahmen (7) eingesetzt und der Schlitz vergossen wird.”

Die nachfolgende Handskizze veranschaulicht die grundsätzliche Anordnung einer Schachtabdeckung auf einem im Straßenbau üblicherweise verwendeten Kanalschacht. Die Darstellung macht deutlich, dass der vorhandene Schachtrahmen im Bedarfsfall nicht nur auf seiner Unterseite aus der vorhandenen Mörtelfuge gelöst, sondern darüber hinaus seitlich aus der Asphaltdecke befreit werden muss.

Die nachstehende Figur 1 der Klagepatentschrift gibt eine Vorrichtung wieder, mit der die Rahmen von Schachtabdeckungen gemäß dem Verfahren des Klagepatents ausgewechselt werden können.

Der Beklagte vertreibt Gerätschaften und Materialien, die für die Reparatur und das Auswechseln von Kanalschachtrahmen, Schächten, Kanälen und Sielen geeignet sind. Ausweislich des Prospektes gemäß Anlage K 3 gehören zum Sortiment des Beklagten u.a. ein Bohrgerät mit der Bezeichnung ZIMBO-01 sowie ein ”Ringknacker” mit der Artikelnummer 17.01.001. Von beiden Gegenständen sind nachfolgend Ablichtungen aus dem oben bezeichneten Prospekt wiedergegeben.

Des Weiteren hat der Beklagte der xx Bau GmbH am 28.06.2002 ein "Angebot für Straßenkontrollschachtsanierung” unterbreitet (Anlage K 7), welches nachfolgend auszugsweise eingeblendet ist.

Der Kläger ist der Ansicht, dass der Beklagte das patentierte Verfahren durch die in dem oben wiedergegebenen Schreiben beschriebenen Arbeitsschritte in äquivalenter Weise verletzt. Zudem - so meint er - stelle der Vertrieb der Fräseinrichtung und des Ringknackers - und zwar gemeinsam oder einzeln - eine mittelbare Patentverletzung des Verfahrensanspruchs dar. Vorliegend nimmt er den Beklagten deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz in Anspruch.

Der Kläger beantragt,

den Beklagten sinngemäß wie erkannt zu verurteilen,

wobei er darüber hinaus beantragt, dem Beklagten den Vertrieb der Bohrkrone allein oder des Ringknackers allein zu untersagen und ihn für den Fall der Lieferung zu verpflichten, mit den Abnehmern eine Vertragsstrafenvereinbarung zu treffen. Weiterhin begehrt er für die gesamte Rechnungslegung die Vorlage von Belegen.

Der Beklagte beantragt,

1. die Klage abzuweisen;

2. hilfsweise,

a) den Rechtsstreit im Hinblick auf eine von ihm noch zu erhebende Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent auszusetzen,

b) ihm Vollstreckungsschutz zu gewähren.

Der Beklagte bestreitet die ihm vorgeworfene Patentverletzung. Mit dem angebotenen Verfahren wende er lediglich den vorbekannten freien Stand der Technik an. Im Zeitpunkt der Anmeldung des Klagepatents habe es diverse Gerätschaften gegeben, die dem Fachmann nahegelegt hätten, Schachtabdeckungen in der Weise auszuwechseln, wie dies von ihm praktiziert werde. Hinsichtlich des geltend gemachten Aussetzungsbegehrens trägt er vor, dass bis zum 18. Januar 2005 eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben werden solle.

Der Kläger tritt dem Aussetzungsbegehren entgegen.

Mit Schriftsatz vom 12.01.2005 (GA 77,78) hat der Beklagtenvertreter - nach Schluss der mündlichen Verhandlung - eine von ihm am gleichen Tage erhobene Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent zur Akte gereicht.

Wegen des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Anlagen verwiesen.

Gründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Der Beklagte verletzt mit dem Angebot, Schachtrahmen auszutauschen, das Klagepatent unmittelbar. Der gemeinsame Vertrieb von Bohrkrone und ”Ringknacker” stellt ferner eine mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 1 dar. Der Kläger kann deswegen im zuerkannten Umfang von dem Beklagten Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatz begehren. Unbegründet ist das Klagebegehren lediglich insoweit, als sich der Kläger auch gegen den isolierten Vertrieb der Bohrkrone und des "Ringknackers” wendet, als er im Umfang der gesamten Rechnungslegungsangaben die Vorlage von Belegen fordert und im Falle eines Vertriebs von Bohrkrone und "Ringknacker” die Verurteilung des Beklagten zur Vereinbarung einer Vertragsstrafenvereinbarung anstrebt.

I.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren (Anspruch 1) und eine Vorrichtung (Anspruch 2) zum Auswechseln eines in einer Asphaltdecke eingelassenen Rahmens einer Schachtabdeckung.

Nach den einleitenden Bemerkungen der Klagepatentschrift war es im Stand der Technik bekannt, Rahmen einer Schachtabdeckung durch druckluftbetriebene Werkzeuge, wie Presslufthämmer oder dergleichen, aus ihrem Verbund mit der Asphaltdecke zu lösen. Die Klagepatentschrift kritisiert an dieser Vorgehensweise, dass es zu unkontrollierten Ausbrechungen der Asphaltdecke kommt, die eine anschließende aufwändige Reparatur notwendig machen (Spalte 1 Zeilen 17 bis 20).

Ein weiteres, bereits vorteilhafteres Verfahren ist nach den Ausführungen der Klagepatentschrift aus der xxxxxxxxxxxx (Anlage K 4) bekannt. Die Schrift offenbart eine Fräsvorrichtung für Einstiegsschächte, die eine Entfernung des Einstiegsschachts mit Hilfe einer Mehrzahl von Greifhebelanordnungen ermöglicht. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 12 verdeutlicht dies anhand eines Ausführungsbeispiels.

Bei dem Verfahren wird zunächst ein konzentrischer Schlitz zwischen dem Rahmen der Schachtabdeckung und der Straßenoberfläche gefräst, bevor die mit dem Bezugszeichen (80) versehenen Greifhebelanordnungen gegen den inneren Rand des Rahmens gedrückt werden. Durch die so entstehende kraftschlüssige Verbindung kann der aus der Asphaltdecke gelöste Rahmen von der Vorrichtung angehoben und nach Durchführung von Niveauausgleichsarbeiten wieder eingesetzt werden.

Ausgehend von dem vorstehend erläuterten Stand der Technik stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, ein Verfahren zu schaffen, das weitgehend automatisierbar ist und ein Auswechseln des Rahmens ohne wesentliche Nacharbeit bzw. Vorbereitung der Baustelle möglich macht.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 1 ein Verfahren mit der Kombination der folgenden Merkmale vor:

(1) Verfahren zum Auswechseln eines Rahmens (7) einer Schachtabdeckung, wobei der Rahmen (7)

(a) in einer Asphaltdecke eingelassen ist und

(b) auf einer Mörtelfuge aufliegt.

(2) Horizontal verfahrbare Spreizarme (6) einer Hebeeinrichtung (5) werden bis in Höhe der Mörtelfuge gebracht.

(3) Sodann werden die horizontal verfahrbaren Spreizarme (6) mit ihren keilförmigen, horizontalen Schenkeln unter den Rahmen (7) in die Mörtelfuge gedrückt.

(4) Danach wird ein konzentrisch aussenseitig des Rahmens (7) verlaufender, sich in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens (7) erstreckender Schlitz (in die Asphaltdecke) eingefräst.

(5) Anschließend wird der Rahmen (7) mittels der Hebeeinrichtung (5) ausgehoben, ein neuer Rahmen (7) eingesetzt und der Schlitz vergossen.

Das Auswechseln eines Schachtrahmens nach dem Verfahren des Klagepatents ermöglicht es, die Asphaltdecke weitgehend unbeschädigt zu belassen, so dass nachfolgende Reparaturarbeiten in größerem Umfang entfallen. Weiterhin bringt das Verfahren eine erhebliche Kostenreduzierung mit sich, die aus den sehr kurzen Reparaturzeiten, einem geringen Materialaufwand sowie sich ergebenden Verkürzungen von Verkehrsbehinderungszeiten resultieren.

II.

1. Die von dem Beklagten angebotenen Schachtsanierungsarbeiten (Anlage K 7) verletzen das Klagepatent unmittelbar.

a) Zwar liegt eine wortsinngemäße Benutzung des geschützten Verfahrens nicht vor und wird vom Kläger auch nicht geltend gemacht, weil die Verfahrensschritte gemäß den Merkmalen (3) und (4) nicht in der vom Klagepatent vorgesehenen Abfolge, sondern in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

b) Der Kläger macht jedoch zutreffend geltend, dass mit Blick auf die angegriffene Vorgehensweise eine äquivalente Benutzung gegeben ist.

Anders als der Beklagte meint, kann die technische Lehre des Verfahrensanspruchs 1 nicht auf den Einsatz einer einzigen Vorrichtung beschränkt verstanden werden, die sämtliche Verfahrensschritte nacheinander ausführen kann und deshalb, einmal über dem Schachtrahmen in Position gebracht, dort verbleibt, bis der letzte Schritt des patentierten Verfahrens abgeschlossen ist. Zwar beschreibt der Vorrichtungsanspruch 2 des Klagepatents eine derartige Konstruktion; wegen der rechtlichen Nebenordnung von Verfahrens- und Vorrichtungsanspruch im Klagepatent verbietet es sich indessen, die in den Patentanspruch 2 aufgenommene Beschränkung auch in den selbständigen Verfahrensanspruch 1 hinein zu interpretieren. Für die Auffassung des Beklagten bedürfte es deshalb im Patentanspruch 1 selbst konkreter Anhaltspunkte dahingehend, dass ein Gerätewechsel bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ausgeschlossen sein soll. Sie gibt es - wie der Kläger zurecht geltend macht - nicht. Aus den Merkmalen (2), (3) und (5) folgt zwar, dass mit derselben Hebeeinrichtung die Mörtelfuge gesprengt und der Schachtrahmen herausgehoben werden soll. Merkmal (4) ordnet darüber hinaus lediglich an, dass der Rahmen zwischen diesen beiden Schritten schlitzartig aus der Asphaltdecke gefräst werden soll. Anspruch 1 verhält sich in keiner Weise dazu, mit welcher Vorrichtung die Fräsarbeiten zu verrichten sind. Es fehlt deswegen an einer tragfähigen Grundlage für die Annahme, dass der Fräsvorgang mit derselben Gesamtvorrichtung ausgeführt werden muss, der auch die Hebeeinrichtung beherbergt. Fraglos ist eine solche Anordnung in der Handhabung zweckmäßig. Dem Wortlaut von Patentanspruch 1 entspricht aber gleichermaßen eine Vorgehensweise mit zwei Vorrichtungen, nämlich einer Fräseinheit und einer Hebevorrichtung zum Aufsprengen des Mörtelbetts, die im dreimaligen Wechsel - (1) Hebeeinrichtung zum Sprengen des Mörtelbetts, (2) Fräskopf zum Einbringen des Schlitzes in den Asphalt, (3) Hebeeinrichtung zum Herausheben des gelösten Schachtrahmens - zum Einsatz kommen. Auch bei einer solchen Handhabung wären die Merkmale (2) bis (5) vollständig verwirklicht, nämlich gewährleistet, dass

horizontal verfahrbare Spreizarme einer Hebeeinrichtung bis in Höhe der( Mörtelfuge gebracht,

sodann die horizontal verfahrbaren Spreizarme mit ihren keilförmigen,( horizontalen Schenkeln unter den Schachtrahmen in die Mörtelfuge gedrückt werden,

danach ein konzentrisch aussenseitig des Schachtrahmens verlaufender, sich( in seiner Tiefe zumindest bis zur Unterkante des Rahmens erstreckender Schlitz in die Asphaltdecke eingefräst wird

und anschließend der Rahmen mittels der Hebeeinrichtung ausgehoben, ein( neuer Rahmen eingesetzt und der Schlitz vergossen wird.

Zu einer anderen Betrachtung im Sinne des Standpunktes des Beklagten gibt auch die Patentbeschreibung keinen Anlass. Soweit die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung eine weitgehend automatisierbare Auswechslung von Schachtrahmen erwähnt, ist damit angesichts des in der Patentschrift gewürdigten Standes der Technik gemeint, dass diejenigen Maßnahmen, die zur Auswechslung erforderlich sind, nicht manuell (mit Presslufthämmern oder dergleichen), sondern automatisiert vorgenommen werden. Das verlangt nicht, dass sämtliche Arbeiten von einer einzigen Maschine, die sämtliche Funktionen zur Verfügung stellt, ausgeführt werden müssen, sondern bedeutet nur, dass jeweils selbsttätig arbeitende Geräte zum Einsatz kommen, dass also weder das Lösen des Schachtrahmens vom Asphalt noch das Knacken des Mörtelbetts noch das Ausheben des Schachtrahmens von Hand geschieht. Dass dem so ist, belegen nachdrücklich die Vorteilsangaben der Patentschrift in Spalte 1 Zeilen 34 bis 48, wo es heißt:

"Beim Auswechseln eines Rahmens im Sinne des erfindungsgemäßen Verfahrens bleibt die Asphaltdecke weitgehend unbeschädigt, so dass nachfolgende Reparaturarbeiten in größerem Umfang, wie sie bisher erforderlich waren, entfallen.

Lediglich der in seiner Breite recht klein zu haltende Schlitz ist nach einem Einsatz eines neuen Rahmens auszugießen, wobei die Vergussmasse aus einem Kunststoffmörtel besteht, auf die bis zum Asphaltdeckenabschluss eine bituminöse Fugenvergussmasse aufgebracht wird.

Die Absperrzeit dieser Vergussmassen ist relativ kurz, so dass eine üblicherweise mit dem Auswechseln verbundene Verkehrsbehinderung nach entsprechend kurzer Zeit aufgehoben ist.”

Im anschließenden Beschreibungstext (Spalte 1 Zeilen 49 bis 54) werden die Vorzüge des neuen Verfahrens zusammenfassend wie folgt erläutert:

"Das gesamte erfindungsgemäße Verfahren bringt eine erhebliche Kosteneinsparung mit sich, resultierend aus den jetzt möglichen sehr kurzen Reparaturzeiten, einem geringen Materialaufwand sowie der aus den erwähnten Gründen sich ergebenden Verkürzungen von Verkehrsbehinderungen.”

Keiner der herausgestellten Zeit- und Kostenvorteile hängt ursächlich damit zusammen, dass eine einzige Vorrichtung zum Einsatz gebracht wird. Maßgeblich für ihren Eintritt ist vielmehr, dass keine manuellen Arbeiten mehr stattfinden, die größere Schäden verursachen und dementsprechend (kosten- und zeitintensive) Nacharbeiten erfordern. Auch wenn nacheinander eine Hebeeinrichtung und ein davon gesonderter Fräskopf zum Einsatz gelangen, ist deshalb festzustellen, dass diejenigen Vorteile erzielt werden, die die Klagepatentschrift dem erfindungsgemäßen Verfahren zuschreibt.

Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses ist dem Kläger in seiner Einschätzung zu folgen, dass dem Fachmann anhand der Klagepatentschrift ohne weiteres einsichtig ist, dass er ein mit dem im Wortsinn liegenden Verfahren gleichwirkendes Sanierungsverfahren erhält, wenn zuerst gefräst und danach die Mörtelfuge aufgebrochen und der Schachtrahmen herausgehoben wird.

c) Der Beklagte kann sich im vorliegenden Fall nicht erfolgreich auf den Formstein-Einwand berufen.

aa) Die praktizierte Sanierungstechnik ist dem Fachmann zwar durch den für den Prioritätszeitpunkt des Klagepatents maßgeblichen Stand der Technik nahegelegt, wie er in der xxxxxxxxx (Anlage K 4) und der xxxxxxxx (Anlage L 5) dokumentiert ist:

Die erstgenannte Schrift zeigt bereits eine Vorrichtung, mit der es gelingt, den Asphalt rings um den Schachtrahmen freizufräsen. In der Entgegenhaltung ist ein Knacken der Mörtelfuge nicht vorgesehen. Wie der Kläger selbst vorträgt, findet dies seinen Grund allerdings darin, dass eine solche Fuge in den USA nicht gebräuchlich ist, weswegen es zum Herauslösen des Schachtrahmens genügt, nur die seitliche Verbindung des Rahmens zur Asphaltdecke durch Fräsen zu beseitigen. Der Durchschnittsfachmann, der ein in Europa taugliches Verfahren entwickeln will, ist sich bei dieser Sachlage darüber im Klaren, dass er die aus der xxxxxxxxxxxx geläufige Vorrichtung um eine Funktion - sei sie nun Teil derselben, modifizierten Vorrichtung oder Gegenstand eines weiteren Gerätes - ergänzen muss, so dass die Möglichkeit besteht, den Schachtrahmen auch unterseitig aus seinem Mörtelbett zu befreien.

Eine Anregung für die notwendige Funktionserweiterung erhält der Fachmann aus der xxxxxxxxxxxx, deren Figur 1 nachfolgend zur Veranschaulichung wiedergegeben ist.

Die Schrift zeigt dem Fachmann keilförmige Spreizarme, die horizontal verfahren werden können und den Schachtrahmen von seinem Sitz lösen. Auf Seite 3 Zeilen 12 bis 23 heißt es im Einzelnen:

"Die Zugarme (14) weisen an ihrem unteren Ende jeweils mindestens einen radial zur Außenseite gerichteten keilförmigen Vorsprung (16) auf, der zum Absprengen des festsitzenden Schachtrahmens und zum Untergreifen des Schachtrahmens dient, um ihn anzuheben. Damit dieser keilförmige Vorsprung (16) an jedem Zugarm (14) gut in die Eingriffstellung gebracht werden kann, weist der Schachtrahmen (2) an seiner Unterseite vorzugsweise gleichmäßig verteilt angeordnete Nischen (17) auf, in die jeweils ein Vorsprung (16) eingreift, während der Schachtrahmen im übrigen auf dem darunter befindlichen Betonrahmen (3) plan aufliegt.”

Zwar offenbart die Schrift keine Mörtelfuge und greifen die Spreizarme in Nischen (17) ein, die an der Unterseite des Schachtrahmens vorgesehen sind. Für den Fachmann bedarf es jedoch keiner besonderen Überlegungen, dass die Spreizarme in dem Fall, in dem der Schachtrahmen auf einer Mörtelfuge aufliegt (wie dies der üblichen Verlegesituation in Europa entspricht), in gleicher Weise geeignet ist, den Schachtrahmen vom Mörtelbett abzusprengen. Bereits nach der Offenbarung der xxxxxxxxxxx sind die Spreizarme im übrigen dazu vorgesehen, den Schachtrahmen, nachdem er vom Untergrund gelöst worden ist, anzuheben. Zwar sieht die Schweizer Schrift selbst keine Fräsvorrichtung vor. Für den Fachmann ist es jedoch offensichtlich, dass die xxxxxxxxxxxx im Vergleich zu einem gewaltsamen Herausbrechen des Rahmens aus dem Asphalt, wie es die xxxxxxxxxx lehrt, bereits die wesentlich vorteilhaftere Lösung bietet, die es im Ausgangspunkt beizubehalten gilt. Er wird deshalb die in der Schweizer Patentschrift beschriebene Vorrichtung als bloße Ergänzung zum Gegenstand der xxxxxxxxxx begreifen, die eine Möglichkeit eröffnet, den Schachtrahmen auf seiner Unterseite zu lösen.

Bei einer Zusammenschau beider Schriften ist die Hebeeinrichtung zwar doppelt vorhanden, weil sie sowohl Bestandteil der Vorrichtung nach der xxxxxxx als auch Bestandteil der Vorrichtung nach der xxxxxxxx ist. Dem Fachmann ist jedoch unmittelbar einsichtig, an welcher der beiden Vorrichtungen er am leichtesten und an welcher der Vorrichtungen er auf keinen Fall auf sie verzichten kann. Unverzichtbar sind die als Tragvorrichtung dienenden Spreizarme im Rahmen der Vorrichtung nach der xxxxxxxxxx, und zwar schon deshalb, weil ansonsten keinerlei Vorrichtungsteil vorhanden wäre, das die Mörtelfuge sprengen könnte. Bleibt deshalb, weil dies so sein muss, die Vorrichtung nach der xxxxxxx mit einer Hebeeinrichtung versehen, so kann auf sie, um einen unnötigen doppelten Aufwand zu vermeiden, bei der Fräseinheit nach der xxxxxxxxx auf sie verzichtet werden. Der Fachmann gelangt so zu zwei Geräten, nämlich eine um die Hebeeinrichtung verschlankte Fräseinheit nach dem Vorbild der xxxxxxxxxx und einer Anhebevorrichtung nach dem Beispiels der xxxxxxx, die mit ersichtlichen Einsatzvorteilen gehandhabt werden können. Zunächst kann die Fräseinheit zum Einsatz gebracht werden, um den Schachtrahmen seitlich vom Asphaltbelag zu trennen. Danach kann unter Verwendung der Anhebevorrichtung die Mörtelfuge gesprengt und der damit vollständig gelöste Schachtrahmen herausgehoben werden.

Aus dem Stand der Technik ist dem Fachmann deshalb eine Vorgehensweise nahegelegt, wie sie exakt dem angegriffenen Verfahren entspricht, bei dem als erstes mittels des Bohrgerätes um den Schachtrahmen ein diesen vom Asphalt freilegender Frässchnitt angebracht und der Schachtrahmen danach mittels des Ringknackers aus dem Mörtelbett gebrochen und herausgehoben wird.

bb) Der Beklagte kann gleichwohl mit dem geltend gemachten Formstein-Einwand nicht durchdringen.

Der Formsteineinwand erfährt eine wichtige sachliche Einschränkung dadurch, dass aufgrund der geltenden Kompetenzverteilung zwischen Erteilungsinstanzen einerseits und Verletzungsgerichten andererseits die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Patents ausschließlich dem Patentamt vorbehalten ist, das Verletzungsgericht die Patenterteilung als gegeben hinzunehmen hat und an die im Erteilungsverfahren getroffene Entscheidung ohne eigene Prüfungsmöglichkeit gebunden ist. Die Erörterung, ob die angegriffene Ausführungsform mit Rücksicht auf den Stand der Technik keine patentfähige Erfindung darstellt, hat diese Prinzipien zu beachten und darf sich nicht im Widerspruch zu ihnen setzen. Dies bedingt, dass die Zugehörigkeit der als äquivalent angegriffenen Ausführungsform zum Schutzbereich nicht allein mit solchen Erwägungen verneint werden kann, die - in gleicher Weise auf den Gegenstand des Klagepatents angewendet - zu der Feststellung führen müssten, das Schutzrecht enthalte keine patentfähige Lehre zum technischen Handeln (BGH, GRUR 1997, 454 - Kabeldurchführung).

Exakt solches wäre vorliegend der Fall. Wie oben ausgeführt, legen die xxxxxxxxx und die xxxxxxxxxxxx in ihrer Kombination dem Fachmann eine Umgestaltung des Vorhandenen dergestalt nahe, dass die Hebeeinrichtung allein noch bei der Vorrichtung nach der Schweizer Patentschrift vorgesehen ist, wohingegen sie bei der Fräseinheit nach der xxxx als überflüssig entfällt. Bei dieser Ausgangslage, d.h. dem Vorhandensein zweier Vorrichtungen, die jeweils einen Teil der notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchführen können, steht der Fachmann unausweichlich vor der Frage, in welcher Reihenfolge er die Gerätschaften zum Einsatz bringen will. Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, die dem Fachmann als in Betracht kommende Alternativen unmittelbar vor Augen stehen. Als erste Variante ist es denkbar, mit der modifizierten Vorrichtung nach der xxxxxxxxx zu fräsen und danach mit der Vorrichtung nach der xxxxxxxxxxx das unterseitige Mörtelbett aufzubrechen und den Schachtrahmen herauszuheben. Die zweite - hierzu alternative - Vorgehensweise verläuft genau umgekehrt und entspricht dem Wortlaut des Klagepatents: Als erstes kommt die Hebeeinrichtung nach der xxxxxxxxx zum Einsatz, um den Schachtrahmen aus dem Mörtelbett zu lösen. Anschließend wird die modifizierte Fräseinheit nach der xxxxxxxxxx angesetzt, um den Rahmen seitlich aus der Asphaltdecke zu fräsen. Zu guter Letzt wird der - nunmehr allseits gelöste - Schachtrahmen, wiederum mit der Hebeeinrichtung nach der xxxxxxxxxx, herausgehoben.

Fraglos erkennt der Fachmann, dass die erstgenannte Handhabung wesentlich effektiver als die zweite Variante ist, bei der die Vorrichtungen wiederholt und im gegenseitigen Wechsel über dem Schachtrahmen platziert und zum Einsatz gebracht werden müssen. Dies ändert aber nichts daran, dass der Fachmann aufgrund derselben naheliegenden Überlegungen, die ihm auf der Grundlage der xxxxxxx und der xxxxxxxxx zu der angegriffenen Verfahrensweise des Beklagten führen, auch zu der hierzu alternativen Vorgehensweise leiten, wie sie im Wortlaut des Klagepatents unter Schutz gestellt ist. Dass die zweite Verfahrensweise ersichtlich unvorteilhaft ist, kann die Erfindungshöhe nicht begründen. Denn eine technische Lehre wird nicht dadurch zu einer Erfindung, dass der Fachmann eine voraussehbar ungünstige Lösung wählt und die damit verbundenen Nachteile sehenden Auges in Kauf nimmt (vgl. BGH, GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe).

Die Zulassung und Berücksichtigung des im Rahmen des Formstand-Einwandes geltend gemachten Standes der Technik würde mithin dazu führen, dass in unzulässiger Weise die Patentfähigkeit des in seinem Rechtsbestand nicht angegriffenen Klagepatents in Frage gestellt würde.

2.a) Angebot und Lieferung der angegriffenen Einheit aus Bohrgerät und Ringknacker verletzen den Verfahrensanspruch 1 des Klagepatents mittelbar (§ 10 PatG).

Bei den genannten Gegenständen handelt es sich um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element des geschützten Verfahrens beziehen. Mit ihrer Hilfe ist es - wie ausgeführt - möglich, den Verfahrensanspruch des Klagepatents äquivalent zu verwirklichen, was zugleich die Feststellung trägt, dass die Gerätschaften objektiv dazu geeignet sind, für das geschützte Verfahren verwendet zu werden. Es ist weiterhin offensichtlich, dass die Abnehmer des Beklagten nicht zur Benutzung des Klagepatents berechtigt sind und die angebotene Bohrkrone nebst "Ringknacker” dazu vorsehen werden, in äquivalent patentverletzender Weise zu gebrauchen. Das letztere und die subjektive Kenntnis des Beklagten von dieser Verwendungsbestimmung seiner Abnehmer folgen aus den eignen Werbeangaben des Beklagten, mit denen er - wie aus Anlage K 3 ersichtlich - die Benutzung von Bohrkrone und "Ringknacker” exakt in der oben als patentverletzend erkannten Weise beschreibt. Für die rechtliche Beurteilung spielt es keine Rolle, ob die besagten Geräte (Bohrkrone und "Ringknacker”) gleichzeitig oder sukzessive geliefert werden, solange sie vom Beklagten nur demselben Abnehmer zur Verfügung gestellt werden.

b) Eine mittelbare Verletzung gemäß § 10 PatG scheidet aus, soweit der Kläger dem Beklagten auch die separate Veräußerung von Bohrkrone oder Ringknacker untersagen lassen will. Einzeln können beide Geräte weder ein das erfindungsgemäße Verfahren ausführendes Gerät des Klägers ergänzen noch gestatten sie sonst die Durchführung des Verfahrens nach dem Klagepatent. Möglich ist solches erst mit dem Bohrgerät und dem Ringknacker zusammen.

III.

Da der Beklagte von der technischen Lehre des Klagepatents widerrechtlich - unmittelbar und mittelbar - Gebrauch gemacht hat, kann der Kläger Unterlassung und Schadenersatz in dem zuerkannten Umfang verlangen Art. 64 EPÜ, § 139 PatG. Hinsichtlich des mittelbaren Verletzungstatbestandes sind vom Kläger keine Umstände vorgetragen worden, aus denen sich ergibt, dass der Beklagte im Falle des Lieferns der Bohrkrone nebst "Ringknacker” mit seinen Abnehmern eine Vertragsstrafenvereinbarung treffen müßte, um die Beachtung des klägerischen Schutzrechts zu gewährleisten. Insoweit ist dem auf ein solches Vertragsstrafenversprechen gerichteten Antrag nicht zu entsprechen. Da die Entstehung eines Schadens bei dem Kläger wahrscheinlich ist und er ohne sein Verschulden nicht dazu imstande ist, diesen zu beziffern, ist der Beklagte im Hinblick auf die zu Ziffer I.1. des Urteilsausspruchs beschriebenen Verletzungshandlungen gemäß §§ 242, 259 BGB, § 140b PatG zur Auskunft und Rechnungslegung im Umfang des Urteilsausspruchs zu Ziffer I.2. verpflichtet, damit der Kläger in die Lage versetzt wird, den ihm entstandenen Schaden beziffern und Kenntnis über Herkunft und Vertriebsweg erhalten zu können. Soweit der Kläger mit dem Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auch die Vorlage näher bezeichneter Belege verlangt, ist sein Begehren nur im Umfang des Auskunftsanspruchs gemäß § 140b PatG gerechtfertigt. Zwar hat das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 16.12.2004 (I-2 U 71/03) die Auffassung vertreten, dass der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung wegen Patentverletzung in der Regel keinen Anspruch auf Vorlage von Belegen beinhaltet, sondern nur eine nachvollziehbare und plausible Offenbarung derjenigen Angaben durch den Verletzer verlangt, deren der Kläger als Verletzter zur Wahrung seiner Rechte bedarf. Die Kammer folgt dem jedoch nicht. Die Auffassung des OLG Düsseldorf übersieht die Entscheidung des BGH "Cartier-Ring” (GRUR 2003, 433), die dem Verletzten nicht nur in Produktpiraterie-Fällen, sondern allgemein bei Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts einen die Drittauskunft ergänzenden Anspruch auf Belegvorlage zuerkennt. Im Umfang der Rechnungslegungsangaben nach §§ 242, 259 BGB steht einer Anordnung der Belegvorlage entgegen, dass § 259 Abs. 1 BGB eine Vorlagepflicht nur unter der Voraussetzung vorsieht, dass sie der Üblichkeit entspricht. Dafür ist vom Kläger nichts vorgetragen worden.

IV.

Eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits kommt nicht in Betracht. § 148 ZPO bestimmt, dass das Gericht einen Rechtsstreit dann aussetzen kann, wenn die Entscheidung dieses Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. Vorliegend fehlt es bereits an dem Erfordernis eines anderen anhängigen Rechtsstreits, da zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung am 21.12 2004 die erst am 12.01.2005 eingereichte Nichtigkeitsklage noch nicht erhoben war.

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichte Nichtigkeitsklage rechtfertigt auch keine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Zwar geht die Kammer - wie sich aus den Erörterungen zum Formstein-Einwand ergibt - davon aus, dass die Nichtigkeitsklage voraussichtlich zumindest teilweise Erfolg haben und der streitbefangene Verfahrensanspruch nicht in seiner erteilten Fassung bestehen bleiben wird. Nachdem die mündliche Verhandlung ordnungsgemäß geschlossen worden ist, besteht kein Anlass, nur deshalb von Neuem in die Verhandlung einzutreten, um dem Beklagten Gelegenheit zu geben, ein weiteres Verteidigungsmittel, welches ihm von Anfang an zu Gebote stand, in den Rechtsstreit einzuführen.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§709, 708 Nr. 11, 711 ZPO. Dem hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag des Beklagten war nicht zu entsprechen, da er für das Vorliegen der Voraussetzungen die eine solche Anordnung möglich machen, nicht vorgetragen hat, § 712 ZPO.

LG Düsseldorf:
Urteil v. 20.01.2005
Az: 4b O 16/04