Bundesgerichtshof:
Urteil vom 2. Dezember 2009
Aktenzeichen: I ZR 44/07

(BGH: Urteil v. 02.12.2009, Az.: I ZR 44/07)

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 31. Januar 2007 aufgehoben.

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 07 für Handelssachen, vom 20. Dezember 2005 wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen.

Tatbestand

Die Parteien geben Automobilzeitschriften heraus.

Der Kläger ist als Rechtsnachfolger der AC Verlagsgesellschaft mbH Inhaber der am 22. Juli 1996 angemeldeten und am 21. November 1996 unter anderem für Druckerei- und Verlagserzeugnisse, insbesondere Bücher und Zeitschriften, eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 39631911 "OFF ROAD":

An dieser Stelle befindet sich eine Wort-/Bildmarke.

Er verlegt unter Verwendung seiner Marke als Titel die Zeitschrift "OFF ROAD", die seit 1978 monatlich mit einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren erscheint.

Im Verlag des Beklagten, der zur Verlagsgruppe der Axel Springer AG gehört, erscheint die Zeitschrift "automobil TESTS". Seit Ende 2003 gibt der Beklagte ferner eine Zeitschrift unter dem Titel "automobil Extra 2005 OFFROAD" heraus. Bis zum Jahre 2004 benutzte er für die Titelgestaltung die aus der nachstehenden Schwarz-Weiß-Einblendung ersichtliche Aufmachung:

An dieser Stelle befindet sich eine Wort-/Bildmarke.

Der Kläger beanstandete diese Gestaltung mit Schreiben vom 15. September 2004 als Verletzung seiner Marken- und Titelrechte. Der Beklagte änderte daraufhin im Jahre 2005 die Titelaufmachung seiner Zeitschrift wie aus der nachfolgenden Schwarz-Weiß-Einblendung ersichtlich ab:

An dieser Stelle befindet sich eine Wort-/Bildmarke.

Der Kläger ist der Auffassung, beide Aufmachungen der Zeitschrift des Beklagten verletzten seine Marken- und Titelrechte. Er hat den Beklagten daher auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung seiner Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage antragsgemäß stattgegeben (OLG Hamburg MarkenR 2007, 281). Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt der Beklagte sein auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiter.

Gründe

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klageansprüche seien nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet. Hierzu hat es ausgeführt:

Der Beklagte verwende die angegriffenen Ausführungsformen markenmäßig. Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei knapp unterdurchschnittlich. Die Kennzeichnungskraft der von Haus aus für eine Automobilzeitschrift nicht glatt beschreibenden Klagemarke habe zwar durch die langjährige Benutzung als Zeitschriftentitel eine gewisse Stärkung erfahren. Gleichwohl sei der Grad der Kennzeichnungskraft nunmehr nur noch als knapp durchschnittlich einzustufen, weil inzwischen eine gewisse Gewöhnung des Verkehrs an die mittlerweile eingedeutsche englischsprachige Bezeichnung für alles eingetreten sei, was mit geländegängigen Fahrzeugen und damit zusammenhängenden sportlichen Aktivitäten jenseits befestigter Straßen zu tun habe. Es bestehe Warenidentität. Zwischen der Klagemarke und den angegriffenen Bezeichnungen des Beklagten sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne jedoch zu verneinen, weil die Zeichen nur eine schwache Ähnlichkeit in bildlicher und sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick auf den Bedeutungsgehalt aufwiesen.

Für die Bejahung der Verwechslungsgefahr reiche aber aus, dass das Publikum das Zeichen in dem Sinne mit der Marke gedanklich in Verbindung bringe, dass es trotz Auseinanderhaltens der Zeichen und der mit ihnen werbenden Unternehmen aufgrund der Zeichen- und Warenähnlichkeit von organisatorischen, vertraglichen oder sonstigen Verbindungen ausgehe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass beide Teile des zusammengesetzten Titels des Beklagten eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behielten.

Beide Bestandteile des Gesamtzeichens des Beklagten seien grafisch voneinander abgesetzt und gleichwohl aufeinander bezogen. Sie wiesen hierdurch auf ihre Gleichwertigkeit hin. Für die Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung beider Zeichenbestandteile sprächen auch die dem Verkehr bekannten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Zeitschriftenmarkt. So würden Sonderausgaben von Zeitschriften oder auf ein bestimmtes Thema hin ausgerichtete Zeitschriften unter dem eigentlichen (Dach-)Titel und einem weiteren, auf das spezielle Thema ausgerichteten weiteren Titelbestandteil herausgegeben. Ähnlich liege es hier. Zwar gebe der Beklagte kein "Mutterblatt" mit dem Titel "automobil" heraus. Unstreitig verfüge er jedoch über eine weitere Zeitschrift "automobil TESTS", aus der auch Artikel für die streitgegenständliche Zeitschrift "automobil OFFROAD" entnommen würden. Bereits aus den Titeln dieser Zeitschriften ergebe sich, dass der Beklagte den Bestandteil "automobil" wie ein Serienzeichen oder Dachzeichen verwende und der Bestandteil "TESTS" oder "OFFROAD" auf den Verkehr wie ein Zweitzeichen wirke. Die Rechtssätze der Entscheidung "THOMSON LIFE" des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften seien auch dann anzuwenden, wenn die ältere Marke wie hier mit einem Serien- oder Dachzeichen zu einem Gesamtzeichen verbunden worden sei, um eine Produktreihe zu kennzeichnen. Zwar könne nur von einer schwachen bildlichen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem Zeichenbestandteil "OFFROAD" der Verletzungsformen des Beklagten gesprochen werden. Es bestehe aber dem Klang und dem Bedeutungsgehalt nach Zeichenidentität, so dass unter Berücksichtigung einer knapp durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und der Produktidentität eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu bejahen sei.

Der Kläger müsse es auch nicht nach § 23 Nr. 2 MarkenG hinnehmen, dass der Beklagte den Zeichenbestandteil "OFFROAD" in seinem Gesamtzeichen für einen Zeitschriftentitel benutze, weil diese Verwendung gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG verstoße.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des klageabweisenden landgerichtlichen Urteils. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten nicht zu.

1. Die Auffassung des Berufungsgerichts, der Kläger könne nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG beanspruchen, dass der Beklagte die beanstandete Verwendung der Titel für eine Automobilzeitschrift unterlässt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Annahme, im Streitfall bestehe zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

a) Das Berufungsgericht ist zwar mit Recht davon ausgegangen, dass eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in ein zusammengesetztes Zeichen aufgenommen wird, in dem er neben einem Unternehmenskennzeichen oder einem Serienzeichen eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die so gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 33 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-Inter-Connect; Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 37 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal).

b) Die Auffassung des Berufungsgerichts, in den zusammengesetzten Titeln des Beklagten behielten beide Teile - und damit auch der der Klagemarke ähnliche Bestandteil "OFFROAD" - eine selbstständig kennzeichnende Stellung, beruht aber, wie die Revision mit Recht beanstandet, auf rechtsfehlerhaften Erwägungen.

aa) Eine Unternehmensbezeichnung enthalten die beanstandeten Titel des Beklagten neben dem Bestandteil "OFFROAD" nicht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte verwende den Bestandteil "automobil" in den beanstandeten Titeln wie ein Serien- oder Dachzeichen, wird von den Feststellungen nicht getragen. Die Bezeichnung "automobil" ist als Bestandteil eines Titels für eine Automobilzeitschrift glatt beschreibend. Zur Kennzeichnung einer solchen Zeitschrift fehlt ihr daher von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft und somit auch die Eignung, als ein auf die Herkunft der so bezeichneten Zeitschriften aus einem bestimmten Unternehmen hinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie für die Titel einer Reihe von Automobilzeitschriften verwendet zu werden. Auf eine solche Eignung kommt es zwar nicht an, wenn sich der Verkehr an einen - von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen - Stammbestandteil einer bereits existierenden Zeichenserie gewöhnt hat (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Tz. 64 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria [BAINBRIDGE]; BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG). Allein dem Umstand, dass der Beklagte eine weitere Zeitschrift mit dem Titel "automobil TESTS" herausgibt, kann angesichts des glatt beschreibenden Charakters der Bezeichnung "automobil" für eine Automobilzeitschrift jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht entnommen werden, der Verkehr verstehe "automobil" als den auf die Herkunft hinweisenden Stammbestandteil einer Zeichenserie des Beklagten.

bb) Die Hervorhebung eines Bestandteils durch die grafische Gestaltung oder durch seine Anordnung im Gesamtzeichen führt gleichfalls nicht bereits als solche zur Annahme seiner selbstständig kennzeichnenden Stellung, wenn der Verkehr gleichwohl von einem einheitlichen Kennzeichen ausgeht. Eine selbstständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "OFFROAD" der beanstandeten Bezeichnungen des Beklagten kann daher im Streitfall nicht daraus hergeleitet werden, dass der Bestandteil "automobil" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit deutlich größeren Buchstaben geschrieben ist, am Anfang des Gesamtzeichens steht und beide Bestandteile grafisch voneinander abgesetzt sind. Wie auch das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, sind die einzelnen Bestandteile der zusammengesetzten Titel des Beklagten gleichwohl aufeinander bezogen und gleichwertig. Für die Einheitlichkeit der Betrachtung der kennzeichenrechtlichen Wirkung der einzelnen Zeichenbestandteile spricht dabei vor allem ihr inhaltlicher Bezug. Während der Bestandteil "automobil" allgemein den Inhalt der so bezeichneten Zeitschrift beschreibt, verengt der Bestandteil "OFFROAD", wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, die Thematik auf den Bereich der Geländefahrzeuge.

2. Kann folglich die Auffassung des Berufungsgerichts, in den angegriffenen Titeln des Beklagten behielten beide Teile - nämlich neben dem Bestandteil "OFFROAD" auch der Bestandteil "automobil" - eine selbstständig kennzeichnende Stellung, aus Rechtsgründen keinen Bestand haben, und versteht der Verkehr, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, die von dem Beklagten verwendeten Bezeichnungen als Gesamtzeichen, so hat es bei dem Grundsatz zu bleiben, dass der Verkehr im Normalfall eine Kennzeichnung als Ganzes wahrnimmt und daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den die sich gegenüberstehenden Kennzeichen hervorrufen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 28, 30 - THOMSON LIFE). Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Wort-/Bildmarke "OFF ROAD" des Klägers und dem Titel "automobil OFFROAD" des Beklagten nur eine schwache Zeichenähnlichkeit in bildlicher und sprachlicher Hinsicht sowie eine etwas stärkere in Hinblick auf den Bedeutungsgehalt besteht, weil der - für eine Zeitschrift über Geländefahrzeuge gleichfalls mit einer beschreibenden Bedeutung versehene - Bestandteil "OFFROAD" den Gesamteindruck des Zeichens des Beklagten gegenüber dem weiteren Bestandteil "automobil" nicht eindeutig dominiert. Danach reicht die Ähnlichkeit der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrem Gesamteindruck nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht aus. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht ist bei der ihm als Tatrichter obliegenden Feststellung des Gesamteindrucks des Zeichens des Beklagten rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass auch ein Bestandteil, der - wie hier der Bestandteil "automobil" - eine beschreibende Angabe enthält, zum Gesamteindruck beitragen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 13.12.2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Tz. 37 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft, m.w.N.). Die Revisionserwiderung erhebt insoweit auch keine Rügen.

3. Mangels Verwechslungsgefahr fehlt es an einer Verletzung der Klagemarke, so dass dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten nicht aufgrund seiner Wort-/Bildmarke zustehen. Im Übrigen könnte sich der Beklagte gegenüber den Klageansprüchen, auch soweit sie auf eine Verletzung der Klagemarke gestützt worden sind, entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts mit Erfolg auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen (vgl. dazu unten unter III.).

III. Das Berufungsurteil ist somit aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil sie zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Das Berufungsgericht hat zwar dahinstehen lassen, ob der Kläger sich für die Klageansprüche auch auf eine Verletzung seiner Werktitelrechte (§ 5 Abs. 3 MarkenG) berufen kann. Etwaigen Ansprüchen des Klägers nach § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG stünde aber die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die Verwendung des Zeichenbestandteils "OFFROAD" durch den Beklagten verstoße gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass sich "OFFROAD" als Bezeichnung für sportliche Aktivitäten abseits der Straße mit geländegängigen Fahrzeugen durchgesetzt hat und die Verwendung dieser Bezeichnung als Titel für eine Zeitschrift über Geländewagen und damit zusammenhängende Themen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften der Zeitschrift i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG anzusehen ist. Es ist dabei weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es für die Beurteilung, ob ein Zeichen als beschreibende Angabe i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG benutzt wird und der Markeninhaber (oder der Inhaber eines Werktitelrechts an dem Zeichen) deshalb nicht das Recht hat, diese Benutzung zu untersagen, auf den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz ankommt. Die Frage, ob jedenfalls für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch (auch) auf den Zeitraum ab Aufnahme der Benutzung der beanstandeten Bezeichnung abzustellen ist, kann dahinstehen. Denn den Ausführungen des Berufungsgerichts, das in diesem Zusammenhang auf eine frühere Entscheidung von August 2004 Bezug nimmt, kann entnommen werden, dass es auch schon für den insoweit in Rede stehenden Zeitraum ab November 2003 von der beschreibenden Bedeutung der Bezeichnung "OFFROAD" i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist.

2. Der Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG steht nicht entgegen, dass der Beklagte den Begriff "OFFROAD" kennzeichenmäßig verwendet; auch eine etwaige Gefahr der Verwechslung mit dem geschützten Zeichen schließt die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht aus (vgl. BGHZ 181, 77 Tz. 27 - DAX; BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 17 = WRP 2008, 1202 - POST I). Sie begründete als solche allein auch noch keinen Verstoß gegen die guten Sitten (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 22 - POST I, m.w.N.).

3. Von einem Verstoß gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG ist auszugehen, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (vgl. Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung der Interessen der Beteiligten unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (BGHZ 181, 77 Tz. 29 - DAX, m.w.N.). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der Bezeichnung "OFFROAD" durch den Beklagten entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht unlauter ist.

Dem Berufungsgericht kann bei seiner gegenteiligen Würdigung schon nicht darin gefolgt werden, dass der Beklagte die Bezeichnung "OFFROAD" so benutzt, dass die beschreibende Bedeutung hinter der kennzeichenmäßigen Verwendung zurücktritt. Durch die gemeinsame Verwendung mit dem weiteren Bestandteil "automobil" in einem vom Verkehr als Gesamtzeichen aufgefassten zusammengesetzten Zeitschriftentitel bleibt die beschreibende Bedeutung vielmehr im Gegenteil gerade erhalten, weil der Verkehr, wie auch das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang angenommen hat, die beiden Bestandteile als gleichwertig ansieht und in dem Sinne aufeinander bezieht, dass mit dem Titelbestandteil "OFFROAD" das speziellere Thema der so betitelten Zeitschrift bezeichnet ist. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es bei § 23 Nr. 2 MarkenG anders als bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG auch nicht darauf an, ob dem Beklagten andere Benutzungsalternativen zur Verfügung stehen (vgl. BGH, Urt. 2.4.2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Tz. 30 = WRP 2009, 839 - POST/RegioPost ).

Der Beklagte hat mit den angegriffenen Bezeichnungen einen hinreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zu verstoßen. In bildlicher Hinsicht bestehen, wie auch das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, bedeutsame Unterschiede zwischen den Klagezeichen und dem Zeichenbestandteil "OFFROAD" in den angegriffenen Titeln des Beklagten. Die bloße Übereinstimmung im Klang und im Bedeutungsgehalt kann demgegenüber einen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG nicht begründen, zumal der Beklagte sich durch die Aufnahme zusätzlicher Bestandteile in den Titel seiner Zeitschrift weiter vom Kläger abgegrenzt hat.

4. Dem Kläger stehen die Klageansprüche demnach auch nicht wegen Verletzung eines Werktitelrechts an dem Klagezeichen "OFFROAD" zu. Die Berufung des Klägers gegen die klageabweisende Entscheidung des Landgerichts ist daher zurückzuweisen.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert Bergmann Kirchhoff Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 20.12.2005 - 407 O 160/05 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 31.01.2007 - 5 U 110/06 -

BGH:
Urteil v. 02.12.2009
Az: I ZR 44/07