Bundespatentgericht:
Urteil vom 25. September 2008
Aktenzeichen: 3 Ni 11/06

(BPatG: Urteil v. 25.09.2008, Az.: 3 Ni 11/06)

Tenor

1. Das Europäische Patent 1 068 413 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 068 413 (Streitpatent), das am 7. April 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität der norwegischen Patentanmeldung NO 162298 vom 8. April 1998 angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 699 11 934 geführt. Es betrifft die Verwendung einer Platte, insbesondere einer vakuumgeformten Platte, und umfasst 3 Ansprüche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch ohne Bezugszeichen wie folgt:

The use of a plate as a plaster plate (201; 401), the plate is made of a flexible plastic sheet, and is comprising several hollow rounded protrusions (3) formed with one or more interior hollow undercut cavities, the plaster (210; 410) being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.

In der deutschen Übersetzung hat Anspruch 1 ohne Bezugszeichen folgenden Wortlaut:

Verwendung einer Platte als Verputzplatte, wobei die Platte aus einem flexiblen Kunststoffplattenteil gebildet ist und mehrere hohle runde Vorsprünge aufweist, die mit einer oder mehreren inneren Hinterschneidungs-Cavitäten geformt sind, wobei das Verputzmaterial auf die Außenseite der Platte aufzutragen ist, d. h. auf den Bereich auf den die Platte montiert ist, zur gleichen Zeit, in welcher sich das Verputzmaterial in den Cavitäten der Vorsprünge verankert.

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen und unmittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 068 413 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch erfinderisch, zudem gehe sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus. Zusätzlich macht die Klägerin geltend, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zur fehlenden Patentfähigkeit trägt die Klägerin vor, Platten mit den Merkmalen des Patentgegenstandes seien im Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt bereits bekannt gewesen. Hierzu beruft sie sich u. a. auf folgende Druckschriften:

DE 86 33 484 U1 (D10)

WO 97/30247 A1 (D11)

Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 1 068 413 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte verteidigt, das Streitpatent gemäß Hauptantrag mit den erteilten Patentansprüchen 1 und 3, hilfsweise mit den Patentansprüchen gemäß den Hilfsanträgen I bis IV und beantragt insoweit Klageabweisung.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I hat folgende Fassung (Einfügungen gegenüber Patentanspruch 1 des erteilten Patents jeweils hervorgehoben):

1. The use of a plate as a plaster plate, the plate is made of a flexible plastic sheet, and is comprising several hollow rounded protrusions, formed with one or more interior hollow undercut cavities, the undercut cavities comprising completely circumferential undercuts, the plaster being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II hat folgende Fassung:

1. The use of a plate as a plaster plate, the plate is made of a flexible plastic sheet, and is comprising several hollow rounded protrusions, formed with one or more interior hollow undercut cavities, the protrusions being shaped as an inversely truncated cone or an inversely truncated pyramid, the plaster being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III hat folgende Fassung:

1. The use of a vacuumformed plate as a plaster plate, the plate is made of a flexible plastic sheet, and is comprising several hollow rounded protrusions, formed with one or more interior hollow undercut cavities, the protrusions being shaped as an inversely truncated cone or an inversely truncated pyramid, the plaster being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV hat folgende Fassung:

1. The use of a vacuumformed plate as a plaster plate, the plate is made of a flexible plastic sheet, and is comprising several hollow rounded protrusions, formed with one or more interior hollow undercut cavities, the protrusions being shaped as an inversely truncated cone or an inversely truncated pyramid, the protrusions having flat upper portions, the flat upper portions comprising undercuts, the plaster being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster is anchored in the cavities of the protrusions.

Der gemäß Hauptantrag verteidigte erteilte Patentanspruch 3 stimmt - unter Wegfall des Rückbezugs auf den erteilten Patentanspruch 2 - mit dem jeweiligen Patentanspruch 2 gemäß Hilfsanträgen I bis IV überein und lautet wie folgt:

The use of a plate according to claim 1, in which a upper portion of the protrusions include a grid, the grid alternatively being provided on the opposite side of the plate.

Gründe

Die zulässige Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), des Hinausgehens des Gegenstands des Streitpatents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) und der mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) geltend gemacht werden, ist begründet.

Im Umfang des nicht verteidigten Patentanspruchs 2 war das Streitpatent ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (vgl. Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., § 83 Rdn. 37 und 45).

Im Übrigen war es sowohl in der gemäß Hauptantrag verteidigten erteilten Fassung als auch in der gemäß Hilfsanträgen verteidigten Fassung der Patentansprüche für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand insoweit jedenfalls der Patentfähigkeit entbehrt.

I.

1. Das Streitpatent betrifft die Verwendung einer Platte - insbesondere einer vakuumgeformten Platte - mit Hinterschneidungen oder Überkragungen (Sp. 1 Z. 5-8) als Verputzplatte. In der Einleitung des Streitpatents wird erläutert, dass Platten mit invertierten Profilen, die Ankerpunkte für den auf die Platte aufgebrachten Mörtel bilden, im Stand der Technik bekannt sind. Als nachteilig beschreibt die Streitpatentschrift aber die Einschränkungen der bekannten Produktionsmethoden, denn die Freigabe von mit Hinterschnitten geformten Profilen sei lediglich in einem begrenzten Grad mit solchen Profilen möglich, die in der longitudinalen Richtung des Produktionsgangs verbunden seien. Insbesondere das Vakuumformen erlaube ohne spezielle Vorrichtungen keinen großen Grad von Hinterschneidungen, vor allem wenn eine Platte produziert werden soll, die runde oder quadratische Buckel mit Hinterschneidungen aufweise (Sp. 1 Z. 23-40).

2. Demgemäß beschreibt die Streitpatentschrift als Zweck der Erfindung die vorteilhaftere Verwendung von Platten mit hohlen Vorsprüngen, die "Überhänge" bilden oder mit ihnen versehen sind (Sp. 2 Z. 58 - Sp. 3 Z. 4). Zudem soll die Erfindung die allgemeinere Anwendbarkeit solcher Platten angeben (Sp. 3 Z. 5-7). Schließlich soll eine Wand- oder Fußboden-Pflaster/Verputzplatte mit mehreren umgekehrten Buckeln oder Profilen dargestellt werden, die als Verankerung für den auf die Platte aufgebrachten Mörtel wirken sollen, und wobei die Platte zusätzlich mit einem geeigneten und eingearbeiteten Gitter versehen ist, etwa auf der Seite mehrerer Buckel (Sp. 3 Z. 8-13).

3. Mit Hilfe der im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale sollen diese Ziele erreicht werden. Hinsichtlich der deutschen Fassung des Anspruchswortlauts wurde dabei einvernehmlich von folgender Merkmalsgliederung ausgegangen:

1 Verwendung einer Platte als Verputzplatte (201; 401), 2 wobei die Platte aus einem flexiblen Kunststoffplattenteil gebildet ist und 2.1 mehrere hohle runde Vorsprünge (3) aufweist, 2.1.1 die mit einer oder mehreren inneren Hinterschneidungs-Cavitäten geformt sind, 3 wobei das Verputzmaterial (210; 410) auf die Außenseite der Platte aufzutragen ist, d. h. auf den Bereich auf den die Platte montiert ist, 4 zur gleichen Zeit, in welcher sich das Verputzmaterial in den Cavitäten der Vorsprünge verankert.

Das Merkmal 2.1, das in der maßgeblichen englischen Fassung des Patentanspruchs 1 "several hollow rounded protrusions" lautet, ist allerdings, wie die Klägerin zutreffend geltend macht, richtig mit "mehrere hohle gerundete Vorsprünge" zu übersetzen.

4. Als Fachmann ist für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Streitgegenstandes ein Bautechniker mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet des Innenausbaus anzusetzen.

5. Der zuständige Fachmann mit dem oben genannten Kenntnisstand versteht die technische Lehre, die sich aus den Merkmalen des Patentanspruchs 1 im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit ergibt, unter Heranziehung der den Patentanspruch erläuternden Beschreibung und Zeichnungen sowie unter Berücksichtigung der in der Patentschrift objektiv offenbarten Lösung (vgl. BGH GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher; GRUR 2004, 845 - Drehzahlermittlung, GRUR 2008, 779, 782 - Mehrgangnabe) dahingehend, dass die Verputzplatte 201 mit den hohlen Vorsprüngen 203 zur Wand hin gerichtet ist, denn der - in der Beschreibung des Streitpatents nicht erwähnte - Begriff "outside of the plate" bzw. "Außenseite" ist in Patentanspruch 1 durch den Zusatz "d. h auf den Bereich, auf dem die Platte montiert ist" im Sinne von "Montageseite" definiert (vgl. Punkt 3 der Merkmalsgliederung). Dieses Verständnis wird gestützt durch die Figuren 3 und 4, welche die Montageseite, d. h die zur Wand gerichtete Hauptebene, als "main plain" 202 zeigen, wobei in der Figur 4 - entgegen der Beschreibung (Sp. 4, Zeile 45 der EP 1 068 413 B1) - die Montageseite, d. h die zur Wand gerichtete Hauptebene 202 "main plane" unten (d. h. beim Bezugszeichen 203) liegt. Auch die Beklagte selbst räumt ein, dass die Hauptebene, zu der die Vorsprünge 203 hin offen sind, richtig das Bezugszeichen 203 tragen muss (vgl. Schriftsatz vom 15. Oktober 2007, Bl. 63 GA);

dass auf eine anspruchsgemäße Verputzplatte mithin auf beiden Seiten Verputzmaterial aufgetragen wird (Beschreibung Sp. 4 Z. 38 bis 42);

dass die Angabe "at the same time" - "zur gleichen Zeit" nicht in dem Sinne einer zeitlichen Kongruenz, sondern als Beschreibung des Montageendzustandes der Verputzplatte zu verstehen ist, in dem sich das auf beiden Seiten der Platte aufgetragene Verputzmaterial auf beiden Seiten der Verputzplatte verankert (Punkt 4 der Merkmalsgliederung);

dass der in der Streitpatentschrift nicht erläuterte Begriff "plaster" im Englischen sowohl Verputz als auch Mörtel, Gips, Bewurf und Tünche bedeutet.

6. Ausgehend von diesem Verständnis der Lehre des Streitpatents bestehen unter dem Gesichtpunkt der von der Klägerin wegen Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten in Patentanspruch 1 geltend gemachten mangelnden Ausführbarkeit der Erfindung nach Ansicht des Senats zwar keine Bedenken.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist aber nicht neu gegenüber der aus der WO 97/30247 A1 (D11) bekannten Ausbildung einer dort als "Fußbodenverbundkörper" bezeichneten Verputzplatte. Diese Entgegenhaltung beschreibt nämlich die in Figur 3 abgebildete Vorrichtung ab Seite 11, unten bereits alsuse of a plate 14 as a plaster plate

(die Platte 14 liegt dabei zwischen dem Estrich 8 und dem Mörtel 17)

the plate is made of a flexible plastic sheet

(bei der Trägerplatte handelt es sich um eine tiefgezogene Kunststofffolie, vgl. S. 12, 2. Zeile, bzw. Anspruch 12)

and is comprising several hollow rounded protrusions 15,

(die in der D11 als Strukturelemente 15 bezeichneten Vorsprünge nach Figur 3 sollen entsprechend der in Figur 1 abgebildeten Trägerplatte 4 ausgebildet sein, vgl. S. 11, unten, und werden in der dortigen Figurenbeschreibung als Strukturelement 6 bezeichnet, die eine kreisförmige Querschnittsfläche aufweisen, vgl. S. 9, Zeile 27, 28, und sind durch den Tiefziehvorgang hohl)

formed with one or more interior hollow undercut cavities,

(die Strukturelemente 6 sind hinterschnitten ausgebildet und verjüngen sich zur Grundplatte 5 hin kegelförmig)

the plaster 17 being applied to the outside of the plate, i.e. onto the space where the plate is mounted, at the same time as the plaster 8 is anchored in the cavities of the protrusions.

Damit sind sämtliche Merkmale des Verwendungsanspruchs entsprechend Anspruch 1 nach Hauptantrag aus der D11 vorbekannt. Anspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht patentfähig.

Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob das Merkmal "the plate is made of a flexible plastic sheet" (Merkmal 2 der Merkmalsanalyse) über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gemäß der WO 99/055989 (D13) hinausgeht, obwohl die insoweit geäußerten Bedenken der Klägerin nicht von der Hand zu weisen sind. Die Begriffe "flexible" und "plastics" in der D13 sind nämlich ausschließlich auf den Druckstempel (moulding portion 5) bezogen (S. 6 2. und 3. Absatz), der flexibel gestaltet sein muss, um nach dem Druckvorgang die Platte entnehmen zu können. Das Material, aus dem die Platte, insbesondere eine vakuumgeformte Platte besteht, ist dagegen als "ductile material, in particular heat ductile material" bezeichnet (D13 S. 5 Z. 23 bis 24). Hierunter fällt auch z. B. eine Platte aus Stahl oder Weißblech, die beide duktil und damit vakuumverformbar sind. Außerdem wird die Platte in der D13 nicht als "sheet" bezeichnet, sondern als "plate" oder "web".

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag I ist nicht neu gegenüber der aus der WO 97/30247 A1 (D11) bekannten Ausbildung einer dort als "Fußbodenverbundkörper" bezeichneten Verputzplatte. Bezüglich der im Anspruch 1 nach Hauptantrag aufgeführten Merkmalsteile 1 bis 4 gelten die Ausführungen wie unter Punkt 6.

Demgegenüber enthält dieser Anspruch zusätzlich das Merkmalthe undercut cavities comprising completely circumferential undercuts.

Auch dieses allein den Figuren 3 bis 6 der Streitpatentschrift entnehmbare Merkmal kann - ungeachtet der Frage, ob es vom Fachmann überhaupt als zur Erfindung gehörig erachtet wird und damit als ausreichend offenbart anzusehen ist - der Offenbarung einer Verputzplatte nach der D11 bereits in identischer Weise entnommen werden. Wie dort in der Textstelle S. 11, Z. 15 bis 18 im Zusammenhang mit S. 9, Z. 25 bis 30 angegeben wird, sollen sich die mit einer kreisförmigen Querschnittsfläche abragenden Strukturelemente 6 zur Grundplatte 5 hin kegelförmig verjüngen. Durch diese Angabe wird klar, dass die kegelförmige, d. h. eigentlich kegelstumpfförmige Hinterschneidung umfangsmäßig das gesamte Strukturelement betrifft.

Damit sind auch sämtliche Merkmale des Verwendungsanspruchs entsprechend Anspruch 1 nach Hilfsantrag I als aus der D11 vorbekannt nachgewiesen. Anspruch 1 nach Hilfsantrag I ist daher nicht patentfähig.

8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II ist ebenfalls nicht neu gegenüber der aus der WO 97/30247 A1 (D11) bekannten Ausbildung einer dort als "Fußbodenverbundkörper" bezeichneten Verputzplatte. Bezüglich der mit dem Hauptantrag bzw. Hilfsantrag I übereinstimmenden Merkmalsteile gelten die Ausführungen in den obenstehenden Punkten 6 und 7. Demgegenüber enthält Anspruch 1 nach Hilfsantrag II zusätzlich das Merkmalthe protrusions being shaped as an inversely truncated cone or an inversely truncated pyramid.

Die erste der beiden alternativ aufgeführten Ausführungsformen, der umgekehrte Kegelstumpf, geht explizit aus der D11, S. 10, Z. 15 bis 18, i. V. m. S. 9, Z. 25 bis 30 hervor.

Damit sind auch sämtliche Merkmale des Verwendungsanspruchs entsprechend Anspruch 1 nach Hilfsantrag II als aus der D11 vorbekannt nachgewiesen. Anspruch 1 nach Hilfsantrag II ist daher nicht patentfähig.

9. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III ist nicht das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit. Bezüglich der übereinstimmenden Merkmalsteile gelten die unter den Punkten 6 bis 8 gemachten Ausführungen.

Der Anspruchswortlaut unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag II dadurch, dass die Verputzplatte "vacuumformed" sein soll. Dieses Merkmal ist der WO 97/30247 A1 (D11) nicht entnehmbar, bei der dort offenbarten Trägerplatte 4 respektive Trägerplatte 14 handelt es sich um eine tiefgezogene Kunststofffolie vgl. S. 12, 2. Zeile, bzw. Anspruch 12.

Es kann dahinstehen, ob überhaupt, und wenn ja, inwieweit die Aufnahme dieses, sich auf die Herstellung eines bekannten Erzeugnisses und dessen bekannte Verwendung beziehenden Merkmals geeignet sein könnte, die anspruchsgemäße Verwendung weiterzubilden (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 1, Rdn. 231 ff.). Denn auch bei dem jeweiligen Herstellungsverfahren "Vakuumformen" einerseits bzw. "Tiefziehen" andererseits handelt es sich in jedem Fall um ein gebräuchliches, dem Fachmann bekanntes Arbeitsverfahren. Die Verwendung der ansonsten für sich bekannten Verputzplatte zur Erreichung der im Streitpatent beschriebenen Ziele birgt demgegenüber keine für den Fachmann unvorhersehbaren Überraschungen, die ihn vor nur durch eine erfinderische Leistung bezwingbare Probleme gestellt hätten.

Die Verwendung einer Platte als Verputzplatte, entsprechend der Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag III ist daher nicht patentfähig.

10. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag IV ist nicht das Resultat einer erfinderischen Tätigkeit. Bezüglich der übereinstimmenden Merkmalsteile gelten die unter den Punkten 6 bis 9 gemachten Ausführungen.

Der Anspruchswortlaut unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag III durch die Merkmale:

the protrusions having flat upper portions, the flat upper portions comprising undercuts.

Hinsichtlich dieser, nicht aus der D11 bekannten Merkmale wird auf die DE 86 33 484 U1 (D10) verwiesen, aus der eine dem vorliegenden Streitpatent vergleichbar ausgebildete Montageplatte bekannt ist. Die dortige Figur 2 sowie die zugehörige Beschreibung auf S. 7, 2. Absatz offenbaren, dass die dort als Becher 4 bezeichneten "protrusions" eine flache Oberseite aufweisen und über einen Klemmflansch 11 verfügen, der als Hinterschnitt "rund um den Außenrand verläuft".

Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf verwiesen, dass die Platte nach der D10 nur einseitig mit Verputz beaufschlagt wird. Die der Wand, respektive dem Boden zugeordnete Seite liegt hingegen auf einer (zusätzlichen) Grundplatte 9 auf. Dieser Unterschied kann jedoch nicht begründen, dass ein Fachmann die Verwendung einer Platte entsprechend der D10 nicht berücksichtigen würde. Die dort offenbarte Platte dient demselben Zweck entsprechend den Absätzen [0015] und [0016] des Streitpatents und wird auch in vergleichbarer Weise verwendet. Insofern kann der Fachmann erkennen, dass und wie die dort angeordneten "protrusions" dieser Platte angeordnet und aufgebaut sind. Die Übertragung dieser für sich bekannten Merkmale auf eine gattungsmäßige Verputzplatte ist ihm daher möglich, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Die Verwendung einer Platte als Verputzplatte, entsprechend der Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag IV beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist daher nicht patentfähig.

11. Ein eigenständiger erfinderischer Gehalt des auf den erteilten Patentanspruch 1 rückbezogenen erteilten Patentanspruchs 3 bzw. des auf die Patentansprüche 1 gemäß Hilfsanträgen I bis IV rückbezogenen Patentanspruchs 2, der jeweils die Verwendung eines dem Fachmann bekannten, eine Rissbildung weitgehend verhindernden Gitters betrifft, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

Bei dieser Sachlage hat das Patent keinen Bestand.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.

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BPatG:
Urteil v. 25.09.2008
Az: 3 Ni 11/06