Bundespatentgericht:
Urteil vom 16. Dezember 2008
Aktenzeichen: 4 Ni 29/07

(BPatG: Urteil v. 16.12.2008, Az.: 4 Ni 29/07)

Tenor

I. Das deutsche Patent 197 18 512 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, als es über folgende Fassung hinausgeht:

1.

Verfahren zum Erzeugen von Stosswellen für medizinische Anwendungen, bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stosswellen zu erzeugen, wobei dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) pulverförmig in einem Vorratsbehältnis (11) bevorratet ist, und durch eine Öffnung des Vorratsbehältnisses (11) in das flüssige Medium (6) in der Umgebung der Elektroden (4, 5) austritt.

2.

Vorrichtung zum Erzeugen von Stosswellen für medizinische Anwendungen mittels einer zwischen zwei in einem flüssigen Medium angeordneten Elektroden gebildeten Funkenstrecke, wobei das flüssige Medium (6) zumindest in der Umgebung der Elektroden (4, 5) einen Katalysator (9) enthält, der die Umwandlung des flüssigen Mediums (6) in Gas zumindest teilweise unterdrückt und/oder das entstehende Gas zumindest teilweise wieder in einen flüssigen Zustand zurückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) pulverförmig in einem Vorratsbehältnis (11) bevorratet ist, und durch eine Öffnung des Vorratsbehältnisses (11) in das flüssige Medium (6) in der Umgebung der Elektroden (4, 5) austritt.

3.

Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssige Medium (6) im Wesentlichen aus Wasser besteht und dass der Katalysator (9) ein Hydrierungs-Katalysator ist.

4.

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Katalysator (9) aus der Gruppe der Platinoder Palladiummetalle verwendet wird.

5.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) aus Platin auf Aktivkohle, Platinpulver, Platinschwamm oder Platinmohr besteht.

6.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) aus Palladium auf Aktivkohle, Palladiumpulver, Palladiumschwamm oder Palladiummohr besteht.

7.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) dem flüssigen Medium (6) in einer Menge von wenigstens 0,1 mg/ml zugegeben wird.

8.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator (9) dem flüssigen Medium (6) in einer Menge von 0,2 bis 4 mg/ml zugegeben wird.

9.

Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das die Elektroden (4, 5) umschließende flüssige Medium (6) in einem abgeschlossen Volumen (Hülse 7) aufgenommen ist.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 20 % und die Beklagte 80 %.

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist zwischenzeitlich eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 197 18 512 (Streitpatent), das am 2. Mai 1997 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen und umfasst 10 Ansprüche, die vollständig angegriffen sind. Die Ansprüche 1 und 2 lauten ohne Bezugszeichen wie folgt:

1.

Verfahren zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen, bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stoßwellen zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt.

2.

Vorrichtung zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen mittels einer zwischen zwei in einem flüssigen Medium angeordneten Elektroden gebildeten Funkenstrecke, dadurch gekennzeichnet, dass das flüssige Medium zumindest in der Umgebung der Elektroden einen Katalysator enthält, der die Umwandlung des flüssigen Mediums in Gas zumindest teilweise unterdrückt und/oder das entstehende Gas zumindest teilweise wieder in einen flüssigen Zustand zurückverwandelt.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 2 rückbezogenen Patentansprüche 3 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift DE 197 18 512 C1 Bezug genommen.

Die Klägerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung trägt sie vor, sowohl Verfahren als auch Vorrichtungen mit den Merkmalen des Patentgegenstandes seien vor dem Anmeldetag bereits bekannt gewesen; hinsichtlich des Patentanspruchs 10 macht sie eine offenkundige Vorbenutzung geltend, wofür sie Zeugenbeweis anbietet. Im Übrigen verweist sie auf folgende Druckschriften:

D1 DE-AS 1 277 716 D2 US 5 251 614 und D3 WO 96/09621 A1 Die Klägerin beantragt, das deutsche Patent DE 197 18 512 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 ohne Bezugszeichen folgende Fassung erhalten und sich hieran die Ansprüche 3 bis 9 unter geändertem Rückbezug anschließen (Hilfsantrag 1):

1.

Verfahren zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen, bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stoßwellen zu erzeugen, wobei dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator dem flüssigen Medium in einer Menge von wenigstens 0,1 mg/ml zugegeben wird.

2.

Vorrichtung zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen mittels einer zwischen zwei in einem flüssigen Medium angeordneten Elektroden gebildeten Funkenstrecke, wobei das flüssige Medium zumindest in der Umgebung der Elektroden einen Katalysator enthält, der die Umwandlung des flüssigen Mediums in Gas zumindest teilweise unterdrückt und/oder das entstehende Gas zumindest teilweise wieder in einen flüssigen Zustand zurückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator dem flüssigen Medium in einer Menge von wenigstens 0,1 mg/ml zugegeben wird.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und sich hieran die Ansprüche 3 bis 6 unter geändertem Rückbezug anschließen (Hilfsantrag 2)

1.

Verfahren zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen, bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stoßwellen zu erzeugen, wobei dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator dem flüssigen Medium in einer Menge von 0,2 bis 4 mg/ml zugegeben wird.

2.

Vorrichtung zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen mittels einer zwischen zwei in einem flüssigen Medium angeordneten Elektroden gebildeten Funkenstrecke, wobei das flüssige Medium zumindest in der Umgebung der Elektroden einen Katalysator enthält, der die Umwandlung des flüssigen Mediums in Gas zumindest teilweise unterdrückt und/oder das entstehende Gas zumindest teilweise wieder in einen flüssigen Zustand zurückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator dem flüssigen Medium in einer Menge von wenigstens 0,2 bis 4 mg/ml zugegeben wird.

weiter hilfsweise mit der Maßgabe, dass die Ansprüche 1 und 2 folgende Fassung erhalten und sich hieran die Ansprüche 3 bis 9 unter geändertem Rückbezug anschließen (Hilfsantrag 3)

1.

Verfahren zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen, bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stoßwellen zu erzeugen, wobei dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator pulverförmig ineinem Vorratsbehältnis bevorratet ist, und durch eine Öffnung des Vorratsbehältnisses in das flüssige Medium in der Umgebung der Elektroden austritt.

2.

Vorrichtung zum Erzeugen von Stoßwellen für medizinische Anwendungen mittels einer zwischen zwei in einem flüssigen Medium angeordneten Elektroden gebildeten Funkenstrecke, wobei das flüssige Medium zumindest in der Umgebung der Elektroden einen Katalysator enthält, der die Umwandlung des flüssigen Mediums in Gas zumindest teilweise unterdrückt und/oder das entstehende Gas zumindest teilweise wieder in einen flüssigen Zustand zurückverwandelt, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator pulverförmig in einem Vorratsbehältnis bevorratet ist, und durch eine Öffnung des Vorratsbehältnisses in das flüssige Medium in der Umgebung der Elektroden austritt.

Wegen des weiteren Wortlauts der Hilfsanträge wird auf die Anlage zur Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Die Beklagte ist der Ansicht, das Streitpatent sei jedenfalls in der verteidigten Fassung neu und erfinderisch und tritt dem klägerischen Vorbringen entgegen.

Die Klägerin beantragt auch insoweit die Nichtigerklärung des Patents.

Gründe

I.

Die zulässige Klage ist zum großen Teil begründet. Es kann dahinstehen, ob das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung oder der Fassung nach den Hilfsanträgen 1 und 2 neu ist, da es jedenfalls gegenüber den Druckschriften WO 96/09621 A1 (D3) und DE-AS 1 277 71 (D1) nach den Feststellungen des Senats aufgrund der mündlichen Verhandlung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die Vorrichtung nach Anspruch 2 des Streitpatents in der erteilten Fassung und in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 und 2 beruht ebenfalls zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber den Druckschriften WO 96/09621 A1 (D3) und DE-AS 1 277 716 (D1), §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 4 PatG. Hinsichtlich der verteidigten Fassung gemäß Hilfsantrag 3 ergeben sich nach dem vom Senat festgestellten Sachverhalt jedoch keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, dass der Stand der Technik dem hier einschlägigen Fachmann, einem Dipl.-Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung entsprechender Stoßwellenerzeuger den Gegenstand des Streitpatents nahe gelegt hat. Insofern ist das eingeschränkte Streitpatent patentfähig und die Klage in Bezug auf den Hilfsantrag 3 unbegründet und abzuweisen.

II.

1.

Das Streitpatent betrifft sowohl ein Verfahren als auch eine Vorrichtung zur Erzeugung von Stoßwellen für medizinische Zwecke. Derartige fokussierte akustische Stoßwellen werden in der Humanund Tiermedizin für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, so z. B. zur Zerstörung von Konkrementen, zur Behandlung von Weichteilbeschwerden und zur Induzierung des Knochenwachstums (Sp. 1 Z. 713). Derartige Verfahren und Vorrichtungen sind -wie in der Einleitung des Streitpatents geschildert -etwa aus der DE 26 35 635, der EP 0 590 177 A1 und der WO 96/09621 (D3) bekannt (Sp. 1 Z. 14-38). Dabei sei aber nachteilig, dass infolge der Gasblasenbildung die die Elektroden umgebende stoßwellendurchlässige Hülle eine Öffnung aufweisen müsse, durch die das bei der Funkenbildung entstehende Gas entweichen kann. Da diese Öffnung ausreichend dimensioniert sein müsse, komme es im flüssigen Medium zu einem Austausch zwischen Innenund Außenraum der Hülle, durch den die Konditionierung des flüssigen Mediums im Elektrodenbereich beeinträchtigt werde. Zudem müsse das außerhalb der Hülle gesammelte Gas abgeführt und entsorgt werden. Aus der US 5 251 614 A (D2) seiein Verfahren und eine Vorrichtung bekannt, bei dem die Elektroden von einem Behälter umschlossen seien, in dem der Flüssigkeit ein Elektrolyt zugegeben werde, um den Widerstand für die elektrische Entladung zwischen den Elektroden zu verringern; Maßnahmen gegen den störenden Einfluss der Gasblasen seien aber nicht angegeben (Sp. 1 Z. 39-48).

2.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es daher als Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, durch welche der störende Einfluss der Gasblasenbildung verringert wird (Sp. 1 Z. 49-51).

3.

Demzufolge wird mit Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung gemäß Hauptantrag folgendes beansprucht (mit Merkmalsgliederung):

M1 Verfahren zum Erzeugen von Stosswellen für medizinische Anwendungen, M2 bei welchem zwei Elektroden in einem flüssigen Medium angeordnet werden und M3 durch eine an die Elektroden angelegte elektrische Hochspannung ein elektrischer Durchbruch erzeugt wird, M4 durch welchen das Medium explosionsartig verdampft, um damit die Stosswellen zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, M5 dass dem flüssigen Medium ein Katalysator zumindest in der Umgebung der Elektroden zugegeben wird, der die elektrolytische Entstehung von Gas bei dem Anlegen der Hochspannung an die Elektroden ganz oder teilweise unterdrückt und M6 der das beim Anlegen der Hochspannung an die Elektroden und beim elektrischen Durchbruch entstehende Gas ganz oder teilweise katalytisch in seinen Ausgangszustand rückverwandelt.

Gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wird zusätzlich noch folgendes Merkmal beansprucht:

M7 dass der Katalysator (9) dem flüssigen Medium (6) in einer Menge von wenigstens 0,1 mg/ml zugegeben wird.

Gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wird zusätzlich zum Hauptantrag noch folgendes Merkmal beansprucht:

M7' dass der Katalysator (9) dem flüssigen Medium (6) in einer Menge von 0,2 bis 4 mg/ml zugegeben wird.

Gemäß dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 wird zusätzlich zum Hauptantrag noch folgendes Merkmal beansprucht:

M7'' dass der Katalysator (9) pulverförmig in einem Vorratsbehältnis (11) bevorratet ist, und durch eine Öffnung des Vorratsbehältnisses (11) in das flüssige Medium (6) in der Umgebung der Elektroden (4, 5) austritt.

Die nebengeordneten Vorrichtungsansprüche 2 umfassen die entsprechenden Vorrichtungsmerkmale zu den Verfahrensmerkmalen in den Verfahrensansprüchen 1.

4.

Zulässigkeit der Ansprüche Die Merkmale der geltenden Ansprüche sind in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart. Bei den Hilfsanträgen wurden insbesondere in den Ansprüchen 1 und 2 lediglich die Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 7, 8 oder 10 mit aufgenommen.

5.

Patentfähigkeit Das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn es ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften D3 und D1.

Aus der Druckschrift D3 ist unstreitig ein Verfahren mit den Merkmalen M1 bis M4 bekannt, bei dem ein Katalysator mit den Wirkungen der Merkmalsgruppen M5 und M6 nicht eingesetzt wird. Der Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat, bei Vorrichtungen zur Erzeugung von Stoßwellen die durch Elektrolyse hervorgerufene Gasbildung zu verringern, wird die dazu in der Druckschrift D1 bekannte Verwendung von Platinmohr aufgreifen (siehe Spalte 1, letzter Absatz und Spalte 3, Zeilen 62 bis 65) und bei dessen Einsatz in dem die Elektroden enthaltenden flüssigen Medium zwangsläufig die in den Merkmalsgruppen M5 und M6 beanspruchten Wirkungen erzielen. Der Fachmann wird die Druckschrift D1, die eine Vorrichtung zur Erzeugung von Stoßwellen für die Geologie offenbart, aufgreifen und in seine Überlegungen mit einbeziehen, da er zur Lösung der Gasbildungsproblematik durch die Elektrolyse, die von der konkreten Verwendung der erzeugten Stoßwellen unabhängig ist, die ihm aus dem Stand der Technik dazu bekannten Vorrichtungen, die über in einem flüssigen Medium angeordnete Elektroden die Stoßwellen mittels eines elektrischen Durchbruchs erzeugen, berücksichtigt.

Die Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 beruhen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn sie ergeben sich ebenfalls für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften D3 und D1.

Zu der in den Ansprüchen 1 nach Hilfsantrag 1 und 2 zusätzlich gemäß Merkmalsgruppe M7 oder M7' beanspruchten Dosierung des Katalysators (wenigstens 0,1 oder 0,2 bis 4 mg/ml) enthält die Druckschrift D1 keine Angaben. Für den Fachmann ist diese Dosierung jedoch nahe liegend, nachdem ihm die Verwendung von Platin als Katalysator aus der Druckschrift D1 bereits bekannt ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und -könnens wird er eventuell unter Durchführung von routinemäßigen Versuchen geeignete Dosierungen, ohne erfinderisch tätig zu werden, bestimmen.

Für die nebengeordneten Ansprüche 2, die die entsprechenden Vorrichtungsmerkmale zu den Verfahrensmerkmalen in den Verfahrensansprüchen 1 beinhalten, gelten die vorgenannten Ausführungen entsprechend.

Das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist neu, da aus keiner der Druckschriften sämtliche Merkmale bekannt sind, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit ergibt.

Es konnte nicht festgestellt werden, dass das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 nicht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrags 3 weist zusätzlich zum Hauptantrag noch die Merkmalsgruppe M7'' auf, die ein Vorratsbehältnis betrifft, aus dem der pulverförmige Katalysator in das flüssige Medium austritt. Gemäß der Druckschrift D1 ist der Katalysator als Platinmohr dem flüssigen Medium zugesetzt (siehe Anspruch 1). Auch in den Druckschriften D2 oder D3 werden verschiedene Substanzen (zur Widerstandsreduzierung in D2 (siehe Spalte 3, Zeilen 57 bis 64) oder zur Sicherstellung der Funkenentladung in D3 (siehe Ansprüche 1 bis 4)) lediglich dem flüssigen Medium zugesetzt. Die Bevorratung von Substanzen, insbesondere eines Katalysators, in einem Vorratsbehälter, um diese Substanzen über eine Öffnung dem Elektroden enthaltenden flüssigen Medium einer Vorrichtung zur Erzeugung von Stoßwellen zuzusetzen, ist somit aus dem Stand der Technik weder bekannt noch dem Fachmann nahe gelegt.

Demnach kann auch eine Zusammenschau sämtlicher im Verfahren befindlicher Druckschriften die erfinderische Leistung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 des Streitpatents nicht in Frage stellen.

Für den nebengeordneten Anspruch 2, der die entsprechenden Vorrichtungsmerkmale zu den Verfahrensmerkmalen im Verfahrensanspruch 1 beinhaltet, gelten die vorgenannten Ausführungen entsprechend.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V.m. §709 ZPO.

Voit Klante Dr. Morawek Bernhart Dr. Müller Pr

BPatG:
Urteil v. 16.12.2008
Az: 4 Ni 29/07