Oberlandesgericht Hamburg:
Urteil vom 21. Mai 2008
Aktenzeichen: 5 U 92/07

(OLG Hamburg: Urteil v. 21.05.2008, Az.: 5 U 92/07)

Tenor

Die Berufung der Antragsgegnerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 28. März 2007 wird zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

und beschlossen:

Der Streitwert für das Verfahren in erster Instanz wird - insoweit in Abänderung des landgerichtlichen Beschlusses vom 20. Oktober 2006 € angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung des Rechtsstreits für die Antragstellerin, unter Berücksichtigung der von ihr unter der Bezeichnung €Bakelite€ erzielten Umsätze und gehaltenen Marktanteile sowie des Angriffsfaktors des angriffenen Rechtsverstoßes auf zunächst € 600.000.- festgesetzt.

Da die Antragstellerin erstinstanzlich zunächst € bis zur Antragsmodifizierung in der Kammersitzung - die Verwendung der Bezeichnung €Bakelite€ durch die Antragsgegnerin umfassend und allgemein, ohne Bezug auf die konkrete Verwendungsform angegriffen hatte, vermögen die Ausführungen der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 16. Mai 2008 in Bezug auf die Festsetzung des Ausgangstreitwerts nicht zu überzeugen.

Der Streitwert der Berufungsinstanz wird entsprechend auf € 360.000.- festgesetzt. Hierbei hat sich der Senat an der von dem Landgericht für die Kostenverteilung vorgenommenen und von den Parteien nicht substantiiert angegriffenen Gewichtung zwischen den verallgemeinerten Antrag und der konkreten Verletzungsform orientiert. Auch in diesem Zusammenhang können die Ausführungen der Antragsgegnerin aus ihrem Schriftsatz vom 16. Mai 2008 ein abweichendes Ergebnis nicht rechtfertigen.

Gründe

I.

Die Parteien sind Wettbewerber bei dem Vertrieb von Phenolharzen. Die Antragstellerin, die vormals als "Bakelite AG" firmierte, vertreibt ihre Produkte unter der Bezeichnung "BAKELITE".

Die Antragstellerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 138.054 "Bakelite" (Anlage ASt 3), der deutschen Wortmarke Nr. 905.334 "Bakelite" (Anlage ASt 4) sowie der deutschen Wortmarke Nr. 505.667 "Bakelit" (Anlage ASt 5). Sämtliche Marken gewähren Schutz für die Warenklasse 1.

Die Antragsgegnerin gehört zu der "Sumitomo Bakelite Group" (Anlage ASt 1). Die Antragstellerin stellte am 28.09.06 fest, dass die Antragsgegnerin die von ihr in sog. "bigbags" bundesweit vertriebenen Phenolharze neben dem Firmenschlagwort "Sumitomo" ebenfalls mit der Bezeichnung "Bakelite" kennzeichnete (Anlage ASt 7 + Anlage B1). Hierdurch sieht sich die Antragstellerin in ihren Rechten verletzt.

Die Antragstellerin hat vorgetragen,

der Mutterkonzern der Antragsgegnerin sei als einer der führenden Handelskonzerne Japans unter dem Firmenschlagwort €Sumitomo€ allgemein bekannt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise keine Veranlassung hätten, die Bezeichnung "Bakelite€ als Bestandteil des Firmennamens zu verstehen.

Die Bezeichnung "Bakelite" werde - entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin € allgemein nicht als Gattungsbegriff, sondern als eine auf sie, die Antragstellerin, hinweisende Markenbezeichnung verstanden, und zwar sowohl in den einschlägigen Kreisen der Wirtschaft bzw. Industrie (Anlagen ASt 11 bis ASt 14) als auch in Fachlexika (Anlage ASt 15 bis ASt 19), in welchen der Begriff jeweils als eingetragene Marke gekennzeichnet sei. Entsprechende konkret markenrechtliche Hinweise fänden sich auch in einer Vielzahl anderer inländischer sowie ausländischer Veröffentlichungen (Anlage ASt 20 bis ASt 28). Gleiches gelte im Warenverkehr (Anlage ASt 29 bis ASt 31). Sie habe ihre Marke auch in der Vergangenheit gegen Verletzungen Dritter verteidigt (Anlage ASt 32 bis Anlage ASt 35). In Werbematerialien und sonstigen Geschäftsunterlagen habe sie seit vielen Jahren die Bezeichnung als für sie eingetragene Marke verwendet (Anlage ASt 36 bis ASt 38). Einzelne Fehlbezeichnungen bzw. Fehlauffassungen könnten ihr nicht entgegengehalten werden.

Die Antragstellerin hat (soweit im Rahmen der Berufung noch von Bedeutung) in erster Instanz beantragt,

die Antragsgegnerin zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000.-, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, diese zu vollziehen an dem Geschäftsführer, zu unterlassen,

unter Verwendung der Bezeichnung "BAKELITE" Phenolharze anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen,

wie in Anlage ASt 7 geschehen.

Auf der Grundlage dieses, allerdings zunächst ohne die Beschränkug auf die Anlage ASt7 gestellten Antrags hat das Landgericht Hamburg mit Beschluss vom 20.10.06 eine einstweilige Verfügung gegen die Antragsgegnerin erlassen. Hiergegen richtet sich der Widerspruch der Antragsgegnerin, mit dem diese in erster Instanz begehrt hat,

die einstweilige Verfügung aufzuheben und den Verfügungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin macht geltend,

sie habe die streitgegenständliche Bezeichnung nie in Alleinstellung verwendet, sodass für das geltend gemachte Verbot schon eine Begehungsgefahr nicht gegeben sei. Die Antragstellerin hätte die konkret verwendete Kennzeichnung zum Gegenstand ihres Antrags machen müssen. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen die Bezeichnung "Sumitomo Bakelite" als einheitliche Unternehmensbezeichnung wahr, innerhalb derer der Bestandteil "Sumitomo" prägend sei. Im übrigen sei der Begriff "BAKELITE" zwischenzeitlich zur Gattungsbezeichnung geworden und könne auch deshalb von ihr unbeanstandet verwendet werden. Die klägerischen Marken seien löschungsreif. Ihre Muttergesellschaft verwende den streitgegenständlichen Begriff bereits seit 1955 in ihrem Firmennamen, deren Rechtsvorgängerin sogar bereits seit 1920. Der Begriff "Sumitomo Bakelite" werde von ihr nicht - weder insgesamt noch in seinen Bestandteilen - zur Produktkennzeichnung, sondern ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet.

Mit dem Begriff "Bakelite" werde heute allgemein ein Kunstharz bezeichnet, das aus Phenol und Formaldehyd hergestellt und für vielfältige Produkte verwendet werde, die aus Hartplastik erzeugt werden. Diese gattungsbezogene Verwendung insbesondere der Bezeichnung "Bakelit" (Anlagen B 3 bis B 8) habe sich auch lexikarisch durchgesetzt (Anlage B 2), wobei es sich bei der Bezeichnung "Bakelite" lediglich um eine englischsprachige Variation handele.

Die Antragstellerin hat beantragt,

den Widerspruch zurückzuweisen und die einstweilige Verfügung zu bestätigen.

Das Landgericht Hamburg hat mit dem angegriffenen Urteil vom 28.03.07 (dem die Anlage ASt 7 beigefügt ist) die einstweilige Verfügung (nur) im Umfang der aus der Anlage Ast 7 ersichtlichen konkreten Verletzungsform bestätigt und den hiergegen gerichteten Widerspruch zurückgewiesen. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens hat es zu 2/5 der Antragstellerin, im Übrigen der Antragsgegnerin auferlegt. Gegen den Umfang der Verurteilung richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin verfolgt in zweiter Instanz ihr Antragsabweisungsbegehren unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrags weiter.

Die Antragsgegnerin beantragt nunmehr,

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 28.03.07 abzuändern und die einstweilige Verfügung unter Zurückweisung des auf ihren Erlass gerichteten Antrags aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt ihr Verfügungsbegehren in der Fassung des landgerichtlichen Urteils auf der Grundlage der bereits erstinstanzlich gestellten Anträge.

Wegen der tatsächlichen Feststellungen im Übrigen wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils sowie auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat die Antragsgegnerin zu Recht und mit zutreffender Begründung zur Unterlassung der Bezeichnung "BAKELITE" in Bezug auf die der Entscheidung als Anlage beigefügte konkrete Verletzungsform verurteilt, denn hierdurch verstößt die Antragsgegnerin gegen § 14 Abs. 5 i. V. m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen kann der Senat zur Begründung auf die Ausführungen in dem angefochtenen Urteil Bezug nehmen. Die Berufungsbegründung rechtfertigt keine abweichende Entscheidung. Sie gibt dem Senat Anlass zu folgenden ergänzenden Anmerkungen.

1. Der Antragstellerin steht für die Durchsetzung ihres Anspruchs ein Verfügungsgrund zur Seite.

a. Soweit die Antragsgegnerin in zweiter Instanz erstmals den Verfügungsgrund in Zweifel zieht, kann sie hiermit nicht gehört werden. Beanstandungen hat die Antragsgegnerin insoweit in erster Instanz nicht erhoben, obwohl die Antragstellerin bereits in der Antragschrift zu dem Zeitraum konkrete Ausführungen gemacht hat, in dem sie von dem Verstoß erstmalig erfahren hat. Der Senat muss indes nicht abschließend darüber befinden, ob der neue Tatsachenvortrag der Antragsgegnerin aus der Berufungsbegründung gem. § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO noch berücksichtigungsfähig wäre. Denn auch unabhängig davon sind die Beanstandungen der Antragsgegnerin in der Sache unbegründet.

b. Der Senat hatte in der Vergangenheit die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG entsprechend auch auf markenrechtlicher Ansprüche angewendet. Der vorliegende Rechtsstreit gibt keine Veranlassung, darüber zu befinden, ob an dieser Rechtsprechung in Zukunft festzuhalten ist. Denn jedenfalls liegen ohne Weiteres auch die allgemeinen Dringlichkeitsvoraussetzungen der §§ 935, 940 ZPO vor. Es bedarf keiner näheren Begründung, dass eine Kennzeichenverletzung durch einen unmittelbaren Konkurrenten im Identitätsbereich die Antragstellerin nachhaltig beeinträchtigt und eine einstweilige Regelung erfordert. Die Antragstellerin hat knapp vier Wochen nach Kenntnis von dem Verletzungsfall die einstweilige Verfügung beantragt und damit hinreichend gezeigt, dass ihr die Rechtsdurchsetzung dringlich ist. Auch der Umstand, dass die Antragstellerin die Antragsgegnerin erst nach Erlass der einstweiligen Verfügung abgemahnt hat, gibt keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Rechtsdurchsetzung auch aus Sicht der Antragstellerin dringlich war. Denn die Antragsgegnerin hat ihren Sitz im Ausland. Die Zustellung einer einstweiligen Verfügung im Ausland ist mit erheblicher Zeitverzögerung verbunden. Vor diesem Hintergrund durfte es die Antragstellerin für zweckmäßig halten, zunächst eine ihre Rechtsauffassung bestätigende gerichtliche Entscheidung zu erreichen, sodann auf dieser Basis zunächst eine unstreitige Regelung zu versuchen und erst anschließend den Weg der Auslandszustellung zu beschreiten. Die Antragstellerin hat im Anschluss an die Abmahnung der Antragsgegnerin vom 23.10.06 bereits am 31.10.06 - und damit nur 11 Tage, nachdem die einstweilige Verfügung ihr selbst übermittelt worden war - bei dem Landgericht einen Antrag auf Auslandszustellung gestellt. Dieser Zeitablauf lässt aus Sicht des Senats keinerlei Zweifel an der Dringlichkeit aufkommen. Auch der Umstand, dass der Antragstellerin die Unternehmensbezeichnung der Antragsgegnerin möglicherweise seit Jahren bekannt war, rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Denn vorliegend geht es um die konkrete Verwendung von Kennzeichen unmittelbar auf der Ware in einer Verwendungssituation, bei der - wie noch auszuführen sein wird - eine Nutzung als reines Unternehmenskennzeichen nicht nahe liegt. Von einer unzureichenden Verfahrensförderung € auf die der Senat ohnehin bei Fragen der Dringlichkeit nur im Rahmen einer Gesamtschau abstellt € kann ebenfalls keine Rede sein.

2. Mit der angegriffenen Zeichenverwendung verletzt die Antragsgegnerin im Sinne von § 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG die Markenrechte der Antragstellerin.

a. Zu Gunsten der Antragstellerin besteht Markenschutz für die Bezeichnung €Bakelite€. Die Marke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

aa. Der Senat ist als Verletzungsrichter an die Eintragung einer Marke in dem Sinne gebunden, dass ihm versagt ist, der Marke jeglichen Schutz zu versagen (BGH WRP 07, 1090, 1092 € Pralinenform; BGH GRUR 03, 436, 439 € Feldenkrais; BGH WRP 02, 987, 990 € Festspielhaus; BGH GRUR 02, 626, 627 € IMS; BGH GRUR 98, 412, 413 € Analgin). Diese Bindung bezieht sich auf die Tatsache der Eintragung und die zu Grunde liegenden Feststellung zu den Eintragungsvoraussetzungen und € hindernissen, die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand sind (BGH WRP 07, 1090, 1093 € Pralinenform; BGH GRUR 05, 427, 428 € Lila-Schokolade; BGH GRUR 05, 1044, 1045 € Dentale Abformmasse; BGH GRUR 00, 888, 889 € MAG-LITE).

bb. Die Marke der Antragstellerin "Bakelite" hat entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin auch nicht nach der Eintragung in der Folgezeit ihre markenrechtliche Kennzeichnungskraft und damit ihre Fähigkeit eingebüßt, auf Produkte eines bestimmten Herstellers hinzuweisen.

aaa. Nach der Rechtsprechung liegt die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen oder einen freien Produktnamen vor, wenn die Marke der im Verkehr übliche Name für alle Waren einer bestimmten Art ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach dem allgemeinen Sprachgebrauch geworden ist (RGZ 73, 229, 232 - Vaseline). Eine solche Entwicklung kann vor allem dann eintreten, wenn der Markeninhaber sein Markenrecht nicht gegen die Benutzung durch Dritte und damit gegen Rechtsverletzungen verteidigt (vgl. BGH GRUR 1990, 274, 275 - Klettverschluss; LG Düsseldorf GRUR 1990, 278, 279 - INBUS). Versäumt der Markeninhaber die Verteidigung seines Markenrechts gegenüber einer Vielzahl von Rechtsverletzungen und über einen längeren Zeitraum, dann kann die Bezeichnung ihre Eigenschaft als Marke verlieren, wenn sich der Verkehr an den üblichen Gebrauch der Bezeichnung gewöhnt hat (Senat GRUR-RR 03, 4, 5 - BEANIES). Dabei kommt eine Umwandlung in eine Beschaffenheitsangabe allerdings nur dann in Betracht, wenn (zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag) festzustellen ist, dass nur noch ein völlig unbeachtlicher Teil des Verkehrs mit dem Zeichen Herkunftsvorstellungen bezüglich eines bestimmten Unternehmens verbindet (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 49 Rdn. 34). Von einem freien Warennamen kann hingegen dann nicht gesprochen werden, solange ein rechtlich erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise, und seien es auch nur Personen, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb der betreffenden Ware befasst sind (RGZ 108, 12; RGZ 117, 414), oder ein Teil der Abnehmer (RGZ 110, 339, 341; RG GRUR 1938, 352), die Bezeichnung als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb auffasst (BGH GRUR 64, 458, 460 € Düssel; BGH GRUR 64, 82, 85 f € Lesering).

bbb. Vor diesem Hintergrund ist auch der zweitinstanzliche ergänzende Vortrag der Antragsgegnerin dazu, dass der Begriff "Bakelite" vielfach auch sachbeschreibend Verwendung findet, letztlich fruchtlos. Denn es geht auf der Grundlage der zitierten Rechtsprechung gerade nicht um eine Abwägungsentscheidung, welche Verwendungsformen konkret überwiegen. Selbst auf der Grundlage der einschränkenden Beurteilung des BGH in der Entscheidung "Düssel" (BGH a.a.O.) kommt eine Umwandlung in einen €freien Warennamen€ schon gar nicht in Betracht, "solange ein rechtlich erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise" die Bezeichnung noch als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb versteht. Angesichts der umfangreichen, von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise für ein markenmäßiges Verständnis bedarf es aus Sicht des Senats auch gegenüber der Antragsgegnerin keiner näheren Erläuterung, dass hiermit ebenfalls ein derart rechtlich erheblicher Teil substantiiert vorgetragen worden ist, so dass es einer weiteren Bewertung bzw. Abwägung der Validität der von den Parteien vorgetragenen Nachweise nicht mehr bedarf. Dies betrifft auch die Auszüge aus den Markenregistrierungen bei dem DPMA. Denn es geht nicht darum, ob der streitige Begriff auch als Gattungsbegriff verwendet wird (dies mag so sein), sondern ob er seine Funktion als Marke letztlich vollständig und endgültig verloren hat. Das ist vorliegend ersichtlich nicht der Fall.

ccc. Es mag dabei auch durchaus so sein, dass nicht unerheblichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Gesamt(unternehmens)bezeichnung "Sumitomo Bakelite Group" bekannt ist. Dies ändert indes € wie im Zusammenhang mit der Erörterung der Zeichenähnlichkeit vor dem Hintergrund der Entscheidung "THOMSON LIFE€ des EuGH noch näher auszuführen sein wird - an der rechtlichen Beurteilung einer Markenrechtsverletzung nichts. Im Übrigen kommt es nicht allein auf die Kunden der Antragsgegnerin an. Jedenfalls im Hinblick auf das durch die Anlage ASt 11 bis ASt 14 glaubhaft gemachte Verständnis der Marke "Bakelite€ in der einschlägigen Branche, der beide Parteien angehören, spricht vielmehr eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht unerhebliche Teile der relevanten Verkehrskreise nach wie vor einer Verwechslung bzw. Zuordnungsverwirrung in Bezug auf die streitgegenständliche Verwendungsform der Bezeichnung €BAKELITE€ unterliegen können. Dies umso mehr, als sogar die Abnehmer schon nach Darstellung der Antragsgegnerin noch nicht einmal einen homogenen Verkehrskreis bilden ("Unternehmen der chemischen und Automobil-Zulieferindustrie"). Der Hinweis der Antragsgegnerin, das Landgericht habe übersehen, dass die in Anlagen ASt 11 bis ASt 14 eingereichten Schreiben aus einer Zeit stammen, als die Antragstellerin noch als "Bakelite AG€ firmierte, verfängt in mehrfacher Hinsicht ebenfalls nicht. Zum einen hat keine der Parteien in erster Instanz vorgetragen, wann diese Umfirmierung genau erfolgt ist. Zudem trägt die Tatsache, dass die Antragstellerin ihrerseits nach Darstellung der Antragsgegnerin noch im Februar/März 2005 eine mit ihrem Markennamen praktisch identische Unternehmensbezeichnung geführt hat, sogar erheblich zusätzlich zu einer Verwechslungsgefahr bei. Denn die Umfirmierung der Antragstellerin sowie die 1 ½ Jahre später erfolgte Verwendung ihrer Marke im Zusammenhang mit der Unternehmensbezeichnung der Antragsgegnerin auf einer Produktverpackung gibt den angesprochenen Verkehrskreise umso mehr Anlass zu der Annahme, dass zwischen den Parteien (nunmehr) geschäftliche Verbindungen bestehen bzw. die Antragstellerin von der Antragsgegnerin übernommen worden und deshalb die Antragsgegnerin zur Nutzung der Marke berechtigt ist. Der Umstand, dass die Schreiben in Anlagen ASt 11 bis ASt 14 möglicherweise von der Antragstellerin vorgegeben bzw. vorformuliert worden sind, ist aus Sicht des Senats unkritisch, denn es kann davon ausgegangen werden, dass die genannten Verbände, die die widerstreitenden Interessen einer Vielzahl von Unternehmen wahrzunehmen haben, nur solche Bestätigungen abgeben werden, denen sie auch inhaltlich zustimmen können. Schließlich sind die Bestätigungen schon nach ihrem eindeutigen Wortlaut ausdrücklich in Bezug auf Markenbezeichnungen - und zwar in Abgrenzung zu einer Gattungs-, nicht aber zu einer Unternehmensbezeichnung - abgegeben worden.

ddd. Den von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 28. April 2008 eingereichten weiteren Stellungnahmen zu der Frage einer kennzeichenmäßigen Verwendung des Begriffs €Bakelite€ kommen hierbei eine unterstützende Funktionen des hierzu bereits erstinstanzlich umfangreich dargelegten Sachvortrags zu, ohne dass sich die Frage einer etwaigen Verspätung stellt. Die Antragstellerin hatte auch ohne die Berücksichtigung dieser Unterlagen bereits glaubhaft gemacht, dass ihr markenrechtlich geschützter Begriff nicht zum Freizeichen geworden ist, so dass es für die Entscheidung dieses Rechtsstreits auf den neuen Sachvortrag nicht mehr entscheidend ankommt. Bemerkenswert ist hierbei aber z. B., dass ein weltweit agierender Großkonzern wie Siemens die markenrechtliche Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich bestätigt (Anlage ASt 65). Auch die entsprechende Bestätigung der Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH & Co. oHG (Anlage ASt 67) unterstreicht die € entgegen der Darstellung der Antragsgegnerin - fortbestehende Verbreitung und Akzeptanz einer markenmäßigen Verwendung dieses Begriffs. Hierzu hatte die Antragstellerin durch eine eidesstattliche Versicherung ihrer Mitarbeiterin K. P. vom 28. April 2008 weiter glaubhaft gemacht, dass sie in wesentlichen Marktsegmenten einen Marktanteil von circa 45% hält. Diese Umsätze beziehen sich € wie Frau P. in der Senatsverhandlung klargestellt hat € ausschließlich auf Produkte, die mit dem Zeichen €Bakelite€ versehen waren. Vor diesem Hintergrund fehlt der bestreitenden Darstellung der Antragsgegnerin zur fortbestehenden markenrechtlichen Kennzeichnungskraft des Begriffs die erforderliche Überzeugungskraft.

eee. Soweit die Antragsgegnerin in ihrer Berufungsbegründung mit ihren Anlagen BK 1 bis BK 14 ihrerseits umfangreichen neuen bzw. ergänzenden Sachvortrag vorlegt, ist dieser gem. § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht mehr berücksichtigungsfähig, denn die Antragsgegnerin hätte alle Veranlassung gehabt, diese Unterlagen spätestens im Kammertermin vor dem Landgericht vorzulegen, nachdem ihr der Schriftsatz der Antragstellerin vom 23.03.07 noch zuvor von Anwalt zu Anwalt zugestellt worden war. Die Auffassung der Antragsgegnerin, die Vorschrift des § 531 Abs. 2 ZPO sei im einstweiligen Verfügungsverfahren €restriktiv auszulegen€, teilt der Senat nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade im Verfahren der einstweiligen Verfügung obliegt es jeder Partei, sich im wohlverstandenen eigenen Interesse darauf vorzubereiten, auf (ergänzenden) Sachvortrag und Glaubhaftmachungsmittel des Gegners unmittelbar im (einzigen) Verhandlungstermin sofort reagieren zu können. Aufgrund der schriftsätzlichen Ankündigung stand der Antragsgegnerin hier ausreichend Zeit für eine Reaktion noch in erster Instanz zur Verfügung. Unabhängig davon belegen die neu vorgelegten Anlagen indes auch nur, dass der Begriff "Bakelite" je nach Verwendungszusammenhang sowohl als Gattungs- bzw. Beschaffenheitsangabe als auch als Markenname verwendet bzw. verstanden wird. Dies reicht indes € wie bereits dargelegt - nicht für die rechtliche Annahme aus, die Marke habe sich zwischenzeitlich in ein Freizeichen verwandelt.

fff. Die von der Antragsgegnerin bei Schluss der zweiten Instanz eingereichten Verkehrsbefragungen der GfK Marktforschung über die Bezeichnung €Bakelit/Bakelite€ bei Fachkreisen aus November 2007 (Anlage BK17) bzw. bei den allgemeinen Verkehrskreisen aus Oktober 2007 könne (Anlage BK18) sind schließlich ebenfalls ungeeignet, ein abweichendes Ergebnis zu rechtfertigen.

(1) Die Antragsgegnerin hat diese beiden Untersuchungen erst mit Schriftsatz vom 21. April 2008 vorgelegt, obwohl ihr diese zu diesem Zeitpunkt bereits seit circa 5 bzw. 6 Monate bekannt waren und auch der letzte verfahrensrelevante Schriftsatz der Gegenseite knapp 6 Monate zurück lag. Vor diesem Hintergrund ist die Präsentation nur wenige Tage vor dem Senatstermin unverständlich. Eine Ursache kann hierbei nur in Nachlässigkeit oder in prozesstaktischer Verzögerung zu erkennen sein. Die Frage, ob der Zeitpunkt der Vorlage einer Berücksichtigung dieser Unterlagen entgegensteht, kann der Senat indes dahinstehen lassen. Denn die vorgetragenen Ergebnisse der Verkehrsbefragung bleiben rechtlich für die Entscheidung dieses Rechtsstreit ohne Auswirkung.

(2) Soweit die Antragsgegnerin eine Verkehrsbefragung im Oktober 2007 bei 986 Personen der allgemeinen Bevölkerungskreise hat durchführen lassen (Anlage BK 18), ist deren Wahrnehmung bzw. Verständnis für die Entscheidung der hier relevanten Streitfragen ohne Bedeutung. Der Streitgegenstand ist allein die sich aus der Anlage ASt7 ergebende Verwendung des Streitzeichens. Hierbei handelt es sich um Industriegebinde von Phenolharzen in sog. €bigbags€, die von den allgemeinen Verkehrskreisen unstreitig nicht zur Kenntnis genommen werden. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich nach der eigenen Darstellung der Antragsgegnerin ausschließlich um "Unternehmen der chemischen und Automobil-Zulieferindustrie". Die allgemeinen Bevölkerungskreise haben für diese Produkte keine Verwendung und mit ihnen keine Berührungspunkte. Vor diesem Hintergrund ist ihr Bedeutungsverständnis irrelevant.

(3) Soweit die Antragsgegnerin eine Verkehrsbefragung im November 2007 bei 201 Personen in verantwortlicher Position für den Einkauf oder die Verarbeitung von Kunststoffen in Kunststoff verarbeitenden Unternehmen der durchführen lassen (Anlage BK 17), mögen diese Personen zwar zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören. Die durchgeführte Verkehrsbefragung ist gleichwohl aus einem anderen Grund für die Entscheidung dieses Rechtsstreits untauglich. Denn die Antragsgegnerin hat den befragten Personen ausschließlich Fragen zur Bekanntheit bzw. zur Zuordnung der Bezeichnungen €Bakelit bzw. Bakelite€ vorlegen lassen. Um ein derart isoliertes Begriffsverständnis geht es im vorliegenden Rechtsstreit jedoch nicht (mehr). Streitgegenstand in zweiter Instanz ist vielmehr allein noch eine konkreten Verwendungssituation auf einem konkreten Produkt (€bigbags€) in einer konkreten sprachlichen Zusammensetzung mit einem anderen Begriff (€Sumitomo Bakelite€) in einer konkreten Gestaltung und Schreibweise. Zwar hatte die Antragstellerin ursprünglich ein Verbot begehrt, das jedwede Verwendung des Begriffs €BAKELITE€ umfasste. Dieser Verbotsantrag hat indes durch die erstinstanzliche Entscheidung mit der Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform aus Anlage ASt7 eine erhebliche Beschränkung erfahren, die das Landgericht in Bezug auf die Kosten mit einer Verlustquote von 40% bemessen hat. Gegen diese Beschränkung hat sich die Antragstellerin nicht mit einem Rechtsmittel gewandt. Dementsprechend ist Streitgegenstand der Berufung ausschließlich die konkrete Verletzungsform. Eine Meinungsumfrage bei den Fachkreisen kann vor diesem Hintergrund nur dann zielführend sein, wenn sie sich auch auf diese konkrete Verletzungsform bezieht und die hieraus sich ergebenden Besonderheiten berücksichtigt. Ein isoliertes Wortverständnis €Bakelite€ ist in zweiter Instanz nicht (mehr) Streitgegenstand. Bereits vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse der bei den Fachkreisen durchgeführten Verkehrsbefragung unerheblich, weil sie € jedenfalls für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits - auf grundlegend unrichtigen Fragestellungen und Mustervorlagen basieren.

(4) Auch unabhängig von diesen Ausführungen bestätigen die Ergebnisse der Verkehrsbefragung bei den Fachkreisen indes nicht die Auffassung der Antragsgegnerin, sondern € im Gegenteil € gerade diejenige der Antragstellerin. Die Antragsgegnerin selbst trägt vor, dass immerhin 9% aller Befragten der Auffassung gewesen sind, die Bezeichnung €Bakelit/Bakelite€ weise im Zusammenhang mit Kunststoffen auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin (Antworten zu Frage 4), während eine Reihe weiterer Befragter ebenfalls (unterschiedliche) unternehmensrelevante Assoziationen geäußert haben. Dementsprechend hat das Marktforschungsunternehmen den Kennzeichnungsgrad mit 17% bemessen und hierbei u.a. auch diejenigen Personen miteinbezogen, die geäußert hatten, die Bezeichnung weise auf ein ganz bestimmtes Unternehmen und eine Art von Kunststoff hin (8 %). Sowohl der Prozentsatz von 9% als auch umso mehr derjenige von 17% ist so erheblich, dass nach den oben dargestellten Grundsätzen eine Umwandlung der für die Antragstellerin geschützten Marke in ein Freizeichen nachweisbar nicht stattgefunden hat. Denn nach der Verkehrsbefragung fasst € unter Berücksichtigung der bei nicht bekannten Marken erzielbaren Kennzeichnungsgrade - unzweifelhaft ein €rechtlich erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise€ die Bezeichnung unverändert markenmäßig als Herkunftshinweis auf. Nur darauf kommt es an, nicht darauf, ob der Begriff von anderen Teilen der Verkehrskreise auch als Gattungsbezeichnung verstanden wird. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die obigen Ausführungen Bezug genommen.

(5) Im vorliegenden Zusammenhang ohne Bedeutung ist hingegen der Bekanntheitsgrad der streitgegenständlichen Bezeichnung. Selbst wenn nur eine geringe Zahl von 2% der Befragten das Verfügungszeichen der Antragstellerin zugeordnet haben, schränkt dies in der vorliegenden Sachverhaltsgestaltung ihren markenrechtlichen Schutz nicht ein. Denn es geht nicht um Fragen der Verkehrsgeltung oder Verkehrsdurchsetzung von Haus aus nicht kennzeichnungskräftiger Begriffe.

b. Zwischen den für die Verfügungsmarke geschützten und den von der Antragsgegnerin unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Produkten besteht Warenidentität.

c. Auch die Voraussetzung einer Zeichenähnlichkeit ist gegeben. Der Einwand der Antragsgegnerin, sie habe die angegriffene Bezeichnung "BAKELITE" nicht in Alleinstellung benutzt, ist zwar zutreffend. Ihre hieraus gezogenen Schlüsse für die Begründetheit des Unterlassungsantrags teilt der Senat indes nicht.

aa. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken allerdings nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 05, 1042, 1044 € THOMSON LIFE; BGH WRP 06, 1227,1230 - Malteserkreuz). Ein einzelner Zeichenbestandteil kann unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindruck weit gehend in den Hintergrund treten (BGH WRP 06, 92, 94 € coccodrillo; BGH GRUR 04, 778, 779 € URLAUB DIREKT; BGH WRP 03, 889, 890 € Goldbarren; BGH WRP 98, 756, 757 - Nitrangin; BGHZ 131, 122, 125 - Innovadiclophlont). Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (EuGH GRUR 05, 1042, 1044 € THOMSON LIFE). In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben machen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem Fall das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (EuGH GRUR 05, 1042, 1044 € THOMSON LIFE). Die Feststellung von Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird (EuGH GRUR 05, 1042, 1044 € THOMSON LIFE). Vielmehr genügt für die Feststellung der Verwechslungsgefahr, dass das Publikum auf Grund der von der älteren Marke behaltenen selbständig kennzeichnenden Stellung auch den Inhaber dieser Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringt, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden (EuGH GRUR 05, 1042, 1044 € THOMSON LIFE).

bb. So verhält es sich auch im vorliegenden Fall, selbst wenn man mit der Antragsgegnerin € entgegen der Auffassung des Senats und des Landgerichts - davon ausgehen wollte, die angesprochenen Verkehrskreise nähmen die Bezeichnung nicht als eine Kombination aus Unternehmensbezeichnung und Marke, sondern als einheitliches Ganzes wahr.

aaa. Die für die Antragstellerin geschützte Wortmarke Nr. 138.054 ist bereits im Mai 1909 angemeldet worden (Anlage ASt 3) und damit selbst dann auch nach dem Vortrag der Antragsgegnerin "die ältere Marke€, wenn man zu Grunde legt, dass die Rechtsvorgängerin ihrer Konzernmutter die Bezeichnung "Bakelite" bereits seit 1920 in der Firma führt. Die Marke der Antragstellerin ist in den angesprochenen Verkehrskreisen seit langem eingeführt und weiten Teilen bekannt. Dies ergibt sich nicht nur aus den von der Antragstellerin eingereichten Stellungnahmen (Anlage ASt 11 bis ASt 13), sondern auch daraus, dass die streitgegenständliche Bezeichnung in einer Vielzahl von € lexikarischen - Veröffentlichungen ausdrücklich als eingetragene Marke mit dem Zeichen ® versehen ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Marke der Antragstellerin selbst in der Unternehmensbezeichnung €Sumitomo Bakelite€ eine eigenständige prägende Kennzeichnungskraft besitzt. Dies umso mehr, als sich aus der Anlage ASt 2 ergibt, dass der Mutterkonzern der Antragsgegnerin nur den - unstreitig bekannten - Begriff "Sumitomo" durchgängig als Unternehmenskennzeichen verwenden und diesen - je nach Branche - mit bereichsspezifischen Ergänzungen kombiniert (z.B. €Sumitomo Forestry€, €Sumitomo Insurance€, €Sumitomo Warehouse€, €Sumitomo Mitsui Construction€ usw.). Insbesondere diese eigene Kennzeichnungspraxis gibt dem Verkehr allen Anlass zu der Vermutung, dass allein der Bestandteil "Sumitomo" unmissverständlich den Unternehmensträger kennzeichnet.

bbb. Vor diesem Hintergrund ist das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, denen bekannt ist, dass es sich bei dem Begriff "Bakelite€ um eine für die Antragstellerin eingetragene Marke handelt, diese Marke in der (kombinierten) Bezeichnung als eigenständiges kennzeichnendes Element wieder erkennen und von einer unmittelbaren Bezugnahme auf die Antragstellerin ausgehen werden, zumindest im Rahmen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

ccc. Dementsprechend musste sich die Antragstellerin mit dem Unterlassungsantrag nicht gegen die Gesamtbezeichnung "Sumitomo Bakelite" wenden, sondern konnte eine Unterlassung allein in Bezug auf den verwechselbaren Bestandteil "BAKELITE€ verlangen. Dem steht insbesondere nicht der Grundsatz entgegen, dass nach ständiger Rechtsprechung des BGH bei Eingriffen in das Recht an einer Firmenbezeichnung das Unterlassungsgebot nur gegen den angegriffenen Firmennamen in seiner vollständigen Gestalt zu richten ist (BGH GRUR 97, 469, 470 € NetCom; BGH GRUR 81, 60, 64 € Sitex). Der Hinweis der Antragsgegnerin, sie habe die angegriffene Bezeichnung niemals in Alleinstellung verwendet, ist in diesem Zusammenhang unbehelflich. Denn die Parteien streiten gerade darüber, ob es sich bei dem Begriff "Sumitomo Bakelite€ in der konkreten Verwendungsform und in der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise um eine einheitliche Unternehmenskennzeichnung (so die Antragsgegnerin) oder um zwei gesonderte Begriffe, nämlich eine Unternehmensbezeichnung sowie eine Marke (so die Antragstellerin) handelt. Letzteres ist auch nach Auffassung des Senats der Fall. Hierdurch - und nicht durch das Verständnis der Antragsgegnerin - wird die konkrete Verletzungsform geprägt. Nämlich in der Weise, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, das konkret bezeichnete Produkt eines Phenolharzes in "bigbags€ sei ein solches der Marke "Bakelite", stamme (aber) von dem Hersteller "Sumitomo€. Die Bezeichnung eines konkreten Produkts sowohl mit der Unternehmensbezeichnung als auch unmittelbar nachfolgend mit der Marke ist eine - nicht nur im Bekleidungsbereich - weit verbreitete und übliche Verwendungsform (z.B. €Sony Walkman€, €Davidoff Cool Water€). Vor diesem Hintergrund bestand weder eine Veranlassung noch eine Notwendigkeit, einen Verbotsausspruch ausschließlich auf den Gesamtbegriff zu beziehen.

d. Bereits aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Antragsgegnerin den im Streit stehenden Begriff in der angegriffenen konkreten Verletzungsformen auch markenmäßig verwendet hat. Die Antragsgegnerin hat den Begriff "Bakelite" auf den streitgegenständlichen "Bigbags" unmittelbar produktkennzeichnend verwendet.

aa. Auf den von beiden Parteien eingereichten Abbildungen ist auf den Packungen kennzeichnend für das Produkt ausschließlich der Begriff "Sumitomo Bakelite€ zu erkennen. Bei der Bezeichnung "Sumitomo" handelt es sich unstreitig um ein Unternehmenskennzeichen. Dementsprechend kann aus Sicht des Verkehrs nur der Begriff "Bakelite" geeignet sein, das konkrete Produkt zu kennzeichnen, und zwar im Sinne von: Dieses ist das "Bakelite" von "Sumitomo" (vgl. zu einer ähnlichen Fallgestaltung bereits Senat GRUR-RR 05, 45 € Datschnie). Eine derartige Bezeichnungsabsicht der Antragsgegnerin ist auch nahe liegend. Denn sie selbst behauptet, bei der für die Antragsgegnerin geschützten Markenbezeichnung handele es sich um ein allgemein übliches Freizeichen, das sie selbst auch benutzen dürfen. Wenn dies so ist, versteht auch der Verkehr aus diesen Gründen den Begriff "Bakelite" nicht als Bestandteil einer Unternehmenskennzeichnung, sondern unmittelbar produktidentifizierend.

bb. Im vorliegenden Fall ergibt sich auch keine Besonderheit daraus, dass auf der äußeren Produktverpackung beide Begriffe in gleicher Größe, gleicher Schrifttype und untereinander geschrieben worden sind. Zutreffend ist allein, dass eine derartige Darstellung häufig notwendige Voraussetzung für einen Gesamtbegriff ist. Hieraus den Schluss zu ziehen, dass ein solcher stets vorliegt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, verkürzt die tatsächliche und rechtliche Beurteilung indes in erheblicher Weise. Es ist dem Senat aus eigener Anschauung bekannt, dass es auch im Übrigen Produktbezeichnungen gibt, bei denen der Herstellername und die das konkrete Produkt kennzeichnenden Marke in gleicher Schriftgestaltung unmittelbar hintereinander geschrieben sind. Dies erfolgt insbesondere (aber nicht nur) dann, wenn bereits die Schriftgestaltung herstellertypisch ist. Hieraus können keine zwingenden Schlussfolgerungen auf die Struktur bzw. Zusammengehörigkeit der Begriffe gezogen werden.

e. Selbst wenn man mit der Antragsgegnerin der € von dem Senat allerdings nicht geteilten € Auffassung sein sollte, die Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "Bakelite" sei durch eine ebenfalls anzutreffende Verwendung als Gattungsbegriff geschwächt, führt dies unter Berücksichtigung der im Markenrecht bestehenden Wechselwirkung zwischen Kennzeichnungskraft, Zeichenähnlichkeit und Warenähnlichkeit zu keinem abweichenden Ergebnis. Denn zwischen den sich gegenüberstehenden Waren besteht unstreitig Identität. Identität besteht ebenfalls im Hinblick auf den Zeichenbestandteil "Bakelite€, der - wie ausgeführt - eine selbstständig prägende Funktion hat, selbst wenn er von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als (separate) Marke, sondern als Bestandteil einer zusammengesetzten Geschäftsbezeichnung verstanden würde. Hierdurch würde selbst eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden, sodass auch nach Auffassung des Senats von einer Verwechslungsgefahr auszugehen ist.

3. Dem von der Antragsgegnerin in zweiter Instanz erstmalig erhobenen Einwand der Verwirkung und des Rechtsmissbrauchs muss der Senat nicht weiter nachgehen. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Tatsachenbehauptungen sind ebenfalls gem. § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO nicht mehr berücksichtigungsfähig. Denn der Vortrag erst in der zweiten Instanz beruht ersichtlich auf Nachlässigkeit der Antragsgegnerin. Es wäre der Antragsgegnerin ohne Weiteres möglich und zuzumuten gewesen, den umfangreichen Vortrag zur Koexistenz der Parteien bzw. zur Historie der Antragsgegnerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerinnen und der hiermit zusammenhängenden persönlichen Beziehungen zu unterschiedlichen Personen bereits in erster Instanz vorzutragen. Der Senat kann - entgegen der Behauptung der Antragsgegnerin - nicht erkennen, dass diese vielfältigen Umstände bereits in erster Instanz angesprochen worden sein sollen. Im Übrigen ist der Sachvortrag auch unerheblich. Denn es geht im vorliegenden Rechtsstreit nicht darum, ob die Antragsgegnerin (allgemein) unter der Unternehmensbezeichnung "Sumitomo Bakelite" agiert, sondern ausschließlich darum, wie sie ein konkretes Produkt kennzeichnet.

4. Die Antragsgegnerin missinterpretiert deshalb schließlich auch die angefochtene Entscheidung, wenn sie meint, die Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform sei in diesem Zusammenhang ein unzureichender "Rettungsversuch€ des Landgerichts gewesen. Einer Beschränkung auf die konkrete Verletzungsform bedurfte es vielmehr deshalb, weil die Antragsgegnerin nur insoweit Wiederholungsgefahr gesetzt hatte. Weder das Landgericht noch der Senat müssen allgemein darüber entscheiden, ob der Antragsgegnerin jedwede Verwendung - und dies war Gegenstand des ursprünglichen Antrags - der Bezeichnung "Bakelite" bei dem Inverkehrbringen oder Bewerben von Phenolharzen zu untersagen ist. Diese ist aber jedenfalls dann unzulässig, wenn sie unmittelbar auf der Außenseite der Produktverpackung direkt im Zusammenhang mit der Bezeichnung "Sumitomo" in gleicher Größe auf der Schauseite erfolgt, weil in diesen Fällen Verwechslungsgefahr mit der Marke der Antragstellerin besteht. Den deutlich darüber hinausgehenden (und insoweit unbegründeten) verallgemeinerten Antrag hat das Landgericht zu Recht mit einer erheblichen Kostenquote von 40% bemessen und zurückgewiesen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

OLG Hamburg:
Urteil v. 21.05.2008
Az: 5 U 92/07