Bundespatentgericht:
Beschluss vom 21. Oktober 2009
Aktenzeichen: 25 W (pat) 4/08

(BPatG: Beschluss v. 21.10.2009, Az.: 25 W (pat) 4/08)

Tenor

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

BPatG 152

Gründe

I.

Die Bezeichnung BENCHBREAKING ist am 24. Februar 2006 für die Dienstleistungen

"35: Werbung, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbung durch Werbeschriften, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Organisation, Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, betriebswirtschaftliche Beratung, Erteilung von Auskünften (Informationen) und Beratung für Verbraucher in Handelsund Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung], organisatorische Beratung jeweils im Zusammenhang mit Planung, Erstellung, Betrieb von Homepages, Internetsites und ECommerce-Anwendungen; Vermietung von Werbeflächen im Internet, Werbung im Internet für Dritte, Bannerexchange im Internet, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen], Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den Anund Verkauf von Waren, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Warenund Dienstleistungspräsentationen, Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentationsund Verkaufszwecken, Dateienverwaltung mittels Computer, Dienstleistung einer Preisagentur, nämlich Ermittlung von Preisen für Waren und/oder Dienstleistungen, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen (auch im Internet), ECommerce-Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops, Erteilung von Auskünften in Handelsund Geschäftsangelegenheiten, Vermittlung von Handelsund Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von ecommerce; Präsentation von Waren und Dienstleistungen, Fernsehwerbung, Marktforschung, Marketing, Verkaufsförderung (Sales Promotion) für andere, Meinungsforschung, Personalanwerbung, Personalmanagementberatung, Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung, Merchandising, Verbraucherberatung, Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet, Vermittlung von Adressen, Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte, Webvertising (Marketing für Dritte in digitalen Netzen), Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, Herausgabe von Werbetexten, Betrieb einer Imund Exportagentur, Öffentlichkeitsarbeit (public relations), Rundfunkwerbung, Personalund Stellenvermittlung, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, Vermittlung von wirtschaftlichem Know-How (Franchising), Zeitarbeitskräften und Zeitungsabonnements für Dritte; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit, Personalanwerbung, Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests, Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste [für Dritte], Vermittlung und Überlassung von Zeitarbeitskräften; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Internetprojekten, Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Software, Daten, Bildern, Audio und/oder Video.

41: Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen und Symposien auf dem Gebiet von Vertrieb und Waren und Dienstleistungen, Verkauf, Verkaufsförderung, PR, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation; Organisation und/oder Durchführung von Fortund Weiterbildungsprogrammen, Personalentwicklung durch Ausund Fortbildung, Videofilmproduktion, Videoverleih [Bänder, Kassetten], Coaching, Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung, Personalentwicklung durch Ausund Fortbildung, Durchführung von Spielen im Internet, Vermietung von Büchern, Herausgabe von Texten, Zeitschriften und Bücher in elektronischer Form (auch Intranetzen und im Internet) sowie Herausgabe von Verlagsund Druckereierzeugnissen in elektronischer Form (auch in Intranetzen und im Internet), Filmund Videofilmproduktion sowie Produktion filmähnlicher Produkte, nämlich multimediale Präsentationen in Form von Flash-Präsentationen, Filmen und Dia-Präsentationen, sowie deren Vermietung.

42: Handel mit Film-, Fernsehund Videolizenzen; Beratung für Telekommunikationstechnik, technische Beratung, insbesondere bei Einsatz von Streaming-Media-Technolgien in Intranets und im Internet, Entwicklung und Bereitstellung von Streaming-Media-Technolgien in Intranets und im Internet, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Aktualisierung von Datenbank-Software, Speicherung von Daten in Computerdatenbanken, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Vergabe und Registrierung von Domains, Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme (auch für das Internet); Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Gestaltung, Erstellung und Aktualisierung von Internetseiten; technische Beratung und Projektplanung bei Internetprojekten; Wartung, technische und redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Pflege von Software für Internetauftritte; Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Web-Servern, Wartung von Software für Internet-Zugänge, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing), Dienstleistungen einer Zertifierungsstelle (Prüfung und Autorisierung von Unternehmen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); Datenspeicherung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; EDV-Beratung, technische Beratung jeweils im Zusammenhang mit Planung, Erstellung Betrieb von Homepages, Internetsites und E-Commerce-Anwendungen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamts vom 26. Januar 2007 und vom 30. November 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Ob auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, was der Erstprüfer bejaht hatte, blieb im Erinnerungsbeschluss dahingestellt.

Die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 41 und 42 würden von Unternehmen, leitenden Angestellten mit Führungsund Entscheidungsaufgaben und beratenden Dienstleistern im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit nachgefragt. Diesem Personenkreis könne sowohl eine umfangreiche Kenntnis der entsprechenden Fachausdrücke, insbesondere hinsichtlich der Beurteilung von Leistung, Eigenleistung und Wettbewerb, als auch eine Mindestkenntnis der englischen Sprache unterstellt werden, zumal die englische Sprache im Geschäftsbereich üblich geworden sei. Eine Zerlegung des Gesamtbegriffs in die Bestandteile "bench" und "breaking" mit anschließender Übersetzung der Einzelteile und Wiederzusammensetzung der deutschen Begriffe zu dem Wort "Bankbrechen" wäre analysierend und könne nicht zur Unterscheidungskraft führen. Den beteiligten Verkehrskreisen sei der Begriff "Benchmarking" als ein wettbewerbswirtschaftliches Analyseinstrument bekannt. Davon unterscheide sich das beanspruchte Zeichen lediglich dadurch, dass "mark" durch "break" ersetzt werde. Die Verkehrskreise verstünden, dass hier im Gegensatz zum Vergleich oder zur Markierung bzw. Messung von Leistungen und/oder Eigenschaften in einem wettbewerbswirtschaftlichen Zusammenhang ein Brechen bzw. Durchstoßen von bestehenden Leistungen und/oder Eigenschaften beschrieben werden solle. Wegen des Gesamteindrucks des Zeichens und insbesondere des Verständnisses der beteiligten Verkehrskreise sei die wörtliche Übersetzung "Bankbrechung" irrelevant. Der Begriff "Benchbreaking" werde bereits mehrfach im Sinne eines wettbewerbswirtschaftlichen Analyseinstruments und als beschreibende Angabe von Dienstleistungen, die den beteiligten Verkehrskreisen angeboten werden, benutzt und könne als branchenüblich angesehen werden. Das Zeichen werde lediglich als eine Beschreibung für ein weiteres wettbewerbswirtschaftliches Analyseinstrument angesehen. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen besage der Ausdruck lediglich, dass diese für eine entsprechende Analyse benötigt würden oder eine solche zum Inhalt haben bzw. Gegenstand eines Benchbreaking sein könnten.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die keinen Antrag gestellt hat.

Keinem einzigen dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Auszug könne entnommen werden, dass das Wort "Benchbreaking" ein wettbewerbswirtschaftliches Analyseinstrument bezeichne. Das Wort habe mit einer Analyse, d. h. einem Vergleich von Werten nichts zu tun. Im vorliegenden Fall lasse sich der Bezeichnung schon kein Begriffsinhalt zuordnen. Erst recht sei es nicht möglich, in der angemeldeten Marke eine Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen. Anders als das Wort "benchmark", das tatsächlich existiere und die Bedeutung "Bezugspunkt" oder "Bezugsangabe" habe, gebe es das Wort "Benchbreak" nicht. Wollte man ein Brechen oder Durchstoßen bestehender Leistungen oder Eigenschaften angeben, so wäre dies mit einer Wortkombination "bench mark exceeding", oder allenfalls -unter Bruch aller englischen Sprachregeln -mit der Wortkombination "bench mark breaking" möglich. Fehle einem Begriff ein klarer Bedeutungsgehalt, so könne ihm eine hinreichend Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Eine glatt beschreibende Bedeutung könne bereits abstrakt nicht nachgewiesen werden. Erst recht gelte dies im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Aber selbst der vom Amt angenommene Begriffsgehalt habe nichts mit Dienstleistungen wie beispielsweise Werbung durch Werbeschriften, Organisation, Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Vermietung von Werbeflächen im Internet, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte, Dateienverwaltung mittels Computer, E-Commerce-Dienstleistungen, Präsentation von Waren und Dienstleistungen, Werbung, Marketing, Vermittlung von Wirtschaftskontakten, Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, Arbeitnehmerüberlassung, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops etc., Videoverleih, Vermieten von Büchern, Beratung für Telekommunikationstechnik, technische Beratung, sämtliche Vermietungsdienstleistungen, sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datenbanken und Domains, Wartungen und technische Beratungen bzw. Betreuungen, Webhousing, Konvertieren von Daten, Premastering, Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Vermittlung von Adressen, Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte etc. zu tun.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der angemeldeten Marke steht im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt allein der Herkunftsfunktion die maßgebliche Bedeutung zu (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 8 Rdn. 42).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist. Dies sind hier zum Teil allgemeine Verkehrskreise, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35 aber auch Unternehmen und Fachleute, welche die angemeldeten Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Darüber hinaus können sich sämtliche Dienstleistungen speziell an Fachleute richten und für diese konzipiert sein, so dass in Bezug auf alle angemeldeten Dienstleistungen der Fachverkehr ein beachtlicher Verkehrskreis darstellt, der bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild).

Der angemeldeten Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr in der angemeldeten Marke lediglich eine Sachangabe sieht. Die angemeldete Marke wird jedenfalls vom Fachverkehr, der hinsichtlich der angemeldeten Dienstleistungen ein beachtlicher Verkehrskreis ist, dahingehend verstanden, dass die Methode "benchbreaking" im Gegensatz zum bloßen Benchmarking darin besteht, dass man sich nicht lediglich an dem Besten auf dem jeweiligen Gebiet orientiert, sondern sich davon abhebt. Wie das der Anmelderin mit Bescheid vom 12. Januar 2009 zugesandte Recherchematerial zeigt, wird der Begriff "benchbreak" bzw. "benchbreaking" als Sachangabe verwendet, z. B. als Thema von Vorträgen wie "Vom Benchmarking zum Benchbreaking" (http://www.marketingclubdortmund.de/news/index) oder in Büchern wie "Der erfolgreiche Unternehmer" in dem der Begriff als bekannt angenommen wird (http://www.mediamania.de/Sources/Drucken). Unerheblich ist, ob es sich bei der Bezeichnung um eine Wortneubildung der Anmelderin handelt. Selbst wenn sie ihn geschaffen haben sollte, so handelt es sich jedenfalls heute um einen in den Fachkreisen verständlichen Begriff, der eine bestimmte Managementmethode bezeichnet. Wenn man sich nur an Wettbewerbern orientiert wie beim "benchmarking", berücksichtigt man nur das Bestehende und es besteht die Gefahr, dass man neue Wege verpasst, mit denen man sich von Wettbewerbern abheben kann. Wie die der Anmelderin zugesandten Unterlagen belegen, wird daher vielfach statt "benchmarking" das "benchbreaking" propagiert. Soweit die Anmelderin in Bezug auf die mit dem Erinnerungsbeschluss zugesandten Unterlagen geltend macht, in der ersten Anlage zum Beschluss komme der Begriff nicht vor, ist dies unzutreffend, da diese Anlage aus zwei Seiten besteht, wobei die erste Seite lediglich das Titelblatt darstellt, auf der Folgeseite dagegen "Benchbreaking" und "Benchmarking" gegenüber gestelllt werden. Ob die folgenden Unterlagen, die dem Erinnerungsbeschluss zugefügt waren, Internetseiten der Anmelderin angeben, kann dahingestellt bleiben, da auch insoweit die Bezeichnung als Sachangabe verwendet wird und es für die Frage der Unterscheidungskraft unerheblich ist, ob die Angabe auf die Anmelderin zurückgeht.

Die Bezeichnung ist für alle angemeldeten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig. Da die angemeldeten Dienstleistungen sich auch speziell an Fachleute richten können, ist der Fachverkehr ein zu beachtender Verkehrskreis. Für diesen ist das Wort "BENCHBREAKING" verständlich, zumal die Parallele zum Wort "benchmarking" auf der Hand liegt.

Zwischen den angemeldeten Dienstleistungen und dem Begriff "BENCHBREA-KING" besteht ein enger sachlicher Bezug, so dass der hier beachtliche Fachverkehr in der Bezeichnung kein betriebliches Herkunftskennzeichen sieht, sondern lediglich die Sachangabe. "BENCHBREAKING" kann Thema, Gegenstand und Inhalt der angemeldeten Dienstleistungen sein oder die Dienstleistungen können dazu dienen die Methode "BENCHBREAKING" durchzuführen.

So kann "BENCHBREAKING" in Bezug auf einen Teil der angemeldeten Dienstleistungen das Thema bzw. den Inhalt bezeichnen, auf den sich die Dienstleistungen beziehen. Dies trifft auf die Dienstleistungen zu, die in Bezug auf bestimmte Inhalte und Themen erbracht werden oder werden können, so dass ein enger sachlicher Bezug zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den Dienstleistungen besteht. Bereits aus diesem Grund fehlt hinsichtlich der Dienstleistungen

"Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Organisation, Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, betriebswirtschaftliche Beratung, Erteilung von Auskünften (Informationen) und Beratung für Verbraucher in Handelsund Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung], organisatorische Beratung jeweils im Zusammenhang mit Planung, Erstellung, Betrieb von Homepages, Internetsites und ECommerce-Anwendungen; Erteilung von Auskünften in Handelsund Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung; Verbraucherberatung; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung bei Internetprojekten; Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank, nämlich Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Software, Daten, Bildern, Audio und/oder Video; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen und Symposien auf dem Gebiet von Vertrieb und Waren und Dienstleistungen, Verkauf, Verkaufsförderung, PR, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation; Organisation und/oder Durchführung von Fortund Weiterbildungsprogrammen, Personalentwicklung durch Ausund Fortbildung, Videofilmproduktion, Videoverleih [Bänder, Kassetten], Coaching, Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung, Personalentwicklung durch Ausund Fortbildung, Durchführung von Spielen im Internet, Vermietung von Büchern, Herausgabe von Texten, Zeitschriften und Bücher in elektronischer Form (auch Intranetzen und im Internet) sowie Herausgabe von Verlagsund Druckereierzeugnissen in elektronischer Form (auch in Intranetzen und im Internet), Filmund Videofilmproduktion sowie Produktion filmähnlicher Produkte, nämlich multimediale Präsentationen in Form von Flash-Präsentationen, Filmen und Dia-Präsentationen, sowie deren Vermietung; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Aktualisierung von Datenbank-Software, Speicherung von Daten in Computerdatenbanken; Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme (auch für das Internet); Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Gestaltung, Erstellung und Aktualisierung von Internetseiten; Pflege von Software für Internetauftritte; Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme (auch für das Internet); Dienstleistungen einer Internetagentur, nämlich Konzeption, Gestaltung, Erstellung und Aktualisierung von Internetseiten; Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle (Prüfung und Autorisierung von Unternehmen); Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

jegliche Unterscheidungskraft. Insoweit stellt auch bei den Dienstleistungen der Vermietung der multimedialen Präsentationen in Form von Flash-Präsentationen, Filmen und Dia-Präsentationen der Inhalt der Filme einen hinreichend engen Bezug dar, da gerade bei Spezialthemen wie Marketinginstrumente die Anbieter nebeneinander die Inhalte je nach den speziellen Bedürfnissen des Kunden verkaufen oder in sonstiger Weise zur Verfügung stellen.

Hinsichtlich der Dienstleistungen

"Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Marketing, Verkaufsförderung (Sales Promotion) für andere; Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung, Merchandising; Betrieb einer Imund Exportagentur"

gibt die Bezeichnung an, was Gegenstand und Bestimmung der Dienstleistung ist, nämlich "BENCHBREAKING". Die Dienstleistungen können so erbracht werden, dass die Firma sich von anderen abhebt. Bei der Erbringung dieser Dienstleistungen kann dies als besonderes Ziel herausgestellt werden, so dass auch insoweit der angemeldeten Bezeichnung aufgrund des engen sachlichen Bezugs jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Hinsichtlich der Dienstleistungen

"Werbung, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte, Bannerexchange im Internet, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Vorführung von Waren für Werbezwecke, Warenund Dienstleistungspräsentationen, Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentationsund Verkaufszwecken; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Präsentation von Waren und Dienstleistungen, Fernsehwerbung, Marktforschung; Meinungsforschung, Personalanwerbung; Webvertising (Marketing für Dritte in digitalen Netzen); Herausgabe von Werbetexten; Öffentlichkeitsarbeit (public relations); Rundfunkwerbung; Handel mit Film-, Fernsehund Videolizenzen"

stellt die Bezeichnung eine Anpreisung dar, dass man neue Wege gegangen ist bzw. gehen wird und "BENCHBREAKING" einen wesentlichen Aspekt der angebotenen Dienstleistungen darstellt. Auch diese Dienstleistungen können unmittelbar darauf gerichtet sein und dazu dienen ein "BENCHBREAKING" zu erreichen und zu bewerben, so dass ein enger sachlicher Bezug vorliegt.

Die Dienstleistungen

"Vermietung von Werbeflächen im Internet; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den Anund Verkauf von Waren; Dateienverwaltung mittels Computer, Dienstleistung einer Preisagentur, nämlich Ermittlung von Preisen für Waren und/oder Dienstleistungen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen (auch im Internet), E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte über Online-Shops; Vermittlung von Handelsund Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Handelssgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von ecommerce; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet, Vermittlung von Adressen, Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Personalund Stellenvermittlung, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von E-Commerce, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, Vermittlung von wirtschaftlichem Know-How (Franchising), Zeitarbeitskräften und Zeitungsabonnements für Dritte; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit, Personalanwerbung, Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Eignungstests, Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste [für Dritte], Vermittlung und Überlassung von Zeitarbeitskräften"

können dazu bestimmt sein, als Mittel für ein "BENCHBREAKING" zu dienen. Auch in einer solchen Zielvorgabe bzw. Bestimmungsangabe wird der Verkehr in Bezug auf diese Dienstleistungen lediglich eine Sachangabe sehen.

Die Dienstleistungen

"Beratung für Telekommunikationstechnik, technische Beratung, insbesondere bei Einsatz von Streaming-Media-Technolgien in Intranets und im Internet, Entwicklung und Bereitstellung von Streaming-Media-Technolgien in Intranets und im Internet; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Vergabe und Registrierung von Domains; technische Beratung und Projektplanung bei Internetprojekten; Wartung, technische und redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (Hosting), Vermietung von Web-Servern, Wartung von Software für Internet-Zugänge, Zurverfügungstellen von Speicherkapazitäten zur externen Nutzung (Web-Housing); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien; Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); Datenspeicherung; EDV-Beratung, technische Beratung jeweils im Zusammenhang mit Planung, Erstellung, Betrieb von Homepages, Internetsites und E-Commerce-Anwendungen"

können in technischer Hinsicht dazu dienen, "BENCHBREAKING" zu verwirklichen, so dass auch insoweit die angemeldete Marke als Bestimmungsangabe dienen kann. Zudem können auch diese Dienstleistungen in einer Art und Weise erbracht werden, dass sie sich von denen der Konkurrenten abheben und entsprechend beworben werden, so dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Sachangabe handelt, die einen engen Bezug zu den Dienstleistungen aufweist.

Soweit die Anmelderin speziell meint, die Bezeichnung "BENCHBREAKING" habe "nichts mit Dienstleistungen wie Werbung durch Werbeschriften, Organisation, Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Vermietung von Werbeflächen im Internet, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte, Dateienverwaltung mittels Computer, E-Commerce-Dienstleistungen, Präsentation von Waren und Dienstleistungen, Werbung, Marketing, Vermittlung von Wirtschaftskontakten, Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken, Arbeitnehmerüberlassung, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Dienstleistungen einer Multimediadatenbank, Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Workshops etc., Videoverleih, Vermieten von Büchern, Beratung für Telekommunikationstechnik, technische Beratung, sämtliche Vermietungsdienstleistungen, sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datenbanken und Domains, Wartungen und technische Beratungen bzw. Betreuungen, Webhousing, Konvertieren von Daten, Premastering, Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Vermittlung von Adressen, Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte etc. zu tun", kann dem nicht gefolgt werden.

Zum einen ist "BENCHBREAKING" in allen diesen Bereichen als Managementmethode möglich und kann in diesem Zusammenhang herausgestellt und damit geworben werden. Zum andern können zu einem erfolgreichen "BENCHBREA-KING" alle diese Dienstleistungen erforderlich werden und damit die angemeldete Bezeichnung als Bestimmungsangabe in Betracht kommen. Außerdem können die angemeldeten Dienstleistungen teilweise -wie bereits ausgeführt -zum Thema und Inhalt "BENCHBREAKING" haben. Durch diesen engen Sachbezug kommt der Bezeichnung daher auch für die von der Anmelderin speziell erwähnten Dienstleistungen bzw. Dienstleistungsbereiche keine Unterscheidungskraft zu.

Ob darüber hinaus das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Bayer Merzbach Metternich Hu

BPatG:
Beschluss v. 21.10.2009
Az: 25 W (pat) 4/08