Landgericht München I:
Urteil vom 7. Juli 2009
Aktenzeichen: 33 O 8882/08

(LG München I: Urteil v. 07.07.2009, Az.: 33 O 8882/08)

Tenor

I. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu vollziehen im Fall der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen,

in Deutschland im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Viaguara" für die Waren "alkoholische Getränke; Brandy, Cocktails, Liköre, Rum, Whiskey, Wein, Wodka" zu benutzen, insbesondere das Zeichen "Viaguara" auf solchen Waren anzubringen, unter dem Zeichen "Viaguara" solche Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu den genannten Zwecken zu besitzen, zu importieren, zu exportieren oder zu bewerben.

II. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu vollziehen im Fall der Beklagten zu 1) an ihrem Geschäftsführer, zu unterlassen,

in Deutschland im geschäftlichen Verkehr die Domain "viaguara.de" für die Waren "alkoholische Mischgetränke aus Wodka" zu verwenden, insbesondere die Domain "viaguara.de" auf einer Homepage einzusetzen oder einsetzen zu lassen.

III. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren "Wodka", bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana, gemäß Ziffer I zu erteilen.

IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit gemäß Ziffer I gekennzeichneten Waren "Wodka", bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana, erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalender-Vierteljahren und Bundesländern.

V. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin aus den in Ziffern I und II beschriebenen Handlungen, bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana, entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

VI. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, an die Klägerin EUR 2.994,40 nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 22.02.2008 zu bezahlen.

VII. Die Beklagten werden verurteilt, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz befindlichen alkoholischen Mischgetränke aus Wodka und Guarana, die mit dem Zeichen "Viaguara" gekennzeichnet sind, sowie entsprechende Etiketten, Verpackung und Werbematerialien zu vernichten.

VIII. Die Beklagte zu 1) wird verurteilt, in die Schutzentziehung des deutschen Teils ihrer bei der WIPO unter der Nr. 855 223 eingetragenen Internationalen Registrierung "Viaguara" einzuwilligen.

IX. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte zu 1) 55 % und der Beklagte zu 2) 45 %.

X. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,-- vorläufig vollstreckbar.

XI. Der Streitwert wird auf EUR 502.994,40 festgesetzt, wobei auf Ziffern I. 300.000,-- €, auf Ziffer II. 100.000,--, auf Ziffern III., IV. und V. jeweils EUR 10.000,--, auf Ziffer VII. 20.000,-- und auf Ziffer VIII. 50.000,-- entfallen.

Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte kennzeichenrechtliche Unterlassungs- und Folgeansprüche wegen behaupteter Verletzung ihrer Markenrechte an dem Zeichen "VIAGRA" geltend.

Die Klägerin vertreibt seit Ende der 90er Jahre unter anderem in Deutschland ein Potenzmittel in Form einer blauen Tablette unter der Bezeichnung "Viagra". Hinsichtlich dieser Bezeichnung ist die Klägerin Inhaberin der Gemeinschafts-Wortmarke Nr. 233890 "VIAGRA", angemeldet am 19.04.1996, eingetragen am 21.04.1998 mit Schutz für "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen" (Anlage K1). Hinsichtlich der deutschen Wortmarke "VIAGRA", angemeldet am 20.12.1995, eingetragen am 04.06.1996 mit Schutz für "Arzneimittel zur Behandlung von Sexualfunktionsstörungen" ist die P P € eine Tochtergesellschaft der Klägerin € als Inhaberin im Register eingetragen (Anlage K64) und hat zugunsten der Klägerin die als Anlage K65 vorgelegte Prozeßstandschaftserklärung vom 05.12.2008 abgeben.

Die Beklagte zu 1) ist ein polnisches Unternehmen, das Spirituosen herstellt und vertreibt, der Beklagte zu 2) ist ihr alleiniger Geschäftsführer.

Am 13.12.2004 brachte die Beklagte zu 1) die IR-Marke 855 223 (Wortmarke) "VIAGUARA" mit Schutz für die Waren "Alkoholische Getränke; Brandy, Cocktails, Liköre, Rum, Whisky, Wein, Wodka" zur Eintragung, die unter anderem auf Deutschland erstreckt wurde (Anlage K38).

Unter der Website "viaguara.de", die im Impressum die Beklagte zu 1) auswies (vgl. Anlage K40) fand sich die Bewerbung eines Getränks "aus brasilianischem Guarana und polnischem Wodka" unter Verwendung der Bezeichnung "VIAGUARÀ" (Anlage K39). Die dort dargestellte Flasche hatte € vergrößert € folgendes Aussehen:

Die Klägerin sieht sich sowohl durch die Schutzerstreckung der Marke "VIAGUARA" auf Deutschland als auch durch die Bewerbung des wodkahaltigen Getränks unter der Website "viaguara.de" in ihren Markenrechten an der Bezeichnung "VIAGRA" verletzt.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei der Marke "VIAGRA" aufgrund der damit verbundenen neuen Form der Behandlung von Erektionsstörungen, des damit einhergehenden wirtschaftlichen Erfolgs des Medikaments "VIAGRA", der umfangreichen Berichterstattung und Diskussion über dieses Medikament und der umfangreichen Benutzung der Marke um eine weltberühmte bzw. notorisch bekannte Marke handele. Dies werde unter anderem belegt durch die als Anlagen K2 mit K17 vorgelegten Presseberichte, die im Hinblick auf die seinerzeit völlig neuartige schmerzlose und unkomplizierte Behandlungsmethode bereits eingesetzt habe, bevor das Medikament in Deutschland überhaupt verfügbar gewesen sei. Auch vom "blauen Wunder" oder der "blauen Pille" werde in den Medien berichtet, wenn "VIAGRA" gemeint sei. Zudem finde sich "VIAGRA" seit mehreren Jahren in allen gängigen Lexika, und die Berühmtheit der Marke werde von deutschen Gerichten sowie dem DPMA anerkannt. Der Bekanntheitsgrad der Marke habe im Jahr 2002 bei 84 % gelegen; Marktanteile von zeitweise bis zu 100% im Bereich der Medikamente gegen Erektionsstörungen seien innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes erreicht worden. Weitere Nachweise der Berühmtheit der Klagemarke ergäben sich aus den als Anlagen K66 mit K118 vorgelegten Unterlagen.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass aufgrund der Erstreckung der IR-Marke der Beklagten zu 1) auf Deutschland eine Erstbegehungsgefahr für eine Benutzung der von der Marke geschützten Waren bestehe. Ferner bewerbe die Beklagte zu 1) ein konkretes wodkahaltiges Getränk auf ihrer deutschen Website, auf dessen Flaschenetikett die Darstellung verschiedener Figuren mit erigiertem Penis zu erkennen sei.

Die sich gegenüberstehenden Marken "VIAGRA" und "Viaguara" seien hochgradig ähnlich. Der einzige Unterschied im Mittelteil falle nicht ins Gewicht. Zudem bestehe die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens.

Auch zwischen den jeweils geschützten Waren bestehe zumindest eine entfernte Ähnlichkeit. So umfassten die Waren "alkoholische Getränke" der Beklagtenmarke auch solche Getränke, die gesundheitliche Eigenschaften oder Vorteile für sich beanspruchen könnten (z. B. Magenbitter), so dass eine Ähnlichkeit zu den von der Klage-Gemeinschaftsmarke geschützten "Pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Präparaten und Substanzen" bestehe. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass der im von der Beklagten zu 1) im Internet beworbenen wodkahaltigen Getränk enthaltene Wirkstoff Guarana insbesondere als potenzsteigernd bzw. das Sexleben anregend gelte. Außerdem würden die Beklagten ihrerseits mit einer sexuell stimulierenden Wirkung ihres Produktes werben, wie sich unter anderem aus dem in Anlage K120 dokumentierten Internetauftritt ergebe.

Unter Berücksichtigung der im Hinblick auf die notorische Bekanntheit der Klagemarke gesteigerten Kennzeichnungskraft sei Verwechslungsgefahr gegeben.

Jedenfalls würden aber die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der berühmten Marke "VIAGRA" in unlauterer Weise ausgenutzt und beeinträchtigt. Die Annäherung der Beklagten an die Klägerin ergebe sich dabei auch durch deren Verwendung der Farbe "blau" und die Darstellung von Figuren mit erigiertem Penis. Zudem sei Alkohol Ursache für Erektionsstörungen, so dass über die Marke "Viaguara" negative Assoziationen zur Klägerin geschaffen würden. Außergerichtlich von der Beklagten zu 1) vorgetragene Argumente € "via" stehe im Polnischen für "von" bzw. "aus" und "Guara" bezeichne eine Region in Brasilien, aus der der Hauptbestandteil der Produkte der Beklagten "Guarana" stamme € seien als Rechtfertigung nicht geeignet.

Mit Anwaltsschreiben vom 30.01.2008 (Anlage K45, K46) hat die Klägerin die Beklagte zu 1) erfolglos abgemahnt. Eine Nachfristsetzung mit Schreiben vom 11.02.2008 (Anlage K49, K50) blieb ebenfalls ohne Erfolg. Hinsichtlich des außergerichtlichen Schriftverkehrs zwischen den Parteien wird auf die Anlagen K45 mit K52 Bezug genommen.

Unter Berücksichtigung der aus dem Sitzungsprotokoll vom 17.03.2009 ersichtlichen Änderungen der mit Klageschrift vom 27.05.2008 angekündigten Klageanträge beantragt die Klägerin:

1. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu Euro 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu vollziehen im Fall der Beklagten zu 1. an dem Geschäftsführer der Beklagten, zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Viaguara" für die Waren "alkoholische Getränke; Brandy, Cocktails, Liköre, Rum, Whiskey, Wein, Wodka" zu benutzen, insbesondere das Zeichen "Viaguara" auf den Waren "alkoholische Getränke; Brandy, Cocktails, Liköre, Rum, Whiskey, Wein, Wodka" anzubringen, unter dem Zeichen "Viaguara" die Waren "alkoholische Getränke; Brandy, Cocktails, Liköre, Rum, Whiskey, Wein, Wodka" anzubieten, in den Verkehr zu bringen zu den genannten Zwecken zu besitzen, zu importieren, zu exportieren oder zu bewerben.

2. Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu Euro 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu vollziehen im Fall der Beklagten zu 1. an dem Geschäftsführer der Beklagten, zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr die Domain "viaguara.de" für die Waren "alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana" zu verwenden, insbesondere die Domain "viaguara.de" auf einer Homepage einzusetzen oder einsetzen zu lassen.

3. Die Beklagten werden verurteilt, Auskunft über Namen und Anschrift der Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten oder bestellten Waren "Wodka", bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana gemäß Antrag 1 zu erteilen.

4. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Umsätze zu erteilen, die mit gemäß Antrag 1 gekennzeichneten Waren "Wodka", bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana, erzielt wurden, sowie über den Umfang und die Art der getätigten Werbung, jeweils aufgegliedert nach Kalender-Vierteljahren und Bundesländern.

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin aus den in Antrag 1 und 2 beschriebenen Handlungen bezogen auf alkoholische Mischgetränke aus Wodka und Guarana entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

6. Die Beklagte zu 1. wird verurteil, an die Klägerin Euro 2.994,40 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskont-Überleitungs-Gesetzes hieraus seit 22. Februar 2008 zu bezahlen.

7. Die Beklagten werden verurteilt, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz befindlichen alkoholischen Mischgetränke aus Wodka und Guarana, die mit dem Zeichen "Viaguara" gekennzeichnet sind, Etiketten und Werbematerialien zu vernichten.

8. Die Beklagte zu 1. wird verurteilt, in die Schutzentziehung des deutschen Teils ihrer bei der WIPO unter der Nr. 855 223 eingetragenen Internationalen Registrierung "viaguara" einzuwilligen.

Die Beklagten beantragen

Klageabweisung.

Sie tragen vor, die Klägerin habe es nicht vermocht, die beanspruchte Bekanntheit ihrer Marke und der Viagra-Tabletten unter Beweis zu stellen. Sie verweisen zunächst darauf, dass nach ihren Informationen kein anderes Medikament aufgrund fahrlässiger Anwendung für so viele Todesfälle verantwortlich sei wie Viagra und dass sich dieses Medikament mittlerweile als Lifestyle-Droge etabliert habe. Die von der Klägerin vorgelegten Berichte lieferten im übrigen keinen Beleg dafür, dass im maßgeblichen Kollisionszeitpunkt umfassend über Viagra berichtet worden sei, da die meisten Artikel aus den Jahren 1998 € 2003 stammten. Auch die Lexika-Auszüge seien acht Jahre alt. Aktuelle Marktanteile in der EU ließen sich den Unterlagen ebenfalls nicht entnehmen. Vielmehr ergebe sich aus den als Anlage K23 vorgelegten Absatzzahlen, dass die Klägerin seit 2002 stetig Marktanteile verliere. Zu berücksichtigen seien ferner die diversen Produkte dritter Anbieter mit gleichen Anwendungsbereichen wie Viagra, unter denen mehrere Produkte seien, die sich aus den Zeichenbestandteilen "VI" bzw. "VIA" und weiteren Bestandteilen zusammensetzten. Die in Bezug genommenen Entscheidungen des DPMA und der Gerichte seien Einzelfallentscheidungen, die als Anlage K35 vorgelegte Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2002 weise eine ganze Reihe von Fehlern auf.

Soweit die Klägerin auf die Verwendung der Farbe "blau" verweist, sei zu berücksichtigen, dass die Farbe "blau" für die Klägerin nicht geschützt sei. Im übrigen würden auch Konkurrenzprodukte zu denen der Klägerin in blauen Verpackungen angeboten. Es sei nicht ersichtlich, dass der angesprochene Verkehr (ausnahmslos erwachsene Männer) die Farbe "blau" mit "Viagra" in Verbindung bringe.

Zum streitgegenständlichen Websiteauftritt unter "viaguara.de" tragen die Beklagten zunächst vor, die Beklagte zu 1) nutze das Zeichen "VIAGUARÀ" im Rahmen der beanstandeten Internetseite www.viaguara.de vor einem schwarz gehaltenen Hintergrund im Rahmen eines in der Höhe von etwa zwei Dritteln horizontal verlaufenden blauen Balkens, der oben und unten durch zwei goldene Linien begrenzt werde (Bl. 49/50 d. A.). Diese Farbwahl unterscheide sich deutlich von der klägerischen Aufmachung ihrer Produkte. Weiter sei auch darauf hinzuweisen, dass die Beklagte zu 1) auch im Rahmen ihres Internetauftritts deutlich auf die Zusammensetzung des Produkts "Viaguara" hinweise als "erste Verbindung von brasilianischem Guarana und polnischem Wodka". Die von der Klägerin angeführten errigierten Penisse auf dem Flaschenetikett seien mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Es handele sich ohnehin nur um die Darstellung männlicher nackter Eingeborener, die der Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Inhaltsstoffe auffasse.

Nach Wechsel ihrer Prozessbevollmächtigten behaupten die Beklagten demgegenüber, dass Ansprüche auf Unterlassung der Domain "viaguara.de" schon deswegen nicht bestünden, da die Beklagten zu keinem Zeitpunkt Inhaber der Domain gewesen seien. Der Inhaber habe die Domain ohne Kenntnis der Beklagten registrieren lassen, und der Internetauftritt sei ohne Kenntnis der Beklagten erfolgt. Zudem sei die Domain mittlerweile nicht mehr registriert (Bl. 108 d. A).

Im Hinblick auf die seitens der Beklagten verwendeten Zeichen führen die Beklagten aus, dass die polnische Auslegung des Begriffs "VIA" ohne Relevanz sei. "VIA" als lateinisches Wort für "Straße" werde im übrigen auch für eine ganze Reihe von Abkürzungen verwendet und zudem als Präposition im Sinne von "über". Der deutsche Verkehr sei ferner seit Jahren daran gewöhnt, dass alkoholische Getränke aller Art unter dem Zeichen "VIA" in Alleinstellung oder mit anderen Bestandteilen angeboten würden, wobei "VIA" in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Getränke verwendet werde (Anlage B4). Auch existierten mehr als 100 Marken dritter Anbieter, die Schutz für "VIA" insbesondere für pharmazeutische und veterinärmedizinische Produkte beanspruchten, wie sich aus Anlage B5 ergebe, so dass der Verkehr gewohnt sei, bei mit VIA gekennzeichneten Erzeugnissen der Klassen 5, 32 und 33 verstärkt auf die zusätzlichen Markenbestandteile zu achten.

Bei Guaranà handele es such um eine aus dem Amazonasgebiet stammende Lianenart, die ursprünglich von den Ureinwohnern Lateinamerikas kultiviert worden sei und für ihren außerordentlich hohen Koffeingehalt bekannt sei. Aus deren Extrakt werde ein für Brasilien typisches limonadeähnliches Erfrischungsgetränk hergestellt, dem eine anregende Wirkung nachgesagt werde und das in Fitnesskreisen als leistungsfördernd gelte. Die Pflanze zeichne sich durch rote Früchte aus, die auch auf der streitgegenständlichen Flasche abgebildet seien. Dass Guaranà eine potenzsteigernde, das Sexleben anregende Wirkung zugeschrieben werde, sei nicht ersichtlich. Einen wissenschaftlichen Beleg hierfür liefere die Klägerin nicht. Insbesondere werde es vom Verkehr nicht als Arzneimittel aufgefasst.

Das Zeichen "VIAGUARÀ" fasse der angesprochene Verkehr daher entweder als "aus Guarà" (eingeführt), stammend "aus Guarà" bzw. (stammend) "von der Straße aus Guarà" oder als einen Hinweis auf den Inhaltsstoff Guarana auf.

Die geltend gemachten Ansprüche bestünden demnach nicht. So fehle es an der behaupteten Verwechslungsgefahr: Die sinkenden Absatzzahlen der Klägerin sowie die vielen Konkurrenzprodukte auch mit dem Bestandteil "VIA" belegten eine fortlaufende Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Eine Warenähnlichkeit bestehe nicht, auch Zeichenähnlichkeit sei nicht gegeben. Selbst wenn man aber unterstellte, dass Viagra nahezu der gesamten deutschen Bevölkerung bekannt sei, müsste mit der Rechtsprechung des EuGH eine Verwechslungsgefahr infolge eines klar erkennbaren abweichenden Sinngehalts verneint werden. Zudem sei die erhöhte Aufmerksamkeit beim Kauf sowohl von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln als auch bei Alkohol zu berücksichtigen, was ebenfalls zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr führe.

Auch Ansprüche aus einer bekannten Marke stünden der Klägerin nicht zu. Ein Bekanntheitsschutz sei nicht ausreichend dargelegt. Eine gedankliche Verknüpfung der Zeichen finde nicht statt, eine Beeinträchtigung der Wertschätzung bzw. Unterscheidungskraft sei weder dargetan noch ersichtlich. Schließlich liege eine unlautere Ausnutzung nicht vor, zumal die Beklagten ihrerseits kein Interesse an einer Assoziation hätten angesichts des Rufs von Viagra als Lifestyle-Droge und der mit dem Medikament verbundenen Risiken.

Soweit die Klägerin die Schutzentziehung der IR-Marke geltend mache, fehle es schließlich an der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird Bezug genommen auf die Sitzungsniederschrift vom 17.03.2009 sowie die gewechselten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen.

Gründe

Die zulässige Klage ist vollumfänglich begründet. Der Klägerin stehen sämtliche gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche zu, da das Zeichen "VIAGUARA" die klägerischen Markenrechte an dem bekannten Zeichen "VIAGRA" verletzt.

I. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht München I entgegen der Auffassung der Beklagten auch für den Schutzentziehungsantrag zuständig, da es sich um eine Klage handelt, die die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken im Sinne von Art. 22 Nr. 4 EuGVVO zum Gegenstand hat und "auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist", für die nach der Rechtsprechung des BGH die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig sind (vgl. BGH GRUR 2006, 941 f. € TOSCA BLU).

II. Die Klage ist begründet. Die klägerischen Ansprüche waren antragsgemäß zu tenorieren.

1. Der Anspruch auf Unterlassen der Verwendung der Bezeichnung "VIAGUARA" gemäß Ziffer I. des Tenors folgt aus Art. 9 (1) c), (2) GMV in Bezug auf die Gemeinschaftsklagemarke und aus § 14 V, II Nr. 3 MarkenG hinsichtlich der deutschen Klagemarke. Ob der geltend gemachte Anspruch daneben wegen bestehender Verwechslungsgefahr zu bejahen wäre, kann offen bleiben.

a) Sowohl die deutsche als auch die Gemeinschaftsklagemarke sind bekannte Marken im Sinne der genannten Anspruchsgrundlagen. Die dagegen von den Beklagten vorgebrachten Argumente überzeugen nicht.

(i) Dass die Marke "VIAGRA" für ein Potenzmittel in Tablettenform zumindest in Deutschland bekannt bzw. berühmt ist, ist zum einen eine allgemein bekannte Tatsache und zum anderen belegt durch die seitens der Klagepartei reichhaltig vorgelegten Presseberichte. Diesen ist zu entnehmen, dass das von der Klägerin unter der Bezeichnung "Viagra" vertriebene Produkt von Anfang an nahezu "in aller Munde" war, und zwar nicht nur bei den Verkehrskreisen, die aus Sicht der Beklagten allein maßgeblich sein sollen (nämlich erwachsene Männer), sondern quer durch alle Bevölkerungsschichten. Denn "Viagra" haftete schnell der Ruf an, auf einfachem Weg Potenzstörungen wirksam entgegen wirken zu können. Ob dies zutrifft und mit welchen Risiken dies tatsächlich verbunden sein mag, tut der dadurch schlagartig und nachhaltig begründeten Bekanntheit keinen Abbruch € im Gegenteil: die Tatsache, dass das Produkt auch kontrovers und kritisch diskutiert wurde und wird, sowie der Umstand, dass es sich bei "Viagra" mittlerweile auch um eine Lifestyle-Droge handeln mag, steigern dessen Bekanntheit sogar noch.

(ii) Ob und welche Marktanteile die Klägerin bezüglich Viagra heute hat, ob und in welchem Umfang die Absatzzahlen gesunken sind und ob und in welchem Ausmaß die Presseberichterstattung über die Jahre zurückgegangen ist, ist für die Frage der Bekanntheit der Klagemarken ohne Bedeutung. Zu berücksichtigen ist insoweit insbesondere der verhältnismäßige kurze Zeitraum, seit dem das Produkt in Deutschland überhaupt erst auf dem Markt ist. Wie sich aus den vorgelegten Presseberichten vom Ende der 90er Jahre ergibt und wie die Mitglieder der Kammer zudem aus eigener Anschauung wissen, wurde bei Einführung des Produkts in den Medien ein nahezu beispielloser "Hype" veranstaltet, der das Potenzmittel in den Augen der Verkehrskreise als den "Heilsbringer" des 20. Jahrhunderts erscheinen ließ. Dieses damals entstandene Bild mag im Laufe der Jahre relativiert worden sein. Der auf diese Weise erst vor rund 10 Jahren begründete Ruhm des Produkts und die entsprechende Bekanntheit der Marke hat darunter jedoch ersichtlich nicht gelitten.

(iii) Der Bekanntheit der Klagemarken steht auch nicht entgegen, dass seit einigen Jahren eine Reihe von Konkurrenzprodukten auf dem Markt erhältlich sind. So können auch die Beklagten kein Produkt benennen, welches auch nur annähernd die Bedeutung und die Aufmerksamkeit erreicht hat, die "Viagra" nach wie vor für sich beanspruchen kann. Vermeintliche Ähnlichkeiten bei einigen Zeichenanfängen verschiedener Konkurrenzprodukte wie auch deren konkrete Aufmachung sind angesichts dessen irrelevant, weil sich auch dem Vortrag der Beklagten nicht entnehmen lässt, dass diese in irgendeiner Weise Einfluss auf die Verkehrsauffassung hätten.

(iv) Der rechtlichen Beurteilung des Falles ist demnach zugrunde zu legen, dass es sich bei den Klagemarken um bekannte Marken im Rechtssinne handelt. Dies gilt sowohl für die deutsche Wortmarke als auch für die Gemeinschaftsmarke. Soweit man für die Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke es grundsätzlich nicht als ausreichend ansehen möchte, dass die Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedsstaat, für den konkret Schutz in Anspruch genommen, bekannt ist, sondern eine Bekanntheit zumindest in einem beachtlichen Gebiet der Gemeinschaft fordert, ist vorliegend auch dieses Kriterium als erfüllt anzusehen, denn sowohl aufgrund seiner Größe, seiner Einwohnerzahl als auch seiner wirtschaftlichen Bedeutung ist die Bekanntheit der Marke in Deutschland auch als Bekanntheit innerhalb der EU anzusehen. Im übrigen erscheint es unwahrscheinlich, dass "Viagra" als nicht deutsches Produkt innerhalb der anderen Mitgliedstaaten € in denen ein derartiges Potenzmittel eine vergleichbare Aufmerksamkeit erzielt haben dürfte € einen deutlich geringeren Bekanntheitsgrad als in Deutschland hätte.

b) Durch die Erstreckung der streitgegenständlichen IR-Marke "VIAGUARA". auf Deutschland wird eine Erstbegehungsgefahr für die Verletzung der bekannten Klagemarken bzw. € soweit es sich um die Ware "alkoholische Getränke" handelt € Wiederholungsgefahr (wegen des Anbietens von Viaguara als wodkahaltigem Getränk unter www.viaguara.de) begründet.

(i) Entsprechend der Rechtsprechung des BGH ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung dieses Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 ff, Rz. 30 € Metrosex). Da derartige Umstände seitens der Beklagten weder vorgetragen noch ersichtlich sind, ist hinsichtlich derjenigen Waren, die im Markenregister eingetragen sind und die nicht von dem konkret angebotenen Produkt erfasst sind, von einer markenrechtlich relevanten Erstbegehungsgefahr auszugehen.

(ii) Zwischen den Klagemarken "VIAGRA" und dem Beklagten-Zeichen "VIAGUARA" besteht hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich durch zwei Buchstaben "ua", die in der Wortmitte eingefügt sind und nicht geeignet sind, einen deutlichen Zeichenunterschied zu begründen. Zwar ist das Beklagtenzeichen auch im Schriftbild etwas länger und besteht nunmehr aus drei anstelle von zwei Silben. Bei flüchtiger Betrachtungsweise ist dieser marginale Unterschied jedoch nicht ohne weiteres zu erkennen.

(iii) Die drohende Benutzung des Beklagtenzeichens für die im Warenregister eingetragenen Waren würde eine unlautere Ausnutzung der mit den Klagemarken verbundenen Wertschätzung begründen. Der für diese Fallgruppe der Verletzung einer bekannten Marke erforderliche Imagetransfer (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 14 Rdnr. 178), nämlich die Verlagerung der mit den Klagemarken verbundenen Gütevorstellungen auf die für die Beklagte geschützten Waren ist zu bejahen. Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei den für die Klägerin geschützten "pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Präparaten und Substanzen" bzw. "Arzneimitteln zur Behandlung von Sexualfunktionsstörungen" einerseits und den für die Beklagte geschützten alkoholischen Getränken andererseits um Waren handelt, die einander nicht ähnlich sind und auch keine Gemeinsamkeiten in Bezug auf regelmäßige Vertriebskanäle haben. Denn ausreichend sind bestehende Berührungspunkte zwischen den jeweils geschützten Waren (Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Solche Berührungspunkte sind vorliegend gegeben. Die Klagemarke ist bekannt für ein Potenzmittel, was von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur als Lösung für ein medizinisches Problem verstanden wird, sondern € wie die Beklagte selbst ausführt € auch als Beitrag zum Lifestyle angesehen und entsprechend gebraucht wird. Viagra wird demnach im weitesten Sinne als Genussmittel verstanden, genauer als ein Mittel, welches Genuss erst möglich macht. Die von der Beklagtenmarke erfassten alkoholischen Getränke stellen ihrerseits Genussmittel dar. Zudem ist allgemein bekannt, dass Alkohol in Maßen eine stimulierende, teils auch sexuell enthemmende Wirkung nachgesagt wird und daher nicht zuletzt mit der luststeigernden Wirkung von alkoholhaltigen Getränken auch regelmäßig geworben wird. Dass ein zuviel an Alkohol möglicherweise der Wirksamkeit eines Potenzmittel entgegenstehen könnte und ob es unter gesundheitlichen Aspekten sinnvoll ist, Alkohol und Viagra kombiniert einzunehmen, ist unerheblich. Für die hier zu beurteilende Gefahr einer Rufausbeutung genügt es, dass der angesprochene Verkehr sowohl mit der Klagemarke als auch den Waren der Beklagten-Marke Genussmittel im bzw. für den sexuellen Bereich verbindet.

(iv) Der somit festgestellten Rufausbeutung stehen die Erwägungen des EuGH in der Entscheidung Intel Corporation/CPM United Kingdom (GRUR 2009, 56 ff.) nicht entgegen. Es erscheint bereits fraglich, ob man vor dem Hintergrund dieser Entscheidung stets einen konkreten Vortrag der Klagepartei verlangen muss, inwieweit sich das wirtschaftliche Verhalten des angesprochenen Verkehrs angesichts der behaupteten Verletzung auf die bekannte Marke auswirken wird. Denn letztlich dürfte es sich dabei regelmäßig um Prognosen handeln, an deren Konkretisierung keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen, da ansonsten der Schutz der bekannten Marke leerzulaufen droht. Jedenfalls aber ergibt sich aus Rz. 77 der genannten Entscheidung, dass derartige Anforderungen an den klägerischen Vortrag ohnehin nur bei einer geltend gemachten Beeinträchtigung bestehen. Vorliegend wird jedoch eine Rufausbeutung geltend gemacht, die sich in erster Linie nicht auf die Marktanteile und den Absatz der Klägerin, sondern auf den wirtschaftlichen Erfolg der Beklagten auswirken würde. Der Klägerin insoweit aufzuerlegen, Prognosen über einen etwaigen wirtschaftlichen Erfolg der Beklagten anzustellen, erscheint in jedem Fall unbillig.

(v) Die drohende Rufausbeutung ist zudem unlauter. Die außergerichtlich wie auch im Laufe des Rechtsstreits erfolgten Erklärungsbemühungen der Beklagten greifen nicht.

Zunächst ist auffällig, dass sich die Beklagten selbst nicht festlegen, was das eigene Zeichen letztlich bedeuten soll. Vielmehr werden die unterschiedlichsten Erklärungsvarianten präsentiert, die zum Teil mit einer vermeintlichen polnischen Bedeutung des Wortbestandteils "Via" (vgl. Anlage K52), teils unter Bezugnahme auf das lateinische Wort "via" für Straße bzw. als Präposition für "aus" abstellen und auch bezüglich des Bestandteils "Guara" unterschiedliche Varianten bieten (entweder Ortsbezeichnung oder Abkürzung eines brasilianischen Getränks). Keine dieser Varianten kann jedoch nachvollziehbar erklären, warum ein Zeichen gebildet wurde, welches derart nah an die klägerischen Marken angelehnt ist. Da nicht ersichtlich ist, dass den Beklagten auch unter Berücksichtigung dessen, dass sie beabsichtigen könnten, dass sämtliche ihrer als "VIAGUARA" bezeichneten Produkte auch Guarana enthalten, nicht zuzumuten wäre, insbesondere auf den auch nach Beklagtenvortrag keineswegs klar definierbaren, sondern vieldeutigen und prominent angebrachten Wortbestandteil "VIA" zu verzichten, ist die Markenregistrierung bzw. die hier allein streitgegenständliche Erstreckung auf Deutschland als unlauter anzusehen.

Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass es eine Reihe von alkoholischen Getränken geben mag, die ihrerseits den Bestandteil "VIA" enthalten. Dem Beklagtenvortrag lässt sich jedoch kein einziges Zeichen entnehmen, welches die hier bestehende Ähnlichkeit zu den Klagemarken aufweist.

c) Der Klägerin steht daher der geltend gemachte vorbeugende Unterlassungsanspruch zu. Dieser richtet sich sowohl gegen das Unternehmen der Beklagten zu 1) als Markeninhaberin als auch gegen den Beklagten zu 2) als deren Geschäftsführer.

2. Der Anspruch auf Unterlassen der Verwendung der Bezeichnung "viaguara.de" gemäß Ziffer II. des Tenors folgt ebenfalls aus Art. 9 (1) c), (2) GMV in Bezug auf die Gemeinschaftsklagemarke und aus § 14 V, II Nr. 3 MarkenG hinsichtlich der deutschen Klagemarke.

a) Zunächst können die Beklagten mit ihrer erstmals im Schriftsatz vom 09.03.2009 aufgestellten Behauptung, nichts mit dem unter "viaguara.de" ursprünglich abrufbaren Internetauftritt zu tun zu haben, nicht gehört werden. Dieser Vortrag ist angesichts des vorangegangenen Sachvortrags, in dem die Beklagte zu 1) ausdrücklich als Nutzerin der Website genannt wird (vgl. Bl. 49 d. A.), nicht nachvollziehbar und stellt sich mangels jeglicher Erklärung für den dadurch entstandenen Widerspruch als unglaubwürdige Schutzbehauptung dar. Zwar mag es sein, dass die Domain tatsächlich auf einen anderen Inhaber registriert war; dass die Beklagte, die unstreitig und durch Anlagen belegt im Impressum der Seite aufgeführt wird, mit dem Inhalt dieser Seite hingegen nichts zu tun haben will, ist auszuschließen.

b) Durch das Anbieten des wodkahaltigen Getränks unter der genannten Website verletzen die Beklagten die Rechte der Klägerin an ihren bekannten Marken. Insoweit kann zunächst auf die obigen Ausführungen unter 1. Bezug genommen werden. Ergänzend wird hier das unlautere Verhalten der Beklagten und der von diesen tatsächlich gewollte Bezug zu den Klagemarken besonders deutlich durch die konkrete Gestaltung der angebotenen Flasche. Denn auf dieser sind € wie die Klägerin zurecht ausführt € tatsächlich Männer mit erigierten Penissen deutlich zu erkennen. Dass diese ihrerseits einen Hinweis auf die Herkunft der Inhaltsstoffe darstellen sollen, erschließt sich der Kammer nicht. Insbesondere ist insoweit unerklärlich, wieso die männlichen nackten Eingeborenen (Bl. 51 d. A.) ausgerechnet das hier von der Klägerin hervorgehobene Detail zur Schau tragen, wenn es sich nur um einen Hinweis auf Brasilien handeln soll. Hinzu kommt, dass die Beklagte sowohl hierdurch als auch durch die Anpreisungen im Text die vermeintlich sexuell stimulierende Wirkung des Inhaltsstoffs Guarana betont und auch auf diese Weise die ohnehin bestehenden Anklänge des Wortzeichens selbst an die Klagemarken deutlich verstärkt.

c) Aufgrund der dargestellten Verletzung steht der Klägerin auch insoweit ein auf Wiederholungsgefahr gründender Unterlassungsanspruch gegen beide Beklagten zu. Ob die Website mittlerweile tatsächlich deaktiviert ist, ist unerheblich mangels Abgabe einer entsprechenden strafbewehrten Unterlassungserklärung.

3. Die Klägerin kann zudem im Hinblick auf die tatsächlichen und nicht nur drohenden Verletzungshandlungen Auskunft gemäß § 19 III MarkenG bzw. 19 II MarkenG a. F. (in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke in Verbindung mit § 125 b Nr. 2 MarkenG) sowie gemäß § 242 BGB zur Vorbereitung etwaiger Schadensersatzansprüche verlangen. Darüber hinaus steht ihr ein Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gemäß § 14 VI MarkenG (in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke wiederum in Verbindung mit § 125 b Nr. 2 MarkenG) zu. Die Behauptung eines konkreten Verkaufs ist entgegen der Auffassung der Beklagten (vgl. Bl. 122 d. A.) nicht erforderlich, da der Klägerin drei unterschiedliche Schadensberechnungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und daher die Nutzung der streitgegenständlichen Bezeichnung im Rahmen eines an die deutschen Verkehrkreise gerichteten Verkaufsangebots bereits Schadensersatzansprüche begründen kann. Das insoweit erforderliche Verschulden ist angesichts der im Kennzeichenrecht geltenden strengen Anforderungen zu bejahen.

4. Der Anspruch auf Erstattung von außergerichtlichen Abmahnkosten gegen die Beklagte zu 1) in Höhe von EUR 2.994,40 ergibt sich aus den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Abmahnung vom 30.01.2008 war entsprechend der obigen Ausführungen berechtigt. Der zugrunde gelegte Streitwert von EUR 300.000,-- für die dort geltend gemachten Unterlassungs- und Folgeansprüche ist nicht zu beanstanden, ebenso ist die geltend gemachte 1,3 Gebühr angemessen. Unter Berücksichtigung der Auslagenpauschale ergibt sich der mit der Klage geltend gemachte Betrag. Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288 BGB.

5. Der Vernichtungsanspruch folgt aus § 18 I MarkenG. Gründe, die die Vernichtung der genannten Waren als unverhältnismäßig erscheinen lassen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

6. Schließlich hat die Klägerin auch einen Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung des deutschen Teils der Beklagten-Marke gegen die Beklagte zu 1). Dieser folgt aus §§ 124, 115 I, 51 I, 9 I Nr. 3 MarkenG wegen der bereits dargestellten Verletzung der bekannten älteren Klagemarken.

III. Die Beklagten haben als Unterlegene die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Dabei sind die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlungen vorgenommenen Modifizierungen ihrer Anträge unbeachtlich, selbst wenn man diese als teilweise Klagerücknahme einstufen wollte, da diese im Hinblick auf § 92 II Nr. 1 ZPO als geringfügig zu behandeln sind. Die Quotelung der Kostentragungspflicht der beiden Beklagten ergibt sich daraus, dass die Beklagte zu 1) etwas weitergehend verurteilt worden ist.

IV. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO, der Streitwert war im Hinblick auf vergleichbare Fälle, die auf der Verletzung einer bekannten Marke beruhen, insgesamt auf EUR 502.994,40 festzusetzen.

LG München I:
Urteil v. 07.07.2009
Az: 33 O 8882/08