Bundesgerichtshof:
Urteil vom 18. Oktober 2007
Aktenzeichen: I ZR 24/05

(BGH: Urteil v. 18.10.2007, Az.: I ZR 24/05)

Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 23. Dezember 2004 insoweit aufgehoben, als sich die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz auf den Zeitraum vor dem 15. Oktober 2001 bezieht.

Im Umfang der Aufhebung wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 9. Dezember 2003 auf die Berufung der Beklagten abgeändert und die Klage abgewiesen.

Die Kosten erster Instanz fallen der Klägerin zu 2/5 und den Beklagten zu 3/5 zur Last. Die Kosten der Berufung werden gegeneinander aufgehoben.

Die Kosten der Revision hat die Klägerin zu tragen.

Von Rechts wegen.

Tatbestand

Die Klägerin, ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, gehört zum A. -Konzern. Sie vertreibt hier unter der Bezeichnung "Acer- bon" ein Herz-Kreislauf-Arzneimittel, das in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union von konzernangehörigen Gesellschaften unter der Bezeichnung "Z. " vermarktet wird. Für die Bezeichnung "Acerbon" besteht in Deutsch- land Markenschutz. Inhaberin der für pharmazeutische Präparate eingetragenen Wortmarke Nr. DD 649 617 "ACERBON" ist eine konzernangehörige Gesellschaft in Großbritannien.

Die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln. Sie kündigten der Klägerin mit Schreiben vom 14. Dezember 2000 an, das Arzneimittel "Acerbon 5 mg" in Deutschland zu vertreiben. Anfang 2001 nahmen die Beklagten den Vertrieb auf. Mit Schreiben vom 16. Januar 2001 beanstandete die Klägerin die von den Beklagten mit der Ankündigung vorgelegte Gebrauchsinformation. Wegen der Umkennzeichnung des in S. unter "Z. " vertriebenen Arzneimittels in "ACERBON" mahnte die Klägerin die Beklagten am 15. Oktober 2001 erfolglos ab. In dem anschließenden Rechtsstreit der Parteien verpflichteten sich die Beklagten, die Umkennzeichnung zu unterlassen. Den Bestand der Verpflichtung machten die Parteien vom Ausgang eines Rechtsstreits abhängig, in dem die Klägerin andere Parallelimporteure wegen einer gleichen Umkennzeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen hatte. In jenem Rechtsstreit hatte das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 6. September 2000 das von der Klägerin begehrte Verbot nicht ausgesprochen. Es war von der Notwendigkeit der Umkennzeichnung von "Z. " in "ACERBON" ausgegangen, weil es eine Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung "Z. " und den für Drittunternehmen eingetragenen Marken "S. " angenommen hatte. Im Berufungsverfahren verneinte das Oberlandesgericht Hamburg eine Verwechslungsgefahr zwischen der Bezeichnung "Z. " und den Marken "S. " und verurteilte die Parallelimporteure, die Umkennzeichnung zu unterlassen. Die gegen dieses Urteil eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof war erfolglos.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Umkennzeichnung des Arzneimittels sei eine schuldhafte Verletzung der Marke "ACERBON" durch die Beklagten gewesen, die sie zum Schadensersatz verpflichte.

Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser in der Zeit vor dem 15. Oktober 2001 durch den Vertrieb von aus den Ländern der Europäischen Union importierten Arzneimitteln mit der Bezeichnung "Z. ", die in Deutschland mit der Bezeichnung "Acerbon 5 mg" versehen, feilgehalten, beworben oder in den Verkehr gebracht wurden, entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

Die Beklagten haben die Ansicht vertreten, sie hätten vor dem Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom 26. September 2002 davon ausgehen dürfen, dass eine zeichenrechtliche Kollision zwischen den Marken "Z. " und "S. " gegeben sei und sie deshalb zur Umkennzeichnung berechtigt ge- wesen seien. Die Klägerin habe sich widersprüchlich verhalten, weil sie die Umkennzeichnung nicht bereits mit dem Schreiben vom 16. Januar 2001, sondern erst unter dem 15. Oktober 2001 beanstandet habe.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 270).

Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihre Klageabweisungsbegehren weiter.

Gründe

I. Das Berufungsgericht hat eine zum Schadensersatz verpflichtende Markenverletzung der Beklagten nach § 14 Abs. 6 MarkenG angenommen und hierzu ausgeführt:

Das beanstandete Verhalten der Beklagten stelle eine Verletzung der Marke "ACERBON" i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar. Eine Zustimmung zur Verwendung dieser Marke sei den Beklagten weder ausdrücklich noch konkludent erteilt worden. Der markenrechtliche Schutz sei nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen. Das importierte Arzneimittel sei nicht unter der Marke "ACERBON" in S. in den Verkehr gebracht worden. Die Erset- zung der Marke "Z. " durch "ACERBON" sei auch nicht wegen einer künstlichen Abschottung der Märkte nach Art. 28, 30 EG gerechtfertigt gewesen. Die Beklagten seien nicht gezwungen gewesen, die ursprünglich auf der Originalpackung verwendete Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat gebräuchliche Bezeichnung zu ersetzen, um die Ware in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr zu bringen. Die Umkennzeichnung sei nicht im Hinblick auf die inländischen Drittmarken "S. " erforderlich gewesen. Zwischen den Marken "S. " und dem Zeichen "Z. " habe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestanden.

Die Beklagten hätten die Verletzungshandlung schuldhaft begangen, weil jedenfalls von einem fahrlässigen Verhalten auszugehen sei. Es sei auch wahrscheinlich, dass der Klägerin als Lizenznehmerin der Klagemarke ein Schaden durch die angegriffenen Handlungen der Beklagten entstanden sei. In Betracht komme ein Marktverwirrungsschaden oder ein Schadensersatz nach der sogenannten Lizenzanalogie.

Der Schadensersatzanspruch sei nicht nach § 242 BGB verwirkt, weil die Klägerin eine Markenverletzung erst mit der Abmahnung vom 15. Oktober 2001 und nicht schon mit der ersten Reaktion auf die Vertriebsanzeige vom 14. Dezember 2001 am 16. Januar 2001 geltend gemacht habe. Die Vertriebsanzeige diene nur der Vorabinformation des Markeninhabers. Auf die Reaktion der Klägerin auf diese Vorabinformation komme es für die Begründung eines Vertrauenstatbestands auf Seiten der Beklagten nicht an. Die Klägerin treffe deshalb auch kein Mitverschulden an dem entstandenen Schaden.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Abweisung der Klage, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten für den Zeitraum vor dem 15. Oktober 2001 festgestellt hat.

1. Der Klägerin steht der begehrte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG nicht zu.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Klägerin als Lizenznehmerin der Wortmarke "ACERBON", deren Inhaberin eine andere zum A. gehörende Konzerngesellschaft ist, einen eigenen Schadenser- satzanspruch hat. Dem kann nicht beigetreten werden. Wie der Senat in dem nach Erlass des Berufungsurteils ergangenen Urteil "Windsor Estate" entschieden hat, steht dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG nicht zu (BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Tz. 27 ff., insbesondere Tz. 32 = WRP 2007, 1187). Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor.

b) Im Streitfall kann auch dahinstehen, ob die Markeninhaberin als Lizenzgeberin die Klägerin ausdrücklich oder schlüssig nach § 30 Abs. 3 MarkenG oder im Wege der Prozessstandschaft ermächtigt hat, im eigenen Namen Schadensersatzansprüche der Lizenzgeberin geltend zu machen (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 354 - MAC Dog; OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 233, 234; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 30 Rdn. 31; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 30 Rdn. 73). Der Schadensersatzanspruch der Markeninhaberin als Lizenzgeberin wird vom Klageantrag nicht umfasst. Dieser bezieht sich nur auf die Feststellung des der Klägerin und nicht ihrer Lizenzgeberin entstandenen Schadens.

2. Der Klägerin ist auch nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht Gelegenheit zu geben, den der A. UK Ltd. als Mar- keninhaberin zustehenden Schadensersatzanspruch in den Rechtsstreit einzuführen. Grundsätzlich ist es weder Aufgabe des Gerichts, einen Kläger durch Fragen oder Hinweise zu veranlassen, neue Streitgegenstände in den Rechtsstreit einzuführen, die in seinem bisherigen Vorbringen nicht einmal andeutungsweise eine Grundlage haben, noch sein Verfahren so zu gestalten, dass dem Kläger die Möglichkeit geboten wird, seine Klage zu erweitern (BGH, Urt. v. 27.6.2002 - I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 = WRP 2003, 384 - Feldenkrais). Ob etwas anderes zu gelten hat, wenn die Parteien einen rechtlichen Gesichtspunkt ersichtlich übersehen haben - vorliegend die Rechtsfrage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen wegen Markenverletzung - und hierzu erst während des Revisionsverfahrens eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist, kann offenbleiben. Denn für den Zeitraum vor dem 15. Oktober 2001 steht auch der Markeninhaberin als Lizenzgeberin ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG gegen die Beklagten nicht zu. Der Anspruch der Markeninhaberin ist wegen eines ihr zurechenbaren widersprüchlichen Verhaltens der Klägerin gemäß § 242 BGB für diesen Zeitraum ausgeschlossen.

a) Das Berufungsgericht hat nicht ausdrücklich festgestellt, ob die Klägerin der Vertriebsanzeige vom 14. Dezember 2000 direkt oder indirekt entnehmen konnte, dass die Beklagten eine Umkennzeichnung des Arzneimittels in "ACERBON" vornehmen wollten. Daran kann in Anbetracht des eindeutigen Wortlauts der Mitteilung der Beklagten allerdings kein Zweifel bestehen. Dies kann der Senat auf der Grundlage des unstreitigen Parteivortrags und des Vorbringens der Klägerin anhand der Vertriebsanzeige selbst abschließend beurteilen, weil weitergehender Vortrag der Parteien hierzu nicht zu erwarten ist.

In der Anzeige kündigten die Beklagten an, dass sie beabsichtigten, das Arzneimittel "Acerbon 5 mg" in Deutschland zu vertreiben. Als beigefügte Anlagen sind in der Anzeige jeweils eine Packung "Acerbon 5 mg" mit 30, 50 und 100 Tabletten angeführt. Dass diese Packungen der Anzeige nicht beilagen oder mit der Bezeichnung "Z. " versehen waren, macht die Klägerin selbst nicht geltend. Danach steht fest, dass die Beklagten der Klägerin am 14. Dezember 2000 die beabsichtigte Aufnahme des Vertriebs des Arzneimittels in Deutschland unter der Marke "ACERBON" angezeigt haben.

Die Umkennzeichnung hat die Klägerin dagegen nicht bereits mit ihrem Schreiben vom 16. Januar 2001, sondern erst mit der Abmahnung vom 15. Oktober 2001 aufgegriffen. Daraus ergibt sich, dass eventuelle Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 6 MarkenG für den Zeitraum zwischen der Vertriebsanzeige und der Beanstandung der Umkennzeichnung nach § 242 BGB ausgeschlossen sind.

b) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber die Veränderung, die mit dem Umpacken eines mit der Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands der Ware schafft, verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung des parallel importierten Arzneimittels zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb; Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 19 = WRP 2007, 627 - Boehringer/ Swingward II; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 f. = WRP 2002, 1273 - Aspirin I). Ein Markeninhaber kann sich dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG) widersetzen, wenn der Importeur es umpackt und die Marke wieder angebracht hat, es sei denn, es sind folgende fünf Voraussetzungen erfüllt: (1) Es ist erwiesen, dass die Geltendmachung der Rechte aus der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Ware unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde; (2) es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann; (3) auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist; (4) das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; (5) der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

Diese Grundsätze gelten gemäß Art. 28, 30 EG ebenfalls, wenn - wie im Streitfall - kein Fall der Erschöpfung nach Art. 7 MarkenRL (§ 24 MarkenG) in Rede steht, weil die im Ausfuhrmitgliedstaat vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebrachte Marke vom Parallelimporteur durch eine andere Marke ersetzt worden ist. Sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG dienen dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch im gleichen Sinne auszulegen (EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 Tz. 30 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 198/99, Umdr. S. 8).

c) Danach muss auch der Importeur, der nach dem Umpacken nicht die ursprüngliche Marke wieder anbringt, sondern diese durch die vom Markeninhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt, den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware liefern.

Die Vorabunterrichtung dient allerdings nicht nur dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers, dem die Nachprüfung ermöglicht werden soll, ob die beabsichtigte Verfahrensweise des Parallelimporteurs die Markenrechte verletzt. Vielmehr wird auch dem Interesse des Parallelimporteurs an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen, weil der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren hat (EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 Tz. 62, 66 = GRUR 2002, 879 - Boehringer Ingelheim u.a.; BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 147/04, GRUR 2008, 156 Tz. 26 = WRP 2008, 102 - Aspirin II, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur den Markeninhaber im dargestellten Sinne unterrichtet.

Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. BGH, Urt. v. 19.6.1986 - I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 = WRP 1986, 672 - Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urt. v. 19.10.1989 - I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 = WRP 1990, 276 - Antwortpflicht des Abgemahnten; BGH GRUR 2008, 156 Tz. 27 - Aspirin II). Der Zweck der Vorabunterrichtung zwischen den Beteiligten, in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Parallelimporteur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Parallelimporteur auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann der Parallelimporteur sich darauf verlassen, der Markeninhaber werde einen Schadenersatzanspruch gegen den Parallelimporteur nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützen. Ein gleichwohl geltend gemachter Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG ist für den jeweiligen Zeitraum, für den das angegriffene Verhalten zunächst unbeanstandet geblieben ist, wegen widersprüchlichen Verhaltens gemäß § 242 BGB ausgeschlossen, weil der Markeninhaber durch sein Verhalten auf die Vorabunterrichtung auf Seiten des Parallelimporteurs einen Vertrauenstatbestand geschaffen hat, zu dem er sich nicht entgegen Treu und Glauben in Widerspruch setzen darf (vgl. BGHZ 94, 344, 354; 154, 230, 238; zur Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs: BGH GRUR 2008, 156 Tz. 24 ff. - Aspirin II).

Die Klägerin hätte sich danach auf die Vertriebsanzeige der Beklagten vom 14. Dezember 2000 ihre Rechte im Hinblick auf die Umkennzeichnung in dem Schreiben vom 16. Januar 2001 vorbehalten und die Beklagte darauf hinweisen müssen, dass sie auch nach der wegen der Notwendigkeit der Umkennzeichnung für sie ungünstigen Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 6. September 2000 (315 O 268/00) an ihrem Rechtsstandpunkt festhielt, die Umkennzeichnung von "Z. " in "ACERBON" sei unzulässig. In jenem Prozess zwischen der Klägerin und dritten Parallelimporteuren hatte das Landgericht Hamburg die auf ein Verbot der Umkennzeichnung gerichtete Widerklage der Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits abgewiesen. Statt eines entsprechenden Vorbehalts hat die Klägerin in ihrem Schreiben vom 16. Januar 2001 nur die vorgelegte Gebrauchsinformation beanstandet und damit die unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nach § 242 BGB begründete Erwartung hervorgerufen, bis zu einer gegenteiligen Mitteilung werde sie aus der Umkennzeichnung keine Ansprüche gegen die Beklagten herleiten. Dazu setzt sich die Klägerin in Widerspruch, soweit sie für den Zeitraum vor dem 15. Oktober 2001 nunmehr gleichwohl einen Schadensersatzanspruch geltend macht.

Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 234 EG zu dieser Wirkung der Vorabunterrichtung zugunsten des Parallelimporteurs ist insoweit nicht geboten (hierzu näher BGH GRUR 2008, 156 Tz. 30 - Aspirin II).

d) Das nach diesen Maßstäben widersprüchliche Verhalten der Klägerin muss sich die Markeninhaberin nach § 278 BGB zurechnen lassen. Die Klägerin ist als mit dem Vertrieb des Arzneimittels "ACERBON" in Deutschland befasste Gesellschaft des A. -Konzerns Erfüllungsgehilfin der Markenin- haberin für die sich aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Parallelimporteur ergebenden Pflichten.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Büscherist ausgeschieden und kann da-

her nicht unterschreiben.

Bornkamm Schaffert Kirchhoff Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 09.12.2003 - 312 O 524/03 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 23.12.2004 - 3 U 214/03 -

BGH:
Urteil v. 18.10.2007
Az: I ZR 24/05