Bundespatentgericht:
Beschluss vom 5. August 2010
Aktenzeichen: 15 W (pat) 17/06

(BPatG: Beschluss v. 05.08.2010, Az.: 15 W (pat) 17/06)

Tenor

Der Beschluss des Deutschen Patentund Markenamts vom 20. Februar 2006 wird aufgehoben.

Das Verfahren wird zur weiteren Entscheidung an das Deutsche Patentund Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Anmelderin I... AG reichte am 26. April 2002 beim Deut schen Patentund Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Dielektrika mit selbstgenerierten Poren und Monomere für poröse Dielektrika"

ein, die am 20. November 2003 in Form der DE 102 18 788 A1 veröffentlicht wurde.

Mit Beschluss vom 20. Februar 2006 wies die Prüfungsstelle für Klasse C 08 G des Deutschen Patentund Markenamts die Anmeldung zurück. Dem Beschluss lagen die Patentansprüche 1 bis 8, eingegangen am 10. Februar 2006, mit folgendem Wortlaut zugrunde:

Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde mit mangelnder Neuheit gegenüber der Druckschrift Makromol. Chem., Rapid Commun. 2(5) (1981) 355-358, bzw. gegenüber dem Referat Chem. Abstr. 109 (1988) 129869 begründet.

Dagegen hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 31. März 2006, eingegangen am 31. März 2006, Beschwerde eingelegt und beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent unter Berücksichtigung einer in Kürze nachzureichenden Beschwerdebegründung und ggf. geänderter Unterlagen zu erteilen.

Mit Schriftsatz vom 23. August 2006 hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin ihre Beschwerde begründet und die Erteilung eines Patents mit geänderten Unterlagen (Hauptantrag), hilfsweise mit weiter eingeschränkten Unterlagen (Hilfsanträge 1 bis 3) beantragt.

In der mündlichen Verhandlung am 5. August 2010 hat die Beschwerdeführerin einen neuen Hauptantrag mit Patentansprüchen 1 bis 9 folgenden Wortlauts eingereicht:

Der Vertreter der Beschwerdeführerin führte im Wesentlichen aus, dass die in den Patentansprüchen der vorangehenden Anträge enthaltenen Formalmängel in dieser neuformulierten Anspruchsfassung nicht mehr enthalten seien. Der nunmehr weitergehend eingeschränkte Anmeldungsgegenstand sei gegenüber dem im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nur neu, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, da die anspruchsgemäßen Polyohydroxyamide der Formel I, die daraus herstellbaren Polybenzoxazole der Formel III sowie elektronische Bauteile als deren Weiterverarbeitung bzw. deren Verwendung in elektronischen Bauteilen durch diesen Stand der Technik nicht nahegelegt seien.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin stellt den Antrag, den Beschluss des DPMA aufzuheben und das Patent zu erteilen auf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hauptantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist der angefochtene Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patentund Markenamt zurückzuverweisen, weil das Patentbegehren eine eingeschränkte Fassung erhält, zu der die Prüfungsstelle sachlich noch nicht Stellung genommen hat (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG).

1. Der Zurückweisungsbeschluss ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, weil die Anmelderin in den beiden Prüfungsbescheiden insbesondere auf die mangelnde Neuheit von unter die Ansprüche fallenden Verbindungen bzw. Verfahrensprodukten gegenüber den Druckschriften hingewiesen worden war und diese aufgezeigten Mängel in der zuletzt geänderten, dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden Anspruchsfassung nicht beseitigt hat. Auch die Aufnahme des Merkmals "wobei die Polyohydroxyamide der Formel I beim Cyclisieren zum Polybenzoxazol Poren in der Größenordnung von einigen zehn Nanometern ausbilden" in den Anspruch 1 bzw. "wobei die Polybenzoxazole Poren in der Größenordnung von einigen zehn Nanometern ausbilden" in den Anspruch 2 konnte den betreffenden Stoffen nicht zur Neuheit verhelfen, da -wie bereits im Amtsbescheid vom 4. August 2005 sinngemäß aufgezeigt (vgl. a. a. O. S. 2 Abs. 4) -in dem anmeldungsgemäßen Verfahren zur Herstellung der Polybenzoxazole aus den Polyohydroxyamiden keine wesentlichen Unterschiede zum Stand der Technik erkennbar sind, gleiche bzw. vergleichbare Arbeitsweisen aber regelmäßig zu gleichen bzw. vergleichbaren Ergebnissen führen, sodass den betreffenden, unter die Ansprüche fallenden Verbindungen sowohl die poröse Struktur als auch die dielektrischen Eigenschaften inhärent sind. Hinzu kommt, dass die Bemessungsregel "von einigen zehn Nanometern" zahlenmäßig unbestimmt und daher ohnehin nicht zur Abgrenzung geeignet ist.

2. Durch die nunmehr in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Einschränkung des Anmeldungsgegenstandes auf den Teilgegenstand mit den Merkmalen der Formel IIb wurden die in dem Zurückweisungsbeschluss bzw. in den Prüfungsbescheiden aufgezeigten Mängel jedenfalls in Bezug auf die Neuheit gegenüber den ermittelten Druckschriften beseitigt.

Die Prüfungsbescheide sowie der angefochtene Beschluss enthalten allerdings keine Anhaltspunkte und keine konkreten Ausführungen zur Patentierbarkeit des Anmeldungsgegenstands mit dem Strukturteil der Formel IIb für den Rest Z1.

Aus der Patentamtsakte ist auch nicht erkennbar, ob die durchgeführte elektronische Recherche diesen speziellen Teilgegenstand umfasst hat und ggf. inwiefern sich diese Recherche auf diesen Teilgegenstand tatsächlich fokussiert hat.

Zu dem auf die Verbindungen der Formeln I und III mit dem Strukturteil der Formel IIb für den Rest Z1 eingeschränkten Anspruchsbegehren ist deshalb der Stand der Technik zu ermitteln bzw. daraufhin zu überprüfen. Das Recherchenergebnis sowie das Ergebnis der patentrechtlichen Prüfung ist der Anmelderin in einem (weiteren) Prüfungsbescheid mitzuteilen.

Die erfinderische Tätigkeit ist, wie schon im ersten Amtsbescheid vom 13. Februar 2003 herausgestellt (vgl. a. a. O. S. 2 vorle. Abs.), anhand eines überraschenden technischen Effekts glaubhaft zu machen und zwar mittels -bisher nicht vorliegender -zahlenmäßig bestimmt gehaltener Vergleichsversuche gegenüber strukturell nächstkommenden Verbindungen aus dem ermittelten Stand der Technik betreffend Polybenzoxa(thia)zole bzw. Polynaphthoxa(thia)zole, die als Dielektrika in elektronischen Bauteilen verwendet werden, darunter jedenfalls die bereits anhand der Druckschriften Makromol. Chem., Rapid Commun. 2(5) (1981) 355-358 sowie Chem. Abstr. 109 (1988) 129869 ermittelten Polynaphthoxazole. Bei den Polyohydroxyamiden der Formel I handelt es sich um Zwischenprodukte zu den Polybenzoxazolen der Formel III, die -wegen der bis auf das austretende Wasser vollständigen Vorbildung der Endproduktstruktur -dem Umfang ggf. gewährbarer Polybenzoxa(thia)zole entsprechend mitpatentiert werden könnten.

3. Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung und Entscheidung an das Deutsche Patentund Markenamt zurückzuverweisen.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange Bb

BPatG:
Beschluss v. 05.08.2010
Az: 15 W (pat) 17/06