Oberlandesgericht München:
Urteil vom 12. November 2009
Aktenzeichen: 29 U 3255/09

(OLG München: Urteil v. 12.11.2009, Az.: 29 U 3255/09)

Tenor

I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 3. Februar 2009 wird zurückgewiesen.

II. Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung ebenfalls Sicherheit in Höhe von 115 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe

A.

Die Klägerin macht Löschungsbewilligungsansprüche aus einer international registrierten Marke gegen die prioritätsjüngere deutsche Marke der Beklagten geltend.

Die Klägerin ist Inhaberin der am 28. Juli 2004 angemeldeten, international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 836271 mit Schutzerstreckung für Deutschland,

eingetragen für die Waren "Pneumatiques, Pneumatic tyres" in Klasse 12 und für € nicht streitgegenständliche € Dienstleistungen in Klasse 38.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 5. Januar 2006 angemeldeten und am 10. April 2006 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke DE 306 00 809,

eingetragen für die Ware "Autoreifen" in Klasse 12, sowie die Dienstleistungen "Onlinewerbung in einem Computernetzwerk" in Klasse 35 und "Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware" in Klasse 39.

Die Klägerin wurde im April 2001 als A. & Co. S. gegründet und hat erst zu einem späteren Zeitpunkt umfirmiert. Sie ist im Reifenhandel tätig und nutzt € was zwischen den Parteien streitig ist € den Domainnamen www...-...com bereits seit Juni 2001. Da ihr Tätigkeitsschwerpunkt ursprünglich im französischsprachigen Raum, insbesondere in Frankreich, der Schweiz und Luxemburg lag, hat sie unter www...-...fr Reifenhandel im Internet betrieben. Erst im Juni 2006 richtete sie die Website www...-...de in deutscher Sprache ein, um auch deutsche Kunden anzusprechen.

Die Beklagte beschäftigt sich ebenfalls mit dem Handel von Autoreifen. Für sie wurden im Juni 2001 die Webseite www...com und im Mai 2002 die Webseiten www...com und www...com reserviert, die seitdem aktiv sind. Dabei erfolgte jeweils eine Weiterleitung auf die Webseite www...com der Beklagten.

Die Klägerin hielt die Registrierung und Nutzung der Domainnamen durch die Beklagte in Frankreich für wettbewerbswidrig und hat diese daher vor dem Handelsgericht von Lyon verklagt, welches die Beklagte mit Urteil vom 6. Dezember 2005 (Anlage K 6 bzw. K 15) teilweise verurteilte. In der Berufungsinstanz änderte das Berufungsgericht von Lyon das Ersturteil zuungunsten der Beklagten ab und verurteilte sie in weitergehendem Umfang (Anlage K 7 bzw. K 14).

Die außergerichtliche Aufforderung zur Einwilligung in die Löschung durch die Klägerin (Anlage K 9) wies die Beklagte zurück (Anlage K 10).

Die Klägerin trägt vor, sie habe bereits im Jahr 2001 Verbindungen zur Beklagten aufgenommen, da sie mit ihr in Geschäftsbeziehungen habe treten wollen. Die Beklagte sei deshalb von Anfang an über die Aktivitäten und auch die Nutzung des Domainnamens "...-..." informiert gewesen. Dennoch habe sie in Kenntnis der klägerischen Pläne bereits am 15. Januar 2001 die Webseite "...com" registrieren lassen und ab Mai 2002 zusammen mit den zwei weiteren vorgenannten Webseiten auf ihre eigene Webseite www...com leiten lassen. Sie habe dies in der Absicht getan, die Klägerin zu behindern. Nach der erstinstanzlichen Verurteilung durch das Handelsgericht von Lyon im Dezember 2005 habe die Beklagte dennoch nicht gezögert, am 5. Januar 2006 in Deutschland die streitgegenständliche Wort-/Bildmarke anzumelden. Beide Marken seien verwechselbar ähnlich, weshalb der Klägerin im Hinblick auf die Eintragung für "Autoreifen" ein Anspruch auf Löschung zustehe. Beide Marken würden durch den Wortbestandteil geprägt, der für "Reifen" unterscheidungskräftig sei. Ferner sei die Beklagte wegen Behinderung auch aus unerlaubter Handlung zu verurteilen, da ihr bereits das Handelsgericht von Lyon unlauteres und parasitäres Handeln zur Last gelegt habe. In Kenntnis dieses Urteils habe die Beklagte trotzdem die streitgegenständliche Marke angemeldet.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Marke DE 306 008 09 ...com, Wort-/ Bildmarke, einzuwilligen, soweit diese Marke in Klasse 12 für Autoreifen eingetragen ist.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, der Klägerin stehe der Anspruch auf Löschung der Marke der Beklagten unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.

Die Marke der Klägerin stelle kein älteres Recht im Sinn von § 9 Abs. 1 MarkenG dar. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe ferner keine Verwechslungsgefahr. Es stünden sich zwei Wort-/Bildmarken gegenüber, die jeweils über (fast) denselben beschreibenden Wortbestandteil verfügten, sich aber durch einen kennzeichnungskräftigen, deutlich voneinander abweichende Bildbestandteile unterschieden. Der Vorwurf des "Trittbrettfahrens" sei unzutreffend, da die Beklagte bereits seit dem Jahr 2000 als Internethändlerin auftrete. Die Bezugnahme auf die in Frankreich geführten Verfahren sei fern liegend, da es sich um Verfahren mit einem wettbewerbsrechtlichen Hintergrund beschränkt auf Frankreich handle. Die Klägerin habe dagegen nicht erwähnt, dass sie in einem Verfahren vor der WIPO unterlegen sei, dessen Inhalt die Übertragung der drei Domains der Beklagten "...com", "...-...com" und "...com" gewesen sei.

Das Landgericht München I hat mit Urteil vom 3. Februar 2009, auf dessen tatsächliche Feststellungen ergänzend Bezug genommen wird, die Klage abgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen sei nicht festzustellen, da der Wortbestandteil "pneusonline" beschreibend für über das Internet angebotene Reifen sei. Die kennzeichenrechtlich relevante Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft ergebe sich allein aus dem Bildbestandteil. Da dieser dem Domainnamen fehle, könne die Klägerin auch aus diesem keine Rechte ableiten.

Insoweit sei der Beklagten auch kein vorwerfbares Verhalten im Sinne einer unerlaubten Handlung zur Last zu legen. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche kämen nicht in Betracht.

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Sie ist der Auffassung, das Landgericht sei zu Unrecht von fehlender Verwechslungsgefahr ausgegangen. Der Wortbestandteil "pneus(-)online" sei prägend, die Zeichen mithin verwechselbar. Die Klägerin habe ab 23. Oktober 2001 die Domain www...-...com in Deutschland verwendet, weshalb sie seit diesem Zeitpunkt jedenfalls ein Unternehmenskennzeichenrecht daran habe. Marke und Domain seien kennzeichnungskräftig. Aufgrund der Verurteilung vor dem französischen Gericht und der zeitlich kurz darauf folgenden Markenanmeldung in Deutschland sei die Beklagte bösgläubig gewesen und habe unerlaubt im Sinne von §§ 823 ff. BGB gehandelt.

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Landgerichts München 33 O 9383/08 vom 03.02.2009, zugestellt am 11.05.2009, abzuändern und die Beklagte nach den Klageanträgen zu verurteilen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts München I, Az. 33 O 9383/08, zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil und bestreitet, dass die Beklagte die Nutzung der Domain bereits 2001 in Deutschland aufgenommen habe. Dies sei lediglich im Rahmen eines französischsprachigen Angebots der Fall gewesen, wohingegen die Beklagte bereits im Jahr 2002 unter www...com auf dem deutschen Markt tätig gewesen sei. Die Markenanmeldung der Beklagten sei ferner nicht bösgläubig gewesen. Bei der klägerischen Marke handele es sich außerdem nicht um eine bekannte Marke, die durch die jüngere Marke beeinträchtigt werden könnte.

Im Übrigen wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und auf das Protokoll des Termins vom 12. November 2009 Bezug genommen.

B.

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

Der Klägerin stehen gegen die Beklagte keine Ansprüche auf Bewilligung der Löschung der deutschen Marke DE 306 00 809 zu.

Soweit die Beklagte allerdings zur Begründung ihres Klageabweisungsantrags vorgebracht hat, es handle sich bei der im Jahr 2004 angemeldeten und eingetragenen klägerischen Marke nicht um ein prioritätsälteres Zeichen im Vergleich zu der 2006 angemeldeten und eingetragenen Marke der Beklagten, ist dies angesichts des zeitlichen Ablaufs nicht nachvollziehbar und bedarf daher keiner näheren Erörterung.

I. Es besteht kein Löschungsbewilligungsanspruch der Klägerin hinsichtlich der Ware "Autoreifen" in Klasse 12 gem. §§ 55 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen i. S. v. § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

Zum Vergleich stehen die Marken

und

Verwechslungsgefahr besteht, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andrerseits auszugehen ist. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st. Rsp.; EuGH Urteil vom 3. September 2009, Rs. C-498/07 P € Tz. 38 € La Española; GRUR 2006, 413 ff. € Rn. 17 € ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. € Rn. 18 € Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 € Rn. 23 € Sabèl/Puma; BGH GRUR 2009, 484 ff. € Tz. 23 € Metrobus; GRUR 2008, 719 ff. € Rn. 18 € idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2008, 258 € Tz. 20 € INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2007, 321 ff. € Rn. 18 € COHIBA; GRUR 2006, 60 ff. € Rn. 12 € coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. € Rn. 16 € Malteserkreuz).

1. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff. € Rn. 85 € VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 € Rn. 23 € Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. € Rn. 13 € TOSCA BLU; 2004, 241, 243 € GeDIOS). An der Warenidentität bestehen vorliegend kein Zweifel, da beide Marken für "Autoreifen" eingetragen sind.

2. Die prioritätsältere Klagemarke ist für die Waren "Autoreifen" kennzeichnungsschwach. Grundsätzlich ist die Kennzeichnungskraft eines Zeichens stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 € Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 € Zwilling/Zweibrüder).

Der Wortbestandteil der Klagemarke lautet "...-...com" und wird aufgrund seiner Gestaltung vom Verkehr als Domainname einer Webseite erkannt. Die Top-Level-Domain ".com" ist dabei lediglich ein Hinweis auf "commercial", wie dies auch bei länderspezifischen Top-Level-Domains (.de; .ch; .at) der Fall ist. Die Second-Level-Domain "...-..." ist dagegen der im Vordergrund stehende Sachhinweis auf eine Bestellmöglichkeit von Reifen über das Internet. "Pneu(s)" ist ein Synonym für "Autoreifen, Reifen" und wird im deutschen Sprachgebrauch als üblicher Begriff verwendet (vgl. http://wortschatz-uni.leipzig.de, Stichwort: pneu). "Online", zu Deutsch "im Netz" ist der Hinweis auf eine aktive Verbindung im Internet. Damit wird lediglich aufgezeigt, über welchen Vertriebsweg die Ware "Reifen" für den Verbraucher erhältlich bzw. zu beziehen ist. Im stationären Handel würde dies der Bezeichnung "Reifen-Kaufhaus" entsprechen.

Es mag sich bei "...-..." € wie die Klägerin meint € daher zwar um eine sprachliche Neuschöpfung handeln. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (GRUR 2004, 680 ff. € Tz. 41 € BIOMILD) allerdings nur um eine solche, die aufgrund der Üblichkeit der Kombination nicht hinreichend weit von dem abweicht, was bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und damit über die Summe dieser Bestandteile auch nicht hinausgeht. Die Schutzfähigkeit der Marke ergibt sich daher € auch für Reifen € nur aus der Kombination mit dem Bildbestandteil. Dieser erschöpft sich jedoch seinerseits in der bloßen bildlichen Darstellung eines rollenden Reifens, ohne einen zusätzlichen Bedeutungsgehalt aufzuweisen, so dass die Marke insgesamt nur schwach kennzeichnungskräftig ist. Die Klägerin teilt diese Auffassung, da sie selbst darlegt (Schriftsatz vom 25. Juni 2009 S. 3 = Bl. 72 d. A.), die Ware "Reifen" werde regelmäßig durch die Abbildung von Reifen dargestellt, weshalb die Abbildung als solche die Aufmerksamkeit des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers nicht auf sich ziehe. Der Schutzumfang der eingetragenen Marke ist € trotz der Warenidentität € aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke daher eng zu bemessen.

3. Die Vergleichszeichen sind nicht verwechselbar ähnlich.

Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand ihres Gesamteindrucks zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder auf normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betroffenen Waren wirkt (EuGH GRUR 2006, 411 ff. € Tz. 24 € Matratzen Concord/Hukla), die eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnehmen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (EuGH Urteil vom 14. Oktober 2009, Rs. T-140/08 € Tz. 54 € TiMi Kinderjoghurt; Urteil vom 3. September 2009, Rs. C-498/07 P € Tz. 60 € La Española; GRUR 2007, 700 ff. € Tz. 40 € HABM/Shaker; BGH GRUR 2009, 1055 ff. € Tz. 26 € airdsl; GRUR 2009, 484 ff. € Tz. 23 € Metrobus; GRUR 2004, 783, 784 € NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht ist außerdem davon auszugehen, dass bei einem Wort-/Bildzeichen neben dem Wortbestandteil auch die Bildbestandteile dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht um eine nichtssagende Graphik handelt (BGH GRUR 2009, 1055 ff. € Tz. 27 € airdsl; GRUR 2005, 419, 423 € Räucherkate). Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt es deshalb nicht nur auf die Wortbestandteile der Vergleichsmarken an, sondern auf den durch die Kombination von Wort- und Bildbestandteilen hervorgerufenen Gesamteindruck, wobei die einzelnen Bestandteile nacheinander geprüft werden können (EuGH Urteil vom 14. Oktober 2009, Rs. T-140/08 € Tz. 68 € TiMi Kinderjoghurt).

Der von der Klägerin zitierte Grundsatz, dass bei Wort-/Bildzeichen für die Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr meist der Wortbestandteil maßgebend ist, da er für den Verkehr die einfachste Benennung darstellt, ist grundsätzlich richtig, erfährt aber nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in dreifacher Hinsicht eine Einschränkung (Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, 2111 f.): Er gilt nur für den Gesamteindruck in klanglicher Hinsicht, weil eine bildliche Gestaltung nicht die akustische, sondern allein die visuelle Wahrnehmung anspricht (BGH GRUR 1999, 241, 244 € Lions). Er gilt dagegen bei einer nichtssagenden und nicht ins Gewicht fallenden graphischen Gestaltung, nicht allerdings dann, wenn der Bildbestandteil eine eigenständige Bedeutung hat, da für diese Fälle kein Erfahrungssatz ersichtlich ist, nach dem der Verkehr auch bei rein visueller Wahrnehmung in erster Linie die Wörter, nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt (BGH GRUR 2009, 1055 ff. € Tz. 27 € airdsl; GRUR 2007, 235 ff. € Tz. 22 € Goldhase; GRUR 2005, 419, 423 € Räucherkate; GRUR 2000, 506, 509 € ATTACHE/TISSERAND). Und zum dritten orientiert sich der Verkehr in einer Kombination Wort und Bild regelmäßig nur dann am Wortbestandteil, wenn dieser wenigstens normale Kennzeichnungskraft besitzt (BGH GRUR 2009, 1055 ff. € Tz. 28 € airdsl; GRUR 2006, 859 ff. € Tz. 29 € Malteserkreuz; GRUR 2006, 60 ff. € Tz. 20 € coccodrillo).

Die Marke der Klägerin und diejenige der Beklagten kommen sich in dem durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck nicht verwechselbar nahe.

a) An einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr fehlt es trotz des Vorhandenseins der Wortbestandteile "...-...COM" in der älteren und "...com" in der jüngeren Marke.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Wortelemente lediglich durch einen Bindestrich und die Groß- bzw. Kleinschreibung. Es gibt jedoch eine Reihe weiterer visueller Merkmale, die es ausschließen, dass die Zeichen als ähnlich wahrgenommen werden. Der Bildbestandteil der älteren Marke ist € wie bereits festgestellt € nichtssagend, da er grafisch nur den Inhalt der wörtlichen Darstellung, nämlich einen Reifen, wiedergibt. Anders die jüngere Marke, die sich durch eine sehr phantasievolle Gestaltung im Gedächtnis des Verbrauchers nachhaltig verankert. Das dargestellte Bild zeigt einen vor dem Computer sitzenden Mann, der die Tastatur seines PC bedient. Plötzlich fliegt ihm aus dem Bildschirm ein Reifen entgegen. Die nach hinten wehende Krawatte des Mannes vermittelt ebenso wie der Reifen, dessen Flugbahn angedeutet ist, einen äußerst dynamischen Eindruck. Der Betrachter hat das Gefühl, dass er selbst die Rückwärtsbewegung des Mannes mit nachvollziehen müsse. Ihm erschließt sich auf diese Weise, dass eine Bestellung über das Internet die schnellste und effektivste Möglichkeit ist, an den gewünschten Autoreifen zu kommen. Die Grafik hat einen weit über den Schriftzug hinausgehenden visuellen Stellenwert, der der älteren Klagemarke völlig fehlt. Aufgrund der vorgenannten Feststellungen stehen sich nicht allein die Wortelemente der Vergleichsmarken gegenüber. Das Bildelement der jüngeren Marke ist so auffällig, dass es in den Vergleich mit einzubeziehen ist.

In klanglicher Hinsicht orientiert sich der Verkehr nur an einem normal kennzeichnungskräftigen Bestandteil, um die Kombination von Wort und Bild zu benennen. Die Wortfolge "...-...com" ist € aus den zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke getroffenen Feststellungen € jedoch schutzunfähig, da sie nur den Vertriebsweg der so bezeichneten Waren beschreibt, nämlich "Reifen über das Internet". Unterstellt man dennoch die Auffassung der Klägerin als zutreffend, obwohl schutzunfähige Bestandteile grundsätzlich nicht allein prägend sein können, dass in ihrer Klagemarke der Wortbestandteil "...-...COM" € wegen der ebenfalls nichtssagenden Grafik € prägend sei, so gilt dies keinesfalls für die prioritätsjüngere Marke der Beklagten. Der maßgebliche Gesamteindruck einer Marke kann zwar auch durch schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt werden (BGH GRUR 2009, 772 ff. € Tz. 32 € Augsburger Puppenkiste; GRUR 2004, 783, 785 € NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; 2004, 775, 776 € EURO 2000), ein kennzeichnungsschwaches oder schutzunfähiges Element kann aber eine Marke nicht so prägen, dass deren andere Bestandteile vollständig in den Hintergrund treten. Es kann dahingestellt bleiben, ob der Bildbestandteil der jüngeren Marke allein prägend ist, oder das schutzunfähige Wortelement den Gesamteindruck mit bestimmt, da die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen so groß sind, dass sie nicht unmittelbar verwechselt werden.

Für die begriffliche Verwechslungsgefahr gilt, ebenso wie für die klangliche, dass eine schutzunfähige Angabe für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein kann. Eine Übereinstimmung in beschreibenden Begriffen reicht daher nicht aus, und zwar jedenfalls dann nicht, wenn es sich um die einzige Gemeinsamkeit der Marken handelt, weil der Verkehr ihnen dann allenfalls dieselbe beschreibende Aussage entnimmt, sie jedoch nicht demselben Unternehmen zuordnet (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9 Rn. 213). Die Begriffsbildung "Reifen aus dem Internet" kann daher auch begrifflich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenidentität aufgrund der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war.

b) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, bei der das Publikum zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung wirtschaftliche oder organisatorische Verflechtungen zwischen den Zeicheninhabern annimmt, besteht nicht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2009, 1055 ff. € Tz. 37 € airdsl; GRUR 2004, 779, 783 € Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 865, 867 € Mustang). Von einem solchen Umstand ist auszugehen, wenn sich die Klagemarke allgemein zu einem Hinweis auf das Unternehmen der Inhaberin der prioritätsälteren Marke entwickelt hat, was u. a. dann anzunehmen ist, wenn die Klagemarke zugleich das Firmenschlagwort ist (BGH GRUR 2004, 779, 783 € Zwilling/Zweibrüder). Auch diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht nicht aus (BGH, a. a. O. € airdsl).

aa) Zwar sind im Entscheidungszeitpunkt Klagemarke und Firmenkennzeichen der Klägerin identisch. Dafür, dass dies für den Kollisionszeitpunkt im Frühjahr 2006 schon galt, hat die Klägerin nichts vorgetragen. Unstreitig wurde die Klägerin als "A. & Co. S." im Jahr 2001 gegründet. Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich ferner, dass die Klägerin auch am 16. Dezember 2005 (vgl. Anlage K 15 und K 16) im Verfahren vor den französischen Gerichten noch als "A. & Co. S." firmiert hat. Die Ausführungen im Beschluss des Berufungsgerichts von Lyon vom 31. Januar 2008, die Klägerin sei schon im September 2003 im Handelsregister von Lyon (Anlage K 14, S. 7) eingetragen worden, lassen nicht erkennen, unter welcher Firma die Eintragung im September 2003 erfolgte, und sind daher € zumal der Klägerin im Rubrum dieses Beschlusses bestätigt wird, vormals als "Gesellschaft A. et CO" firmiert zu haben € als Beleg für eine entsprechende Firmierung im Kollisionszeitpunkt nicht aussagekräftig.

Unabhängig von der Frage der Firmierung zum Kollisionszeitpunkt, steht dem Eindruck, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen, aber jedenfalls entgegen, dass dies nur für Firmenschlagworte oder (s. u. bb) Unternehmenskennzeichen gelten kann, die über eine normale Kennzeichnungskraft verfügen. Schutzunfähige oder beschreibende Angaben sind nicht geeignet auf einen Hersteller hinzuweisen.

bb) Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Tatsache, dass die Klägerin Kennzeichenrechte gem. § 5 Abs. 2 MarkenG, und hier insbesondere ein "Firmenschlagwort" aus ihrem Domainnamen herleiten könnte. Der originäre Schutz eines Unternehmenskennzeichens setzt € neben seiner Benutzung € voraus, dass es von Haus aus unterscheidungskräftig ist, oder € andernfalls € Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH GRUR 2005, 517, 518 € Literaturhaus), woran es beim klägerischen Domainnamen fehlt.

aaa) Die Domain "www...-...de" (Anlage K 1) in deutscher Sprache hat die Klägerin im Juni 2006 eingerichtet, damit zeitlich nach Anmeldung und Eintragung der Marke der Beklagten. Es kann ferner dahingestellt bleiben, seit wann die Klägerin die Domain "www...-...fr" (Anlage K 2) nutzt, da diese sich nicht an die deutschen Verbraucher richtet. Nach dem Vortrag der Klägerin war die Domain "www...-...com" (Anlage K 5) dagegen bereits seit Mai 2002 aktiv. Insoweit kann zugunsten der Klägerin eine Benutzung im Inland unterstellt werden.

bbb) Die Bezeichnung "...-...com" verfügt jedoch über keine Unterscheidungskraft. Wie oben dargestellt (B. I. 2.) handelt es sich um die bloße Warenbezeichnung, die mit dem Vertriebsweg kombiniert ist, und daher für sich genommen nicht über die erforderliche Schutzfähigkeit verfügt; zumal der Domainname anders als die € für die Klägerin international registrierte € Wort-/Bildmarke gerade nicht über den zusätzlichen Bildbestandteil verfügt, sondern sich in der wörtlichen Bezeichnung erschöpft. Ohne originäre Unterscheidungskraft kann die Bezeichnung der Klägerin Schutz als Unternehmenskennzeichen nur beanspruchen, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt hat. Anhaltspunkte hierfür sind nicht vorgetragen.

II. Die Klägerin kann die Einwilligung der Beklagten in die Löschung nicht wegen §§ 55 Abs. 1, 51 Abs. 1 i. V. m. § 12 MarkenG verlangen, da auch insoweit Voraussetzung ist, dass die Klägerin ein Kennzeichenrecht im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG durch Benutzung ihrer Domain erlangt hätte. Aus den vorgenannten Gründen ist dies jedoch nicht der Fall.

III. Der Löschungsbewilligungsanspruch ergibt sich ferner nicht aus §§ 823, 826, 1004 BGB. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts wird Bezug genommen.

IV. Gegen die Ausführungen des Landgerichts zu wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten hat die Klägerin in der Berufungsinstanz keine spezifischen Einwendungen erhoben (§ 520 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 ZPO).

Soweit sie € allerdings lediglich unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung gem. §§ 823 ff. BGB € darauf abgestellt hat, die Beklagte habe "seit je bösgläubig agiert" (Schriftsatz vom 25. Juni 2009, S. 7 = Bl. 76 d. A.), kann hieraus keine wettbewerbswidrige Behinderung durch Eintragung der angegriffenen Marke hergeleitet werden.

Eine solche kann zwar grundsätzlich durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 € EQUI 2000). Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt. Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders, hier also der Beklagten, als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH GRUR 2008, 621 ff. € Tz. 21 € AKADEMIKS m. w. N.; GRUR 2008, 160 ff. € Tz. 18 € CORDARONE). Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

Derartige besondere Umstände sind vorliegend nicht gegeben. Die Klägerin war nicht lediglich € schutzlos gestellte € Vorbenutzerin eines im Ausland als Marke benutzten Zeichens, das die Beklagte usurpiert hat, im Gegenteil, sie war bereits im Jahr 2004 € noch vor der Eintragung der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte € Inhaberin einer IR-Marke mit Schutzerstreckung auf Deutschland, die sie auch genutzt hat. Eine Sperrung der Bezeichnung der Klägerin, die selbst Markeninhaberin ist, ist durch die erst im Jahr 2006 in Deutschland erfolgte Eintragung einer Marke der Beklagten, die wie oben im Einzelnen dargelegt keine Verwechslungsgefahr hervorruft, nicht erfolgt.

C.

1. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

2. Die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

3. Die Revision ist nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO liegen nicht vor (vgl. BGH NJW 2003, 65 ff.). Die Rechtssache erfordert, wie die Ausführungen unter B. zeigen, lediglich die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den Einzelfall.

OLG München:
Urteil v. 12.11.2009
Az: 29 U 3255/09