Landgericht Düsseldorf:
Urteil vom 20. April 1999
Aktenzeichen: 4 O 108/09

(LG Düsseldorf: Urteil v. 20.04.1999, Az.: 4 O 108/09)

Tenor

I.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen

Verfügung aufgegeben,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

das Zeichen

X

zur Kennzeichnung von Schuhwaren zu benutzen, insbesondere unter dem Zeichen Schuhwaren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für solche Waren zu benutzen.

II.

Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin

auferlegt.

Tatbestand

Die Antragstellerin ist nach ihrem Vorbringen Inhaberin der am 2. Februar 1994 angemeldeten deutschen Wortmarke X "X" (nachfolgend: Verfügungsmarke), die eine Priorität vom 23. August 1993 in Anspruch nimmt und die am 29. Oktober 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt für Schuhwaren eingetragen worden ist. Sie habe ursprünglich unter der geschäftlichen Bezeichnung "X" firmiert, für die die Marke eingetragen ist. Die Antragstellerin hat ihren Sitz in X, Vereinigtes Königreich. Die Antragsgegnerin ist eine in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in X hat. Sie vertreibt ebenfalls Schuhwaren unter der Bezeichnung "X" in der Ausgestaltung, wie sie sich aus nachfolgend wiedergegebenen Anlage Js2 ergibt. Das Rondell ist zugunsten der X als Bildmarke X mit der Anmeldepriorität vom 25. Juni 1996 unter anderem für "X" als Gemeinschaftsmarke geschützt. Auch die Bezeichnungen "X" und "X" sind beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt mit Anmeldeprioritäten vom 25. Juni 1996 und 13. Januar 1997 zum Markenschutz angemeldet. Das Rondell mit der Bezeichnung "X" ist am 27. April 1998 u.a. für "footwear" zum Gemeinschaftsmarkenschutz angemeldet, eine weitere Marke ist für die X mit Priorität vom 25. April 1978 im Markenregister des britischen Patentamts eingetragen.

Auf der diesjährigen Messe GDS in Düsseldorf vom 11. bis 14. März 1999 war die Antragsgegnerin mit einem Stand vertreten, der im Standverzeichnis der Messe Düsseldorf mit der Bezeichnung "X" gekennzeichnet war, ohne daß die Antragsgegnerin als Ausstellerin namentlich genannt war.

Die Antragstellerin erhielt über die Tatsache, daß ein Stand unter der Bezeichnung "X" auf der Messe vertreten ist, am 7. Januar 1999 Kenntnis. Da sie annahm, daß es sich bei dem Aussteller um die ihr aus früheren Auseinandersetzungen bekannten Herren X und X als Inhaber der deutschen Marke X "X" handele, mahnte sie diese mit Schreiben vom 7. Januar 1999 unter Fristsetzung bis zum 14. Januar 1999 ab.

Mit Schreiben ihrer Prozeßbevollmächtigten teilten die Abgemahnten mit, daß sie nicht beabsichtigen, auf der GDS-Messe Schuhwaren unter der Bezeichnung "X" auszustellen.

Nachdem die Antragstellerin erfahren hatte, daß es sich möglicherweise bei dem Aussteller um die Antragsgegnerin handeln könne, mahnte sie diese mit Schreiben vom 20. Januar 1999 unter Fristsetzung bis zum 27. Januar 1999 ab. Eine Reaktion der Antragsgegnerin erfolgte nicht.

Um Gewißheit über die Identität des Ausstellers zu erlangen, fragte die Antragstellerin daher mit Schreiben vom 4. Februar 1999 bei der Messe Düsseldorf GmbH an, welches Unternehmen auf dem Stand X unter der Bezeichnung "X" vertreten sein werde. Der Name und die Anschrift der Antragsgegnerin wurden der Antragstellerin von der Messe Düsseldorf mit Email vom 5. Februar 1999 mitgeteilt.

Die Antragsgegnerin hat mit Klageschrift vom 25. Januar 1999 beim Landgericht Hamburg negative Feststellungsklage unter dem Az.: 315 0 45/99 erhoben, die der Antragstellerin im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung noch nicht zugestellt war.

Die Antragsgegnerin begehrt die Feststellung, daß ein Unterlassungsanspruch der Beklagten, - der Antragstellerin dieses Verfahrens - gegen sie, die Klägerin, "es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung "X' oder sonstige Kennzeichnungen mit "X' zu verwenden", nicht besteht.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, die Antragsgegnerin verletze durch die Verwendung der Bezeichnung "X" ihre Verfügungsmarke. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Kennzeichnungen, denn der Bestandteil "X" sei allein prägend gegenüber der Ortsangabe "X".

Auch die Tatsache, daß die Antragsgegnerin diese Zeichen in Kombination mit dem Rondell der X benutze, rechtfertige keine andere Beurteilung der bestehenden Verwechslungsgefahr. Bei Kombinationszeichen komme dem Wortbestandteil gegenüber dem Bildbestandteil prägende Bedeutung zu, denn der Verkehr beziehe sich zur Bezeichnung der Kennzeichnung auf den Wortbestandteil und präge sich diesen ein.

Mit ihrem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung vom 3. März 1999 beantragt die Antragstellerin,

wie erkannt.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Sie rügt die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf. Dieses sei nicht Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO, sondern das Landgericht Hamburg, vor dem die Feststellungsklage anhängig sei.

Sie macht geltend, sie sei auf Grund einer Lizenzvereinbarung mit den X zur Benutzung der Bezeichnung "X" berechtigt, wie im wesentlichen unstreitig ist.

Im übrigen besitze die Bezeichnung "X" nur schwache Kennzeichnungskraft. Eine Verwechslungsgefahr scheide aus, da der Bezeichnung "X" eine stärkere Kennzeichnungskraft zukomme als der Verfügungsmarke, denn der Verkehr verbinde mit diesem Namen den Hinweis auf das weltberühmte X. Die Verfügungsmarke sei demgegenüber eher in Verbindung mit einer Subkultur oder subkulturellen Strukturen in Verbindung zu bringen, insbesondere in Ansehung dessen, daß sich die Schuhe der Antragstellerin an ein modisch orientiertes Publikum richteten. Gegen die Annahme der Verwechslungsgefahr spreche zudem, daß die gesamte Verwendung des Zeichens X auf die Assoziation zu dem U-Bahnsystem der englischen Hauptstadt zugeschnitten sei. Dahinter verblasse das diffus wirkende Verfügungszeichen.

Es fehle dem Antrag im übrigen an der erforderlichen Dringlichkeit im Sinne des § 25 UWG. Die Vermutung der Dringlichkeit sei widerlegt, da die Antragstellerin sie -die Antragsgegnerin - bereits am 20. 1. 1999 abgemahnt habe. Die Antragstellerin hätte sich über die Internet-Seite der Messe Düsseldorf über die Identität- des Ausstellers "X" bereits zu einem früheren Zeitpunkt unterrichten können.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten und zu den Akten gereichten

Schriftsätze nebst Anlagen mit Ausnahme des nicht nachgelassenen Schriftsatzes vom 30. März 1999 Bezug genommen.

Gründe

Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und in der Sache begründet.

I.

Das Landgericht Düsseldorf ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung als eines der Gerichte der Hauptsache im Sinne des § 937 Abs. 1 Zivilprozeßordnung ausschließlich zuständig im Sinne des § 802 ZPO.

Nach § 937 Abs. 1 ZPO ist für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung das Gericht der Hauptsache zuständig. Gericht der Hauptsache im Sinne dieser Vorschrift ist jedes Gericht, vor dem die Antragstellerin die auf Unterlassung gerichtete Leistungsklage anhängig machen kann, also neben dem Landgericht Hamburg auch das Landgericht Düsseldorf und jedes andere nach § 32 Zivilprozeßordnung örtlich zuständige Landgericht. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage durch die Antragsgegnerin vor dem Landgericht Hamburg begründet nicht dessen Zuständigkeit als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 Zivilprozeßordnung. Grundsätzlich genügt zwar die Anhängigkeit, nicht erst die durch Zustellung der Klage begründete Rechtshängigkeit der Hauptsache, um die Zuständigkeit des Hauptsachegerichtes für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zu begründen. Nicht die negative Feststellungsklage ist jedoch die Klage zur Hauptsache, sondern die auf Unterlassung gerichtete Leistungsklage.

In der Literatur und vereinzelt auch in der Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten (vgl. OLG Frankfurt WRP 1996, 27 unter Berufung auf Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 6. Aufl., Kap. 54 Rdn. 3; UWG Großkomm/Schultz-Süchting, § 25 Rdn. 177 m.w.N.; OLG Hamm, Urteil vom 10. Oktober 1995, 4 U 76/95; nicht veröffentlicht) , daß das Gericht, vor dem die negative Feststellungsklage anhängig ist, als Gericht der Hauptsache für den Erlaß der einstweiligen Verfügung zuständig ist. Zur Begründung wird darauf verwiesen, daß Hauptsache nicht nur das dem Verfügungsantrag entsprechende Klagebegehren sei, sondern auch das negative Feststellungsbegehren mit umgekehrten Hauptrollen. Der Streitgegenstand des Eilverfahrens sei mit dem Streitgegenstand der negativen Feststellungsklage identisch. In beiden Fällen gehe es im Kern um dasselbe Unterlassungsbegehren, weshalb eine Identität der Streitgegenstände anzunehmen sei.

Diese Auffassung widerspricht dem Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO. Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist es, zu gewährleisten, daß das Gericht, das über eine bei ihm anhängige Klage zu entscheiden hat und daher die Sache schon kennt, auch im Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung entscheidet, wodurch die Gefahr unterschiedlicher Entscheidungen vermieden werden soll. Dieses Ziel wird jedoch mit der zitierten Auffassung nicht erreicht bzw. in das Gegenteil verkehrt, da der Verletzte, hier die Antragstellerin, grundsätzlich die Möglichkeit hat, die positive Leistungsklage vor dem Gericht seiner Wahl zu erheben. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 7. Juli 1994, GRUR 1994, 846 - Parallelverfahren - festgestellt, daß keine Identität der Streitgegenstände zwischen einer negativen Feststellungsklage und der späteren Leistungsklage auf Unterlassung besteht, denn das durch den Klageantrag bestimmte Rechtsschutzziel der Leistungsklage (Ausspruch eines Unterlassungsgebotes in vollstreckungsfähiger Form) gehe über den Streitgegenstand der Feststellungsklage hinaus. Der Einwand der entgegenstehenden Rechtshängigkeit des gleichen prozessualen Anspruches kann daher nicht erhoben werden, wenn die Leistungsklage nicht im Wege der Widerklage vor dem Gericht der Feststellungsklage, sondern vor einem anderen zuständigen Gericht erhoben wird.

Nichts anderes kann aber für den hier vorliegenden Fall gelten, daß die Antragsgegnerin nach erfolgter Abmahnung sofort negative Feststellungsklage erhebt, um das ihr genehme Gericht der Hauptsache festzulegen, zumal das Ziel des § 937 Abs. 1 ZPO, die Gefahr divergierender Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte zu vermeiden, nicht vermieden werden kann, da es nach der oben zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofes. dem Verletzten freisteht, die wettbewerbsrechtliche Leistungsklage vor einem von ihm ausgewählten zuständigen Gericht zu erheben und nicht vor dem Gericht, bei dem die negative Feststellungsklage anhängig ist. Der Bundesgerichtshof stellt, ausdrücklich fest, daß es weder einen Vorrang der Feststellungsklage vor der Leistungsklage gibt, noch dieses Vorgehen dem Gläubiger als. rechtsmißbräuchliches Verhalten zur Last gelegt werden darf. Der Leistungsklage ist vielmehr der Vorrang vor der Feststellungsklage zu geben, denn nur die durch die Erhebung der Leistungsklage kann die Unterbrechung der Verjährung bewirkt werden. Zu Recht weist der Bundesgerichtshof daraufhin, daß eine Bindung der Leistungsklage des Verletzten an dem vom Verletzer mit der Erhebung der negativen Feststelllungsklage gewählten Gerichtsstand zu einer Entwertung des im Wettbewerbsrecht entwickelten Rechtsinstitutes der Abmahnung führt, weil der Gläubiger versucht sein wird, die Festlegung des Gerichtsstandes durch den Schuldner dadurch zu vermeiden, daß er auf eine Abmahnung verzichtet, mit der Folge, daß er später die Kostenlast des Verfahrens trägt. Dies ist aber mit dem Sinn und Zweck des Rechtsinstitutes der außergerichtlichen Abmahnpflicht, nämlich der Vermeidung der gerichtlichen Auseinandersetzung durch außergerichtliche Unterwerfung oder außergerichtliche Abwehr des vermeintlichen Anspruches, nicht zu vereinbaren.

Die gleiche Situation träte, folgte man dem OLG Frankfurt, für den Verletzten auch in einem Fall wie dem vorliegenden ein. Die Erhebung der negativen Feststellungsklage nach erfolgter Abmahnung durch den Verletzer und späteren Antragsgegner vor einem ihm wegen seiner Rechtsprechung vorteilhafter erscheinenden Gericht brächte den Verletzten, den Antragsteller, in der mündlichen Verhandlung über den Erlaß einer einstweiligen Verfügung in die Lage, die Verweisung des Verfahrens an das von dem Verletzer durch die Erhebung der negativen Feststellungsklage angerufene Gericht nach § 281 ZPO beantragen zu müssen, wollte er nicht die Abweisung seines Antrages in Kauf nehmen. Die Möglichkeit für den als Verletzer in Anspruch Genommenen, nach erfolgter Abmahnung negative Feststellungsklage vor einem von ihm ausgewählten Gericht zu erheben, um für die erwartete einstweilige Verfügung das Gericht der Hauptsache festzulegen, wird in der Literatur zu Recht dahingehend, kritisiert, daß der Sinn und Zweck des § 937 Abs. 1 ZPO unterlaufen wird (vgl. Fritze GRUR 1996, 573, der diese Praxis als "forum Shopping" bezeichnet, da sie dem Verletzten dem vom Verletzer gewählten Gerichtstand aufzwingt, und jetzt auch Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 54, Rdn.3). Die Folge der oben zitierten Rechtsprechung, daß die Erhebung der negativen Feststellungsklage für das einstweilige Verfügungsverfahren die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes als das Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO begründe, ist diejenige, daß mit der Leistungsklage einerseits und dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung und der negativen Feststellungsklage andererseits zwei unterschiedliche Gerichte befaßt sind. Diese Situation wird insbesondere dann eintreten, wenn das von dem Antragsteller ausgewählte Gericht dem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung stattgegeben hat. Der Antragsteller wird dann regelmäßig auch die Leistungsklage bei diesem Gericht erheben. Sobald über die Leistungsklage verhandelt worden ist, wird die negative Feststellungsklage unzulässig, da das erforderliche Rechtsschutzinteresse nicht länger besteht. Im Regelfall werden die Parteien die Feststellungsklage daher in der Hauptsache für erledigt erklären. Die Gefahr divergierender Entscheidungen unterschiedlicher Gericht, nämlich über den Erlaß der einstweiligen Verfügung und die Leistungsklage, wird somit nicht dadurch begegnet, daß das Gericht der negativen Feststellungsklage als Gericht der Hauptsache im Sinne des § 937 ZPO angesehen wird.

Auch diese aufgezeigten Konsequenzen für das einstweilige Verfügungsverfahren sind eine Folge der im Wettbewerbsrecht und im gewerblichen Rechtsschutz bestehende Abmahnlast des anspruchsberechtigten Gläubigers vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens, die es dem durch die Abmahnung gewarnten Schuldner möglich ist, durch die sofortige Erhebung der negativen Feststellungsklage den ihm genehmen Gerichtsstand für das Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung festzulegen. Die Erwägungen des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung "Parallelverfahrens" zum Verhältnis von negativer Feststellungsklage zur Leistungsklage (Unterlassungsklage) müssen aber uneingeschränkt erst recht im vorliegenden Fall gelten, der das einstweilige Verfügungsverfahren und die negative Feststellungsklage betrifft.

II.

Die Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung hinreichenden Sicherheit ihre Aktivlegitimation dargelegt und glaubhaft gemacht. Daß die Antragstellerin ursprünglich unter der Bezeichnung "X" firmierte, für die ausweislich der Ablichtung der Markenurkunde nach Anlage Ast lb beim Deutschen Patent- und Markenamt die Marke "X" eingetragen ist, ergibt sich aus der Ablichtung des "Certificates of Incorporation on Change of Name" des Registrar of Companies for England and Wales vom 4. November 1997. Die Antragstellerin hat zuvor in der mündlichen Verhandlung nicht die Urkunden vorlegen können, was jedoch keinen (vernünftigen) Zweifel an der Rechtsinhaberschaft der Antragstellerin an der Klagemarke zu begründen vermag. Die Vorlage der bei den Ablichtungen der Urkunde reicht der Kammer zur Glaubhaftmachung der Aktivlegitimation aus.

Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß ihr gegen die Antragsgegnerin ein Unterlassungsanspruch zusteht, dessen Sicherung durch den Erlaß einer einstweiligen Verfügung zur Abwendung wesentlicher Nachteile für die Antragstellerin nach § 940 der Zivilprozeßordnung (ZPO) nötig erscheint. Die Antragstellerin hat mit der für den Erlaß einer einstweiligen Verfügung hinreichenden Sicherheit dargelegt, daß die Antragsgegnerin die angegriffene Bezeichnung "X" im geschäftlichen Verkehr benutzt, nämlich zur Kennzeichnung von Schuhen und sie hiermit auf der GDS-Messe Schuhwaren in Düsseldorf mit einem eigenem Stand vertreten war, und damit die Gefahr von Verwechslungen mit der Verfügungsmarke "X" gegeben ist, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 Markengesetz (MarkenG).

Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL

durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 387, 389 = WRP 1998, 39, 41 - Sabel/Puma; GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 -CANON, Tz. 16 f.), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wie für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Hierzu gehören, wie sich aus der zehnten Begründungserwägung ergibt, insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das angegriffene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist, wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften des weiteren ausgeführt hat, hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden (prägenden) Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren wirkt. Darüber hinaus besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren, indem ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH, GRUR 1998, 922 = GRUR Int. 1998, 875 - CANON, Tz. 17). Das entspricht der Rechtsprechung zum -Markengesetz, nach der bei der Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auch weiterhin die schon in der bisherigen Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannten Erfahrungsätze Bedeutung haben (BGH, GRUR 1995, 216, 219 = WRP 1995, 320 -Oxygenol II; GRUR 1998, 924 = WRP 1998, 875 - Salvent /Sälventerol; GRUR 1999, 241 = MarkenR 1999, 57 - Lions) .

Dem Wortzeichen "X" kommt normale Kennzeichnungskraft zu. Diese Bezeichnung ist für Schuhe hinreichend originell. Der Begriff "X", der aus der englischen Sprache stammt, wird ins Deutsche mit "Untergrund" oder aber auch adverbial mit "unterirdisch" übersetzt. Er steht auch als Synonym für eine Untergrundbewegung oder eine Subkultur. Außerdem kommt dem Begriff sowohl in Alleinstellung als auch in Kombination mit den Begriffen "railway" oder "railroad" im englischsprachigen Raum der Bedeutungsgehalt für eine U-Bahn oder Untergrundbahn zu. Diese Wortbedeutungen stehen in keinem Zusammenhang mit dem gekennzeichneten Produkt, nämlich Schuhen. Der Begriff ist daher auch nicht freihaltebedürftig.

Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, bietet die Antragsgegnerin ebenfalls Schuhe unter der Bezeichnung "X" an, und identische Waren.

Neben der Warenidentität besteht auch eine Teilidentität zwischen dem Verfügungskennzeichen und dem angegriffenen Kennzeichen hinsichtlich des Bestandteils "X". Diese Teilidentiät der angegriffenen Kennzeichnung und der Verfügungsmarke reicht jedoch als solche nicht aus, um eine relevante markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Denn es geht nicht an, aus dem angegriffenen Zeichen, welches ein Wort-Bild-Zeichen mit mehreren Wortbestandteilen darstellt, den Wortbestandteil "X" herauszulösen und dem Klagezeichen, das ein Ein-Wort-Zeichen ist, isoliert gegenüberzustellen. Es ist vielmehr von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen (st. Rspr., vgl. aus jüngerer Zeit BGH, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774 -falkerun/LE RUN; GRUR 1996, 775, 776 - Sali Toft; GRUR 1996, 777, 778 - Joy; GRUR 1996, 977, 978 -DRANO/P3-drano; BGH, GRUR 1997, 897 - Ionofil). Denn nur aufgrund des Gesamteindrucks der jeweiligen Bezeichnung kann die Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Kennzeichen verläßlich beurteilt werden. An diesem Grundsatz hat sich, wie der Bundesgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen hat, durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Marken durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O.Innovadiclophlont; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. JUWEL; a.a.O. - falkerun/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. - Joy; Mitt. 1996, 354 - DRANO/P3-drano; BGH, a.a.O. - Ionofil). Es -ist deshalb auch weiterhin nicht zulässig, ein Element aus einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und dieses allein mit einem anderen Zeichen auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Für den Fall, daß es sich bei dem älteren Zeichen um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, beruht dies auf der Erwägung, daß markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer anderen Marke nur in der konkreten Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd (BGH, GRUR 1976, 353, 354 - Colorboy; GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE; a.a.O. - Springende Raubkätze; a.a.O. - Sali Toft; BGH, a.a.O. - Ionofil). Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen, wenn sich - wie hier - ein älteres Ein-Wort-Zeichen und ein jüngeres zusammengesetztes Zeichen gegenüberstehen. Auch in einem solchen Fall ist es verwehrt, aus der angegriffenen Bezeichnung ein Element herauszulösen und dessen Übereinstimmung mit dem Klage- bzw. Verfügungszeichen festzustellen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O - Juwel). Dies gilt im übrigen auch dann, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen für identische Waren eingesetzt werden (vgl. BGH, a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. -DRANO/P3-drano).

Der vorgenannte Grundsatz verbietet es allerdings nicht, einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinne zu bejahen (BGH, a.a.O. - Springende Raubkatze; a.a.O. - Innovadiclophlont; a.a.O. - Blendax Pep; a.a.O. - JUWEL; a.a.O.falkerun/LE RUN; a.a.O. - Sali Toft; a.a.O. DRANO/P3-drano; BGH, a.a.O. - Ionofil) . Eine Prägung des Gesamteindruckes des kombinierten Zeichens durch einen Bestandteil kann sich dabei aus dessen Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft und/oder daraus ergeben, daß ein oder auch mehrere weitere Bestandteile aufgrund besonderer Umstände gegenüber einem Zeichenbestandteil zurücktreten.

Der Bestandteil "X" tritt gegenüber dem Bestandteil X deshalb zurück, weil es sich hierbei um eine Ortsangabe handelt, nämlich um den Namen der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches, und sie vom Verkehr nur als Herkunftshinweis der Modelinie "X" verstanden wird. Gerade auf dem Mode- und Bekleidungsmarkt, auf dem der Verkehr sich im Sinne eines gesteigerten Markenbewußtseins häufig an den Namen von Modeschöpfern und -herstellern orientiert, mißt der Verkehr einer Ortsangabe, auch wenn sie mit einer Phantasie- oder Namensbezeichnung einer Modelinie kombiniert wird, wie beispielsweise Paris, New York, Rom oder London, keine andere Bedeutung als die eines Hinweises auf den Sitz oder die Herkunft des Unternehmens oder des Modedesigners zu. Dabei ist gleichgültig, ob diese Ortsangabe einer. Weiteren Bezeichnung voran- oder nachgestellt wird. Derartige Angaben sind in der Modebranche üblich und auch allgegenwärtig. Die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches ist zudem als Modetrends kreierende Metropole in Europa insbesondere bei modebewußtem jungem Publikum bekannt. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kommt diesem Bestandteil der angegriffenen Kennzeichnung keine (mit-) prägende Bedeutung zu im dem Sinne, daß der Verkehr diese Kennzeichnung in Verbindung mit den Londoner Verkehrsbetrieben bringen wird. Eine solche Verbindung wird allenfalls derjenige Teil der Verbraucher ziehen, dem das Signet der Londoner Untergrundbahn bekannt und gut vertraut ist. Andernfalls drängt sich eine solche Verbindung keineswegs auf, weil zwischen den gekennzeichneten Waren -Schuhen - und den Londoner Verkehrsbetrieben kein greifbarer Zusammenhang besteht. Selbst wenn die Verbindung gezogen wird, ändert dies nichts daran, daß dem Verbraucher - bezogen auf die Ware Schuh - in dem mit dem Signet der Londoner U-Bahn übereinstimmenden Zeichen als unterscheidungskräftiger Teil der Bezeichnung das mit der Ortsangabe "X" verbundene Wort "X" gegenübertritt. Das ist nicht anders als bei der Verfügungsmarke, die - wie dargelegt .- gleichfalls im Sinne von Untergrundbahn verstanden werden kann, ohne damit den Charakter einer Phantasiebezeichnung für Schuhwerk zu verlieren.

Die Verwechslungsgefahr ist insbesondere vor dem Hintergrund zu bejahen, daß es sich bei Schuhen um Waren des täglichen Bedarfs handelt, bei denen der Verbraucher den jeweiligen Kennzeichnungen keine besondere Bedeutung zumißt. Daß es sich bei den unter dieser Kennzeichnung angebotenen Schuhen um besonders hochwertige Bekleidungsstücke handelt, hat die Antragsgegnerin nicht geltend gemacht. Wie die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schuhe zeigten, handelte es sich bei den so gekennzeichneten Schuhen in erster Linie um Gummistiefel.

Zu berücksichtigen ist schließlich auch, daß der Verkehr die Marken im Regelfall nicht gleichmäßig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern nur ein undeutliches Erinnerungsbild an die Marke haben wird. Die Übereinstimmungen sind dabei stärker prägend als die Unterschiede.

Der Annahme der Verwechslungsgefahr steht auch nicht entgegen, daß die Antragsgegnerin die Bezeichnung "X" auch als Wort-/Bildmarke im geschäftlichen Verkehr verwendet. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen mißt der Verkehr im Regelfall dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 1996, 267,269 - Springende Raubkatze -; GRUR 1996, 895, 896 - rote Kreisfläche) . Zwar kann ein Bildbestandteil auch neben einem nicht völlig zurücktretenden Wortbestandteil eine den Gesamteindruck (mit-)prägende Bedeutung entfalten, wenn es jedenfalls von einem beträchtlichen Teil des Verkehrs als eigenständiger Herkunftshinweis aufgefaßt wird. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist jedoch nicht so auffällig, daß dem Bildbestandteil (mit-) prägende Bedeutung zukäme. Das Rondell besteht aus einem rot umrandeten Kreis, dessen Inneres weiß gehalten ist und einem blauen Querbalken, in dem mit weißen Großbuchstaben das Wort "X" geschrieben steht.

Konkrete Anhaltspunkte, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen würden, hat die Antragsgegnerin nicht vorgetragen und glaubhaft gemacht.

Ein prioritätsälteres Recht steht der Antragsgegnerin nicht zu. Die zugunsten ihrer Lizenzgeberin eingetragenen Schutzrechte vermögen solche prioritätsälteren inländischen Rechte, von denen die Antragsgegnerin ihre Berechtigung zur Benutzung der Bezeichnung "X" ableiten könnte, nicht zu begründen.

III.

Zur Abwendung der Antragstellerin drohender wesentlicher Nachteile ist der Erlaß einer einstweiligen Verfügung erforderlich (§ 940 ZPO).

Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer (NJWE-WettbR 1999, 63 - TDI) wird der Verfügungsgrund in Kennzeichenstreitsachen nach der entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 25 UWG vermutet. Die Anwendbarkeit der Vorschrift auf kennzeichenrechtliche Ansprüche war schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannt; das Markengesetz hat hieran nichts geändert (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl. § 25 UWG Rdn. 5).

Die Dringlichkeitsvermutung ist auch nicht dadurch entfallen, wie die Antragsgegnerin meint, daß die Antragstellerin sie bereits mit Schreiben vom 25. Januar 1999 abgemahnt hat, den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung aber erst am 3. März 1999 bei Gericht eingereicht hat. Die Antragstellerin hat dargelegt und glaubhaft gemacht, daß sie erst am 5. Februar 1999 zuverlässige Kenntnis über die Identität der Antragsgegnerin durch eine entsprechende Email der Messe Düsseldorf GmbH erlangt hat. Es war der Antragstellerin aber nicht zuzumuten, die Antragsgegnerin, nachdem diese auf die Abmahnung vom 20. Januar 1999 hin nicht reagiert hatte, ins Blaue hinein mit einer einstweiligen Verfügung in Anspruch zu nehmen. Auch wenn sie sich unter der Internet Adresse der Messe Düsseldorf, die notwendigen Informationen über die Antragsgegnerin hätte beschaffen können, so bestand die einzige sichere Informationsquelle doch darin, die Messegesellschaft selbst um eine Auskunft zu ersuchen.

Im übrigen besteht auch dann ein Verfügungsgrund im Sinne des § 940 ZPO, wenn man die Dringlichkeitsvermutung, einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 27. Mai 1997 (20 U 38/97, nicht veröffentlicht, vgl. aber hierzu Peters, Mitt. 1999, 48) folgend, nicht anwenden wollte. Denn bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte ist ein dem Antragsteller drohender wesentlicher Nachteil schon darin zu sehen, daß der Unterlassungsanspruch für einen bestimmten Zeitraum faktisch verloren geht, wenn er nicht alsbald durchgesetzt werden kann. Wegen der Schwierigkeit einen durch eine Schutzrechtsverletzung entstandenen Schaden belegen und beziffern zu können, ist der Schadensersatzanspruch hierfür regelmäßig nur ein unzulänglicher Ersatz. Die Unterlassungsverfügung kann daher, wenn der Verfügungsanspruch glaubhaft gemacht ist, im allgemeinen nur dann versagt werden, wenn ein dem Interesse des Antragstellers zumindest gleichwertiges .Interesse des Antragsgegners entgegensteht. Auch im Streitfall gebietet daher das überwiegende Interesse der Antragstellerin die Sicherung ihrer Rechte im Verfügungsverfahren.

Die Antragsgegnerin hat auch keine eigenen schutzwürdigen Interessen vorgetragen und glaubhaft gemacht, die ein Absehen vom Erlaß der einstweiligen Verfügung als gerechtfertigt erscheinen ließen.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Streitwert beträgt 200.000,— DM.

LG Düsseldorf:
Urteil v. 20.04.1999
Az: 4 O 108/09