Landgericht Mannheim:
Urteil vom 8. Januar 2016
Aktenzeichen: 7 O 96/14

(LG Mannheim: Urteil v. 08.01.2016, Az.: 7 O 96/14)

1. Der Klage auf Unterlassung und Rückruf sowie Entfernung aus den Vertriebswegen aus einem standardessentiellen Patent steht jedenfalls in Übergangsfällen, in denen die Klage vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Huawei Technologies ./. ZTE (Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817), erhoben wurde, nicht entgegen, dass die Klägerseite ihre Obliegenheiten nicht bereits vor, sondern erst mit der Klageerhebung oder danach erfüllt hat.

2. Auch wenn der vollständige Text des Standards nur gegen eine Schutzgebühr von 10.000 US-$ erhältlich wäre, ist es einem weltweit tätigen Technologieunternehmen, das sich nicht mit in den ihm überlassenen Claim-Charts enthaltenen Auszügen aus dem Standard zufrieden geben will, zuzumuten, diesen Betrag aufzuwenden, um die Verletzungsfrage eigenverantwortlich prüfen zu können.

3. Reagiert der (angebliche) Patentverletzer, der die angegriffenen Ausführungsformen auch in anderen Schutzstaaten des Klagepatents und der Europäischen Union vertreibt, auf ein Lizenzangebot des Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz zum Gegenstand hat, nur mit einem auf Deutschland und das Klagepatent beschränkten Gegenangebot, so entspricht dies nicht den üblichen Gepflogenheiten und kann daher nicht als FRAND-gemäß angesehen werden.

4. Es gibt keinen Grundsatz, dass der Patentinhaber im Falle von patentverletzenden Komponenten einer Vorrichtung ausschließlich (oder zuerst) gegen den Hersteller dieser Komponenten (und nicht gegen den Vertreiber der Gesamtvorrichtung) vorzugehen habe.

5. Selbst wenn die Standardisierung und/oder die Einbringung der Lehre des Klagepatents in den Standard gegen Art. 101 AEUV verstieße, würde dies nicht einer Durchsetzung der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen entgegenstehen.

Tenor

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihren jeweiligen Geschäftsführern zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

Informationswiedergabevorrichtungen zum Wiedergeben von Informationen von einem Aufzeichnungsmedium, umfassend: substanzielle Informationen; Steuerinformationen zum Steuern der Wiedergabe der substanziellen Informationen als eine erste Datengruppe, und Managementinformationen zum Verwalten der Wiedergabe von mehreren ersten Datengruppen; wobei die Managementinformationen mehrere erste Operationsverbotsinformationen enthalten, die jeweils anzeigen, ob eine bestimmte Operation durch die Wiedergabevorrichtung als Reaktion auf eine Benutzeroperation verboten ist, wenn die durch die Managementinformationen zu verwaltende erste Datengruppe wiedergegeben wird, und die mehreren ersten Operationsverbotsinformationen so ausgebildet sind, dass jeder der mehreren ersten Operationsverbotsinformationen eine Länge von 1 Bit aufweist und einer anderen Bit-Position entsprechend der vorbestimmten Operation zugewiesen ist, wobei die Steuerinformationen mehrere zweite Operationsverbotsinformationen enthalten, die jeweils anzeigen, ob eine vorbestimmte Operation durch die Wiedergabevorrichtung als Reaktion auf eine Benutzeroperation verboten ist, wenn die durch die Steuerinformationen zu steuernde erste Datengruppe wiedergegeben wird, und die mehreren zweiten Operationsverbotsinformationen so ausgebildet sind, dass jede der mehreren zweiten Operationsverbotsinformationen die gleiche Bitlänge wie die der ersten Verbotsinformationen aufweist und in der gleichen Reihenfolge wie die der ersten Verbotsinformationen zugewiesen ist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

wenn die Vorrichtungen Folgendes umfassen:

Lesemittel zum Lesen von auf dem Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten Informationen; Wiedergabemittel zum Wiedergeben der von den Lesemitteln gelesenen Informationen, Anweisungsmittel zum Anweisen der vorbestimmten Operation, Detektionsmittel zum Detektieren der Steuerinformationen und Managementinformationen in den von den Lesemitteln gelesenen Informationen, und Steuermittel zum Verbieten der vorbestimmten Operation, wenn mindestens eine der ersten Operationsverbotsinformationen und der zweiten Operationsverbotsinformationen anzeigt, dass die Operation verboten ist.

(Anspruch 9 des EP 1 267 348 B1)

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung hinsichtlich der Angaben a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 17. September 2011 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihnen zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer 1 bezeichneten Handlungen seit dem 17. September 2011 entstanden ist und noch entstehen wird.

4. Die Beklagte wird verurteilt,

a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz gewerblicher Dritter befindlichen Erzeugnisse, soweit diese nach dem 29. April 2006 in den Verkehr gebracht wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen,

b) in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindliche, vorstehend unter Ziffer 1. bezeichnete Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

6. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

7. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils EUR 1.500.000,00 in Ziffern 1 (Unterlassung), 4.a) und b) (Rückruf/Entfernung), in Höhe von EUR 50.000 in Ziffer 2 (Auskunft/Rechnungslegung) und in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer 6 (Kosten).

Tatbestand

Die Klägerin macht mit der vorliegenden Klage Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie - im Wege eines Feststellungsantrags - auf Schadensersatz wegen Patentverletzung geltend.

Die Klägerin ist Inhaberin des am 3. April 1997 unter Inanspruchnahme der japanischen Prioritätsanmeldung JP 82932/96 vom 4. April 1996 angemeldeten europäischen Patents EP 1 267 348 betreffend ein Informationsaufzeichnungsmedium mit Informationen zum Verbieten einer Benutzeroperation und ein Gerät zu dessen Aufzeichnung und Wiedergabe. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents erfolgte am 17. August 2011. Grundlage der vorliegenden Verletzungsklage ist Anspruch 9 des Patents (nachfolgend: Klagepatent), der in der Verfahrenssprache (mit Bezugsziffern) folgenden Wortlaut hat:

An information reproducing apparatus (S2) for reproducing information from an information record medium (1: DVD) comprising:

substantial information;control information (50:PCI) for controlling of reproduction the substantial information as a first data group (30:VOBU); andmanagement information (PGCI) for managing of reproduction of a plurality of first data groups,wherein the management information includes a plurality of first operation prohibit information (202); eachindicating whether a predetermined operation by the reproducing apparatus in response to a user€s operation is prohibited when reproducing the first data group to be managed by the management information, andthe plurality of first operation prohibit information are formed so that each of the plurality of first operation prohibit information has 1 bit length and is assigned to a different bit position corresponding to the predetermined operation,wherein the control information includes a plurality of second operation prohibit information (212), each indicating whether a predetermined operation by the reproducing apparatus in response to a user€s operation is prohibited when reproducing the first data group to be controlled by the control information, andthe plurality of second operation prohibit information are formed so that each of the plurality of second operation prohibit information has the same bit length as that of the first prohibit information, and is assigned in the same order as that of the first prohibit information,characterized in that the apparatus comprises:

reading means (80) for reading information recorded on the record medium;reproduction means (81 to 97) for reproducing the information read by the reading means;instruction means (98) for instructing the predetermined operation;detection means (100) for detecting the control information and management information from the information read by the reading means; andcontrol means (100) for prohibiting the predetermined operation when at least one of the first operationprohibit information and the second prohibit information indicates that the operation is prohibited.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Klagepatentschrift, insbesondere wegen der Beschreibung und der Figuren, wird auf die in Anlage K 3 vorgelegte Patentschrift Bezug genommen.

Gegen das Klagepatent haben die [X.] und die Beklagte - diese am 26.01.2016 nach Schluss der mündlichen Verhandlung - jeweils eine Nichtigkeitsklage erhoben. Die Nichtigkeitsklage der [X.] mit den Anlagen NK 3 bis 6, 7a, 7b, 8a, 9 (nur Deckblatt), 10, NK 11 (nur Deckblatt), NK 12 (nur Deckblatt), NK 13 (nur Deckblatt) und NK 14 wurde von der Beklagten mit Schriftsatz vom 29.12.2015 eingereicht und befindet sich im Anlagenband II der Beklagten zwischen den Anlagen [B] 32 und 33. Die Nichtigkeitsklage der Beklagten liegt nebst Anlagen als Anlage [B] 34 vor.

Die Klägerin ist die in [...] ansässige Muttergesellschaft eines weltweit agierenden Elektronikkonzerns. Mit der Lizenzierung des Klagepatents hat die Klägerin den Patent-Pool €[A.] [€]€ (nachfolgend: [A.]) beauftragt. [A.] ist ein in [...] ansässiges Unternehmen, das neben den Patenten der Klägerin auch Schutzrechte dreier weiterer namhafter Elektronikunternehmen in deren Auftrag verwertet. [A.] bietet seit Oktober 2012 Pool-Lizenzen für die DVD-Softwaretechnologie an.

Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des [...]-Konzerns, dessen Konzernmutter, die [€], ihren Sitz in [...] hat. Sie vertreibt im Inland u.a. Computer und Notebooks - hierunter die Modelle [...] und [...]. Die angegriffenen Geräte sind dazu ausgebildet, nach dem DVD-Standard codierte Videodateien zu decodieren und wiederzugeben. Die hierfür vorinstallierte Software stammt von der [...] Firma [Y.]. Wegen des Inhalts des vorliegend bedeutsamen Teils 3 des DVD-Standards (€Video Specifications€) wird auf die in Anlage K 4c vorgelegten Auszüge Bezug genommen.

Im Hinblick auf solche Patente, die für die Herstellung, den Verkauf und/oder den Gebrauch von DVD Produkten notwendig sind, legte die Klägerin eine sog. FRAND-Erklärung (Anlage K 11) vor, die an das sogenannten €DVD-Forum€, welches den Standard verwaltet und dessen Mitglied die Klägerin ist, gerichtet war und auch für die Vergangenheit ab dem 07.08.1997 gelten sollte. Hierüber setzte die Klägerin die Beklagte im Dezember 2014 in Kenntnis. Ob die Klägerin eine solche Erklärung bereits abgegeben hatte, als sie das Klagepatent als für den Standard essentiell deklarierte, steht zwischen den Parteien im Streit.

Anfang 2013 trat [A.] an die Konzernmutter der Beklagten heran und stellte das DVD-Software-Lizenzprogramm vor. Es kam zu jedenfalls zu einem Gespräch und zwei schriftlichen Kontaktaufnahmen durch [A.]. Ein konkreter Hinweis auf die Verletzung des hiesigen Klagepatents erging dabei nicht. Die Mutter der Beklagten hat die Vorstellung des Lizenzprogramms nicht zum Anlass genommen, in Lizenzverhandlungen einzutreten.

Mit Klageerwiderung legte die Beklagte ein Angebot vom 06.10.2014 (Anlage [B] 13) für einen Lizenzvertrag zwischen den Parteien vor. Gegenstand des Lizenzvertragsangebots ist eine auf Deutschland und das Klagepatent beschränkte Lizenz zugunsten der Beklagten. Als Lizenzgebühr sieht der angebotene Lizenzvertrag eine sog. FRAND-Royalty vor, deren Bestimmung durch die Klägerin im Wege eines Leistungsbestimmungsrechts nach § 315 BGB erfolgen soll. In der Klageerwiderung erklärte die Beklagte zudem, dass sie bereit sei, über eine Portfolio-Lizenz für die deutschen Patente der Klägerin zu verhandeln und im Fall der Nichteinigung die Lizenzgebühr durch ein Gericht oder Schiedsgericht festlegen zu lassen. Das gelte auch für den Fall, dass die Klägerin das Lizenzangebot nicht annehmen werde. Als Orientierung dafür, was sie als FRAND-Lizenzgebühr ansah, legte die Beklagte ein für andere Klagepatente aus zwei parallelen Rechtsstreitigkeiten gefertigtes Parteigutachten (Anlage [B] 14) vor, das für die dort behandelten Patente aus den Parallelverfahren zu einem Lizenzsatz von USD [€] pro Patent und verkauftem PC kam.

Die Klägerin antwortete hierauf mit Schreiben vom 28.11.2014 (Anlage K 1 d). In diesem Schreiben schlug sie vor, das Beklagtenangebot dahingehend abzuändern, dass Lizenznehmer die Muttergesellschaft der Beklagten ist, dass Lizenzgegenstand eine Portfolio-Lizenz an allen [A.]-Pool-Patenten der Klägerin ist und dass die Lizenz alle Länder umfasst, in denen eines der Lizenzpatente gewährt wurde. Für die Identifizierung der Portfoliopatente verwies die Klägerin auf die Internet-Seite der [A.]. Hierauf ließ sich die Beklagte nicht ein.

Mit konsekutiven Schreiben vom 13.03.2015 und 13.04.2015 (Anlage K 1e) unterbreitete die Klägerin der Muttergesellschaft der Beklagten ein neues Angebot in Form eines Lizenzvertragsentwurfs, der eine weltweite Portfolio-Lizenz zum Gegenstand hatte. In dem Begleitschreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 e) umriss die Klägerin die Ableitung der Stücklizenzgebühr aus den [A.]-Sätzen und fügte beispielhaft für zwei Patente aus dem Pool Claim-Charts bei.

Im Antwortschreiben vom 05.05.2015 (Anlage K 1f) forderte die Mutter der Beklagten zur Beurteilung der Verletzungsfrage und des Rechtsbestands der Portfolio-Patente weitere Informationen in Form von detaillierten Claim-Charts für alle Patente sowie eine weitergehende Erläuterung der Lizenzgebühr. Mit Schreiben vom 07.08.2015 (Anlage K 1 g) übersandte die Klägerin daraufhin Claim-Charts zu fünf weiteren ihrer Patenten aus dem [A.]-Portfolio mit dem Hinweis, dass sie bereit sei, technische Informationen zu weiteren Patenten zu übersenden, sobald sie eine konstruktive technische Diskussion mit Blick auf die übersandten Dokumente feststelle, was bis jetzt nicht der Fall sei.

Mit Schriftsatz vom 20.11.2015 erläuterte die Klägerin die Ableitung der [A.]-Lizenzsätze für DVD-Software aus dem [A.]-DVD-Player-Lizenzprogramm und legte unterstützend ein Privatgutachten (Anlage K 6) vor.

Die Klägerin meint, das Klagepatent sei im Hinblick auf den Standard essentiell. Daher machten die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Die Firma [Y.] sei für die vorinstallierte DVD-Software nicht lizensiert.

Die Klägerin habe schon keine marktbeherrschende Stellung inne und sei damit nicht Adressatin der Art. 101, 102 AEUV. Selbst wenn man die Normadressateneigenschaft unterstelle, habe sie aber auch alle kartellrechtlichen Anforderungen erfüllt, insbesondere der Beklagten ein FRAND-Angebot unterbreitet und sie in ausreichendem Maß über die ihr vorgeworfenen Verletzungshandlungen informiert. Überdies sei sie stets gewillt gewesen, sich an die von ihr in der Vergangenheit abgegebene FRAND-Erklärung zu halten. Sie könne lediglich das Original dieser Erklärung nicht vorlegen, was aber kartellrechtlich ohne Relevanz sei. Sie habe sich auch nicht an die Herstellerin der DVD-Software halten müssen, sondern sei befugt, aus dem Klagepatent gegen die Beklagte vorzugehen. Das von der Beklagten vorgelegte, deren Auffassung nach der Entscheidung Orange-Book-Standard entsprechende Lizenzangebot sei hingegen ersichtlich nicht FRAND, da es auf das Klagepatent und die Verkäufe in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt sei. Ein solches Angebot brauche die Klägerin nicht anzunehmen, weil zahlreiche parallele ausländische Patente der gleichen Patentfamilien existierten und die Gesellschaften des [...]-Konzerns in sämtlichen Ländern, in denen Mitglieder dieser Patentfamilie erteilt worden seien, identische Computer wie die hier angegriffenen Ausführungsformen vertreiben würden.

Die Beklagte stelle die angegriffenen Ausführungsformen auch her.

Die Klägerin beantragt:

1. wie gewährt, jedoch zusätzlich gerichtet auf das Unterlassen des Herstellens,2. wie gewährt,3. wie gewährt,4. Die Beklagte wird verurteilt,

a) die vorstehend unter Ziffer 1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse, soweit diese nach dem 29. April 2006 in den Verkehr gebracht wurden, aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagten oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 696 28 487.1 (deutscher Teil des EP 0 734 181 B1) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagten zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,b) wie gewährt

Die Beklagte beantragt,

1. die Klage abzuweisen;

2. hilfsweise das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die beim Bundespatentgericht unter dem Aktenzeichen 2 Ni 10/15 gegen den deutschen Teil des Klagepatents anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen;

3. hilfsweise im Unterliegensfall der Beklagten zu gestatten, die Vollstreckung aus dem Rückrufs- und Vernichtungstenor gegen Sicherheitsleistung von EUR 250.000,00 ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden, wobei die Sicherheitsleistung der Beklagten in Form einer Bank- oder Sparkassenbürgschaft erbracht werden kann (§ 712 Abs. 1 S. 1 ZPO)

4. hilfsweise im Unterliegensfall die Sicherheitsleistung für die vorläufige Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungstenors gegen die Beklagte auf EUR 5 Millionen festzusetzen.

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 26.01.2016 stützt die Beklagte ihren Aussetzungsantrag zusätzlich auf die beim Bundespatentgericht anhängige eigene Nichtigkeitsklage vom 26.01.2016 (Az. 2 Ni 23/16 (EP)).

Die Beklagte trägt vor, sie stelle keine Computer her.

Die Beklagte ist der Auffassung, das Klagepatent werde durch die angegriffenen Ausführungen nicht verletzt, da jedenfalls Merkmal c2 des Klagepatents im Standard nicht verwirklicht sei. Die Bits in der €User Operation Control of VOBU€, welche nach Auffassung der Klägerin die €zweite Operationsverbotsinformation€ im Sinne des Klagepatents darstellen sollen, seien nicht in der gleichen Reihenfolge angeordnet wie die Bits in der €Program Chain User Operation Control€, in welchen die Klägerin die €ersten Verbotsinformationen€ im Sinne des Klagepatents erblicke.

Die Rückruf- und Vernichtungsansprüche seien unverhältnismäßig, da die vorinstallierte Software von den PCs gelöscht werden könne.

Ungeachtet der fehlenden Verletzung des Klagepatents sei die Klägerin an der Durchsetzung der mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung auch aus kartellrechtlichen Gründen gehindert. Die Klägerin habe schon deshalb gegen Kartellrecht verstoßen, weil sie keine FRAND-Erklärung abgegeben habe und dennoch erwirkt habe, dass das Klagepatent in den Standard aufgenommen wird, und nun klageweise Rechte daraus herleite. Die Verweigerung einer FRAND-Lizenz gegenüber der Beklagten stelle einen Verstoß sowohl gegen das Kartellverbot des Artikel 101 AEUV als auch gegen das Missbrauchsverbot des Artikels 102 AEUV dar. Entgegen der Auffassung der Klägerin finde Artikel 102 AEUV im vorliegenden Fall Anwendung, da die Klägerin sowohl den Produktmarkt für €DVD-Wiedergabegeräte€ als auch den vorgelagerten Technologiemarkt für die Vergabe von Lizenzen im DVD-Sektor beherrsche. Diese marktbeherrschende Stellung habe die Klägerin missbraucht, da sie nicht die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aus der Entscheidung Huawei Technologies/ZTE (C-170/13) beachtet habe. Weder habe die Klägerin wie vom Europäischen Gerichtshof gefordert die Beklagte vorprozessual auf die Verletzung des Klagepatents hinreichend substantiiert hingewiesen, noch habe die Klägerin der Beklagten zu irgendeinem Zeitpunkt ein Lizenzangebot unterbreitet, das FRAND-Anforderungen genüge. Zudem sei die Klägerin kartellrechtswidrig gegen die Beklagte als bloßes Vertriebsunternehmen vorgegangen, obwohl sie sich an die Herstellerin der DVD-Software habe halten müssen.

Jedenfalls sei der vorliegende Verletzungsrechtstreit aber bis zur rechtskräftigen Entscheidung über Nichtigkeitsklagen auszusetzen, da das Klagepatent mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sowohl wegen fehlender Neuheit als auch wegen einer unzulässigen Erweiterung vernichtet werden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die bei den Akten befindlichen Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

Der Rechtsstreit ist auf Antrag der Klägerin, dem sich die Beklagte angeschlossen hatte, durch Beschluss vom 24.11.2014 (AS 174) bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshof in dem Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache Huawei ./. ZTE (C-170/13) ausgesetzt gewesen. Mit Schriftsatz vom 10.08.2015 hat die Klägerin das Verfahren wieder angerufen (AS 192).

Gründe

Die zulässige Klage ist im tenorierten Umfang begründet. Die Beklagte verletzt das Klagepatent (dazu I. und II.), weshalb der Klägerin die zugesprochenen patentrechtlichen Ansprüche zustehen (dazu III.). Der Durchsetzung dieser Ansprüche steht der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand nicht entgegen (dazu IV.). Das Verfahren war auch nicht bis zum erstinstanzlichen Abschuss der Nichtigkeitsklagen oder der sonstigen Erledigung der Nichtigkeitsverfahren auszusetzen (dazu V.).I.

1. Das Klagepatent betrifft eine Informationswiedergabevorrichtung zum Wiedergeben von Informationen, insbesondere Audio- oder Videoinformationen, von einem Informationsaufzeichnungsmedium, beispielsweise von einer DVD.

Im Stand der Technik waren im Zusammenhang mit DVDs bereits sogenannte €besondere Wiedergabeformen€ bzw. €Benutzeroperationen€ bekannt, bei welchen der Benutzer von der €normalen€ Wiedergabe der Informationen in der Reihenfolge, wie sie auf der DVD abgespeichert sind, abweichen kann. In Abschnitt [0007] der Beschreibung sind exemplarisch fünf verschiedene Benutzeroperationen genannt, nämlich €search€, €scan€, €reverse€, €slow reproduction€ und €pause€. Weitere Benutzeroperationen könnten darin bestehen, verschiedene auf einer DVD befindliche Versionen eines Films hinsichtlich der Sprache, der Untertitel oder der Eignung für Minderjährige miteinander zu kombinieren. Dadurch kann die Herstellung einer jeweils gesonderten DVD für die unterschiedlichen Versionen vermieden werden.

Nicht immer sind jedoch sämtliche verfügbare Benutzeroperationen vom Verfasser bzw. Hersteller der DVD erwünscht. Beispielsweise kann es dem Wesen eines Schieß- oder Kampfspiels, bei welchem die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor ist, zuwiderlaufen, wenn dieses im Wege der Benutzeroperationen €slow reproduction€ oder €pause€ wiedergegeben wird, vgl. Abschnitte [0008] und [0010] der Beschreibung. Dem Sinn von Lern- oder Quizspielen widerspricht es, bereits vor der Beantwortung einer Frage die Antwort durch die Operationen €scan€ oder €search€ zu ermitteln, vgl. Abschnitt [0010] der Beschreibung.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Klagepatent die Aufgabe, dem Verfasser der DVD eine Möglichkeit zu verschaffen, bestimmte Benutzeroperationen zu beschränken, vgl. Abschnitt [0013] der Beschreibung.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht das Klagepatent sogenannte Operationsverbotsinformationen vor, die an zwei verschiedenen Stellen gespeichert werden, nämlich in den Management- und in den Steuerinformationen.

2. Das Klagepatent schlägt zur Lösung dieser Aufgabe in Anspruch 9 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

a Informationswiedergabevorrichtung zum Wiedergeben von Informationen von einem Informationsaufzeichnungsmedium, umfassendb substanzielle Informationen;c Steuerinformationen zum Steuern der Wiedergabe der substanziellen Informationen als eine erste Datengruppe; undd Managementinformationen zum Verwalten der Wiedergabe von mehreren ersten Datengruppen;

d1 wobei die Managementinformationen mehrere erste Operationsverbotsinformationen enthalten, die jeweils anzeigen, ob eine vorbestimmte Operation durch die Wiedergabevorrichtung als Reaktion auf eine Benutzeroperation verboten ist, wenn die durch die Managementinformationen zu verwaltende erste Datengruppe wiedergegeben wird; und

d2 die mehreren ersten Operationsverbotsinformationen so ausgebildet sind, dass jede der mehreren ersten Operationsverbotsinformationen eine Länge von 1 Bit aufweist und einer anderen Bitposition entsprechend der vorbestimmten Operation zugeordnet ist,

c1 wobei die Steuerinformationen mehrere zweite Operationsverbotsinformationen enthalten, die jeweils anzeigen, ob eine vorbestimmte Operation durch die Wiedergabevorrichtung als Reaktion auf eine Benutzeroperation verboten ist, wenn die durch die Steuerinformationen zu steuernde erste Datengruppe wiedergegeben wird; und

c2 und die mehreren zweiten Operationsverbotsinformationen so ausgebildet sind, dass jede der mehreren zweiten Operationsverbotsinformationen die gleiche Bitlänge wie die der ersten Verbotsinformationen aufweist und in der gleichen Reihenfolge wie die der ersten Verbotsinformationen angeordnet ist

dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung Folgendes umfasst:

e Lesemittel zum Lesen von auf dem Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten

Informationen;

f Wiedergabemittel zum Wiedergeben der von den Lesemitteln gelesenen

Informationen;

g Anweisungsmittel zum Anweisen der vorbestimmten Operation;

h Detektionsmittel zum Detektieren der Steuerinformationen und Managementinformationen in den von den Lesemitteln gelesenen Informationen; und

i Steuermittel zum Verbieten der vorbestimmten Operation, wenn mindestens eine von beiden, die erste Operationsverbotsinformation oder die zweite Operationsverbotsinformation, anzeigt, dass die Operation verboten ist.II.

Die angegriffenen Ausführungsformen verletzen das Klagepatent unmittelbar wortsinngemäß, da die Lehre des Klagepatents vollständig in den Standard übernommen wurde. Dies gilt nicht nur für diejenigen Merkmale, deren Übernahme in den Standard aufgrund zutreffender patentrechtlicher Bewertung durch die Parteien außer Streit steht, sondern auch und insbesondere für das einzige im Streit befindliche Merkmal c2.

1. Merkmal c2 betrifft die Struktur der in den Steuerinformationen enthaltenen sogenannten zweiten Operationsverbotsinformationen. Diese sind merkmalsgemäß so ausgebildet, dass jede der mehreren zweiten Operationsverbotsinformationen die gleiche Bitlänge wie die der mehreren ersten Operationsverbotsinformationen aufweist und in der gleichen Reihenfolge wie die der ersten Operationsverbotsinformationen angeordnet ist. Damit enthält das Merkmal einen inhaltlichen Rückbezug auf Merkmal d2 welches die Struktur der in den Managementinformationen enthaltenen mehreren ersten Operationsverbotsinformationen regelt, und zwar in der Weise, dass jede solche Information eine Länge von einem Bit aufweist und einer anderen Bitposition entsprechend der vorbestimmten Operation zugeordnet ist.

2. Entgegen der Auffassung der Beklagten wird Merkmal c2 durch den Standard verwirklicht.

Die Klägerin sieht die ersten Operationsverbotsinformationen im Standard in den sogenannten €Program Chain User Operation Control€ (PGC_UOP_CTL), die angeben, welche Benutzeroperationen bei der Wiedergabe einer bestimmten Programmkette (PGC) verboten sind. Dem ist die Beklagte nicht entgegengetreten. Die Struktur der PGC_UOP_CTL ist aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich, welche von Seite VI4-86 des Standards übernommen ist. Daraus ist erkennbar, dass die PGC_UOP_CTL aus insgesamt 32 Bits besteht. Jede der Bitpositionen b0 bis b3 und b5 bis b24 ist dabei einer bestimmten Operationsverbotsinformation zugeordnet, während die Bitposition b4 €reserved€ ist. Ist das jeweilige einer Operationsverbotsinformation zugeordnete Bit auf 0 gesetzt, so ist die Operation erlaubt; ist das Bit dagegen auf 1 gesetzt, so ist die Operation verboten.

Die zweiten Verbotsinformationen sieht die Klägerin im Standard in den sogen. €User Operation Control of VOBU€ (VOBU_UOP_CTL), die angeben, welche Benutzeroperationen bei der Widergabe einer bestimmten Video-Object-Unit (VOBU) verboten sind. Auch dem ist die Beklagte nicht entgegengetreten. Die Struktur der VOBU_UOP_CTL ist aus der vorstehenden Abbildung ersichtlich, welche von Seite VI4-108 des Standards übernommen ist. Ausweislich dieser Abbildung besteht auch die VOBU_UOP_CTL aus insgesamt 32 Bits, wobei hier die Bitpositionen b3 bis b16 und b18 bis b24 bestimmten Operationsverbotsinformationen zugeordnet sind, während die Bitpositionen b0 bis b2 und b17 €reserved€ sind. Soweit Bitpositionen sowohl in den PGC_UOP_CTL als auch in den VOBU_UOP_CTL Operationsverbotsinformationen zugeordnet sind, handelt es sich um dieselben Operationsverbotsinformationen. Dementsprechend steht beispielsweise die Bitposition b8 in beiden Fällen für schnellen Vorlauf, b9 für schnellen Rücklauf und b19 für Pause.

Schon durch die Anordnung der Bitpositionen b3, b5 bis b16 und b18 bis b24 in den PGC_UOP_CTL einerseits und den VOBU_UOP_CTL andererseits verwirklicht der Standard Merkmal c2 des Klagepatents. Entgegen der Auffassung der Beklagten fordert Merkmal c2 nämlich nicht, dass sämtliche in den Steuerinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen hinsichtlich der Bitlänge und -position mit den in den Managementinformationen enthaltenen jeweils entsprechenden Operationsverbotsinformationen übereinstimmen müssen. Vielmehr ist es für die Verwirklichung der Lehre des Klagepatents ausreichend, wenn diese Übereinstimmung lediglich im Hinblick auf einen Teil der in den Steuerinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen besteht. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der Merkmale c1 und d1, die - insoweit parallel - lediglich voraussetzen, dass die Management- bzw. Steuerinformationen mehrere (d.h. mindestens zwei) erste bzw. zweite Operationsverbotsinformationen enthalten. Die folgenden Merkmale d2 und c2 knüpfen an diese Nomenklatur an, indem die dort enthaltenen Anforderungen an die Bitlänge und -position lediglich für diese €mehreren€, nicht jedoch für sämtliche Operationsverbotsinformationen gelten. Daher reicht es für die Verwirklichung des Merkmals c2 aus, dass lediglich €mehrere€ erste und zweite Operationsverbotsinformationen hinsichtlich Bitlänge und -position übereinstimmen. Dies ist im Standard jedenfalls im Hinblick auf die Bitpositionen b3, b5 bis b16 und b18 bis b24 der Fall. Der Hinweis der Beklagten auf Abweichungen zwischen der PGC_UOP_CTL und der VOBU_UOP_CTL hinsichtlich der Bitpositionen b0, b1, b2, b4 und b17, welche in den Abbildungen jeweils eingefärbt sind, ist demgegenüber unerheblich. Ebenfalls unerheblich ist der weitere Einwand der Beklagten, in den Figuren 5 und 7 der Klagepatentschrift sei lediglich ein Ausführungsbeispiel gezeigt, bei welchem sämtliche ersten und zweiten Operationsverbotsinformationen (dort gekennzeichnet mit den Ziffern 212a bis 212e) hinsichtlich Bitlänge und -position vollständig übereinstimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind nämlich die in einer Patentschrift enthaltenen Ausführungsbeispiele nicht geeignet, den Schutzbereich des Patentanspruchs unter seinen Wortlaut einzuengen (BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; 2007, 778 - Ziehmaschinenzugeinheit).

3. Soweit die Beklagte im Rahmen ihrer kartell-rechtlichen Erwägungen behauptet hat, die Herstellerfirma [Y.] sei für die an den [...]-Konzern gelieferte DVD-Software lizenziert und gebe die Lizenzen nur nicht weiter, folgt hieraus keine Erschöpfung der Patentrechte der Klägerin. Die Klägerin hat eine Lizenzierung der Firma [Y.] für vorinstallierte DVD-Software bestritten und darauf verwiesen, dass [A.] vergeblich versucht habe, mit der Firma [Y.] einen Lizenzvertrag über solche DVD-Software abzuschließen.III.

Damit rechtfertigt die Feststellung der Verletzung die von der Klägerin mit ihren Anträgen begehrten Rechtsfolgen.

1. Der Unterlassungsanspruch folgt im zugesprochenen Umfang aus § 139 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Soweit die Klägerin auch ein Unterlassen des Herstellens begehrt hat, war der Klageantrag abzuweisen. Die Beklagte hat bestritten, dass sie Herstellerin sei. Die Klägerin hat hierzu nichts weiter vorgetragen und ist auch keinen Beweis angetreten. Sie hat auch nicht dargelegt, weshalb bei der Beklagten trotz fehlender Herstellereigenschaft gleichwohl eine Erstbegehungsgefahr für ein Herstellen bestehen soll.

2. Die Schadensersatzverpflichtung ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Beklagten ist ein Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung jedenfalls ein Fahrlässigkeitsvorwurf hinsichtlich der Verletzung des Klagepatents zu machen. Da die Klägerin nicht in der Lage ist, den Schadensersatz zu berechnen, hat sie das für die Erhebung der Feststellungsklage notwendige Feststellungsinteresse.

3. Der Rechnungslegungsanspruch hat seine Grundlage in §§ 140b PatG, 242, 259 BGB i.V.m. Art. 64 EPÜ.

4. Der zugesprochene Vernichtungs- und Rückrufanspruch hat seine Grundlage in § 140 a Abs. 1 S. 1 PatG bzw. § 140 a Abs. 3 S. 1 PatG, jeweils i.V.m. Art. 64 EPÜ. Der Rückrufanspruch war nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf gewerbliche Abnehmer, nicht aber auf Endabnehmer zu begrenzen.

Entgegen der Ansicht der Beklagten waren die Ansprüche aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht nur dahingehend beschränkt zu gewähren, dass lediglich die vorinstallierte DVD-Software zu entfernen ist. Die Beklagte übersieht, dass der angegriffene patentverletzende Gegenstand nicht die Software, sondern der Computer mit der vorinstallierten Software ist. Eine Vernichtung im patentrechtlichen Sinne muss nicht zwangsläufig dergestalt erfolgen, dass die Computer körperlich vernichtet werden. Vielmehr genügt es, wenn der patentverletzende Zustand beseitigt wird, was vorliegend nicht unbedingt die körperliche Vernichtung der gesamten Computer voraussetzt. Entsprechendes gilt für den Rückrufanspruch.IV.

Die Beklagte kann den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen keine kartellrechtlichen Einwendungen entgegenhalten, selbst wenn der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung zukommen sollte, was vorliegend daher dahinstehen kann. Ein Missbrauch im Sinne des Art. 102 AEUV liegt nicht vor. Die Klägerin hat die Beklagtenseite jedenfalls nach Klageerhebung ausreichend über den Verletzungssachverhalt informiert und ihr zudem ein Lizenzvertragsangebot zu Konditionen unterbreitet, die jedenfalls nicht evident nicht-FRAND sind. Dass die Klägerin damit die vom Europäischen Gerichtshof in der Sache Huawei Technologies/ZTE (Urteil vom 16. Juli 2015 - C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) aufgestellten Bedingungen für die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungs- und Rückrufanspruchs, bei deren Einhaltung kein Missbrauch im Sinne des Art. 102 AEUV anzunehmen ist (dazu 1), nicht bereits vor Klageerhebung erfüllt hat, ist im vorliegenden Fall unschädlich, da das Erfordernis der Erfüllung dieser Bedingungen bereits vor Klageerhebung in Übergangsfällen, in denen die Klage schon vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshof rechtshängig war, nicht strikt formal gesehen werden kann (dazu 2.). Die Nachholung des gebotenen Hinweises und die Vorlage des Angebots hätten es erfordert (dazu 3.), dass die Beklagte umgehend mit einem Gegenangebot reagiert, das nach ihrer Auffassung FRAND-Kriterien genügt und nicht offensichtlich nicht-FRAND sein darf. Dies hat die Beklagte nicht getan (dazu 4.), da ihr Angebot sich allein auf eine Lizenznahme für Deutschland am Klagepatent bezieht und damit offensichtlich nicht-FRAND ist. Auf die Ablehnung dieses Gegenangebots hin hätte die Beklagte zudem umgehend eine angemessene Sicherheit leisten müssen, was sie gleichfalls nicht getan hat. Daher ist die Durchsetzung der von der Klägerin verfolgten Ansprüche nicht nach Art. 102 AEUV suspendiert (dazu 5). Auch die übrigen kartellrechtlichen Erwägungen der Beklagten lassen die Durchsetzbarkeit der verfolgten Ansprüche nicht entfallen (dazu 6.).

1. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil in der Sache €Huawei ./. ZTE€ entschieden, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber eines für einen von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patents (SEP), der sich gegenüber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen (sog. FRAND-Bedingungen) zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im Sinne von Art. 102 AEUV dadurch missbraucht, dass er eine Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeinträchtigung seines Patentrechts oder auf Rückruf der Produkte, für deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt, wenn er bestimmte in der Entscheidung entwickelte Obliegenheiten erfüllt. So muss der Inhaber des SEP vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen haben und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben haben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen - nachdem und soweit der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen - dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung angegeben haben. Zudem muss der Patentverletzer, während er das betreffende Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot - sofern er es nicht annimmt - mit Sorgfalt, gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben reagiert haben, was auf der Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem impliziert, dass keine Verzögerungstaktik verfolgt wird. Der Gerichtshof führt aus (ebenda Rn. 46), dass die Ausübung des aus einem Patent fließenden Ausschließlichkeitsrechts - mithin auch die Erhebung einer hierauf basierenden Verletzungsklage - zu den Vorrechten des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums gehört und daher als solche selbst dann keinen Missbrauch einer beherrschenden Stellung impliziert, wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung ausgeht. Jedoch kann diese im Grundsatz zulässige Rechtsausübung unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten nach Art. 102 AEUV sein. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof damit, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und, wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

Der Gerichtshof führt aus, dass im Falle von SEPs die besondere Situation darin begründet liegt, dass jeder Wettbewerber, der standardgemäße Produkte herzustellen beabsichtigt, von dem fraglichen Patent zwangsläufig Gebrauch macht und diese Benutzung unerlässlich ist. Damit könne der Patentnutzer gerade nicht den ihm sonst offenstehende Weg beschreiten, ein konkurrierendes Produkt herzustellen, dessen Ausgestaltung von dem Patent abweicht, ohne dass es deshalb nicht geeignet wäre, die nämlichen grundlegenden Funktionen des fraglichen Produkts zu erreichen. Zudem habe das SEP seine so beschriebene Stellung nur im Gegenzug zu einer unwiderruflichen Verpflichtungszusage des Inhabers gegenüber der Standardisierungsorganisation erhalten, jedem lizenzwilligen Dritten zu FRAND-Bedingungen eine Lizenz einzuräumen. Hierdurch erwecke der Inhaber des SEPs bei Dritten die berechtigte Erwartung, eine entsprechende Lizenz zu erhalten. Weigere er sich gleichwohl, eine Lizenz zu erteilen, so könne dies als Missbrauch nach Art. 102 AEUV zu bewerten sein. Der nämliche Makel hafte ggf. auch einer auf Unterlassung und Rückruf gerichteten Verletzungsklage an.

Der Gerichtshof adressiert in seiner Entscheidung solche Situationen als problematisch, die nach der Auffassung der Kammer und ihrer Beobachtung der bei ihr in den vergangenen Jahren erhobenen Patentverletzungsklagen, die auf ein SEP gestützt waren, den Regelfall bilden: Beide Seiten zeigen sich zwar im Grunde Willens, einen Lizenzvertrag abzuschließen, der FRAND-Bedingungen entspricht, indes gehen die Meinungen darüber, welche konkreten Vertragsbedingungen und insbesondere welche Lizenzhöhe diese Voraussetzungen erfüllen, auseinander. Müsste in dieser Situation das Gericht entscheiden, welche Bedingungen tatsächlich den FRAND-Kriterien entsprechen und ob das Angebot des SEP-Inhabers mithin dergestalt war, dass es ihm eine klageweise Durchsetzung seines Patentrechts erlaubt, würde der Verletzungsprozess aber mit erheblichen Problemen, insbesondere mit der Ermittlung der Höhe der FRAND-Lizenz, die regelmäßig nur mit sachverständiger Hilfe zu ermitteln sein wird, belastet, für die eine befriedigende Lösung auch nach vielen Jahren, in denen diese Thematik den patentrechtlichen Bereich beschäftigt, noch nicht gefunden ist.

Mit guten Gründen war es daher das Anliegen des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung Orange-Book-Standard, den Verletzungsprozess von dieser Problematik zu entlasten (BGH, Urteil vom 06. Mai 2009, Az. KZR 39/06, BGHZ 180,312 bei II.2.c) - Orange-Book-Standard). Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer im folgenden gleichfalls ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, anhand des Verhaltens des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Die Entscheidung des Gerichtshofs verfolgt nach dem Verständnis der Kammer mithin ebenso wie schon der Bundesgerichtshof das Ziel, den Verletzungsprozess von der Bestimmung zu entlasten, welche Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der Formulierung einzelner Vertragsklauseln und besonders hinsichtlich der Höhe des Lizenzsatzes - in der konkreten Situation FRAND sind. Aus diesem Grund befasst sich die Entscheidung folgerichtig auch nicht näher damit, den Gerichten der Mitgliedsstaaten Kriterien an die Hand zu geben, um zu bestimmen, wann Lizenzvertragsbedingungen FRAND sind, sondern beschränkt sich darauf, den Parteien Pflichten aufzuerlegen, die sie zu erfüllen haben, wenn sie ein SEP durchsetzen wollen, ohne sich dem Vorwurf der Kartellrechtswidrigkeit ausgesetzt zu sehen, bzw. die Durchsetzung der zukunftsorientierten Ansprüche aus dem SEP abwenden wollen. Der Gerichtshof entwickelt dabei nach dem Verständnis der Kammer mithin ein Programm an Verhandlungspflichten, die die Parteien erfüllen müssen. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshof nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll, und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht. Diese Konzeption erscheint der Kammer vom Gerichtshof mit Bedacht gewählt, weil er sich - ebenso wie es den Erfahrungen der Kammer entspricht - darüber bewusst war, dass wirtschaftlich denkende Parteien am Ende höchst selten den Versuch unternehmen, tatsächlich Gerichte entscheiden zu lassen, welche Lizenzgebühr und welche Lizenzvertragsbedingungen FRAND-gemäß sind, sondern sich den vom Gerichtshof mehrfach in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gerückten, anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten folgend im Verhandlungswege auf eine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Lösung verständigen, die auf der einen Seite dem SEP-Inhaber eine angemessene Belohnung für seine Erfindungsleistung zufließen lässt und es auf der anderen Seite dem Benutzer erlaubt, unter den gegeben Marktbedingungen preislich konkurrenzfähige Produkte auch dann noch anbieten zu können, wenn diese Produkte von einer Vielzahl von Patenten, die in einen Standard aufgenommen worden sind, Gebrauch machen, und er sich daher mit einer Vielzahl von Patentinhabern konfrontiert sieht, die von ihm Lizenzgebühren verlangen.

a) Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Der Gerichtshof konkretisiert dabei nicht näher, auf welche Weise dieser Hinweis zu erfolgen hat. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, enthält das Urteil des Gerichtshofs keine näheren Vorgaben, sodass diese aus dem oben formulierten Telos der Entscheidung zu entwickeln sind. So führt der Gerichtshof aus, dass der Verletzer des SEP aufgrund der Vielzahl von SEPs, die in einen Standard inkorporiert sind, nicht sicher weiß, dass er ein solches Patent benutzt. Daher muss der Hinweis dem Verletzer jedenfalls deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzter von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw. inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellt, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann. Gleichfalls offen kann bleiben, ob der vom Gerichtshof geforderte Hinweis nach nationalem Rechtsverständnis die Anforderungen einer Abmahnung zu erfüllen hat (in diesem Sinne möglicherweise LG Mannheim, Urteil vom 27. November 2015 - 2 O 106/14, S. 47, 2. Absatz).

b) Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer - sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen - ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer - wie regelmäßig - in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Vielmehr ist nur erforderlich, dass das Angebot des SEP-Inhabers bei summarischer Prüfung jedenfalls nicht evident keine FRAND-Bedingungen enthält. Insoweit ist die Kammer der Auffassung, dass die Bestimmung, ob das vom SEP-Inhaber unterbreitete Angebot tatsächlich FRAND ist oder nicht, deshalb entbehrlich ist, weil die Parteien naturgemäß gerade über diesen Punkt im Streit stehen werden, wie es der Gerichtshof in Rn. 54 seiner Entscheidung auch für den ihm vorgelegten Fall festhält. Um die Frage zu beurteilen, ob sich der SEP-Inhaber mit der Erhebung seiner auch auf Unterlassung und Rückruf gerichteten Verletzungsklage kartellrechtswidrig verhält, ist es auch nicht erforderlich, im Verletzungsprozess exakt - sofern dies überhaupt möglich ist - zu bestimmen, ob sein unterbreitetes Angebot FRAND ist. Denn naturgemäß wird das Vertragsangebot des SEP-Inhabers mit Blick auf die geforderte Lizenzgebühr höher liegen als dasjenige des angeblichen Verletzers. Dies indes entspricht dem kartellrechtlich nicht zu beanstandenden Gang von Geschäftsverhandlungen. Kartellrechtswidrig wird die sich auf dem SEP gründende Verhandlungsmacht erst dann durch Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage ausgeübt, wenn die Art und Weise der Verhandlungsführung sich als Missbrauch der beherrschenden Stellung darstellt. Dies ist aber nicht bereits dann der Fall, wenn das Angebot des SEP-Inhabers nicht exakt FRAND ist, sondern sich darüber bewegt. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies wäre nach Auffassung der Kammer etwa der Fall, wenn der SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgeben hat, von dem lizenzwilligen Patentverletzer Bedingungen fordert, die in erheblicher Weise und ohne das hierfür rechtfertigende Gründe ersichtlich wären, wirtschaftlich für den angeblichen Verletzer weit ungünstiger sind als anderen Lizenznehmern gewährte Bedingungen. Für diese Sichtweise spricht nach der Überzeugung der Kammer, dass der Gerichtshof bei Rn. 68 seiner Entscheidung ausführt, dass die Parteien im Falle des Dissenses über die Einzelheiten der FRAND-Bedingungen die Möglichkeit hätten, im gegenseitigen Einvernehmen zu beantragen, dass die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festgelegt werden. Dessen bedürfte es ersichtlich nicht, wenn schon das Angebot des SEP-Inhabers im objektiv verstandenen Sinne FRAND sein müsste. Diese Überlegungen sprechen aus Sicht der Kammer daher gegen die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vgl. Beschluss vom 13.01.2016, 15 U 66/15, vorgelegt als Anlage [B] 53), die zudem auch zwei als Referenten tätige, nicht mit der Entscheidung befasste Richter des Oberlandesgerichts Düsseldorf nach dem Vortrag der Parteien kürzlich geäußert haben sollen, wonach der angebliche Patentverletzter auf das Angebot des Patentinhabers nur dann mit einem Gegenangebot und der Sicherheitsleistung soll reagieren müssen, wenn das Angebot des SEP-Inhabers vollständig FRAND-Kriterien entspreche. Soweit dies nach Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf daraus abzuleiten sein soll, dass der Gerichtshof in der Randnummer 78 seiner Entscheidung das Demonstrativpronomen €dieses€ verwendet und somit ersichtlich allein ein tatsächlich (bei objektiver Bestimmung) FRAND-Kriterien entsprechendes Angebot meine, kann dieses bloße Wortlautargument aus den geschilderten systematischen Gründen die Kammer nicht überzeugen.

Der Patentinhaber hat dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr anzugeben, weil er als Inhaber des SEP jedenfalls dann, wenn weder ein Standardlizenzvertrag existiere noch die mit anderen Lizenznehmern geschlossenen Lizenzverträge veröffentlicht seien, besser in der Lage sei zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehandlung wahre, als der Verletzer. An dieser Stelle betont der Gerichtshof aus Sicht der Kammer mithin, dass er den Missbrauch gerade in der Ungleichbehandlung des mit der Verletzungsklage überzogenen Verletzers gegenüber sonstigen Lizenznehmern und Lizenzsuchern sieht. Dazu, wie detailliert die Darlegungen des SEP-Inhabers sein müssen, verhält sich der Gerichtshof in seinem Urteil nicht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht.

c) Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung - wie regelmäßig - nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Denn selbst wenn ein Angebot eines SEP-Inhabers aus der Sicht eines lizenzwilligen Patentbenutzers nicht FRAND entspricht, kann von ihm mit Ausnahme solcher evident gelagerten Fälle verlangt werden, seine Redlichkeit und Lizenzwilligkeit dadurch zu demonstrieren, dass er ein Gegenangebot unterbreitet, das seiner Auffassung nach FRAND ist. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendungen der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

d) Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

e) Soweit mit der Verletzungsklage hingegen auf Rechnungslegung und Schadensersatz bezogene Ansprüche wegen vergangenen Benutzungshandlungen verfolgt werden, kann der SEP-Inhaber diese ohne Weiteres verfolgen und muss nicht die zuvor geschilderten Pflichten erfüllen.

2. Der Klage auf Unterlassung und Rückruf steht jedenfalls in Übergangsfällen, in denen die Klage vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erhoben wurde, nicht entgegen, dass die Klägerseite ihre Obliegenheiten nicht bereits vor Klageerhebung, sondern erst danach erfüllt hat.

a) Für die dogmatische Einordnung des vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Erfordernisses, dass der Inhaber eines standardessentiellen Patents den (angeblichen) Verletzer bereits vor Klageerhebung auf den Verletzungssachverhalt hinweisen und ihm - bei Lizenzwilligkeit - auch noch vor Erhebung der Verletzungsklage ein FRAND-Angebot unterbreiten muss, kommt zum einen eine materiell-rechtliche Durchsetzungssperre und zum anderen eine prozessrechtliche Klageerhebungsvoraussetzung in Betracht. Für eine materiell-rechtliche Einordnung spricht, dass der Europäische Gerichtshof sich mit der Frage der Kartellrechtswidrigkeit einer bestimmten Vorgehensweise und damit mit einer materiell-rechtlichen Frage befasst. Es erscheint daher folgerichtig, die vom Gerichtshof aufgestellten Kriterien als materiell-rechtliche Durchsetzbarkeitsvoraussetzungen aufzufassen. Es kann auch nicht angenommen werden, dass der Gerichtshof in das durchaus unterschiedliche Prozessrecht der Mitgliedsstaaten eingreifen wollte. Vielmehr wollte der Gerichtshof materiell-rechtliche Verhaltenspflichten aufstellen. Die dogmatische Einordnung kann für die Frage des Erfolgs einer Klage indes offen bleiben. Wird nach der Verkündung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes eine Klage erhoben, ohne dass der Patentinhaber zuvor der Hinweispflicht genügt und ein FRAND-Lizenzangebot unterbreitet hat, wäre diese voreilige Klage bei Einordnung als materiell-rechtliche Durchsetzungssperre als derzeit unbegründet, bei Einordnung als prozessuale Klageerhebungsvoraussetzung hingegen als unzulässig abzuweisen.

b) In beiden Fällen ist es dem Patentinhaber aber unbenommen, nach Klageabweisung das vorgesehene Verfahren zu durchlaufen und bei nicht FRAND-gemäßem Verhalten des Patentbenutzers erneut Klage auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung zu erheben. Nach Auffassung der Kammer ist das vom Gerichtshof aufgestellte Erfordernis €vor Klageerhebung€ nicht so zu verstehen, dass der Patentinhaber bei Nichteinhaltung seiner patentrechtlichen Verbietungsrechte dauerhaft verlustig geht oder sein entsprechendes Klagerecht verwirkt hat. Für eine solchen Sichtweise bietet die Entscheidung keine Anhaltspunkte. Das Kartellrecht knüpft an bestimmte Verhaltensweisen an, die es untersagt. Ist eine Verhaltensweise kartellrechtlich verboten, kann sich der Betroffene nicht auf seine sonstigen Rechtspositionen berufen. Das Kartellrecht bildet insoweit eine Ausübungsschranke. Gibt der Betroffene indes die kartellrechtswidrige Verhaltensweise auf, stehen ihm seine Rechte wieder zur Verfügung. Dementsprechend betont der Gerichtshof, dass die Ausübung eines mit dem geistigen Eigentum verbundenen ausschließlichen Rechts als solche keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle (Rn. 46). Nur unter außergewöhnlichen Umständen könne die Ausübung ein missbräuchliches Verhalten im Sinne des Art. 102 AEUV sein (Rn. 47). Im vorgelegten Fall sah der Gerichtshof die außergewöhnlichen Umstände darin begründet, dass das Streitpatent ein standardessentielles Patent war, dessen Benutzung für den Wettbewerber unerlässlich ist, und dass das Patent diesen Status nur im Austausch gegen eine FRAND-Verpflichtungserklärung erhalten hat, so dass der marktbeherrschende Patentinhaber, der sich in Widerspruch zu seiner FRAND-Erklärung setzt und eine FRAND-Lizenz verweigert, grundsätzlich seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Hieraus folgt, dass der Patentinhaber seiner Rechte nicht endgültig verlustig geht, sondern bei Wegfall der außergewöhnlichen Umstände, insbesondere seiner Weigerung, das Ausschließlichkeitsrecht wieder ausgeübt werden kann, wenn sich der Patentbenutzer seinerseits nicht an die Regeln hält.

Ein endgültiger Rechtsverlust wäre auch unverhältnismäßig. Er ist nicht erforderlich, um kartellrechtskonformes Verhalten zu erreichen.

c) Jedenfalls in den oben umschriebenen Übergangsfällen gebietet es das Urteil des Europäischen Gerichtshofes nicht, die Klage abzuweisen und den Patentinhaber auf eine erneute Erhebung der Klage zu verweisen, sobald der Patentinhaber die ihm auferlegten Obliegenheiten nachgeholt hat.

aa) Eine solche Übergangsregelung ist nicht bereits allein deshalb geboten, weil der Gerichtshof an einen in der Vergangenheit abgeschlossenen Sachverhalt, nämlich das Verhalten vor Klageerhebung, eine neue, bisher nicht bekannte und auch nicht vorhersehbare Rechtsfolge knüpft, und die Parteien daher naturgemäß nicht in der Lage gewesen sind, ihr Verhalten auf die in der Rechtsprechung erst noch herauszuarbeitenden Kriterien anzupassen. Denn gerichtliche Leitentscheidungen bringen es typischerweise mit sich, dass sie aus einem in der Vergangenheit liegenden, abgeschlossenen Sachverhalt für die eine oder andere Partei nachteilige Rechtsfolgen ableiten. Insoweit wird auch nicht neues Recht gesetzt, sondern die bereits in der Vergangenheit geltende, den Parteien indes häufig nicht bewusste Rechtslage festgestellt.

bb) Allerdings sind die Besonderheiten des Regelungsgegenstands dieser Leit-Entscheidung zu berücksichtigen. Der Gerichtshof befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt. Er stellt dabei bestimmte Verhaltensobliegenheiten des Patentinhabers auf, bei deren Verletzung er einen Missbrauch annimmt. Dies ist folgerichtig, weil ein Missbrauch nur dann sicher gerichtlich feststellbar ist, wenn er anhand objektiv überprüfbarer Kriterien festgestellt wird. Für die Schaffung eines Übergangsrechts für bereits anhängige Klageverfahren, in denen die Klagepartei die sie treffenden Obliegenheiten vor Klageerhebung mit Wirkung für das laufende Prozessverhältnis formal nicht mehr erfüllen kann, sprechen aufgrund der Besonderheit dieser Konstellation mehrere Gründe:

(1) Zum einen handelt es sich bei den vom EuGH aufgestellten Bedingungen zwar um strikte Bedingungen. Sie sind aber nicht als rein formale Kriterien zu verstehen, sondern nach stets die kaufmännischen Gepflogenheiten in dem betroffenen Wirtschaftsbereich in das Zentrum der Überlegungen stellenden Konzeption des Gerichtshofes als eine Art Verhaltenstest, um zu prüfen, ob es den Parteien, die regelmäßig verbal von sich behaupten, sie seien zu einer Lizenzgabe bzw. Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen bereit, damit auch tatsächlich ernst ist oder ob sie die Bereitschaft nur vorschützen und tatsächlich - im Fall der Klagepartei - über den Druck der gerichtlichen Geltendmachung der Verbietungsrechte unangemessene Lizenzgebühren durchsetzen oder - im Fall der Beklagtenpartei - die berechtigte Rechtsdurchsetzung des Patentinhabers durch Zeitgewinn bis zum Ablauf des Patents verhindern oder jedenfalls maßgeblich verzögern wollen. Denn beide Parteien müssen durch Vorlage von entsprechenden FRAND-Angeboten ihren Willen, zu angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen eine Lizenz zu gewähren bzw. zu nehmen, demonstrieren und die Beklagtenpartei muss die Ernsthaftigkeit ihrer Lizenzbereitschaft durch eine Abrechnung und Sicherheitsleistung dokumentieren.

Die den Kläger somit vor Klageerhebung treffenden Obliegenheiten sind Teil dieses Verhaltenstest für dessen eigene Redlichkeit, insbesondere dafür, dass er es mit seiner Lizenzbereitschaft ernst meint. Verstößt er nach dem Bekanntwerden des Urteils des Gerichtshofs gegen diese Obliegenheiten, lässt dies auf seine fehlende Redlichkeit schließen. Vor der Entscheidung €Huawei./. ZTE€ hatte der Patentinhaber indes, wenn er sich redlich verhalten wollte, keine Veranlassung, das vom Gerichtshof aufgestellte Verhaltensprogramm bereits vor Klageerhebung zu durchlaufen. Der rechtstreue Patentinhaber hat sich im Fall der Klageerhebung vor deutschen Gerichten vielmehr an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGHZ 180, 312) orientiert. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht gerechtfertigt, in Altfällen, in denen der Patentinhaber vor Klageerhebung das Verhaltensprogramm des Gerichtshofes, mit dem er seine Redlichkeit dokumentiert, nicht kannte und auch nicht vorhersehen konnte, aus der Nichteinhaltung dieses unbekannten Verhaltensprogramms vor Klageerhebung den Rückschluss auf ein mit der Klageerhebung verfolgtes, unredliches wirtschaftliches Verfahrensziel zu ziehen. Bereits unter diesem Gesichtspunkt muss es in solchen Altfällen genügen, wenn der Patentinhaber seine Obliegenheiten nachholt, wobei in einer schlüssigen Klageschrift regelmäßig eine ausreichende Information über den Verletzungssachverhalt zu erblicken sein dürfte.

(2) Zum anderen ist zu beachten, dass die vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Obliegenheiten nicht allein einen Verhaltenstest für die Ernsthaftigkeit der FRAND-Lizenzbereitschaft der Beteiligten darstellen, sondern auch dazu dienen, den Abschluss von FRAND-Lizenzverträgen durch verfahrensmäßige Vorgaben zum Gang der Verhandlungen zu fördern.

Die Einhaltung des vom Gerichtshof vorgesehenen Verfahrens führt die Beteiligten nämlich mit einiger Wahrscheinlichkeit zu einem Vertragsschluss. Wird das Programm mit den wechselseitigen Obliegenheiten eingehalten, besteht eine nicht unerhebliche Wahrscheinlichkeit dafür, dass die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten am Ende des Tages zu einem zügigen Abschluss eines Lizenzvertrags konvergieren. So wird der Patentinhaber nicht mehr hinter sein als FRAND angesehenes Angebot zurückfallen können. Auch der Patentbenutzer wird sich nicht mehr von seinem von ihm ebenfalls als FRAND angesehenen Angebot lösen können. Soweit die Angebote auseinanderliegen, wird sich keine Partei darauf berufen können, dass ein Vertragsschluss aufgrund der Diskrepanzen nicht möglich sei, weil die Parteien die Möglichkeit haben, die Lizenzgebühren durch einen unabhängigen Dritten festlegen zu lassen (Rn. 68). Gleiches wäre auch bei Streitigkeiten über Einzelheiten der übrigen Vertragsbedingungen - etwa hinsichtlich der Formulierung einzelner Klauseln und des sachlichen, örtlichen und zeitlichen Vertragsumfangs - möglich.

Es ist daher davon auszugehen, dass der Europäische Gerichtshof mit dem von ihm aufgestellten Programm der wechselseitigen Obliegenheiten die Parteien auf einen Weg führen wollte, der mit nicht unerheblicher Wahrscheinlichkeit in den Abschluss eines Lizenzvertrags mündet und eine in der derzeitigen Praxis aller in Lizenzvertragsangelegenheiten tätigen Unternehmen vollkommen fremde Befassung der Gerichte mit Einzelheiten der nur schwer justiziablen Frage, wie im konkreten Einzelfall ein FRAND-Lizenzvertrag aussieht, vermeidet.

Es ist nun aber kein Grund ersichtlich, weshalb dieser Weg zumindest in Übergangsfällen, in denen eine Klage in Unkenntnis der Bedingungen des EuGH bereits erhoben wurde, so dass die Erhebung der Klage nicht schon für sich genommen auf die fehlende Bereitschaft des Patentinhabers schließen lässt, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, nicht gangbar sein soll. Im Gegenteil würde in den Altfällen das von der Beklagten befürwortete rein formale Verständnis der Worte €vor der Klageerhebung€ den wirtschaftlichen Konflikt der Parteien widersinnig von der heilsamen Wirkung des vom Gerichtshof für Recht erkannten Verfahrensleitbilds ausschließen.

(3) Soweit mit den vom Gerichtshof dem Patentinhaber auferlegten Obliegenheiten vor Klageerhebung bezweckt gewesen sein sollte, dass der Patentbenutzer mit der Klage nicht überfallen wird, sondern ohne den Druck der im Verfahren gesetzten Fristen die Verhandlungen über die Lizenznahme führen kann, steht dieser Aspekt in Übergangsfällen einer Nachholung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber im laufenden Verfahren jedenfalls dann nicht entgegen, wenn in dem Verfahren ausreichend Zeit für die Aufnahme von ernsthaften Verhandlungen war. Ein solcher Freiraum kann insbesondere dann gegeben sein, wenn das Verfahren ausgesetzt ist.

cc) Die Entscheidung des Gerichtshofes schließt es auch nicht aus, dass in den Fällen, in denen die Klage bereits vor der Entscheidung €Huawei ./. ZTE€ erhoben wurde, eine Übergangslösung zur Anwendung kommt, die dem Geist der in der in dieser Entscheidung erkannten Grundsätze entspricht. Vielmehr deutet die Entscheidung selbst darauf hin, dass in solchen Altfällen die aufgestellten Kriterien in Bezug auf das Erfordernis €vor Klageerhebung€ nicht formal zu sehen sind, sondern ihrem Geist nach zur Anwendung kommen sollen.

(1) Der EuGH betont bereits eingangs der Entwicklung seiner Grundsätze, dass die Bedingungen, die vom Patentinhaber eines SEP erfüllt werden müssen, damit seine Klage auf Unterlassung oder Rückruf nicht als missbräuchlich angesehen werden kann, einen gerechten Ausgleich der betroffenen Interessen gewährleisten sollen und dass hierbei den besonderen rechtlichen und tatsächlichen Umständen des konkreten Falles gebührend Rechnung zu tragen ist (Rn. 55, 56). Mit diesem Ansatz, einen gerechten Interessensausgleich herstellen zu wollen, erscheint es unvereinbar, die Klage eines Patentinhabers, der in Übergangsfällen seine Lizenzwilligkeit durch Nachholung der Obliegenheiten dokumentiert hat, allein deshalb abzuweisen, weil er die Obliegenheiten nicht bereits vor Klageerhebung und vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes erfüllt hat.

(2) In Rn. 70 seines Urteils führt der Gerichtshof nach der Entwicklung des Programms der wechselseitigen Obliegenheiten aus, dass es Aufgabe des vorlegenden Gerichts sei, zu prüfen, ob die genannten Kriterien im vorgelegten Fall erfüllt sind, €soweit sie nach den Umständen des vorliegenden Falls für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits maßgeblich sind€.

Mit dem Nachsatz kann der EuGH nicht gemeint haben, dass die im Urteil entwickelten kartellrechtlichen Grundsätze im Vorlagerechtsstreit deshalb nicht zur Anwendung kommen könnten, weil es auf sie für die Entscheidung des Rechtsstreits u.U. nicht ankommt. Denn dann wären die Kartellrechtsfragen schon nicht vorgreiflich. Gemeint sein kann auch nicht die Frage, ob die vom Gerichtshof angenommene Ausgangssituation überhaupt vorlag, nämlich dass es sich um ein standardessentielles Patent, zu dem eine FRAND-Erklärung abgegeben wurde, handelt und dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt. Wie der EuGH nämlich referiert, hat die dortige Klagepartei eine FRAND-Erklärung abgegeben (Rn. 22), hat das Vorlagegericht die Standardessentialität des Klagepatents bereits festgestellt (Rn. 23) und die marktbeherrschende Stellung steht nach den Feststellungen des Vorlagegerichts nicht im Streit (Rn. 43) - andernfalls dürfte auch keine Vorgreiflichkeit vorgelegen haben. Mit dem Nachsatz kann auch nicht angesprochen sein, dass die Kriterien nur auf den Unterlassungsanspruch und den Rückrufanspruch Anwendung finden und im Übrigen das Vorlagegericht zu prüfen habe, inwieweit sie auf die anderen patentrechtlichen Ansprüche übertragen werden können. Denn zum einen bezieht sich die Passage mit dem Nachsatz ausschließlich auf den Unterlassungs- und Rückrufanspruch. Die Frage der Übertragbarkeit auf andere Ansprüche kann insoweit nicht gemeint sein, zumal der Schadensersatz an anderer Stelle ausdrücklich behandelt wird. Zum anderen kann aber die Frage, auf welche Art von Ansprüchen die Kriterien Anwendung finden, schwerlich von den Umständen des entschiedenen Falles abhängen. Umgekehrt ist auch zweifelhaft, dass der Soweit-Nachsatz bedeuten soll, dass die Anwendung der aufgestellten Grundsätze generell noch von den Umständen des Einzelfalles abhängen soll.

Der Nachsatz kann daher nur so zu verstehen sein, dass das Vorlagegericht im vom Gerichtshof entschiedenen Fall und jedes Gericht der Mitgliedsstaaten in den bei ihm geführten Verletzungsrechtsstreiten um standardessentielle Patente in Übergangsfällen prüfen muss, inwieweit die im Urteil aufgestellten Kriterien bei Würdigung der dortigen Umstände auf den Vorlagefall als Übergangsfall anzuwenden sind, um den Missbrauch festzustellen. Hiermit sind die formalen Kriterien angesprochen, nämlich die Erfüllung der Obliegenheiten durch die Klägerseite gerade vor Klageerhebung, die die Klägerseite nicht kennen konnte und deren Nichteinhaltung vor Klageerhebung daher nicht ohne weiteres Ausdruck eines missbräuchlichen Verhaltens sein kann. Die dortige Patentinhaberin hatte nämlich nach der Darstellung des Ausgangssachverhalts im Urteil (Rn. 25) während der vorprozessualen Lizenzgespräche in der Zeit vom November 2010 bis Ende März 2011 vor der Klageerhebung vom 28.04.2011 entgegen den nunmehr aufgestellten Bedingungen gerade kein Lizenzangebot vorgelegt. Wäre das Kriterium €vor Klageerhebung€ auch in Übergangsfällen streng formal zu sehen, hätte es des Soweit-Nachsatzes nicht bedurft, denn dann gäbe es für das Vorlagegericht nichts auf der Grundlage der Umstände des Vorlagefalles zu prüfen. Die Klage wäre ohne weiteres abzuweisen, weil die dortige Patentinhaberin vor Klageerhebung kein Lizenzangebot und damit auch kein FRAND-Lizenzangebot vorgelegt hat. Mit dem Soweit-Satz kann der Gerichtshof daher auch nicht gemeint haben, dass die nachgelagerten Obliegenheiten des Patentbenutzer nur dann zum Zug kommen, wenn die Erfüllung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber geprüft und positiv festgestellt wurde.

Mit dem Soweit-Satz eröffnet der Gerichtshof daher dem Vorlagegericht und den anderen Gerichten, bei denen noch Übergangsfälle anhängig sind, die Möglichkeit, das Kriterium vor Klageerhebung in den Übergangsfällen nicht zum alleinigen Gradmesser der Frage, ob der Patentinhaber seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, zu machen, wenn er die aufgestellten Bedingungen erst später erfüllt.

dd) Jedenfalls lässt sich der Entscheidung nicht entnehmen, dass sie bereits anhängigen Klagen die Grundlage entziehen wollte, obwohl der Patentbenutzer nicht ernsthaft FRAND-lizenzwillig ist und die aufgestellten Bedingungen in solchen Übergangsfällen durch den Patentinhaber erst nach Klageerhebung erfüllt worden sind. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den an sich lizenzunwilligen Patentbenutzer in Übergangsfällen privilegieren wollte, indem er ihm neue Möglichkeiten für eine Hinauszögerung bis zum Ablauf des Klagepatents verschafft.

(1) Der EuGH betont in seinem Urteil die große Bedeutung des Rechts des geistigen Eigentums und der damit verbundenen Verbietungsrechte, deren Ausübung nur aufgrund außergewöhnlicher Umstände ein missbräuchliches Verhalten im Sinne des Art. 102 AEUV darstellt (vgl. Rn. 46 f., 57 f.). Gleichzeitig wendet sich der EuGH gegen eine Verzögerungstaktik auf der Seite des Patentbenutzers, der innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot vorlegen und ggf. Sicherheit leisten und abrechnen muss (Rn. 65 f.,71).

(2) Würde man die Klagen in den Übergangsfällen, in denen der Patentinhaber die ihn treffenden Obliegenheiten zwar mittlerweile erfüllt hat, dies jedoch nicht bereits vor Klageerhebung geschehen ist, aus diesem Grund abweisen, ohne sicherzustellen, dass der Patentnutzer seinerseits lizenzwillig ist und dies durch die Erfüllung der ihm vom Gerichtshof auferlegten Obliegenheiten dokumentiert hat, würde der unwillige Patentbenutzer entgegen dem Geist der Entscheidung privilegiert:

(a) Ein bereits ausgeschriebenes und entscheidungsreifes Gerichtsverfahren müsste erneut durchgeführt werden. Der unwillige Patentbenutzer würde hierdurch belohnt, weil er zusätzlich die Zeit zwischen der erneuten Klageerhebung und dem Urteil gewinnt, während der redliche Patentbenutzer, der ein nach Klageerhebung nachgereichtes Lizenzangebot des Patentinhabers zum Anlass nimmt, seinerseits die ihn treffenden Obliegenheiten aus dem EuGH-Urteil zu erfüllen, benachteiligt wäre. Er müsste bei Abschluss eines Lizenzvertrags bereits Lizenzen zahlen und abrechnen, während der unwillige Patentbenutzer diese Belastungen hinauszögert.

(b) Aufgrund der Zivilprozessordnung stünden dem unwilligen Patentbenutzer überdies weitere Verzögerungsmöglichkeiten zur Verfügung. In Übergangsfällen, in denen bereits verhandelt wurde, kann der Patentinhaber die Klageanträge auf Unterlassung und Rückruf nicht ohne Zustimmung der Beklagtenseite zurücknehmen, um auf diese Weise den Weg für eine neue Klage, diesmal unter Beachtung der Obliegenheiten für den Zeitraum vor Klageerhebung, zu erheben. Sind für die Entscheidung der Patentverletzung und/oder für die patentrechtlichen Annexansprüche Beweiserhebungen erforderlich, kann sich die Zeit bis zur Verkündung des erstinstanzlichen Urteils hinziehen. Der unwillige Patentbenutzer kann das Verfahren insoweit auch weiter verschleppen. Die Kammer verkennt nicht, dass der Patentinhaber in einer solchen Konstellation auch dann, wenn man in Übergangsfällen die Anträge auf Unterlassung und Rückruf nicht bereits deshalb abweisen wollte, weil die vom EuGH für die Zeit vor Klageerhebung aufgestellten Bedingungen nicht eingehalten wurden, bis zur Urteilsverkündung aufgrund der Verschleppungstaktik des Patentbenutzer mitunter ebenfalls längere Zeit warten müsste. Jedoch würde die ohnehin schon lange Wartezeit weiter verschärft, wenn die Klage wegen der Erfüllung der Obliegenheiten durch den Patentinhaber erst nach Klageerhebung abgewiesen und das gesamte Verfahren für den Erhalt eines Unterlassungstitels in einem zweiten Prozess nochmals wiederholt werden müsste.

Ein Teilurteil, in welchem der Unterlassungs- und der Rückrufklageantrag bei fehlender Entscheidungsreife des Gesamtrechtsstreits gestützt auf die fehlende Einhaltung der vom Gerichtshof aufgestellten Kriterien vor Klageerhebung schon einmal vorab abgewiesen wird, um dem Patentinhaber frühzeitig die erneute Geltendmachung dieser Ansprüche, diesmal unter Einhaltung der Obliegenheiten vor Klageerhebung zu ermöglichen, ist in einer solchen Konstellation dann nicht möglich, wenn aufgrund der Anfechtbarkeit des Teilurteils die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen besteht. Eine solche Gefahr besteht beispielsweise dann, wenn der unwillige Patentbenutzer die Aktiv- oder Passivlegitimation bestreitet und den Patentinhaber auf diesem Weg in die Beweisaufnahme zwingt oder für den Nachweis des Verletzungssachverhalt aufgrund eines Bestreitens des Patentbenutzers ein Sachverständigengutachten erforderlich ist.

(3) Dem redlichen Patentbenutzer entsteht durch das hier vertretene Verständnis des Kriteriums €vor Klageerhebung€ in Übergangsfällen auch kein Nachteil, denn er wird ein den Kriterien des Europäischen Gerichtshofes entsprechendes Angebot des Patentinhabers in einer solchen Konstellation redlicherweise nicht allein deshalb zurückweisen, weil es erst nach Klageerhebung erfolgte, sondern es zum Anlass nehmen, seine ernstgemeinte Lizenzbereitschaft durch Erfüllung der ihn nach dem EuGH-Urteil treffenden Obliegenheiten zu dokumentieren. Ohnehin müsste ein Patentbenutzer, wenn er denn tatsächlich lizenzwillig gewesen ist, ohne weiteres über die Benutzungshandlungen abrechnen und ein eigenes ernstzunehmendes Angebot, an dem er sich festhalten lassen möchte, vorlegen können. Ein lizenzwilliger Patentbenutzer wird üblicherweise nicht in Verhandlungen gehen, ohne vorher den Umfang der Benutzungshandlungen in der Vergangenheit ermittelt und sich Gedanken über einen möglichen Lizenzvertrag gemacht zu haben. Ohne die genaue Kenntnis über den Umfang der eigenen Benutzungshandlungen lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Lizenzvertrages nicht feststellen und die wechselseitigen Lizenzangebote nicht wirtschaftlich bewerten. Für einen willigen Patentbenutzer ist daher kein Grund ersichtlich, nicht mit einem aus seiner Sicht angemessenen Gegenangebot zu reagieren und entsprechend abzurechnen.

3. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche durchzusetzen.

a) Auf der Grundlage des oben entwickelten Verständnisses der Kammer bestehen zwar durchgreifende Bedenken, dass die Vorstellung des Lizenzprogramms durch den Patent-Pool [A.] gegenüber der Mutter der Beklagten den Anforderungen an den vom Gerichtshof geforderten Hinweis auf die Patentverletzung genügt.

b) Dies kann jedoch dahinstehen, da die Klägerin die sie treffenden Obliegenheiten nach Klageerhebung nachträglich erfüllt hat und im Verfahren ausreichend Gelegenheit für die Beklagte bestand, ernsthafte Lizenzverhandlungen zu führen, ohne einem unangemessenen Verhandlungsdruck durch die geltend gemachten Verbietungsrechte ausgesetzt gewesen zu sein. Das Verfahren war nämlich mehrere Monate ausgesetzt. Ferner lagen zwischen der Veröffentlichung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der mündlichen Verhandlung im hiesigen Verfahren ebenfalls mehrere Monate. Zwischen dem ersten inhaltlichen Schriftsatz der Klägerseite nach dem Wiederanrufen des Verfahrens und der mündlichen Verhandlung verging mehr als ein Monat. In diesem Zeitraum bestand für die Beklagtenseite ausreichend Gelegenheit, die eigenen Obliegenheiten zu erfüllen und auf diese Weise eine Verurteilung aus den geltend gemachten Verbietungsrechten abzuwenden. Wie bereits dargelegt, müsste ein redlicher Patentbenutzer ohnehin binnen kürzester Zeit in der Lage sein, die ihn treffenden Obliegenheiten zu erfüllen (vgl. dazu oben 2 c dd (3)). Dass in einem ausgesetzten Verfahren mit einem Fortgang zu rechnen ist, begründet keine Drucksituation, die unbefangenen Verhandlungen entgegenstünde. Wie der Europäische Gerichtshof betont, hat der Patentbenutzer die ihn treffenden Obliegenheiten in kurzer Zeit zu erfüllen. Endlosverhandlungen ohne ernsthafte Ergebnisse sind nicht gewünscht und müssen vom Patentinhaber auch nicht geduldet werden. Dementsprechend droht dem Patentbenutzer, wenn er die ihm obliegenden Handlungen nicht zügig umsetzt, ohnehin eine Klage mit entsprechender Verurteilung. Setzt er sie um, entzieht er auch in Übergangsfällen der Durchsetzbarkeit der bereits geltend gemachten Verbietungsrechte die Grundlage. Er hat es damit selbst in der Hand, eine durch die geltend gemachten Verbietungsrechte u.U. entstehende Drucksituation zu beseitigen.

c) Die Klägerin hat jedenfalls in der Klagebegründung die Beklagte in ausreichendem Maße auf die Verletzung des Klagepatents und dessen Standardessentialität hingewiesen. In der Klagebegründung sind alle Informationen enthalten, die ein Patentbenutzer benötigt, um nachvollziehen zu können, worin die vorgeworfene Patentverletzung durch nach dem DVD-Standard ausgebildete Vorrichtungen liegt.

Die Beachtlichkeit dieses Hinweises wird entgegen der Auffassung der Beklagten nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Klägerin nicht in der Lage war, die ursprüngliche FRAND-Verpflichtungserklärung gegenüber der Standardisierungsorganisation des DVD-Standards vorzulegen. Es erschließt sich nicht, wieso die Vorlage der FRAND-Erklärung zu der vom Gerichtshof geforderten Bezeichnung des SEP gehören soll, zumal sich eine solche Pflicht dem Urteil des Gerichtshof nicht entnehmen lässt und der Gerichtshof nach Auffassung der Kammer ohnehin materielle Verhaltensregeln und keinen Formalismus aufgestellt hat. Die Vorlage einer FRAND-Erklärung ist auch nicht erforderlich, um den Verletzungshinweis anhand des Standards führen zu können, denn auf die Verletzung kann unabhängig von der Vorlage einer FRAND-Erklärung hingewiesen werden, indem erläutert wird, inwieweit der Standard vom Patent gebraucht macht.

Eine fehlende oder nicht mehr auffindbare schriftliche FRAND-Erklärung kann auch nicht die Anwendung der Grundsätze der Entscheidung €Huawei ./. ZTE€ in Frage stellen, so dass letztlich offen bleiben kann, ob die Klägerin bereits im Standardisierungsverfahren eine förmliche FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hatte. Entscheidend ist nämlich, dass der SEP-Inhaber keine Zweifel daran lässt, dass er sich an eine FRAND-Verpflichtung gebunden hält. Diese Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen nach FRAND-Bedingungen hat die Klägerin durch die (ggfs. nochmalige) Abgabe der FRAND-Erklärung am 07.11.2014, die sich ausdrücklich auch auf die Vergangenheit bezieht (Anlage K 11), hinreichend dokumentiert. Es liegt damit die gleiche Ausgangssituation wie bei einer bereits im Standardisierungsverfahren abgegebenen förmlichen FRAND-Erklärung vor, nämlich dass sich der Patentinhaber durch ein nicht FRAND-gemäßes Verhalten in Widerspruch zu seinen eigenen Bekundungen und seinen Pflichten als Mitglied der Standardisierungsorganisation setzt und - wie der Gerichtshof zutreffend betont - berechtigte Erwartungen Dritter erweckt, aber nicht bedient.

Anhaltspunkte dafür, dass die Ende 2014 abgegebene FRAND-Erklärung, wie die Beklagte in den Raum stellt, nicht richtig abgegeben, der DVD-Standardisierungsorganisation nicht zugegangen oder dort nicht ordnungsgemäß angenommen und aktenkundig gemacht wurde, liegen nicht vor. Die Beklagte trägt nicht vor, dass sie bei der Standardisierungsorganisation angefragt hat, sondern bestreitet offensichtlich ins Blaue hinein, so dass ihr Bestreiten als unerheblich anzusehen ist. Letztlich kommt es nach Auffassung der Kammer auch weniger auf diese formalen Aspekte, sondern vielmehr darauf an, dass sich die Klägerin zur Vergabe von FRAND-Lizenzen auch für die Vergangenheit verpflichtet hat.

d) Soweit man fordern wollte, dass in den Fällen, in denen eine weltweite Portfolio-Lizenz den üblichen Gepflogenheiten entspricht, die vom Europäischen Gerichtshof statuierte Hinweispflicht auch auf zumindest eine beispielhafte Auswahl der Portfolio-Patente zu erstrecken ist, hat die Klägerin diese Bedingung ebenfalls erfüllt.

Die Klägerin hat mit Schreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f) zusätzlich zu den schriftsätzlichen Erläuterungen des Klagepatents beispielhaft für zwei weitere Portfolio-Patente - stellvertretend für die jeweilige Patentfamilie - Claim-Charts vorgelegt. Technische Informationen für fünf weitere Portfolio-Patente reichte sie mit Schreiben vom 07.08.2015 (Anlage K 1 g) nach, so dass der Beklagten ab diesem Zeitpunkt nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin technische Erläuterungen für den Großteil der Portfolio-Patente der Klägerin vorlagen. In den Claim-Charts (Anlage K 1 f) wurde für die Merkmale der Patentansprüche auf diejenigen Abschnitte aus dem Standard hingewiesen, auf die die Klägerin die Verwirklichung der von ihr als relevant angesehenen Ansprüche stützt, und kurze Erläuterungen für ihre Verwirklichung gegeben. In den technischen Informationen (Anlage K 1 g) hat die Klägerin die von dem Patent zu lösende Aufgabe und den betroffenen technischen Aspekt skizziert und stichwortartig auf die relevanten Stellen im DVD-Standard hingewiesen.

Die Claim-Charts und die technischen Informationen genügen jedenfalls den Anforderungen, die an die Erfüllung der Hinweisobliegenheit nach Auffassung der Kammer zu stellen sind. Sie versetzten die Beklagtenseite, bei der es sich zwar nicht um die Herstellerin der Software, jedoch um einen weltweiten tätigen Elektronikkonzern handelt, in die Lage, ggf. unter zumutbarer Hinzuziehung externen Sachverstands und eigener Beschaffung von Informationen die Verletzungsfrage zu prüfen. Die Hinweisobliegenheit erfordert es nach ihrem Sinn und Zweck, den Patentbenutzer auf die Art und Weise der Verletzung aufmerksam zu machen, nicht, den Verletzungssachverhalt in ähnlicher Weise wie in einer Klage schlüssig darzulegen und zu belegen. Insgesamt hat die Klägerin die Beklagte damit über die ihrer Auffassung nach gegebene Standardessentialität von acht Patenten aus ihrem Portfolio in ausreichender Weise informiert, ohne dass die Beklagte auf diese Darlegung näher eingegangen wäre und dargelegt hätte, warum sie der Auffassung ist, dass die Einschätzung der Klägerin patentrechtlich und/oder technisch verfehlt ist. Daher durfte es die Klägerin hierbei bewenden lassen und hat zurecht in ihrem Anwaltsschreiben nach Anlage K1g zum Ausdruck gebracht, dass sie von der Übersendung technischer Informationen zu weiteren Portfoliopatenten absehen würde, solange sich die Beklagte nicht zu den bisher vorgelegten Informationen substantiiert einlassen würde.

Unschädlich ist dabei auch, dass die Klägerin der Beklagten nicht auch unentgeltlich den DVD-Standard in Textform zur Verfügung gestellt hat. Selbst wenn man den von der Beklagten behaupteten Preis für die Standarddokumentation von USD 10.000,00 zugrunde legen würde, war es einem Technologieunternehmen wie der Beklagten zuzumuten und von ihr zu fordern, dass sie diese Summe für die Beschaffung der Standarddokumentation aufwendet, um sich über die Schutzrechtslage zu informieren.

e) Überdies hat die Klägerin der Beklagten jedenfalls mit Schreiben vom 13.04.2015 (Anlage K 1 f) einen Lizenzvertragsentwurf übersandt, der nicht evident nicht-FRAND ist. Weiter hat sie die Berechnung der Lizenz hinreichend erläutert. Hierdurch hat sie die diesbezüglichen Anforderungen erfüllt.

Dass das Angebot eine weltweite Portfolio-Lizenz vorsieht und an die Muttergesellschaft als Vertragspartner und nicht die Beklagte selbst gerichtet war, ist unschädlich. Der Europäische Gerichtshof stellt maßgeblich auf die im betreffenden Geschäftsbereich geltenden üblichen Gepflogenheiten ab. Nach Auffassung der Kammer ist es Ziel des vom Gerichtshof aufgestellten Verhaltensprogramms, die Beteiligten zu solchen Lizenzvereinbarungen zu führen, die auch sonst im jeweiligen geschäftlichen Bereich üblich sind. Es ging dem Gerichtshof erkennbar nicht darum, künstlich auf einzelne Länder festgelegte Lizenzverträge oder gar getrennte Lizenzverträge für jedes benutzte einzelne SEP herbeizuführen, wenn dies nicht den geschäftlichen Gepflogenheiten des jeweiligen Geschäftsbereichs entspricht. Einen solchen an den Marktgegebenheiten vorbeigehenden Markteingriff hatte der Gerichtshof nicht im Sinn. Nach Erfahrung der Kammer entspricht es den üblichen Gepflogenheiten, dass im Bereich weltweit geltender Standards Lizenzverträge für SEPs im Falle eines in einer Vielzahl von betroffenen Ländern mit Patentschutz tätigen Patentbenutzers nicht für jedes Land einzeln mit der dortigen Konzerngesellschaft des Patentbenutzers für jedes einzelne Patent abgeschlossen werden, sondern dass weltweite Portfolio-Lizenzen mit der Konzernmutter vereinbart werden, in deren Genuss dann auch die einzelnen nationalen Konzerngesellschaften kommen.

Unschädlich ist es auch, dass in dem Lizenzvertragsangebot die Vertragsparteien noch nicht eingetragen sind und es noch nicht von der Klägerin unterschrieben wurde. Der europäische Gerichtshof fordert lediglich die Vorlage eines schriftlichen Lizenzvertragsangebots. Dieses Kriterium erfüllt das Lizenzvertragsangebot.

Das Lizenzvertragsangebot enthält in Ziffer 5. Regelungen zur Lizenzhöhe. Demnach entfallen auf Lizenzprodukte mit einem DVD-Laufwerk, das DVDs beschreiben kann, USD [L] in dem Fall, dass der Lizenznehmer seine Pflichten aus dem Vertrag vollständig erfüllt (€Compliant Rates€), und andernfalls USD [L x 1.66] (€Standard Rates€), auf Lizenzprodukte mit einem reinen Wiedergabe-DVD-Laufwerk, das jedoch auch die Spezifikationen des CD-Standards erfüllt, Compliant Rates in Höhe von USD [L€] und Standard Rates in Höhe von USD [L€ x 1,6] und auf alle weiteren Lizenzprodukte mit DVD-Software, also solche ohne DVD-Laufwerk oder mit einem reinen DVD-Wiedergabelaufwerk, USD [L€€] im Compliant-Fall und USD [L€€ x 1,55] im Standard-Fall. Lizenziert ist dabei allein die vorinstallierte Software, nicht auch das Laufwerk. Für die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit ist eine Pauschalzahlung zur Abgeltung der Ansprüche in Ziffern 4 und 5.01 vorgesehen, deren Höhe im dem Vertragsentwurf offen gelassen wurde. In dem Begleitschreiben vom 13.04.2015 erläuterte die Klägerin hierzu, dass der Betrag offen gelassen sei, da die Klägerin den Umfang der Benutzungshandlungen in der Vergangenheit nicht kenne, die Pauschale könne individuell ausgehandelt werden. Dass die für die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit anzusetzende Betrag nicht genannt wird, steht der Beachtlichkeit des Angebots nicht entgegen. Zum einen konnte die Klägerin ohne die Kenntnis des Umfangs der Benutzungshandlungen naturgemäß die Höhe der Abgeltungszahlung nicht festlegen. Zum anderen ist nichts dafür ersichtlich, dass die Klägerin insoweit höhere Stücklizenzen als im angebotenen Lizenzvertrag angesetzt fordern wollte.

Die Klägerin hat die Berechnung der Lizenzhöhe auch in einer für objektive Dritte nachvollziehbaren Form erläutert (vgl. Schreiben vom 13.03.2015, Anlage K 1 f.). Sie hat zunächst die von ihr angesetzten Lizenzsätze aus den Lizenzsätzen von [A.] für Software auf PCs mit Rekorder-Laufwerk und für die übrigen Fälle abgeleitet. Hierzu hat sie für die Standard-Rates und die Compliant-Rates jeweils das Verhältnis zwischen den entsprechenden Sätzen des [A.]-Programms und des eigenen Software-Lizenzierungsprogramms gebildet und die [A.]-Sätze mit diesem Faktor ([€] bzw. [€]) multipliziert. Einen Aufschlag für den Verwaltungsmehraufwand, der der Klägerin durch die Vergabe einer solchen Einzellizenz anstelle einer Vergabe über das Poollizenzprogramm [A.], an dem sie sich beteiligt hat, entsteht, hat die Klägerin nicht in Ansatz gebracht. Im Schriftsatz vom 20.11.2015 erläuterte die Klägerin, dass ihr Anteil an den [A.]-Porfolio-Patenten zwar nur [€] % beträgt, der durch die Faktoren [€] bzw. [€] bewirkte Aufschlag jedoch deutlich unter den üblichen Aufschlägen läge, die beim Übergang von einer Portfolio- zu einer teilweisen Portfolio-Lizenz als Ausgleich für den teilweisen Wegfall der Synergie-Effekte aus der Gesamt-Portfolio-Lizenz angesetzt würden.

Weiter hatte die Klägerin im Schreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f) darauf hingewiesen, dass die Lizenzsätze aus dem [A.]-Software-Lizenzprogramm [€] % der dortigen Sätze für DVD-Player seien und auf die dortige Webseite verwiesen. Im Schriftsatz vom 20.11.2015 erläuterte die Klägerin weiter, wie das [A.]-Softwarelizenzprogramm aus dem [A.]-Lizenzprogramm für DVD-Player/-Rekorder abgeleitet wurde. Demnach wurde aus den [A.]-Lizenzsatz für DVD-Player in Höhe von USD [€] zunächst ein Abschlag von 80% vorgenommen, um den reinen Software-Anteil abzuschätzen. Anschließend wurde ein weiterer Abschlag in Höhe von 30% für auf Computern vorinstallierte Software vorgenommen, der die - mengenmäßig bedingte - höhere Marktmacht der Computerhersteller reflektieren soll, so dass sich letztlich der [A.]-Software-Lizenzsatz von USD [€] für PC ohne oder nur mit reinem Wiedergabe-Laufwerk ergibt. Mit entsprechenden Rechenschritten lassen sich die Sätze für die übrigen Fälle abschätzen. Weiter hat die Klägerin die [A.]-Lizenzsätze für DVD-Software denen des weiteren DVD-Patentpools DVD-6c gegenüber gestellt, der für DVD-Software USD [€] (statt USD [€]) nehme. Nach dem Vortrag der Beklagten beträgt der Lizenzsatz des Pools DVD-6c für DVD-Rekorder sogar USD [€]. Zudem hat die Klägerin den Lizenzsatz aus dem [A.]-Software-Lizenzprogramm in Höhe von USD [L€€€] in Beziehung zum Ladenverkaufspreis der €PowerDVD€-Software von EUR [ca. L€€€ x 90] gesetzt.

Zur Substantiierung ihrer Ansicht hat die Klägerin das aus Anlage K 6 ersichtliche Sachverständigengutachten vorgelegt. Dieses Gutachten setzt insbesondere die Lizenzsätze des [A.]-Pools, in denen die Berechnungen der von der Klägerin geforderten Lizenzrate ihren Ausgang nehmen, ins Verhältnis zu den Lizenzsätzen des [B.]-Pools (der die Blu-Ray-Technologie erfasst) und zu dem DVD-Pool DVD6C und legt dar, dass die [A.]-Poollizenzen im Verhältnis hierzu jeweils günstiger sind. Das Gutachten führt aus, dass ausweislich der Homepage von [A.] bisher zwei Unternehmen Lizenz genommen haben, [B.] über elf Lizenznehmer verfüge und das DVD6c-Programm 22 Unternehmen als Lizenznehmer ausweise. Damit orientiert sich die Klägerin bei der Berechnung und Darlegung der von ihr geforderten Lizenz aus Sicht der Kammer nachvollziehbar an in der Praxis für die entsprechende Technologie bestehenden und auch gelebten Lizenzprogrammen.

Vor diesem Hintergrund war es entgegen der Ansicht der Beklagten nicht erforderlich, für die Erläuterung der Berechnung der Lizenzgebühr die Berechnung der [A.]-Lizenzsätze weiter aufzuschlüsseln oder die Lizenzgebühr von Grund auf ohne Rückgriff auf die [A.]-Sätze neu zu berechnen. Der europäische Gerichtshof fordert lediglich eine Angabe der Art und Weise der Berechnung. Sinn und Zweck dieses Erfordernisses ist es, den Patentbenutzer, der u.U. keine Kenntnisse über die Bildung der Lizenzsätze in dem einschlägigen Bereich hat, dazu in die Lage zu versetzen, die Herleitung der Lizenzsätze nachzuvollziehen und ggf. ein eigenes Angebot vorzulegen. Diesem Zweck genügen die Angaben der Klägerin in ihrem Schreiben vom 13.03.2015 (Anlage K 1 f.) und erst recht die weiteren Erläuterungen im Schriftsatz vom 20.11.2015. Dass die Beklagte einzelne Schritte der Ableitung für nicht sachgerecht oder wirtschaftlich nicht nachvollziehbar hält, wie den angesetzten Anteil der Klägerin am [A.]-Pool, die Bildung der Faktoren zur Ableitung der Lizenzsätze aus dem [A.]-Software-Lizenzprogramm und die Differenzierung zwischen Software auf PCs mit Wiedergabelaufwerk auf der einen und Software auf PCs ohne DVD-Laufwerk oder mit reinem Wiedergabelaufwerk auf der anderen Seite oder neuerdings die [A.]-Lizenzen als Ausgangspunkt der Berechnung, lässt die Tatsache unberührt, dass die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr nachvollziehbar angegeben hat. Im Übrigen ist auch der Privatgutachter der Beklagten in seinem Parteigutachten (Anlage [B] 14) von den Lizenzsätzen des [A.]-Pools als Ausgangspunkt ausgegangen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war die Klägerin auch nicht verpflichtet, Referenzlizenzverträge vorzulegen. Die [A.]-Musterverträge sind unstreitig im Internet einsehbar. Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin oder [A.] in anderen Fällen ohne sachlichen Grund, wie etwa ungewöhnlich hohe Umsätze, die einen Abschlag rechtfertigen können, günstigere Lizenzsätze gewährt, sind nicht ersichtlich.

Die von der Klägerin in Ansatz gebrachten Lizenzgebühren sind auch nicht offensichtlich nicht-FRAND. Es lassen sich jedenfalls Gründe dafür finden, warum die Gebühren FRAND sein könnten, wie das Parteigutachten der Klägerin (Anlage K 6), der Vergleich mit den mitgeteilten Lizenzsätzen der anderen Pools und der Vergleich der Lizenzgebühren mit dem Einzelladenverkaufspreis der Software und erst Recht dem der Computer zeigen. Soweit die Beklagte die Berechtigung einzelner Schritte in der Ableitung der Klägerin in Frage stellt, spiegelt dies lediglich die andere Auffassung der Beklagten wider und vermag jedenfalls eine offensichtliche FRAND-Widrigkeit der hergeleiteten Lizenzgebühr nicht zu begründen. Dass nach Auffassung der Beklagten die Lizenzgebühren für DVD-Patente insgesamt ausbeuterisch sein sollen, begründet ebenfalls keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit, zumal auch der Privatgutachter der Beklagten von dem [A.]-Lizenzsatz von USD [L€€€] als Ausgangspunkt seiner Überlegungen ausgegangen ist.

Soweit die Beklagte kritisiert, dass sich die Lizenzgebühren mit dem fortlaufenden Auslaufen der Patente nicht reduziere, kann dieser Klausel bei der anzustellenden Gesamtbetrachtung keine offensichtliche FRAND-Widrigkeit bescheinigt werden, die die Beklagte davon entbinden würde, sich inhaltlich konstruktiv mit dem Angebot auseinanderzusetzen und konkrete Gegenvorschläge zu dieser Regelung zu unterbreiten.

Auch soweit die Beklagte moniert, die Klägerin habe nicht nachgewiesen, dass sie überhaupt noch zum Abschluss von Lizenzverträgen berechtigt sei, nachdem zuvor [A.] mit einem Lizenzangebot auf die Mutter der Beklagten zugekommen sei, verfängt dies nicht. Die Beklagte hat diesen Einwand nicht hinreichend substantiiert, zumal die Klägerin Patentinhaberin ist und bereits in den [A.]-Angeboten auf die Möglichkeit, bei den Pool-Mitgliedern direkt Lizenz zu nehmen, hingewiesen wurde. Auch handelt es sich um keinen Punkt, der nicht im Laufe der Vertragshandlungen ausgeräumt werden könnte.

4. Nachdem die Klägerin mithin ihre Obliegenheiten erfüllt hat, war die Beklagte gehalten, alsbald mit einem Gegenangebot zu reagieren und - im Fall der Ablehnung des klägerischen Angebots - eine angemessene Sicherheit zu stellen und abzurechnen. Diese Obliegenheiten hat die Beklagte nicht erfüllt.

a) Ein explizites Gegenangebot zu dem Angebot vom 13.04.2015 hat sie nicht vorgelegt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Beklagte nach wie vor ihr Angebot vom 06.10.2014 (Anlage [B] 13) aufrechterhält und sich hieran gebunden fühlt, so dass im Ergebnis ein Gegenangebot der Beklagten vorliegt.

b) Allerdings entspricht dieses Angebot offensichtlich nicht den üblichen Gepflogenheiten und kann daher nicht als FRAND angesehen werden. Wie bereits dargelegt, entspricht es in Konstellationen wie der vorliegenden nicht den üblichen Usancen, lediglich eine auf Deutschland beschränkte Einzellizenz am Klagepatent zu vereinbaren. Dementsprechend wird ein redlicher und lizenzwilliger Verhandlungspartner auf ein Lizenzangebot des Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz zum Gegenstand hat, nicht mit einem auf Deutschland und das Klagepatent beschränkten Gegenangebot reagieren, wenn er bzw. der hinter ihm stehende Konzern den angegriffenen Ausführungsformen entsprechende Produkte auch in anderen Schutzstaaten des Klagepatents und der weiteren Portfolio-Patente vertreibt.

Soweit die Beklagte parallel zu ihrem Angebot vom 06.10.2014 schriftsätzlich bindend ihre Bereitschaft erklärt hat, nach Wahl der Klägerin auch an allen deutschen Patenten Lizenz zu nehmen und die FRAND-Lizenzgebühr durch ein Gericht oder Schiedsgericht festsetzen zu lassen, ist bereits fraglich, ob diese bloße Erklärung dem vom Gerichtshof geforderten konkreten Gegenangebot gleichwertig ist. Jedenfalls bleibt auch dieses Angebot bei der Beschränkung auf Deutschland stehen und entspricht daher nicht den üblichen Gepflogenheiten.

c) Überdies hat die Beklagte zudem weder über die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit abgerechnet noch Sicherheit geleistet.

Die Pflichten zur Sicherheitsleistung und Abrechnung entfallen nicht dadurch, dass die Beklagte angeblich ihre Benutzungshandlungen in Deutschland eingestellt hat. Zwar hebt der Gerichtshof in Rn. 71 der Entscheidung €Huawei ./.ZTE€ darauf ab, dass der Patentbenutzer auf das Angebot des Patentinhabers zur Abwendung der Verbietungsrechte mit der erforderlichen Sorgfalt zu reagieren hat, €während er das betreffende Patent weiter benutzt.€ Wie sich jedoch aus Rn. 67 und dem Sinn und Zweck der Sicherheitsleistung und der Abrechnung, nämlich zum einem dem Patentinhaber als Ausgleich für die Suspendierung seiner Verbietungsrechte, die auch bei der bloßen Einstellung der Benutzungshandlung durch den Patentbenutzer fortbestehen, jedoch suspendiert sind, einen Ausgleich zu gewähren und zum anderen die Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers nach Ablehnung des Angebots des Patentinhabers zu dokumentieren, ergibt, ist dies nicht so zu verstehen, dass die Einstellung der Benutzungshandlungen ohne weiteres zu einer Suspendierung der Verbietungsrechte des Patentinhabers führt. Vergangene Benutzungshandlungen, über die abzurechnen und Sicherheit zu leisten ist, werden durch die Einstellung der künftigen Benutzungshandlungen nicht ungeschehen gemacht.

d) Das Verhalten der Beklagtenseite entspricht ungeachtet dessen, dass sie bereits die vom Gerichtshof aufgestellten Bedingungen nicht eingehalten hat, auch aufgrund der weiteren Umstände nicht dem Telos des Urteils des Gerichtshofs, der Verzögerungstaktiken gerade nicht privilegieren möchte. Auch bei einer Gesamtbetrachtung des Verhaltens der Beklagten bzw. ihrer Konzernmutter entsteht nämlich der Eindruck, dass sich die Beklagtenseite einer Lizenznahme, die den üblichen Gepflogenheiten entspricht, entziehen und den Abschluss eines Lizenzvertrags hinauszögern möchte. Demgegenüber vermag die Kammer nicht zu erkennen, dass die Klägerin die Klage als Druckmittel benutzen wollte, um unangemessene Lizenzgebühren durchzusetzen zu wollen.

So hatte bereits [A.] der Mutter der Beklagten das Lizenzierungsprogramm für DVD-Software vorgestellt. Auch wenn diese Vorstellung nicht den Anforderungen an das vom Europäischen Gerichtshof aufgestellte Hinweiserfordernis genügen mag, wird man davon auszugehen haben, dass der Mutter der Beklagten bewusst gewesen ist, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die eingesetzte DVD-Software die Lehre zumindest eines der Poolpatente benutzen könnte. Ein unbefangener Patentbenutzer hätte in dieser Situation entweder darauf hingewiesen, dass er - aus seiner Sicht - nur lizenzierte Software von [Y.] einsetzt und daher eine Lizenznahme nicht erforderlich ist oder um Erläuterung, inwieweit die DVD-Software Portfolio-Patente verletzt, gebeten. Jedenfalls ist es ungewöhnlich, dass die Vorstellung des Lizenzprogramms nicht zur Aufnahme von Gesprächen geführt hat. Dass die Klägerin aus diesem Verhalten den Schluss gezogen hat, dass der Konzern der Beklagten nicht lizenzwillig sei, und daher ohne weiteres Klage gegen die Beklagte als für Deutschland zuständige Konzerngesellschaft erhoben hat, lässt jedenfalls in Übergangsfällen nicht den Schluss zu, dass die Klägerin mit der Klage das Ziel verfolgen würde, über den Druck der Verbietungsrechte unangemessene Lizenzgebühren durchsetzen.

Gestützt wird dies durch den weiteren Prozessverlauf.

Das Lizenzangebot der Beklagten vom 06.10.2014 (Anlage [B] 13) war augenscheinlich nicht annahmefähig, so dass die Nichtannahme dieses Angebot durch die Klägerin keine Anhaltspunkte für ein kartellrechtswidriges Verhalten der Klägerin begründet. Das Angebot erstreckte sich nämlich nur auf das Klagepatent, die Beklagte und als Schutzland Deutschland, obwohl es sich bei dem DVD-Standard um einen weltweiten Standard handelt und der Konzern der Beklagten weltweit tätig ist und es daher - allein schon aufgrund des Umstands, dass es sich um ein europäisches Patent mit weiteren Schutzstaaten handelt - auf der Hand lag, dass im Fall der Patentverletzung nicht allein Deutschland betroffen ist. Im Fall der Annahme des Angebots der Beklagten wäre die Klägerin gezwungen gewesen, in jedem anderen Land entsprechende Patente gerichtlich durchzusetzen. Ein solches Verhalten des Konzerns der Beklagten, das darauf abzielt, nur für diejenigen Länder, in denen man verklagt wird, ein Lizenzangebot beschränkt auf das jeweilige Klagepatent vorzulegen, entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten eines lizenzwilligen Patentbenutzers. Auch in der weiteren Erklärung in der Klageerwiderung, bereit zu sein, eine Portfolio-Lizenz an den deutschen Patenten der Klägerin zu nehmen und die FRAND-Bedingungen dieser Lizenz durch ein Gericht oder ein Schiedsgericht festlegen zu lassen, ist die sachfremde Beschränkung auf Deutschland enthalten.

Mit Schreiben vom 28.11.2014 (Anlage K 1 d), mit dem sie auf das Beklagtenangebot vom 06.10.2014 antwortete, schlug die Klägerin sodann vor, das Beklagtenangebot dahingehend abzuändern, dass Lizenznehmer die Muttergesellschaft der Beklagten ist, dass Lizenzgegenstand eine Portfolio-Lizenz an allen [A.]-Pool-Patenten der Klägerin ist und dass die Lizenz alle Länder umfasst, in denen eins der Lizenzpatente gewährt wurde, und es im Übrigen bei dem von der Beklagten vorgeschlagenen Lizenzvertrag zu belassen, so dass mit diesen Änderungen dann auf der Grundlage des Beklagtenangebots ein Lizenzvertrag unterschrieben werden könne. Damit forderte die Klägerin nichts, was nicht üblich oder unbillig gewesen wäre. Insbesondere akzeptierte die Klägerin damit auch die Regelung zur Lizenzhöhe, die ein Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB zugunsten der Klägerin vorsah. Hierauf reagierte die Beklagte nicht, sondern hielt unausgesprochen an einer Einzellizenz bzw. einer auf Deutschland beschränkten Poollizenz, wie sie nicht den wirtschaftlichen Gepflogenheiten entspricht, fest.

Mit dem neuen Angebot der Klägerin von 13.04.2015 (Anlage K 1 f) haben sich weder die Beklagten noch ihre Konzernmutter inhaltlich auseinandergesetzt, sondern lediglich fehlende Informationen zum Verletzungssachverhalt und zur Berechnung der Lizenzgebühr moniert. In dem Schreiben wies die Beklagtenseite unter Bezugnahme auf die Schlussanträge des Generalanwalts Wathelet im Verfahren €Huawei ./. ZTE€ auf das angebliche Erfordernis detaillierter Claim-Charts für alle Portfolio-Patente hin. Die Claim-Charts müssten geeignet sein, den Verletzungstatbestand in einem Gerichtsverfahren zu belegen, was u.a. detaillierte Verweise auf die Stellen im DVD-Standard erfordere, die die Klägerin für relevant für die Verletzung halte. Warum die übersandten Claim-Charts keine ausreichende Grundlage für die Beurteilung des Verletzungssachverhalts der behandelten Patente darstellen sollen, insbesondere in welchen konkreten Punkten Verständnisprobleme bestehen, ließ das Schreiben vom 05.05.2015 jedoch offen. Stattdessen wurde allein mit den angeblich aus der Stellungnahme des Generalanwalts abzuleitenden Verpflichtungen der Klägerin abstrakt argumentiert, so dass der Eindruck entsteht, dass es der Beklagtenseite nicht so sehr um den Inhalt der Informationen, sondern vielmehr darum ging, den Einstieg in die Verhandlungen durch die Diskussion von vermeintlichen rechtlich geforderten Formalien hinauszuzögern. Dieser Eindruck wird dadurch weiter bestärkt, dass die Forderung nach Claim-Charts für alle Portfolio-Patente über die Anforderungen hinausgeht, die die Beklagte in der Klageerwiderung (Rn. 105) auf der Grundlage der Rechtsansicht der EU-Kommission im Fall Samsung (Entscheidung vom 29.04.2013, Case AT.39939 - Samsung) noch als für den Fall einer Portfolio-Lizenz angemessen angesehen hat. Dort hatte sie noch die Vorlage einer sog. €proud list€, d.h. ausgewählter Portfolio-Patente mit dazugehörigen Claim-Charts, als ausreichend für den Einstieg in Verhandlungen angesehen. Dass die Beklagtenseite nach den Schlussanträgen des Generalanwalts hiervon abwich, ist offenbar allein darin begründet, dass sie ihre formale Position nunmehr als gestärkt angesehen hat. Eine konstruktive Kritik am Angebot der Klägerin oder etwaige konkrete Gegenvorschläge sind jedenfalls nicht ersichtlich. Parteien, die ernsthaft an einer zügigen, wirtschaftlich vernünftigen Einigung interessiert sind, werden sich indes nicht bei reinen Formalien aufhalten, sondern sich zügig dem Kern der Sache zuwenden.

5. Nach alledem kann die Durchsetzung des Unterlassungs- und Rückrufanspruchs nicht als kartellrechtswidrig nach Art. 102 AEUV angesehen werden. Erst Recht ist die Durchsetzung der übrigen von der Klägerin verfolgten patentrechtlichen Ansprüche nicht kartellrechtswidrig. Für den Schadensersatzanspruch und den ihn vorbereitenden Rechnungslegungsanspruch gilt nach der Entscheidung des Gerichtshofs in der Sache €Huawei ./. ZTE€ ohnehin, dass sie keine unmittelbaren Auswirkungen darauf haben, ob die angegriffenen Ausführungsformen auf den Markt gelangen oder auf ihm verbleiben, und dass ihre Durchsetzung daher aufgrund der fehlenden kartellrechtlichen Relevanz nicht als missbräuchlich im Sinne des Art. 102 AEUV anzusehen ist (Rn. 74). Ob der Inhalt dieser Ansprüche indirekt dadurch modifiziert wird, dass bei SEPs mit FRAND-Verpflichtungserklärung eine Berechnung des Schadens nur nach der Methode der Lizenz-Analogie in Betracht kommt und sich daher der Rechnungslegungs-/Auskunftsanspruch nur auf diejenigen Informationen erstreckt, die für diese Berechnung erforderlich sind, kann vorliegend dahinstehen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Beklagtenseite zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrags bereit ist, steht vorliegend nicht fest, dass es zum Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages kommen wird, so dass die Auskunftsansprüche bereits aus diesem Grund nicht beschränkt sind. Die begehrte Schadensersatzfeststellung ist ohnehin unabhängig von der Berechnungsmethode, die erst im Betragsverfahren festgelegt werden muss.

6. Auch die weiteren auf kartellrechtliche Erwägungen bzw. die Grundsätze von Treu und Glauben gestützten Einwände der Beklagten gegen die Durchsetzbarkeit der verfolgten Ansprüche verfangen nicht.

a) Der Durchsetzung der verfolgten Ansprüche steht insbesondere nicht Art. 101 AEUV entgegen. Selbst wenn die Klägerin keine beachtliche FRAND-Erklärung abgegeben haben sollte und dadurch die Standardisierung und/oder die Einbringung der Lehre des Klagepatents in den Standard gegen Art. 101 AEUV verstoßen würde, würde dies nicht zu einer Durchsetzungssperre der verfolgten Ansprüche, insbesondere des Unterlassungs- und Rückrufsanspruchs führen. Ein Verstoß gegen Art. 101 AEUV hätte zunächst die Nichtigkeit der Standardisierungsvereinbarung zur Folge. Darüber hinaus stünden Dritten nach nationalem Recht zivilrechtliche Ansprüche zu, die in Deutschland nach § 33 GWB auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz gerichtet sind. Bezugspunkt des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs ist dabei der Kartellverstoß, nämlich die Festlegung des Standards. Dementsprechend ist weder der Unterlassungsanspruch noch der Beseitigungsanspruch gegen die Durchsetzung des betreffenden Patents gerichtet. Die Verpflichtung zur Erteilung einer Zwangslizenz besteht nur bei einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV und kann nur unter diesem Gesichtspunkt einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand begründen. Soweit die Kammer im Aussetzungsbeschlüssen paralleler Verfahren eine andere Rechtauffassung in Erwägung gezogen hat, hält sie hieran nach nochmaliger Prüfung nicht fest.

Nichts anderes gilt für den Schadensersatzanspruch. Auch dieser Anspruch ist nicht auf die Erteilung einer Lizenz gerichtet. Selbst wenn man dies anders sehen wollte, würde eine aus Art. 101 AEUV folgende Verpflichtung nicht über die Pflicht zur Lizenzerteilung nach Art. 102 AEUV hinausgehen. Auch in diesem Fall könnte Gegenstand des Anspruchs allenfalls eine FRAND-Lizenz und keine Null-Lizenz sein, so dass die Ausführungen zu Art. 102 AEUV entsprechend geltend. Denn Ausfluss von Beseitigungs- und Schadensersatzansprüchen wäre allenfalls, die betroffenen Dritten so zu stellen, wie sie stünden, wenn der Patentinhaber sich kartellrechtskonform verhalten hätte. Das maßgebliche Alternativszenario ist dabei nicht, dass das SEP nicht in den Standard aufgenommen worden wäre und der Benutzer dementsprechend nicht auf seine Nutzung angewiesen wäre, so dass ihm nunmehr die Nutzung kostenlos und ohne Einschränkung gewährt werden müsste, sondern dass sich der Patentinhaber rechtskonform verhalten und eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hat. Denn einen Kartellverstoß würde nicht die Standardisierung an sich oder die Aufnahme der patentgemäßen Lehre in den Standard begründen, sondern die fehlende Bereitschaft, Interessenten das betreffende Patent zu FRAND-Bedingungen zu lizenzieren. Daher wäre ein etwaiger Schadensersatzanspruch nicht darauf gerichtet, dem Patentbenutzer eine kostenlose Nutzung des Patents zu gestatten, sondern darauf, ihn so zu stellen, wie wenn eine FRAND-Erklärung abgegeben worden wäre. Für die Frage einer Lizenzierungspflicht folgt daraus, dass die Dritten im Wege des Schadensersatzes allenfalls verlangen könnten, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erhalten. Für die Frage der Durchsetzbarkeit von patentrechtlichen Ansprüchen gelten insoweit wiederum die Kriterien, die der Gerichtshof in seiner Entscheidung €Huawei ./.ZTE€ aufgestellt hat.

b) Die Klägerin ist auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen oder nach Treu und Glauben gehalten, vor der Beklagten die Herstellerin der DVD-Software [Y.] in Anspruch zu nehmen bzw. mit dieser vorrangig nach den Grundsätzen des Gerichtshof über eine FRAND-Lizenz zu verhandeln. Es gibt keinen Grundsatz, dass der Patentinhaber im Falle von patentverletzenden Komponenten einer Vorrichtung ausschließlich gegen den Hersteller dieser Komponenten vorzugehen habe. Entgegen der Auffassung der Beklagten enthält auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe (Beschluss vom 23.04.2015, 6 U 44/15) keinen solchen Grundsatz. Die dortige Konstellation ist auch nicht mit der hiesigen Konstellation vergleichbar. Insbesondere ist die Beklagte keine Vertriebsgesellschaft im dortigen Sinne, die patentverletzende Fremdprodukte unverändert als solche, insbesondere mit der Fremdmarke, vertreibt. Vielmehr hat der Mutterkonzern der Beklagten eine Software auf seinen Computern vorinstalliert, die hierdurch patentverletzend wurden, und die Computer über die Beklagte in Deutschland unter der Konzernmarke vertreiben lassen. Die Beklagte hat überdies auch nicht dargetan, dass [Y.] hinsichtlich der hier in Rede stehenden vorinstallierten DVD-Software lizenzwillig wäre. Auch aus der Entscheidung €Huawei ./.ZTE€ lässt sich nicht ableiten, dass ein Patentinhaber zuerst FRAND-Lizenzverhandlungen nach dem dort vorgesehenen Regime mit dem Hersteller der patentverletzenden Komponenten führen muss, bevor er an einen Patentbenutzer, der ein Produkt, das u.a. die patentverletzende Komponente enthält, in Verkehr bringt, mit einem Lizenzangebot herantritt. Allein der Umstand, dass die Verhandlungsposition des Patentinhabers gegenüber dem Hersteller der Komponenten angeblich schwächer sein soll, begründet noch kein gegen Treu und Glauben oder kartellrechtliche Grundsätze verstoßendes Verhalten des Patentinhabers.

Ob etwas anderes gilt, wenn die Klägerin in kollusiven Zusammenwirken mit [Y.] den Verkauf von nicht lizenzierter Software dulden würde, um die Abnehmer wegen Patentverletzungen in Anspruch nehmen zu können, kann dahinstehen. Für eine solche Konstellation fehlt es an konkretem Tatsachenvortrag der insoweit darlegungsbelasteten Beklagten.V.

Die Kammer hat den Rechtsstreit nicht bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Die Entscheidung über die Nichtigkeitsklage ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer hat aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahingehend ausgeübt, dass von einer Aussetzung des Verletzungsprozesses abgesehen wird. Dabei hat sich die Kammer von folgenden grundsätzlichen Überlegungen leiten lassen:

Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nach diesen allgemeinen Grundsätzen nur dann auszusetzen, wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass das Klagepatent aufgrund eines Einspruchs oder einer Nichtigkeitsklage widerrufen oder vernichtet wird (BGH GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten). Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klageschutzrechts genügt für eine Aussetzung dagegen nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung vom Staat auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird.

Diesem Grundsatz liegt letztlich eine Interessensabwägung zugrunde, die das Interesse des Patentinhabers am Fortgang des Verfahrens dem Interesse des vermeintlichen Patentbenutzers daran, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich später letztlich als nicht rechtsbeständig erweist, und dem allgemeinen Interesse an der Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen gegenüberstellt. Bei der vorzunehmenden Interessensabwägung kann auch der Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage eine Rolle spielen, insbesondere dann, wenn der späte Zeitpunkt ihrer Erhebung Ausdruck einer nicht stringenten Verfolgung der eigenen objektiven Interesse des Beklagten ist und dem Kläger prozessuale Reaktionsmöglichkeiten abschneidet. So verlieren die abwägungsrelevanten Interessen des Beklagten regelmäßig an Gewicht und es kommt eine Aussetzung regelmäßig dann nicht in Betracht, wenn der Beklagte eine Nichtigkeitsklage erst so kurzfristig vor dem Haupttermin im Verletzungsverfahren erhebt oder sich auf eine solche Nichtigkeitsklage eines Dritten beruft, so dass dem Kläger eine angemessene Erwiderung auf das Nichtigkeitsvorbringen vor dem Haupttermin im Verletzungsverfahren nicht mehr möglich ist (LG Düsseldorf, InstGE 3, 54 - Sportschuhsohle). Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass eine spät erhobene Nichtigkeitsklage auch die Zeitspanne der Aussetzung gegenüber dem Fall, dass die Nichtigkeitsklage früher erhoben wurde, verlängern würde. Etwas anderes gilt indes dann, wenn bereits eine summarische Prüfung sicher ergibt, dass der späte Rechtsbestandsangriff zur Vernichtung des Klagepatents führen wird (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1862). Es spricht viel dafür, dass eine solche Konstellation eines späten Rechtsbestandsangriffs vorliegend gegeben ist. Vorliegend hat die Beklagte eine eigene Nichtigkeitsklage erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung erhoben. Davor hatte sie sich auf die Nichtigkeitsklage der [X.] berufen und diese erst rund eine Woche vor dem Termin vorgelegt. Nach dem Vorbringen der Beklagten ist Hintergrund der eigenen Nichtigkeitsklage, dass es sich verdichtende Gerüchte gibt, dass sich die [X.] mit der Klägerin vergleichen wird. Dies ist auch gerichtsbekannt. Es ist daher mehr als zweifelhaft, ob die Nichtigkeitsklage der [X.] überhaupt zur Entscheidung geführt wird und demnach Grundlage für eine Aussetzung sein kann. Dies ist offensichtlich der Beweggrund, weshalb sich die Beklagte zu einer eigenen Nichtigkeitsklage entschlossen und die Verbindung mit der bereits anhängigen Nichtigkeitsklage der [X.] beantragt hat. Es ist indes auch nicht gesichert, dass die neue Klage der Beklagten dem bisherigen Nichtigkeitsverfahren der [X.] (rechtzeitig) hinzuverbunden wird. Selbst wenn die neue Nichtigkeitsklage der Beklagten hinzuverbunden würde und - wie die Beklagte behauptet - vollständig deckungsgleich mit der Nichtigkeitsklage der [X.] wäre, wäre der Klägerin als Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, auf den neuen Angriff im Nichtigkeitsverfahren zu erwidern. Im hiesigen Verfahren könnte sich die Klägerin auch im Falle einer Verbindung der beiden Nichtigkeitsklagen erst nach dem hiesigen Haupttermin zur neuen Nichtigkeitsklage der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren einlassen. Letztlich liegt damit eine Konstellation vor, die mit der Situation der zu spät erhobenen Nichtigkeitsklage zumindest vergleichbar ist. Verlässt sich die Beklagte auf die Nichtigkeitsklage eines Dritten, trägt sie damit das Risiko, dass diese wegzufallen droht und ihre eigene nachgeschobene Nichtigkeitsklage als zu spät angesehen wird, um die Aussetzungsfrage im Verletzungsprozess zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Letztlich kann dies jedoch dahinstehen. Die das Interesse der Klägerin beschreibenden Gesichtspunkte überwiegen im vorliegenden Fall nämlich auch bei Außerachtlassen einer späten Erhebung der Nichtigkeitsklage das Interesse der Beklagten an einer Aussetzung des Rechtsstreits. Dass der Erfolg der Nichtigkeitsklage überwiegend wahrscheinlich ist, kann die Kammer nicht feststellen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Kammer insoweit keine abschließende Sachentscheidung zum Rechtsbestand des Klagepatents zu treffen, sondern lediglich eine summarische Prognose anzustellen hat.

1. Keine überwiegend wahrscheinliche Erfolgsaussicht hat nach Auffassung der Kammer der mit den Nichtigkeitsklagen geltend gemachte Einwand der unzulässigen Erweiterung. Weder für Merkmal d2 (Merkmal 2c2 in der Gliederung der Nichtigkeitsklagen) noch für Merkmal c2 (Merkmal 2b2 in der Gliederung der Nichtigkeitsklagen) lässt sich eine unzulässige Erweiterung mit der notwendigen Sicherheit feststellen. Gleiches gilt für Merkmal c1 (Merkmal 2b1 in der Gliederung der Nichtigkeitsklagen).

a) Unbegründet ist zunächst der Einwand der Beklagten, das in Merkmal d2 enthaltene Teilmerkmal €jede der mehreren ersten Operationsverbotsinformationen weist eine Länge von einem Bit auf€ beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist diese Lehre betreffend das Format der ersten Operationsverbotsinformationen bereits in der dem Klagepatent zugrundeliegenden Stammanmeldung EP 97302312.0 (NK3 der Nichtigkeitsklagen) in ausreichender Weise offenbart. Dies ergibt sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 und 5 der Stammanmeldung, die mit den entsprechenden Figuren in der Klagepatentschrift identisch sind.

In Figur 4 sind beispielhaft fünf verschiedene erste Operationsverbotsinformationen gezeigt, nämlich €search€ (202a), €scan€(202b), €slow€ (202c), €reverse€(202d) und €pause€ (202e). Diese werden in Figur 5 jeweils einer bestimmten, jeweils ein Länge von einem Bit entsprechenden Bitposition b17 bis b21 zugeordnet. Damit könnte nach Auffassung der Kammer durchaus hinreichend offenbart sein, dass jede erste Operationsverbotsinformation die Länge von einem Bit aufweist.

b) Unbegründet ist der Einwand der unzulässigen Erweiterung auch im Hinblick auf Merkmal c2. Auch die in diesem Merkmal enthaltenen Vorgaben hinsichtlich des Formats und der Reihenfolge der zweiten Operationsverbotsinformationen ist bereits in der Stammanmeldung in ausreichender Weise offenbart, was sich unmittelbar aus der nachfolgend wiedergegeben Figur 7 ergibt.

In Figur 7 sind die zweiten Operationsverbotsinformationen mit den Ziffern 212a bis 212e bezeichnet und wiederum fünf Bitpositionen, nämlich b3 bis b7, zugeordnet. Im Textteil der Beschreibung der Stammanmeldung (Seite 37 Zeilen 10 ff) erfolgt dabei folgende Zuordnung: €search€ = (212a), €scan€ = (212b), €slow€ = (212c), €reverse€= (212d) und €pause€ = (212e). Damit ist offenbart, dass die zweiten Operationsverbotsinformationen jeweils die Länge von einem Bit aufweisen und dass sie in der gleichen Reihenfolge wie die ersten Operationsverbotsinformationen angeordnet sind.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann auch die von der Kammer vorgenommene Auslegung des Merkmals c2, die sie der Verletzungsprüfung zugrundegelegt hat, den Einwand der unzulässigen Erweiterung nicht begründen. Nach der von der Kammer im Zusammenhang mit der Verletzungsprüfung vorgenommenen Auslegung des Patents, die der Prüfung der unzulässigen Erweiterung stets vorauszugehen hat (BGH GRUR 2015, 868 - Polymerschaum II 2015, 875 - Rotorelemente), ist Merkmal c2 so zu verstehen, dass nicht sämtliche in den Steuerinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen hinsichtlich der Bitlänge und -position mit den in den Managementinformationen enthaltenen jeweils entsprechenden Operationsverbotsinformationen übereinstimmen müssen, sondern dass es bereits ausreicht, wenn diese Übereinstimmung lediglich im Hinblick auf einen Teil der in den Steuerinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen besteht (vgl. oben unter II.). Ausgehend von dieser Auslegung weist die Beklagte zwar im Ansatz zutreffend darauf hin, dass die Stammanmeldung weder in den Ansprüchen noch in der Beschreibung oder in den Figuren explizit eine Ausführungsform offenbart, bei welcher lediglich ein Teil der in den Steuerinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen in der gleichen Reihenfolge angeordnet ist wie die entsprechenden Operationsverbotsinformationen in den Managementinformationen. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen der ursprungsoffenbarten Ausführungsbeispiele möglich sind. Ein €breit€ formulierter Anspruch kann unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann als unbedenklich zu erachten sein, wenn sich ein in der ursprünglichen Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (vgl. zuletzt BGH GRUR 2014, 970, 971 - Stent (Rz. 19) mit weiteren Nachweisen). Bei Anwendung dieser Grundsätze erscheint es aus Sicht der Kammer auch im vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen, dass der Fachmann das in den Figuren 5 und 7 dargestellte Ausführungsbeispiel lediglich als Ausprägung einer allgemeineren Lehre versteht. Der Fachmann kann nämlich der Figur 5 entnehmen, dass keineswegs alle in den Managementinformationen enthaltenen Operationsverbotsinformationen für die patentgemäße Lehre relevant sind. Gegenstand der Figur 5 ist eine 32-Bit-Struktur. Lediglich fünf Bits sind jedoch konkret dargestellt (b 21 bis b17), während die weiteren Bitstellen nur mit Auslassungszeichen €----€ angedeutet sind. Der Grund für diese Darstellung liegt darin, dass nur die fünf konkret dargestellten Bits relevant sind für den Vergleich mit den in Figur 7 gezeigten in den Steuerinformationen enthaltenen zweiten Operationsverbotsinformationen. Nachdem der Fachmann daher bei Betrachtung der Figur 5 erkennt, dass lediglich eine Teilmenge der dort insgesamt gezeigten 32 Bits für die patentgemäße Lehre relevant sind, erscheint es denkbar, dass er diese Erkenntnis auch auf Figur 7 überträgt und dementsprechend zu dem Ergebnis kommt, dass es ausreicht, wenn lediglich Teilmengen der in beiden Figuren gezeigten Bitstrukturen übereinstimmen. Jedenfalls kann die Kammer ohne sachverständige Hilfe nicht mit der für eine Aussetzung des vorliegenden Rechtsstreits notwendigen Sicherheit ausschließen, dass der Fachmann dem in der Ursprungsanmeldung enthaltenen Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 5 und 7 eine solche allgemeine Lehre entnimmt.

c) Auch der Einwand der unzulässigen Erweiterung im Hinblick auf Merkmal c1 €erste Datengruppe€ verfängt nicht. Auch dieses Merkmal ist bereits in der Stammanmeldung in ausreichender Weise offenbart. Wie sich aus der Stammanmeldung, dort S. 38, Zeilen 12-1, ergibt, beziehen sich die zweiten Operationsverbotsinformationen in dem dort dargestellten Ausführungsbeispiel nicht auf die Program Chain (PGC), sondern auf eine Einheit der Programm Chain. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei dieser Einheit der Programm Chain um die VOBU. Nach der allgemeineren Lehre der Patentansprüche des Klagepatents und der Stammanmeldung wird diese Einheit als erste Datengruppe bezeichnet. Ein Unterschied zu der ersten Datengruppe aus dem Klagepatent vermag die Kammer nicht festzustellen. Lediglich ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Umstand, dass die Verallgemeinerung der Program Chain in Anspruch 9 des Klagepatents als €mehrere ersten Datengruppen€ (Merkmal d) und in den Ansprüchen der Stammanmeldung als €zweite Datengruppe (PGC)€ bezeichnet wird, nach Auffassung der Kammer im Übrigen ebenfalls keinen inhaltlichen Unterschied begründet.

2. Auch hinsichtlich der mit den Nichtigkeitsklagen geführten Angriffe gegen die Neuheit des Klagepatents, die zum einen auf das EP 0 795 869 (Anlage NK 9 der Nichtigkeitsklagen, nachfolgend: EP 869) und zum anderen auf das EP 0 788 106 (Anlage NK 11 der Nichtigkeitsklagen, nachfolgend: EP 106) gestützt werden, kann die Kammer keine überwiegend wahrscheinliche Erfolgsaussicht feststellen.

a) Für die Prüfung der Neuheitsschädlichkeit ist davon auszugehen, dass das Klagepatent die Priorität ihrer Prioritätsschrift (NK 4 in den Nichtigkeitsverfahren) zu Recht in Anspruch nimmt. Die Beklagte hat nichts Erhebliches für die Unwirksamkeit des Prioritätsanspruchs vorgetragen. Sie hat lediglich darauf verwiesen, dass die bereits oben bei der Frage der unzulässigen Erweiterung behaupteten Offenbarungsmängel auch mit Blick auf das Prioritätsdokument vorlägen. Dass die behaupteten Offenbarungsmängel bei der Stammanmeldung vorliegen, hat die Kammer nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen vermocht. Die Beklagte zeigt nicht auf, weshalb diese Punkte mit Blick auf die Prioritätsschrift anders zu beurteilen sein sollten.

b) Die nachveröffentlichte EP 869 nimmt die Priorität der japanischen Patentanmeldung JP 59838/96 vom 15. März 1996 in Anspruch und bildet daher nach Art. 54 Abs. 3 EPÜ relevanten Stand der Technik (nur) für die Neuheitsprüfung.

Im Zusammenhang mit der EP 869 ist zunächst zu berücksichtigen, dass diese Entgegenhaltung im Erteilungsverfahren bereits bekannt war und als nicht neuheitsschädlich qualifiziert wurde. Derlei bekannter Stand der Technik kann nach ständiger Praxis der Kammer in der Regel eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens grundsätzlich nicht rechtfertigen.

Unabhängig von diesen allgemeinen Erwägungen kann sich die Kammer auch aufgrund einer eigenen inhaltlichen Prüfung der EP 869 nicht die für eine Aussetzung notwendige Gewissheit verschaffen, dass es sich bei diese Entgegenhaltung um einen für das Klagepatent neuheitsschädlichen Stand der Technik handelt. Unstreitig offenbart die EP 869 lediglich eine einzige Operationsverbotsinformation (vgl. die dortigen Figuren 5 und 7). Nach Auffassung der Kammer fehlt es daher wohl an einer Vorwegnahme der Merkmale c1, c2, d1 und d2. Zutreffend weist die Klägerin insoweit darauf hin, dass sich die mehreren ersten und zweiten Operationsverbotsinformationen des Klagepatents auf inhaltlich unterschiedliche Operationen beziehen müssen. Dies ergibt sich bereits unmittelbar aus dem Wortlaut der Merkmale (€in Abhängigkeit von der vorbestimmten Operation€). Dieser Wortlaut kann nur in der Weise verstanden werden, dass sich die Abhängigkeit auf die Art bzw. den Inhalt der jeweiligen Operation bezieht. Entgegen der Auffassung der Beklagten erfasst der Wortlaut des Klagepatents dagegen nicht Ausgestaltungen, bei welchen mehrere (inhaltlich gleiche) Operationsverbotsinformationen für verschiedene Zellen vorhanden sind. In einem solchen Fall bezieht sich die Abhängigkeit nämlich nicht auf die Operation, sondern vielmehr auf die Zellennummer. Im übrigen wird die hier vertretene Auslegung, dass sich die mehreren ersten und zweiten Operationsverbotsinformationen des Klagepatents auf inhaltlich unterschiedliche Operationen beziehen müssen, auch durch die Beschreibung und die Figuren des Klagepatents durchgängig bestätigt.

c) Auch die - ebenfalls nachveröffentlichte und daher aufgrund der japanischen Prioritätsanmeldung JP 211947/95 vom 21. August 1995 nur für die Neuheitsprüfung relevante - EP 106 rechtfertigt nicht die Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits.

Die EP 106 ist im Erteilungsverfahren einer sorgfältigen Würdigung unterzogen worden. So hat der Prüfer im Hinblick auf diese Entgegenhaltung während des Erteilungsverfahrens negative Prüfungsbescheide erlassen. Nach einer wiederholten Änderung des Anspruchssatzes wurde das Klagepatent schließlich erteilt. Angesichts dieser Erteilungsgeschichte kommt in der Regel nach der bereits geschilderten Praxis der Kammer eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens nicht in Betracht.

Unabhängig von diesen allgemeinen Erwägungen kann sich die Kammer auch aufgrund einer eigenen inhaltlichen Prüfung der EP 106 (bzw. der - soweit hier von Interesse - inhaltsgleichen JP 947) nicht die für eine Aussetzung notwendige Gewissheit verschaffen, dass es sich bei dieser Entgegenhaltung um einen für das Klagepatent neuheitsschädlichen Stand der Technik handelt. Namentlich verbleiben bei der Kammer Zweifel, ob die Merkmale c2 und d2 durch die JP 947 vorweggenommen sind, insbesondere ob dort die in diesen Merkmalen gelehrte Bitlänge von einem Bit offenbart ist. Unstreitig sieht die JP 947 sogenannte €function limitation infomation€ vor, in welchen die Beklagte die klagepatentgemäßen Operationsverbotsinformationen sehen will. Mittels dieser €function limitation infomation€ können beispielsweise die Operationen €Backward_Scan€, €Forward_Scan€, €fast forward€ oder €rewinding€ entweder erlaubt oder verboten werden. Ebenso ist jedoch unstreitig, dass die Bitlänge dieser €function limitation infomation€ an keiner Stelle in der Entgegenhaltung ausdrücklich offenbart ist. Insbesondere ist nicht ausdrücklich offenbart, dass diese eine Länge von genau einem Bit aufweisen. Daher könnte die Entgegenhaltung nur dann als neuheitsschädlich qualifiziert werden, wenn die klagepatentgemäße Bitlänge dort jedenfalls implizit offenbart wäre. Eine solche implizite Offenbarung will die Beklagte im ersten Prüfungsschritt der nachfolgend wiedergegebenen Figur 17 erkennen, da bei der dort genannten Operation nur zwei Zustände möglich seien, nämlich €permitted€ (Y) oder €prohibited€ (N), und der Informationsgehalt einer solchen Entscheidung lediglich ein Bit (0 oder 1) betrage.

Ob der Fachmann jedoch indessen tatsächlich der Figur 17 eine solche implizite Offenbarung entnimmt, kann die Kammer innerhalb der vorliegend zu treffenden Prognoseentscheidung nicht abschließend klären. Gegen eine solche implizite Offenbarung könnte sprechen, dass unstreitig die Verbotsinformation betreffend die Operation €copy allowance€ eine Länge von mindestens zwei Bits erfordert und möglicherweise ein sachliches Interesse besteht, sämtliche Verbotsinformationen einheitlich zu konfigurieren. Ferner hat die Klägerin zu bedenken gegeben, dass jedenfalls in den weiteren in Figur 17 gezeigten Prüfungsschritten jeweils mehr als ein Bit abgeprüft werde. Auch hieraus könnte der Fachmann möglicherweise Rückschlüsse für die Konfiguration des ersten Prüfungsschritts zu ziehen. All diese Gesichtspunkte kann die Kammer nicht aus eigener Sachkunde abschließend bewerten. Damit könnte lediglich mit Hilfe eines Sachverständigen festgestellt werden, ob die Darstellung in Figur 17 durch den Fachmann im Sinne einer impliziten Offenbarung der Bitlänge von einem Bit verstanden wird. Da jedoch im Rahmen der hier zu treffenden bloßen Prognoseentscheidung die Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht in Betracht kommt, kann sich die Kammer nicht die notwendige Sicherheit darüber verschaffen, dass die JP 947 im Hinblick auf das Klagepatent neuheitsschädlich ist.

Ebenso wenig vermag die Kammer ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen auszuschließen, dass die Auflistung der einzelnen Verbotsinformationen in Fig. 6 und Fig. 10 der JP 947, wie die Klägerin behauptet, eine schlichte Angabe des möglichen Inhalts der übergeordneten €function limitation information€ ist und die dabei verwendete Reihenfolge nicht als Festlegung einer Reihenfolge bei der programmtechnischen Umsetzung zu verstehen ist

Daher hat die Kammer von einer Aussetzung abgesehen.VI.

Das von der Beklagten beantragte Nachschubrecht mit Blick auf den lediglich in englischer Sprache vorliegenden Lizenzvertragsentwurf vom 13.04.2015 (Anlage K 1 e) war nicht zu gewähren. Die Beklagte hatte ausreichend Zeit, sich mit dem Angebot zu befassen. Das Angebot wurde den Beklagtenvertretern mit außergerichtlichem Schreiben vom 13.04.2015 übersandt. Selbst wenn man darauf abstellen wollte, dass das Angebot erst mit Schriftsatz vom 20.11.2015, dem ersten inhaltlichen Klägerschriftsatz nach Wiederanrufen des Verfahrens, in den Rechtsstreit eingeführt wurde, bestand genügend Zeit, sich mit dem Angebot auch im Rahmen des Rechtsstreit auseinanderzusetzen, zumal die Beklagte und ihre Mutter sich mit Sicherheit bereits zuvor, nämlich nach der Übersendung am 13.04.2015, mit dem Lizenzangebot befasst haben dürften, so dass es keiner weiteren Analyse bedurfte, um sich hierzu auch schriftsätzlich erklären zu können. Auch der Hinweis, dass die Gerichtssprache deutsch sei und das Lizenzangebot nicht zusammen mit einer deutschen Übersetzung in den Rechtsstreit eingeführt worden sei, verfängt nicht. Die Gerichtssprache bezieht sich zunächst auf die Sprache, in der das Verfahren geführt wird. Anlagen sind nur insoweit zu übersetzen, als es auf ihren Inhalt ankommt und das Gericht und die Gegenpartei auf eine Übersetzung angewiesen sind. Vorliegend sind sowohl das Gericht als auch die Beklagte in der Lage, einen englischsprachigen Lizenzvertragsentwurf zu lesen und in dem Umfang zu verstehen, wie er für die Entscheidung relevant sind. Dass auch die Beklagte der englischen Sprache hinreichend mächtig ist, belegt die vorgelegte außergerichtliche Korrespondenz, die von den Parteivertretern jedenfalls überwiegend in Englisch geführt wurde. Es wäre auch lebensfremd anzunehmen, dass unter den inländischen Mitarbeitern der Beklagten niemand ist, der des Englischen hinreichend mächtig wäre. Überdies hat sich die Beklagte für den Offenbarungsgehalt der Prioritätsschriften JP 59838/96 und JP 211947/95 (NK 10 und 12 der Nichtigkeitsklagen) selbst nur auf englische Übersetzungen aus dem Japanischen berufen. Der Hinweis auf eine nicht vorliegende deutsche Übersetzung des Lizenzvertragsangebots zur Begründung eines Schriftsatznachlasses erscheint daher als reines Formalargument.

Die mündliche Verhandlung war, soweit in den nicht nachgelassenen Schriftsätzen der Beklagten aus dem Zeitraum nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung neuer Sachvortrag enthalten ist, nicht wiederzueröffnen, § 296a ZPO. Der Vortrag ist verspätet, da ausreichend Gelegenheit zu schriftsätzlichem Vortrag bestand. Abgesehen davon führt das weitere Vorbringen nicht zu anderen Bewertungen. Die Kritik der Beklagten an den einzelnen Klauseln des Lizenzvertragentwurfs führt nicht dazu, dass der Lizenzvertrag als offensichtlich nicht FRAND anzusehen wäre. Auch der Vortrag der Beklagten zum behaupteten Sinn und Zweck der übereinstimmenden Reihenfolge der Operationsverbotsinformationen ändert an der oben aufgezeigten Auslegung nichts.VII.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. S. 1, 92 Abs. 1, 709 ZPO.

Vollstreckungsschutz nach § 712 ZPO hinsichtlich des Rückruf- und Vernichtungsanspruchs war nicht zu gewähren. Die Beklagte hat nicht mit der erforderlichen Substanz dargelegt, weshalb ihr die Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungsanspruch einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen soll. Ein pauschaler Hinweis darauf, dass der Rückruf aufgrund des Umfangs der in der Vergangenheit mit den angegriffenen Ausführungsformen getätigten Umsätze zu einer ernsthaften Gefährdung des Geschäftsbetrieb der Beklagten führe und ein nicht zu ersetzender Imageverlust drohe, genügt hierfür nicht. Wie bereits dargelegt ist der Vernichtungsanspruch zudem nicht zwangsläufig auf die körperliche Vernichtung der Computer gerichtet. Inwieweit der Imageverlust höher als in anderen Fällen der Verurteilung wegen einer Patentverletzung sein soll, bleibt offen.

Aus den gleichen Gründen war die Sicherheit für die Vollstreckung des Rückrufs- und Vernichtungsanspruchs nicht in der von der Beklagten genannten Höhe anzusetzen. Die festgesetzte Höhe deckt nach Auffassung der Kammer das Schadensrisiko auch unter Berücksichtigung eines Image-Verlustes ausreichend ab.

LG Mannheim:
Urteil v. 08.01.2016
Az: 7 O 96/14