Bundespatentgericht:
Beschluss vom 2. März 2009
Aktenzeichen: 25 W (pat) 11/08

(BPatG: Beschluss v. 02.03.2009, Az.: 25 W (pat) 11/08)

Tenor

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung FeatureIndexist am 31. August 2006 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u. a.

"Klasse 25 Textilwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren;

Klasse 35 Standortermittlung von Güterwaggongs durch Computer, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Werbung im Internet für Dritte;

Klasse 38 Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen, Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellen von Internetzugängen (Software), Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen zu einem weltweiten Computernetzwerk, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste, Ausstrahlung von Teleshopping-Sendungen, Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren, Durchführen von Videokonferenzen, elektronische Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste, Fernschreibdienste, Fernsprechdienst, Funkdienst, Kommunikation durch faseroptische Netzwerke, Konferenzschaltungen, Mobil-Funktelefondienst, Nachrichtenund Bildübermittlung mittels Computer, Pagingdienste, Personenruf (Rundfunk, Telefon oder mit anderen Mitteln elektronischer Kommunikation), Personenrufdienste, Presseagenturen, Satellitenübertragung, Telefondienst, Telegrafendienst, Telegrafieren, Telegrammdienst (Depeschen), Telegrammübermittlung, Telekonferenzdienstleistungen, Telekopierdienst, Übermittlung von Nachrichten, Vermietung von Faxgeräten, Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung, Vermietung von Modems, Vermietung von Telefonen, Vermietung von Telekommunikationsgeräten, Vermietung von Zugriffszeit auf globale Computernetzwerke;

Klasse 42 Bauberatung, Beratung bei der Gestaltung von Home-Pages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik, Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte, Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Biologische Forschung, Computerberatungsdienste, Computersoftwareberatung, Computersystemanalysen, Computersystem-Design, Datensicherung (elektronische), Datenspeicherung (elektronische), Design von Computer-Software, Design von Home-Pages und Web-Seiten, Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle (Trust-Center), nämlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen Schlüsseln und/oder digitalen Unterschriften, Dienstleistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben, Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines EDV-Programmierers, Dienstleistungen eines Grafikdesigners, Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Industriedesigners, Dienstleistungen eines Innenarchitekten, Dienstleistungen eines Modedesigners, Dienstleistungen eines Physikers, Dienstleistungen eines technischen Messund Prüflabors, Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners, Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten, Dienstleistungen von chemischen Labors, Dienstleistungen von Ingenieuren, digitale Bildbearbeitung, Durchführung chemischer Analysen, Durchführung technischer Tests und Checks, Durchführung von Erdölsuchbohrungen, Durchführung von technischen Messungen, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen, Echtheitsbeglaubigungen von Kunstwerken, Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering), EDV-Beratung, Eichen (Kalibrieren), Einrichtungsberatung, Entwicklung von Nutzungskonzepten in technischer Hinsicht (Facility management), Entwicklungsdienste und Recherchedienste bzgl. neuer Produkte (für Dritte), Ermittlung von Emissionen und Immissionen, Ermittlung von Schadstoffkonzentrationen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellen von Webseiten, Erstellung von Analysen für Erdölförderung, Erstellung von Computeranimationen, Erstellung von geologischen Gutachten, Erstellung von Gutachten über Erdölvorkommen, Erstellung von technischen Gutachten, Erstellung wissenschaftlicher Gutachten, Forschungen auf dem Gebiet der Bakteriologie, Forschungen auf dem Gebiet der Chemie, Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik, Forschungen auf dem Gebiet der Technik, Forschungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus, geologische Forschungen, geologische Schürfarbeiten, Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte, Handel mit Film-, Fernsehund Videolizenzen, Hardund Softwareberatung, Impfen von Wolken, Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen, integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation), Kalibrierung und Funktionsprüfung von Messgeräten, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konstruktionsplanung, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien, Konzeptionierung von Web-Seiten, Kopieren von Computer-Programmen, Landvermessung, Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerkbetriebes, Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen), Lizenzierung von Software, Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten, Materialprüfung, Materialprüfung bei Textilien, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten, Pflege und Installation von Software, physikalische Forschungen, Qualitätsprüfung, redaktionelle Betreuung von Internetauftritten, Registrierung von Domainnamen, Schlichtungsdienstleistungen, Serveradministration, Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen, sozialwissenschaftliche Beratung, Sprachspeicherdienste, Styling (industrielles Design), technische Beratung, technische Projektplanungen, technisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Überprüfen der Straßentauglichkeit von Fahrzeugen, Überprüfung von digitalen Signaturen, Überwachung von Erdölbohrungen, Umweltschutzberatung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Unterwasserforschung, Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting), Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten, Vermietung von Speicherplatz im Internet, Vermietung von Webservern, Vermietung von Web-Servern, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken, Vermittlung von rechtlichem Know-How (Franchising), Vermittlung von technischem Know-How (Franchising), Wartung von Computersoftware, Wartung von Internet-Zugängen (Software), Werkstoffprüfung, Wettervorhersage, wissenschaftliche Forschung, Wolkenimpfen (cloud seeding), Zertifizierungen, Zurverfügungstellen von Webspace (Webhosting), Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet".

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamts die Anmeldung durch Beschluss vom 1. Februar 2008 wegen insoweit fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die aus den Begriffen "Feature" und "Index" zusammengesetzte Wortkombination bedeute "Register mit einem Verzeichnis der Merkmale und Charakteristika der angemeldeten Waren und Dienstleistungen". In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen erkenne der Verkehr darin lediglich einen Hinweis darauf, dass die beanspruchten Dienstleistungen mittels oder unter Zuhilfenahme eines solchen Merkmalsverzeichnisses erbracht würden. In dieser Bedeutung werde die angemeldete Bezeichnung auch bereits im naturwissenschaftlichen Bereich benutzt, um z. B. Reaktionsmöglichkeiten von chemischen oder biologischen Stoffen zu ermitteln. Ebenso finde diese Wortkombination in der Informatik als auch in Zusammenhang mit Multimedia-Datenbanken Verwendung.

In Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten Waren, Textilwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren enthalte das Zeichen lediglich einen Hinweis darauf, dass die Waren mit einem Feature Index ausgestattet sind.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentund Markenamts vom 1. Februar 2008 aufzuheben, soweit die Anmeldung für die o. g. Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist.

Die angemeldete Bezeichnung "FeatureIndex" könne in ihrer Bedeutung als "Register, welches die Angabe von Eigenschaften oder Merkmalen zu einem bestimmten Thema oder einem bestimmten Sachbereich enthalte" nur für solche Waren oder Dienstleistungen beschreibend sein, die die Erstellung oder Verwendung eines solchen Verzeichnisses voraussetzten oder offensichtlich mittels eines solchen Verzeichnisses erbracht würden. Dies treffe aber auf die im Beschwerdeverfahren noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht zu. In Bezug auf diese Waren und Dienstlesistungen weise "FeatrureIndex" keinen unmittelbar beschreibenden Inhalt auf.

Dies gelte beispielsweise für Beratungsdienstleistungen oder Designdienstleistungen in Klasse 42, die von einer natürlichen Person, einem Berater oder Designer, vorrangig ohne Inanspruchnahme von Verzeichnissen o. ä. erbracht würden. Ein weiteres Beispiel seien die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen "Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellen von Internetzugängen (Software)", die auf die Herstellung technischer Voraussetzungen ausgerichtet seien. Auch in Bezug auf die beanspruchten Waren in Klasse 25 (Textilwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren) könne kein unmittelbar beschreibender Inhalt der Bezeichnung "FeatureIndex" festgestellt werden. Ebenso wenig enthalte die Bezeichnung in Bezug auf die die Dienstleistung "Werbung" und alle hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen in Klasse 35 einen beschreibenden Hinweis auf einen Index bzw. ein Register mit einem Verzeichnis der Merkmale und Charakteristika dieser Dienstleistungen.

Der angemeldeten Bezeichnung könne daher weder die Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch sei sie freihaltebedürftig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. zur st. Rspr. BGH GRUR 2003, 1050 -Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 -Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39). Die Unterscheidungskraft ist dabei stets in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 67), so dass es nicht darauf ankommt, ob der Bezeichnung auch in Zusammenhang mit anderen Waren/Dienstleistungen dieses Schutzhindernis entgegensteht.

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine Zusammenfügung der Begriffe "Feature" und "Index", was schon aufgrund der Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar ist. Der Begriff "Feature" hat in seiner Bedeutung "typisches Merkmal, charakteristische Eigenschaft" ebenso Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden (vgl. DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl., S. 451) wie der weitere Bestandteil "Index", welcher "Anzeiger, Register, Verzeichnis" bedeutet (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 825). Soweit der Begriff "Index" abweichend von seinem ursprünglichen Sinngehalt in Wortkombinationen wie z. B. "Preisindex, Lebenshaltungskostenindex" einen statistischen Messwert bezeichnet (vgl. DUDEN, a. a. O. S. 825), liegt ein solches Verständnis bei einer Kombination mit dem Begriff "Feature" in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht nahe, da Eigenschaften, Merkmale oder Charakteristika von Waren und/oder Dienstleistungen anders als Preise, Aktienkurse etc. einer Ermittlung bzw. Berechnung solcher (Mittel-)Werte in aller Regel nicht zugänglich sind.

Die beiden Begriffe fügen sich damit aber für den Verkehr zu der aus sich heraus verständlichen Bezeichnung "Register/Verzeichnis, welches Angaben zu Eigenschaften oder Merkmalen enthält" oder auch kurz "Merkmals-/Eigenschaftsverzeichnis" zusammen, was auch seitens der Anmelderin nicht in Abrede gestellt wird. Die Markenstelle hat zudem durch die dem angefochtenen Beschluss beigefügten Nachweise belegt, dass die Bezeichnung jedenfalls im naturwissenschaftlichen Bereich, in der Informatik sowie im Multimediabereich wie auch im Bereich der Informatik bereits Verwendung findet.

Solche Eigenschaftsbzw. Merkmalsverzeichnisse können jedoch über die vorgenannten Bereiche hinaus gleichsam zu jeder denkbaren Ware wie auch Dienstleistung erstellt werden. So kann vor allem auch jede der beanspruchten und hier noch relevanten Dienstleistungen über spezielle Eigenschaften und charakteristischen Merkmale und damit "Features" verfügen, die in einem entsprechenden Verzeichnis aufgeführt und gelistet werden können und auf die in Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung zurückgegriffen werden kann. Dies gilt insbesondere auch für solch speziellen von der Anmelderin beanspruchte Dienstleistungen wie "Wolkenimpfen (cloud seeding)" in Klasse 42 oder auch der zu Klasse 35 beanspruchten "Standortermittlung von Güterwaggons durch Computer". Ebenso können entsprechende Verzeichnisse über Merkmale und Eigenschaften auch zu den beanspruchten Waren der Klasse 25 "Textilwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren" bestehen. Zutreffend hat die Markenstelle dazu unter Bezug auf dem angefochtenen Beschluss beigefügte Belege darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der sogenannten und von den beanspruchten Oberbegriffen erfassten "Funktionskleidung" Eigenschaften und damit "Features" wie Wasserund Winddichte, Atmungsaktivität etc. von Bedeutung sind, so dass der Verkehr auch insoweit in der angemeldeten Bezeichnung nur einen Hinweis auf ein entsprechendes -z. B. der Waren beigefügtes -Verzeichnis erkennt.

Angesichts dieses klaren und ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalts der angemeldeten Begriffskombination drängt sich dann aber in Zusammenhang mit sämtlichen vorliegend noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein sachbezogenes Verständnis der Begriffskombination in dem Sinne auf, dass diese mittels oder unter Inanspruchnahme oder auf Basis eines solchen Merkmals-/Eigenschaftsverzeichnisses erbracht werden oder sich auch inhaltlich mit einem solchen Verzeichnis/Register befassen bzw. -was die Waren betrifft -die Eigenschaften, Merkmale dieser Waren in einem solchen Verzeichnis aufgeführt sind.

Dies nimmt der Bezeichnung aber jegliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Entgegen der Auffassung der Anmelderin kommt es für die Frage der Unterscheidungskraft dabei nicht darauf an, ob die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen unmittelbar durch oder mittels eines solchen Merkmals-/Eigenschaftsverzeichnisses erbracht werden. Denn keine Unterscheidungskraft besitzen nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH und des BGH nicht nur solche Zeichen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 -Postkantoor), sondern vor allem auch solche, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und sich damit in einer beschreibenden Sachangabe erschöpfen. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt daher eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst. Denn in einer solchen Sachangabe sieht der Verkehr keinen Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware aus einem bestimmten Betrieb (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 -FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz. 15 -Marlene-Dietrich-Bildnis).

Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass sich selbst zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung zu einer Marke verbinden. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher und schutzbegründender Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 -41 -BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur oder weitere Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie erschöpft sich vielmehr in einer sprachund werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem aus sich heraus verständlichen und sofort erfassbaren schlagwortartigen Sachbegriff, welcher auch im Gesamteindruck nur den Begriffsinhalt einer sachbezogenen Aussage in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen, nicht aber den Eindruck einer individualisierenden betrieblichen Kennzeichnung vermittelt. Über diese Sachinformationen hinaus enthält die angemeldete Bezeichnung kein Element, das den Eindruck einer betrieblichen Herkunftskennzeichnung, also einer Marke hervorruft.

Ob sich eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung nachweisen lässt, ist angesichts des ohne weiteres erkennbaren Begriffsinhalts der angemeldeten Bezeichnung nicht entscheidend, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, vor allem im Bereich der Werbung ständig mit neuen, schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in einprägsamer und schlagwortartiger übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 89).

Soweit bei einigen Dienstleistungen wie "Hardund Softwareberatung; Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken, Installieren von Computerprogrammen; Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerksbetriebs; Pflege und Installation von Software" auch ein Verständnis der angemeldeten Bezeichnung in dem Sinne möglich ist, dass diese Dienstleistungen sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit solchen z. B. zu erstellenden oder zu implementierenden Verzeichnissen befassen bzw. weiterhin der Begriff "Feature" in Zusammenhang mit Dienstleistungen aus dem Medienbereich wie z. B. Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Hörfunksendungen, Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen, Ausstrahlung von Rundfunksendungen" als Bezeichnung für eine "Sendung in Form eines aus Reportagen, Kommentaren u. Dialogen zusammengesetzten (Dokumentar)berichtes" verstanden werden kann (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 525), ergibt sich daraus bereits deshalb keine schutzbegründende Unbestimmtheit bzw. Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung, weil diese auch bei einem solchen Verständnis in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen einen ausschließlich sachbezogenen Aussageinhalt vermittelt (vgl. dazu BGH, GRUR 2004, 778, 779 -URLAUB DIREKT). Unabhängig davon ist nach der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wie auch des Bundesgerichtshofs von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff auch dann auszugehen sein kann, wenn das Markenwort verschiedene beschreibende Bedeutungen hat oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt bzw. ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, GRUR 2004, 146 Tz. 33 -DOUBLEMINT, GRUR 2004, 222 -BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 5 -SPA II).

Da das Zeichen somit bereits keine ursprüngliche Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist, bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Kliems Bayer Merzbach Hu

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Beschluss v. 02.03.2009
Az: 25 W (pat) 11/08