Bundespatentgericht:
Urteil vom 13. März 2003
Aktenzeichen: 3 Ni 63/01

(BPatG: Urteil v. 13.03.2003, Az.: 3 Ni 63/01)

Tenor

Das europäische Patent 0 301 203 wird im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits sowie die durch die Nebenintervention verursachten Kosten.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. Juni 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität der italienischen Patentanmeldung 2146587 vom 27. Juli 1987 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Englisch erteilten europäischen Patentes 0 301 203 (Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 38 51 390 geführt wird. Das Streitpatent betrifft nach der deutschen Übersetzung ein Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe und umfasst in der erteilten Fassung 4 Patentansprüche. Patentanspruch 1 in der deutschen Fassung (DE 38 51 390 T2) lautet:

"1. Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe mit einem Schreibstift oder Faserschreiber, der eine Tinte enthält, die aus einer Lösung in Alkohol oder in einer Mischung Wasser/Alkohol einer Reaktionssubstanz besteht, mit der die gesuchte Substanz sichtbar gemacht wird, die möglicherweise in dem Papier oder Gewebe enthalten ist, abhängig von dem verwendeten Ausgangsstoff oder von besonderen Verfahren bei der Herstellung, wobei die gesuchte Substanz in der Gruppe Aluminiumionen, Stärke, chemische Pulpe, mechanische Pulpe und Bleichmittel enthalten ist."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 und 3 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die D... S.p.A. hat mit Schriftsatz vom 24. Februar 2003 den Beitritt zum Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin erklärt, nachdem die Beklagte gegen die Nebenintervenientin mit Schriftsatz vom 26. Juli 2002 Verletzungsklage beim Landgericht Hamburg (Geschäftsnummer 315 O 425/02) erhoben hat.

Die Klägerin und die Nebenintervenientin machen geltend, der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Nebenintervenientin macht zusätzlich geltend, der Gegenstand des Patents sei unzulässig erweitert. Zur Begründung bezieht sich die Klägerin auf folgende Dokumente:

K3 Studies in Conservation 15 (1970) 63-64 (vgl. CA 73(1970)5134p)

K4 Merck-Katalog Reagenzien, Diagnostica, Chemikalien 1990/91, S 216 K5 Römpp Chemie Lexikon 9. Aufl. 1990, auszugsweise S 3207-3212 K6 EP 301 203 A2 (Offenlegungsschrift des Streitpatents)

K7 WO 84/3295 A1 K8 Römpp Chemie Lexikon 9. Aufl. 1990, auszugsweise S 2541 K9 Papiermacher Taschenbuch 5. Aufl. Dr. Curt Haeffner Verlag GmbH, Heidelberg 1989, 266-267 K10 Eingabe der Patentinhaberin an das EPA vom 23.11.1992 K11 Französische Patentanmeldung FR-A-2 539 533 K12 DE 32 11 102 A1 K13 US 4,139,965 Die Nebenintervenientin beruft sich im wesentlichen auf das Dokument K3.

Die Klägerin macht weiterhin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht patentfähig. Sie hat dazu Beweis durch Zeugeneinvernahme angeboten.

Die Klägerin und die Nebenintervenientin beantragen, das europäische Patent 0 301 203 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt, die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit der Maßgabe, dass im erteilten Anspruch 1 die Worte "chemical pulp" und "mechanical pulp" ersetzt werden durch die Worte "lignified fibres";

weiter hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung der Patentansprüche 1 bis 5 gemäß Schriftsatz der Beklagten vom 12. Juni 2002;

weiter hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 2;

weiter hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 3.

Sie tritt dem Vorbringen entgegen und hält das Streitpatent im angegriffenen Umfang für patentfähig.

Gründe

Die zulässige Klage erweist sich als begründet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund führt zur Nichtigkeit des Streitpatents im Umfang seiner allein angegriffenen Patentansprüche 1 bis 3 in der erteilten Fassung (Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a, 52, 54, 56 EPÜ).

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach der deutschen Übersetzung ein Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe.

2. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe darin, den Käufer bzw den Papierfachmann in die Lage zu versetzen, schnell und sicher zu ermitteln, ob die Qualität des erworbenen Papiers oder Gewebes mit der gewünschten Qualität übereinstimmt. Dies soll insbesondere durch schnelle und einfache Identifizierung seines Herstellungsverfahrens anhand der Detektion von einer oder mehrerer Substanzen, die entweder als aktiver Bestandteil im Zuge des Herstellungsprozesses oder gezielt als Marker zugesetzt worden sind, erfolgen.

3. Zur Lösung beschreibt Patentanspruch 1 in der deutschen Fassung ein

(1) Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe mit einem

(1.1) Schreibstiftoder

(1.2) Faserschreiber,

(2) der eine Tinte enthält, bestehend aus einer Reaktionssubstanz, mit der die gesuchte Substanz sichtbar gemacht wird, (3) in einer Lösung in

(3.1) Alkoholoder

(3.2) einer Mischung Wasser/Alkohol, (4) wobei die gesuchte Substanz, die sichtbar gemacht werden soll, enthalten ist in der Gruppe

(4.1) Aluminiumionen,

(4.2) Stärke,

(4.3) chemische Pulpe,

(4.4) mechanische Pulpe, und

(4.5) Bleichmittel, (5) wobei die gesuchte Substanz möglicherweise in dem Papier oder Gewebe enthalten ist

(5.1) abhängig vom verwendeten Ausgangsstoffoder

(5.2) abhängig von besonderen Verfahren bei der Herstellung.

Der auf Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 2 weist in der maßgebenden europäischen Patentschrift EP 0 301 203 als weitere Merkmale auf, dass das Reagens aus einer Gruppe ausgewählt ist, die

(2.1) eine Mischung von Jod und Kaliumjodid,

(2.2) eine 25%ige Lösung von Fluoroglucin in konzentrierter Salzsäure,

(2.3) Pandurablauund

(2.4) Cartarex 2 L enthält.

Der auf Patentanspruch 1 rückbezogene Patentanspruch 3 weist als weitere Merkmale auf, dass der Alkohol aus der Gruppe ausgewählt ist, die

(3.1.1) aliphatische Alkohole mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen;

(3.1.2) Mono- oder Di-Ethylenglykole, Mono- oder Di-Propylenglykole mit einer oder mehreren, mit aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen verätherten Hydroxylgruppen;

oder

(3.1.3.) deren Mischungenoder

(3.1.4) deren Mischungen mit 20% bis 80% Wasserenthält.

II.

1. Der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche 1 bis 3 des Streitpatents in der erteilten Fassung erweist sich als nicht patentfähig, da er gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

In der im europäischen Prüfungsverfahren ermittelten und von der Klägerin mit Schriftsatz vom 4. März 2003 angezogenen französischen Offenlegungsschrift K11 ist ein Schreibstift zur Prüfung der Identität von Papier beschrieben, der auch als Filzschreibstift ausgebildet sein kann und einen Vorratsbehälter mit einem beispielsweise in Alkohol gelösten Reagenz aufweist, mit dessen Hilfe im Zuge der Papierherstellung eingebrachte Substanzen nachgewiesen werden können (vgl K11 Anspr 12 bis 14 iVm Anspr 1, 2 und 4). Die genaue Beschaffenheit des im Streitpatent als Tinte bezeichneten gelösten Reagenzes 2 ist im geltenden Patentanspruch 1 aber nicht festgelegt, sodass in der Druckschrift K11 somit bereits alle gegenständlichen Merkmale 1.1 oder 1.2, 2 sowie 3 bzw. 3.1 eines Taschenprüfgeräts gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Form beschrieben sind.

Ob die Merkmale 4 bzw. 4.1 bis 4.5 gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents, die selbst nicht Bestandteil bzw. Komponente eines beanspruchten Taschenprüfgeräts sein können, sondern in Abhängigkeit vom Roh- bzw. Ausgangsstoff (vgl Merkmal 5.1) oder vom Herstellungsverfahren (vgl Merkmal 5.2) lediglich das zu untersuchende Papier charakterisieren, geeignet sind, den Gegenstand des Streitpatents mittelbar von der Lehre der K11 über zur Detektion von 4.1 bis 4.5 geeignete Reagenzien beliebiger stofflicher Beschaffenheit abzugrenzen, kann dahinstehen und die Frage der Neuheit somit unentschieden bleiben.

Denn es bedurfte für den Fachmann - entgegen den Ausführungen der Klägerin (vgl Ss v 6. Dezember 2001 S 5 Abs 3) ein mit der Analytik von Papierinhaltsstoffen befasster und vertrauter Papier-Ingenieur - unter Berücksichtigung der Aufgabe keines erfinderischen Zutuns, um ausgehend von der Lehre der K11 ein Prüfgerät für Papier in Form eines Schreib- oder Faser- bzw. Filzstifts hinsichtlich des Reagenzes und Lösungsmittels auf eine abhängig vom Rohstoff oder von speziellen Verfahrensschritten des Herstellungsverfahrens im Papier vorhandene, nachzuweisende Substanz abzustimmen.

Erfinderische Tätigkeit ist für den Fachmann weder erforderlich bei der Auswahl bzw. dem Erkennen von unter die Merkmale 4.1 bis 4.5 fallenden chemischen Verbindungen als mittels eines solchen Taschenprüfgeräts erfassbare Zielgruppe noch bei der Auswahl von Reagenzien nebst Lösungsmitteln, die zu deren Nachweis geeignet sind. Dies trifft außer auf die natürlichen Bestandteile des Rohmaterials jedenfalls insbesondere auf solche Substanzen zu, die entweder abhängig vom speziellen Holzaufschlussverfahren oder im Hinblick auf die gewünschte Beschaffenheit des Endprodukts bereits der Pulpe als übliche Hilfsstoffe zugesetzt werden, die dem Papier-Ingenieur somit auch im Hinblick auf ihre Analytik geläufig sind und daher seinem Grundwissen zuzurechnen sind.

Nach Überzeugung des Senats gilt dies besonders für die Lignine als wesentliche vom Rohmaterial herrührende Bestandteile sowie für die Stärken als wichtige Hilfs- bzw. Zusatzstoffe bei der Papierherstellung, die damit als potentielle analytische Zielgruppe von Verbindungen unmittelbar im Blickfeld des Fachmanns stehen.

Für den Senat besteht somit auch kein Zweifel daran, dass der Fachmann ohne weiteres in der Lage war, ausgehend von der Lehre gemäß K11 einen Schreib- oder Faser- bzw. Filzstift mit einem zur Detektion bzw. Identifizierung von Lignin oder von Stärke geeigneten Reagenz nebst darauf abgestimmten Lösungsmittel auszubilden und damit zu einem Taschenprüfgerät mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zu gelangen. Denn sowohl mit dem Stärkenachweis mittels Jod/Kaliumjodid als auch mit dem Ligninnachweis mittels Phloroglucin standen dem Fachmann - wie Klägerin (vgl zB Ss v 4. Juli 2002 S 2 Abs 2) und Nebenintervenientin, letztere unter Verweis auf ein Urteil des LG Hamburg (vgl Ss v 24. Februar 2003 S 2 Abs 3 bis S 3 Ende Abs 2), übereinstimmend vortragen - in der Papierindustrie bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents übliche Analysenmethoden zur Verfügung. Zwar haben sowohl die Klägerin als auch die Nebenintervenienten versäumt, ihren Vortrag durch Eingabe entsprechender vorveröffentlichter Druckschriften - die zur Akte gereichte K9 ist nachveröffentlicht - zu stützen. Der geltend gemachte Sachverhalt findet jedoch seine Bestätigung in einem Gutachten, das die Beklagte zur Bewertung des aus der Druckschrift K3 bekannten "archivist's pen" mit dem Schriftsatz vom 29. Mai 2002 ins Verfahren eingeführt hat (vgl B2 S 9 Abs 3 bis S 10 Z 3). Im Übrigen hat die Beklagte nicht bestritten, dass die Jod-Kaliumjodid-Reaktion zum Nachweis von Stärke und die Phloroglucin-Lignin-Reaktion zum Nachweis von Lignin bekannte analytische Reaktionen sind (vgl Ss der Bkl v 29. Mai 2002 S 5 Punkt 3).

Der Auffassung der Beklagten, von der K11 habe keine Anregung zur Lehre des Streitpatents ausgehen können, weil es dort ausschließlich um die bewusste Zugabe von Markierungssubstanzen zur Herstellung fälschungssicherer Papiere gehe, kann sich der Senat nicht anschließen. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass es sich sowohl bei K11 als auch bei bestimmten Ausführungsformen des Streitpatents um den Nachweis von Substanzen handelt, die bewusst zugesetzt werden. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft nämlich ausweislich seiner Beschreibung nicht nur im Rohmaterial üblicherweise vorhandene, sondern überwiegend auch bewusst zugesetzte Substanzen, darunter, wie auch die Nebenintervenientin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, im Zuge des Herstellungsverfahrens fälschungssicherer Papiere zugesetzte Markierungssubstanzen (vgl Streitpatent Sp 1 Z 52 bis Sp 2 Z 5).

Auf den Grund bzw. den Zweck der Zugabe der Substanzen zum Papier kommt es bei der Ausbildung eines auf die zu detektierende Substanz abgestimmten Taschenprüfgeräts und damit bei der Lehre des Streitpatens allerdings auch nicht an.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

Aber auch einem durch die Reagenzien gemäß Patentanspruch 2 oder durch die Lösungsmittel gemäß Patentanspruch 3 in der geltenden Fassung des Streitpatents weiter ausgebildeten Taschenprüfgerät für Papier und Gewebe mangelt es an der zur Patentierung erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.

Dies gilt besonders für ein mit einem Gemisch aus Jod und Kaliumjodid (Merkmal 2.1) oder einer 25 %-igen Lösung von Phloroglucin in konzentrierter Salzsäure (Merkmal 2.2) als Reagenzien ausgestattetes Taschenprüfgerät. Nach Ansicht des Senats handelt es sich gerade bei diesen beiden Reagenzien - wie Klägerin (vgl zB Ss v 4. Juli 2002 S 2 Abs 2) und Nebenintervenientin, letztere unter Verweis auf ein Urteil des LG Hamburg (vgl Ss v 24. Februar 2003 S 2 Abs 3 bis S 3 Ende Abs 2), übereinstimmend vortragen - um in der Papierindustrie bereits geraume Zeit vor dem Prioritätstag übliche analytische Reagenzien. Dieser Sachverhalt wird bereits durch das Gutachten der Beklagten belegt (vgl B2 S 9 Abs 3 bis S 10 Z 3), sodass es sich erübrigte, den seitens der Klägerin hierfür angebotenen Zeugenbeweis einzuholen (vgl Ss d Kl v 4. Juli 2002 S 2 nach Abs 2).

Für den Fachmann bedurfte es somit keines erfinderischen Zutuns, um ausgehend von der Lehre gemäß K11 einen Schreib- bzw. Filzstift mit einem Jod/Kaliumjodid-Gemisch oder mit einer 25%-igen Lösung von Phloroglucin in konzentrierter Salzsäure in einem geeigneten Lösungsmittel auszubilden und damit zu einem Taschenprüfgerät zum Nachweis von Stärke oder von Lignin zu gelangen. Sowohl Stärke in seiner Eigenschaft als üblicher Papierzusatzstoff als auch Lignin als zwangsläufiger Bestandteil des Rohmaterials mit einem je nach Papiersorte mehr oder weniger hohen Anteil lagen dabei im Blickfeld des Papier-Ingenieurs.

Die Auswahl eines für das jeweilige betreffende Reagenz geeigneten Lösungsmittels aus jenen der Merkmale 3.1.1 bis 3.1.4 geht nach Ansicht des Senats indessen nicht über routinemäßiges Optimieren hinaus. Zudem wird der Fachmann sich an den in Faser- bzw. Filzstiften üblichen Lösungsmitteln orientieren können, bei denen es sich ausweislich des Gutachtens der Beklagten unter anderem um Lösungsmittel aus der Gruppe des angegriffenen Patentanspruchs 3 des Streitpatents in der erteilten Fassung handelt (vgl B2 S 13 Punkte 12 und 13 iVm Ss d Kl v 6. Dezember 2001 S 7 Abs 1).

Damit sind auch die Patentansprüche 2 und 3 in der erteilten Fassung des Streitpatents mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.

2. Die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fassungen der angegriffenen Patentansprüche erweisen sich ebenfalls als nicht bestandsfähig.

a) Die gemäß erstem Hilfsantrag verteidigte Fassung unterscheidet sich von der erteilten Fassung dadurch, dass im erteilten Anspruch 1 die Merkmale 4.3 "chemical pulp" und 4.4 "mechanical pulp" ersetzt wurden durch das Merkmal "lignified fibres".

Diese Änderung lässt sich aus der Beschreibung des Streitpatents, Beispiel 2 (vgl aaO Sp 3 Z 21 bis 23 sowie Z 28 bis 35) ableiten und ist daher zulässig.

Der Patentanspruch 1 ist nunmehr auf ein Taschenprüfgerät zum Nachweis von vier Substanzen bzw. Substanzklassen und damit entsprechend bzw. korrespondierend zu den hierfür konkret offenbarten Reagenzien im erteilten Patentanspruch 2 eingeschränkt.

Um ausgehend von der Lehre der K11 ein Taschenprüfgerät zur Prüfung von Papier oder Gewebe in Form eines Schreib- oder Filzstifts hinsichtlich Reagenz nebst Lösungsmittel so auszubilden, dass damit Stärke oder Lignin nachgewiesen werden können, bedurfte es für den Fachmann keines erfinderischen Zutuns, und zwar aus den bereits zu den Patentansprüchen in der erteilten Fassung vorstehend unter Punkt 1. ausgeführten Gründen, auf die vollinhaltlich Bezug genommen wird.

b) Die mit Schriftsatz der Beklagten vom 12. Juni 2002 hilfsweise eingereichte und nunmehr dem zweiten Hilfsantrag zugrunde gelegte Fassung der Patentansprüche unterscheidet sich von der erteilten Anspruchsfassung im Wesentlichen durch die Aufnahme eines Teils der Merkmale des Lösungsmittels aus Patentanspruch 3 in Patentanspruch 1, jeweils in der erteilten Fassung.

Es kann dahinstehen, ob, wie Klägerin (vgl Ss v 4. Juli 2002 S 8 Hilfsantrag) und Nebenintervenientin (vgl Ss v 24. Februar 2003 S 4 Punkt 3.) vorbringen, diese Anspruchsfassung aufgrund der Neuformulierung unzulässig erweitert ist. Denn zur Auswahl der speziellen Lösungsmittel für stofflich nicht definierte Reagenzien gemäß Patentanspruch 1, auch im Gemisch mit 20% bis 80% Anteil an Wasser gemäß Patentanspruch 2, konnte sich der Fachmann an in Faserschreibern bzw. Filzstiften üblicherweise eingesetzten geeigneten Lösungsmitteln orientieren. Aus dem von der Beklagten eingereichten Gutachten geht hervor, dass es sich bei den meisten Lösungsmitteln gemäß Patentanspruch 1 um in Faserschreibern und Filzstiften übliche Lösungsmittel handelt (vgl B2 S 13 Punkte 12 und 13). Es vermag den Fachmann auch nicht zu überraschen, dass, wie die Beklagte vorgebracht hat (vgl Ss v 29. Mai 2002 S 6 le Abs bis S 7 Abs 1), der Zusatz von Wasser zu den alkoholischen Lösungsmitteln die Stabilität der Reagenzienlösungen erhöht und damit eine längere Haltbarkeit und Anwendung des Prüfstifts gewährleistet.

Während Patentanspruch 3 dem Patentanspruch 2 in der erteilten Fassung entspricht und somit aus den vorstehend zu diesem ausgeführten Gründen nicht gewährbar ist, entsprechen die Patentansprüche 4 und 5 im Wesentlichen dem Patentanspruch 4 in der erteilten Fassung, der nicht angegriffen ist.

c) Die mit dem dritten und vierten Hilfsantrag jeweils in der erteilten Fassung verteidigten Patentansprüche 2 bzw. 3 sind im Hauptantrag enthalten. Für sie ergibt sich auch bei jeweils gesonderter Betrachtungsweise keine andere Bewertung als dort unter Punkt 1 ausgeführt, sodass auch dem dritten und vierten Hilfsantrag mangels erfinderischer Tätigkeit nicht entsprochen werden kann.

3. Bei dieser Sachlage erübrigte sich auf die Druckschrift K3 und das Vorbringen der Klägerin und Nebenintervenientin einzugehen, wonach sich der angegriffene Gegenstand des Streitpatents für den Fachmann aus dem aus K3 bekannten "archivist's pen" auf naheliegende und daher nicht erfinderische Weise ergebe.

Ebenso wenig brauchte der Frage nachgegangen werden, ob dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfähigkeit im Hinblick auf das Vorbringen der Klägerin, die Prüfung auf Stärke oder Lignin im Papier sei mittels einer Pipette oder eines Glasstifts bereits geraume Zeit vor dem Zeitrang des Streitpatents üblich gewesen, nebst hierzu angebotenem Zeugenbeweis und damit aufgrund offenkundiger Vorbenutzung fehle.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1, § 101 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 PatG iVm § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Hellebrand Dr. Jordan Brandt Dr. Kellner Dr. Egerer Ju

BPatG:
Urteil v. 13.03.2003
Az: 3 Ni 63/01